技術(shù)問題

羅滿

以前流傳過一篇文章叫《專利代理人與審查員的愛恨情仇》，具體的愛恨情仇如何形成已不大記得，但是我相信，如果專利代理人在面對(duì)“容易想到”、“常規(guī)技術(shù)手段”等審查意見時(shí)，應(yīng)該頗有受到“一萬點(diǎn)傷害”的感受。

審查意見答復(fù)是一項(xiàng)很專業(yè)的法律技術(shù)工作，因?yàn)?，基于法律?guī)定，創(chuàng)造性的評(píng)判有其固有的一套評(píng)判規(guī)則，對(duì)于多數(shù)技術(shù)人員出身的申請(qǐng)人或發(fā)明人而言，他們并不善于此，這也是審查員希望由專利代理人作審查意見答復(fù)的重要原因。

目前在我國(guó)，創(chuàng)造性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)源自于《專利審查指南》中的“三步法”，雖然各國(guó)的評(píng)判步驟未必一致，但是總體上的思路相同?！秾彶橹改稀返娜椒ㄈ缦拢?/p>

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

對(duì)于第（3）點(diǎn)，審查指南進(jìn)一步給出示例（i）“所述區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段”。

這一條也是目前審查意見中出現(xiàn)的頻次相對(duì)較高的用于否定創(chuàng)造性的依據(jù)。以往也有諸多文章從技術(shù)啟示的角度來提供答復(fù)思路，例如，雖然手段是常規(guī)手段，但是并不用于解決特定問題。這無疑是一個(gè)比較好的答復(fù)角度。但對(duì)于解決某一技術(shù)問題的手段的確是常規(guī)技術(shù)手段時(shí)，專利代理人又當(dāng)如何答復(fù)呢？

不到萬不得已決不放棄，顯然是一名具有責(zé)任心的專利代理人的重要信條。

雖然不放棄，但針對(duì)審查意見，和審查員進(jìn)行“是常規(guī)”、“不是常規(guī)”的口水仗顯然毫無意義。本文旨在針對(duì)上述情況，也從技術(shù)啟示的角度出發(fā)，給出另外一種處理思路，即，雖然解決該技術(shù)問題的手段是常規(guī)技術(shù)手段，但是該技術(shù)問題本身卻并不容易發(fā)現(xiàn)，也就是說三步法（2）中的技術(shù)問題本身在申請(qǐng)日前難以確定，那么即便解決該技術(shù)問題的手段是常規(guī)技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不存在動(dòng)機(jī)將該常規(guī)的技術(shù)手段結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中。

以筆者親歷的一件無效宣告案件為例。

某專利權(quán)人發(fā)明了一種自激式推挽變換器，為了解決上電時(shí)的高頻自激振蕩，在推挽電路中增設(shè)了電容。請(qǐng)求人提供了自激式推挽變換器的公知常識(shí)證據(jù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，并且提供了記載電容具有抑制高頻振蕩功能的公知常識(shí)性證據(jù)。請(qǐng)求書的三步法邏輯是，與自激式推挽變換器的現(xiàn)有技術(shù)方案比較，區(qū)別特征為增設(shè)有電容，解決的技術(shù)問題是抑制上電時(shí)的高頻自激振蕩，而電容抑制高頻振蕩是公知常識(shí)，繼而認(rèn)為專利的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。

如果從三步法的字面含義來理解，以上邏輯顯然成立，專利的有效性應(yīng)當(dāng)被否定。然而，專利權(quán)人在答辯時(shí)提到，自激式推挽變換器雖然上電時(shí)存在高頻自激振蕩，但是該技術(shù)問題并不能被本領(lǐng)域技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)。高頻自激振蕩的現(xiàn)象，是發(fā)明人在針對(duì)性地去除自激式推挽變換器的部分外部元件后，通過連線的方式檢測(cè)獲得（此處是簡(jiǎn)化后的大致內(nèi)容），普通的性能試驗(yàn)不會(huì)按此步驟進(jìn)行。也就是說，本領(lǐng)域技術(shù)人員正常的試驗(yàn)、使用是無法發(fā)現(xiàn)在上電時(shí)，自激式推挽變換器內(nèi)部實(shí)際上存在高頻自激振蕩的。而且，在對(duì)自激式推挽變換器不作任何處理的情況下，試驗(yàn)結(jié)果表明上電時(shí)的確檢測(cè)不出高頻自激振蕩。在沒有發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的情況下，何來動(dòng)機(jī)尋找解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段呢？即便解決該技術(shù)問題的手段是如此常規(guī)？

從這個(gè)角度而言，審查意見中基于“三步法”確定的技術(shù)問題，專利代理人應(yīng)當(dāng)予以思考：該技術(shù)問題是不是能夠這樣被確定；當(dāng)確定的技術(shù)問題是諸如降低成本、減小重量、提高速度等本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍追求的技術(shù)問題時(shí)，解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段如果是常規(guī)手段，則應(yīng)當(dāng)存在結(jié)合的技術(shù)啟示。只有解決的技術(shù)問題并不是通過常規(guī)方式能夠獲取的，或是一直處于忽略狀態(tài)、無法被關(guān)注等情形下，技術(shù)問題發(fā)現(xiàn)的本身才可能對(duì)技術(shù)方案帶來創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)。

實(shí)際上，的確存在這樣的情況：一旦知曉需要解決的技術(shù)問題之后，技術(shù)手段相對(duì)而言并不困難，但是技術(shù)問題作為現(xiàn)有技術(shù)和創(chuàng)造性方案之間的這層窗戶紙，卻始終沒有人來捅破。做到這一點(diǎn)的發(fā)明人，其創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)也理應(yīng)被認(rèn)可。

專利代理人作為申請(qǐng)人的代言人，充分了解申請(qǐng)方案，掌握創(chuàng)造性貢獻(xiàn)所在，全面維護(hù)申請(qǐng)人的利益，是基本的職業(yè)要求。在答復(fù)審查意見的過程中，需要秉承這一理念，從多個(gè)角度尋找創(chuàng)造性因素，盡最大努力使申請(qǐng)案件能夠被授權(quán)，并維持合理的保護(hù)范圍。endprint