馳名商標(biāo)跨類保護(hù)

摘 要：馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)最早規(guī)定在《巴黎公約》中，《TRIPs》協(xié)議對(duì)馳名商標(biāo)提供了進(jìn)一步保護(hù)。關(guān)于馳名商標(biāo)跨類保護(hù)究竟是適用混淆理論還是淡化理論，根據(jù)二者保護(hù)商標(biāo)功能的出發(fā)點(diǎn)以及關(guān)于聯(lián)想層次的不同，可以發(fā)現(xiàn)淡化理論和淡化理論對(duì)于商標(biāo)馳名度的要求是不一樣的。我國(guó)目前立法上還不存在反淡化的規(guī)定，引入合理的反淡化制度很有必要。

關(guān)鍵詞：馳名商標(biāo)；跨類保護(hù)；混淆理論；淡化理論

商標(biāo)是指用于區(qū)別經(jīng)營(yíng)者所提供的的商品或服務(wù)的識(shí)別性標(biāo)記，商標(biāo)最基本的功能是指示商品或服務(wù)來(lái)源的功能。為了保護(hù)商標(biāo)所有人的利益，各國(guó)一般都賦予商標(biāo)所有人以商標(biāo)專用權(quán)。傳統(tǒng)上，這種商標(biāo)專用權(quán)的獲得和行使有兩個(gè)約束條件：第一，商標(biāo)須注冊(cè)；第二，僅能獲得在相同或者類似商品或服務(wù)上的保護(hù)。由于馳名商標(biāo)具有較高的知名度和美譽(yù)度，往往成為商標(biāo)侵權(quán)的主要對(duì)象，為了加強(qiáng)對(duì)馳名商標(biāo)所有人的保護(hù)，對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行特殊保護(hù)逐漸成為國(guó)際共識(shí)。

一、國(guó)際公約關(guān)于馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的規(guī)定

最早對(duì)馳名商標(biāo)規(guī)定特殊保護(hù)的國(guó)際公約是《巴黎公約》，1958年里斯本版本《巴黎公約》第六條第二款規(guī)定：（一）本聯(lián)盟各國(guó)承諾，如果申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)構(gòu)成對(duì)另一商標(biāo)的復(fù)制、仿制或者翻譯，容易產(chǎn)生混淆，而注冊(cè)國(guó)或使用國(guó)主管機(jī)關(guān)認(rèn)為該另一商標(biāo)在該國(guó)已經(jīng)馳名，是有權(quán)享受本公約利益的人的商標(biāo)，并且用于相同或類似的商品，該國(guó)將依職權(quán)（如果本國(guó)法律允許），或者應(yīng)有關(guān)當(dāng)事人的請(qǐng)求，拒絕或取消注冊(cè)，并禁止使用。這些規(guī)定，在商標(biāo)的主要部分構(gòu)成對(duì)上述馳名商標(biāo)的復(fù)制或者仿制，容易與該商標(biāo)產(chǎn)生混淆時(shí)，也應(yīng)適用。（二）允許提出取消這種商標(biāo)注冊(cè)請(qǐng)求的期間，自注冊(cè)之日起至少為5年。本聯(lián)盟各國(guó)可以規(guī)定一個(gè)期間，禁止使用這種商標(biāo)的請(qǐng)求必須在該期間內(nèi)提出。（三）對(duì)于依惡意取得注冊(cè)或者使用的商標(biāo)提出取消注冊(cè)或者禁止使用的請(qǐng)求，不應(yīng)規(guī)定時(shí)間限制。因此，《巴黎公約》對(duì)于馳名商標(biāo)的保護(hù)強(qiáng)調(diào)的是對(duì)未注冊(cè)馳名商標(biāo)在相同或類似商品禁止注冊(cè)和使用的行為，對(duì)于在不類似商品上注冊(cè)和使用馳名商標(biāo)的行為未予禁止。

TRIPs協(xié)議對(duì)馳名商標(biāo)的提供了更進(jìn)一步的保護(hù)，TRIPs協(xié)議第16條第2款規(guī)定：“《巴黎公約》第六條第二款應(yīng)基本上適用于服務(wù)。在確定一商標(biāo)是否馳名時(shí)，各成員應(yīng)考慮到該商標(biāo)在相關(guān)行業(yè)部門(mén)為公眾所了解的程度，包括該商標(biāo)因宣傳而在該有關(guān)成員獲得的知名度?！?TRIPs協(xié)議第16條第3款規(guī)定：“《巴黎公約》第六條第二款應(yīng)基本上適用于已獲得商標(biāo)注冊(cè)的商品或服務(wù)不相似的商品或服務(wù)，只要該商標(biāo)在那些商品或服務(wù)上的使用會(huì)表明那些商品或服務(wù)與該注冊(cè)商標(biāo)所有人之間存在聯(lián)系，且這種使用有可能損害該注冊(cè)商標(biāo)所有人的利益。”根據(jù)該規(guī)定，對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)對(duì)象從商品商標(biāo)延及服務(wù)商標(biāo)，將已注冊(cè)馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍從傳統(tǒng)的相同或類似商品擴(kuò)大到了非類似商品或服務(wù)上，條件是可能導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為兩者之間存在可能導(dǎo)致商標(biāo)所有人利益受損的某種聯(lián)系。一般認(rèn)為，這一規(guī)定表明對(duì)馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)從傳統(tǒng)的直接混淆擴(kuò)張到了間接混淆。此外，還應(yīng)當(dāng)注意的是TRIPs協(xié)議規(guī)定的義務(wù)僅僅是對(duì)成員的最低要求，TRIPs協(xié)議第一條規(guī)定：“締約方可以在其國(guó)內(nèi)法中規(guī)定比本協(xié)議所要求的更為廣泛的保護(hù)，其條件是這樣的保護(hù)不得違反本協(xié)議的規(guī)定，但締約方?jīng)]有義務(wù)一定要這樣做。締約方享有以適宜的方式，在其本國(guó)的法律體制和實(shí)踐中執(zhí)行本協(xié)議規(guī)定的自由?！?/p>

二、商標(biāo)混淆理論和淡化理論

目前，關(guān)于馳名商標(biāo)保護(hù)理論主要有混淆理論和淡化理論。混淆理論中的混淆包括直接混淆和間接混淆。直接混淆是對(duì)商品出處的混淆，即消費(fèi)者認(rèn)為此商標(biāo)所表示的商品是彼商標(biāo)的所有者提供的，這是對(duì)商品來(lái)源的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。間接混淆是一種擴(kuò)大了的混淆，即消費(fèi)者雖不至于認(rèn)為此商標(biāo)所表示的商品是彼商標(biāo)的所有者提供的，但會(huì)認(rèn)為此商標(biāo)的所有者和彼商標(biāo)的所有者之間存在某種聯(lián)系，如許可、投資、贊助、合作等。直接混淆是商標(biāo)法禁止的最基本的侵權(quán)類型。傳統(tǒng)商標(biāo)法認(rèn)為，商標(biāo)的基本功能是指示商品來(lái)源，直接混淆導(dǎo)致對(duì)商品出處的混淆，是商標(biāo)法禁止的最基本情形。一般認(rèn)為，只有在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標(biāo)，才可能產(chǎn)生混淆，而在不類似的商品上使用相同或近似的商標(biāo)，不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，也就沒(méi)有保護(hù)的必要。但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的多樣化，一些企業(yè)會(huì)利用原有品牌形成的影響拓展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，或者以贊助、許可等形式擴(kuò)大自己的影響，在非類似商品領(lǐng)域也有了造成混淆的可能，相應(yīng)地商標(biāo)法中有了混淆概念的擴(kuò)張——間接混淆。在間接混淆可能的情況下，馳名商標(biāo)的保護(hù)突破了相同或類似商品的局限。

淡化理論是美國(guó)學(xué)者弗蘭克·斯凱特1927年在《哈佛法律評(píng)論》上發(fā)表文章提出來(lái)的。他認(rèn)為把與馳名商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)、名稱用在非競(jìng)爭(zhēng)性商品之上，消費(fèi)者就商品來(lái)源沒(méi)有發(fā)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，傳統(tǒng)的商標(biāo)混淆理論就無(wú)法為商標(biāo)權(quán)人提供保護(hù)，但是這種行為會(huì)逐漸消耗或者稀釋公眾對(duì)于馳名商標(biāo)的認(rèn)識(shí)，使商標(biāo)與其所有人之間唯一特定的聯(lián)系被淡化，從而降低商標(biāo)的獨(dú)特性，損害商標(biāo)的銷售力和廣告價(jià)值，因此，需要對(duì)這種行為予以禁止。例如，如果看到Gucci牌餅干，消費(fèi)者會(huì)覺(jué)得非常熟悉，便立刻聯(lián)想到Gucci衣服、箱包，雖然消費(fèi)者不會(huì)認(rèn)為Gucci餅干是Gucci公司的新產(chǎn)品，但仍會(huì)嚴(yán)重?fù)p害Gucci商標(biāo)的顯著性并沖淡Gucci商標(biāo)與衣服、箱包的聯(lián)系。有學(xué)者指出：淡化與混淆不同的是：商標(biāo)混淆是對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)與特定經(jīng)營(yíng)者之間聯(lián)系的利用，是指在后商標(biāo)使用人利用與在先商標(biāo)的相同或近似，使消費(fèi)者發(fā)生混淆，以為在后商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)是在先商標(biāo)權(quán)人提供的或者存在某種聯(lián)系。淡化則是通過(guò)對(duì)相同或近似商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用，使得該商標(biāo)標(biāo)識(shí)不再僅僅與特定經(jīng)營(yíng)者相聯(lián)系，而是與不同的經(jīng)營(yíng)者相聯(lián)系，從而降低商標(biāo)標(biāo)識(shí)與特定來(lái)源出處的聯(lián)系。

三、不同理論下“跨類”范圍之區(qū)別

商標(biāo)混淆理論與商標(biāo)淡化理論自成體系，但是如果我們探究混淆理論與淡化理論的產(chǎn)生歷史，兩套理論在商標(biāo)權(quán)保護(hù)中所起的作用以及商標(biāo)侵權(quán)行為適用混淆理論還是淡化理論的判斷，就會(huì)發(fā)現(xiàn)：混淆理論與淡化理論不是完全割裂的，而是緊密聯(lián)系的，這種聯(lián)系體現(xiàn)在兩個(gè)理論對(duì)于聯(lián)想要求的逐漸弱化上。在商品或服務(wù)跨類時(shí)，商標(biāo)侵權(quán)起因于一種聯(lián)想，即消費(fèi)者在看到被訴商標(biāo)時(shí)，想到了原告的商標(biāo)。聯(lián)想的發(fā)生可分為幾種情況：一種是直接混淆，即消費(fèi)者認(rèn)為被訴商標(biāo)的商品是原告商標(biāo)的所有者提供的；第二種是間接混淆，即認(rèn)為被訴商標(biāo)的所有者和原告商標(biāo)的所有者之間存在某種聯(lián)系；第三種是純粹的聯(lián)想。消費(fèi)者看到被訴標(biāo)記就會(huì)想起原告商標(biāo)。通過(guò)上文的分析知道，只有導(dǎo)致純粹的聯(lián)想，才是真正意義上的淡化理論。

如果僅以此來(lái)區(qū)分混淆和淡化，混淆理論和淡化理論也許永遠(yuǎn)都是一種令人困惑的理論假說(shuō)。為了更好的區(qū)分，我們可以試著從混淆理論與淡化理論的功能定位入手，厘清二者在馳名商標(biāo)跨類保護(hù)中的適用區(qū)別。商標(biāo)主要有三種功能：首先是區(qū)別功能，表明商品的來(lái)源；其次是承載商譽(yù)的功能，特定的商標(biāo)標(biāo)示的商品具有特定的品質(zhì)，商標(biāo)幫助人們區(qū)別商品的品質(zhì)；最后，高信譽(yù)的商標(biāo)具有脫離于商品的獨(dú)立價(jià)值，商標(biāo)本身就具有品牌號(hào)召力和銷售力，也有學(xué)者將之稱為廣告功能?；煜碚摫Ｗo(hù)的是商標(biāo)的區(qū)別功能和承載商譽(yù)的功能，淡化理論保護(hù)的是商標(biāo)本身的價(jià)值。淡化行為不以混淆為前提，淡化商標(biāo)的行為不會(huì)造成對(duì)商品來(lái)源的誤判，而僅僅引發(fā)消費(fèi)者純粹的聯(lián)想。淡化行為本身并不造成對(duì)商譽(yù)損壞，而是使馳名商標(biāo)與特定商品或服務(wù)的唯一對(duì)應(yīng)特性被打破，也就是廣告功能的削弱。正是基于這樣的區(qū)別，馳名商標(biāo)跨類保護(hù)在混淆理論和淡化理論下的適用條件也不同，混淆理論下的馳名商標(biāo)通常需要考慮商標(biāo)本身的顯著性、相關(guān)公眾對(duì)馳名商標(biāo)的知曉程度和使用馳名商標(biāo)商品與被訴使用馳名商標(biāo)商品之間的關(guān)聯(lián)性。淡化理論下的馳名商標(biāo)實(shí)際上具有類似絕對(duì)權(quán)的性質(zhì)，只要存在聯(lián)想的可能性而不需要實(shí)際或可能的聯(lián)系即可進(jìn)行跨類保護(hù)，正是因?yàn)榈Ｗo(hù)的這種性質(zhì)，為了禁止權(quán)利的濫用，必須對(duì)淡化保護(hù)設(shè)置較高的門(mén)檻。斯凱特教授認(rèn)為：只有在全國(guó)范圍最為具有顯著性的商標(biāo)，才可受到反淡化保護(hù)。這一點(diǎn)在《聯(lián)合建議》中也有體現(xiàn)，《聯(lián)合建議》第4條第1款（c）規(guī)定，“為適用本條第1款（b）項(xiàng)第（2）和（3）的目的，成員國(guó)可要求該馳名商標(biāo)必須為全體公眾所熟知?！庇纱丝芍?，對(duì)于淡化保護(hù)，要求該馳名商標(biāo)必須為全體公眾所熟知，而間接混淆的保護(hù)，則沒(méi)有這種要求。

四、我國(guó)立法與司法實(shí)踐

我國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》（2013年修訂）第13條第3款規(guī)定：“就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用?！?009年《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第9條第2款規(guī)定：“足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)的，屬于商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害。”上述司法解釋第10條又進(jìn)一步對(duì)第9條第2款進(jìn)行解釋：“原告請(qǐng)求禁止被告在不相類似商品上使用與原告馳名的注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)或者企業(yè)名稱的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況，綜合考慮以下因素后作出裁判：（一）該馳名商標(biāo)的顯著程度；（二）該馳名商標(biāo)在使用被訴商標(biāo)或者企業(yè)名稱的商品的相關(guān)公眾中的知曉程度；（三）使用馳名商標(biāo)的商品與使用被訴商標(biāo)或者企業(yè)名稱的商品之間的關(guān)聯(lián)程度；（四）其他相關(guān)因素。”有學(xué)者認(rèn)為司法解釋第9條首次規(guī)定了我國(guó)商標(biāo)反淡化保護(hù)，事實(shí)上根據(jù)司法解釋第10條的規(guī)定再結(jié)合上面對(duì)于商標(biāo)混淆理論和淡化理論的分析可以看出，司法解釋第9條和第10條仍然是對(duì)間接混淆的描述，充其量只能說(shuō)看到了反淡化的影子。

雖然我國(guó)法律并未對(duì)商標(biāo)的反淡化保護(hù)做出明確規(guī)定，但在法院相關(guān)案件中，已有將馳名商標(biāo)淡化的概念、馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)的基本理論引入判決書(shū)論述部分的判例，如北京市第一中級(jí)人民法院（2012）一中知行初字第1058號(hào)案件，聯(lián)合利華有限公司訴商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、第三人施麗華商標(biāo)異議復(fù)審行政案件判決書(shū)中，法官在“本院認(rèn)為”部分描述：“若在先商標(biāo)權(quán)利人欲尋求馳名商標(biāo)的‘反淡化保護(hù)，則要求訴爭(zhēng)商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或具有很高的近似程度。之所以要求更高的近似程度，原因在于聯(lián)想是淡化產(chǎn)生的前提，如果相關(guān)公眾在看到訴爭(zhēng)商標(biāo)時(shí)并不會(huì)聯(lián)想到在先馳名商標(biāo)，則該馳名商標(biāo)具有的唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系當(dāng)然不會(huì)被破壞。‘誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害應(yīng)理解為包含下列兩種情形：……二是‘淡化情形，即足以使相關(guān)公眾認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)?！?礙于未有明確法律規(guī)定，絕大多數(shù)引入反淡化保護(hù)的判決，只能將淡化行為作為“誤導(dǎo)公眾”的一種情形加以論述，這仍是相對(duì)保護(hù)，并非反淡化理論所要求的絕對(duì)保護(hù)。此外，在著名的“杏花村”商標(biāo)案、YKK商標(biāo)再審案中，法院都著力論述被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)使用商品之間的聯(lián)系，基本遵循了混淆理論下的跨類保護(hù)思路。

五、結(jié)語(yǔ)

在我國(guó)立法上引入馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)符合加強(qiáng)馳名商標(biāo)保護(hù)的國(guó)際趨勢(shì)，但由于反淡化保護(hù)的絕對(duì)性，必須明確其適用的具體情形，一種值得借鑒的做法是根據(jù)商標(biāo)馳名度的區(qū)分，對(duì)處于馳名度頂層的商標(biāo)適用反淡化保護(hù)，對(duì)于其他馳名商標(biāo)適用混淆保護(hù)。此外，對(duì)于反淡化保護(hù)還可規(guī)定免責(zé)情形如指示性合理使用和描述性合理使用等。

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作者簡(jiǎn)介

董俊挺（1992—），男，浙江寧波人，華東政法大學(xué)國(guó)際法學(xué)院2015級(jí)國(guó)際法學(xué)專業(yè)碩士研究生，研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)法。

（作者單位：華東政法大學(xué)國(guó)際法學(xué)院）