摘 要：我國(guó)企業(yè)常藉由移轉(zhuǎn)他人聲譽(yù)而獲取商業(yè)上利益，是典型的“搭便車”行為，但它后患無(wú)窮。本篇文章主要藉由歐洲商標(biāo)規(guī)范中“搭便車”行為的意義與判斷方式，闡述并討論“搭便車”行為所造成的損害。

關(guān)鍵詞：馳名商標(biāo)；商標(biāo)搭便車行為；商標(biāo)淡化；商標(biāo)侵害；比較廣告；歐盟商標(biāo)指令

一、 前言

美國(guó)籃球巨星邁克爾.喬丹狀告中國(guó)運(yùn)動(dòng)服和鞋類生產(chǎn)商喬丹體育股份有限公司（下稱喬丹體育）侵犯姓名權(quán)一事此間在中國(guó)坊間迅速升溫，而后者所注冊(cè)的商標(biāo)有可能造成公眾、特別是體育運(yùn)動(dòng)相關(guān)市場(chǎng)消費(fèi)者的混淆，或構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，這種打擦邊球、搭便車的做法對(duì)我國(guó)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的后患將不可估量。

喬丹體育是由成立于1984年的福建省晉江縣日用品工廠發(fā)展而來(lái)。2000年，福建喬丹體育用品有限公司成立。目前在喬丹體育名下注冊(cè)的中文“喬丹”、拼音“QIAODAN”以及籃球運(yùn)動(dòng)員形象商標(biāo)，有數(shù)十個(gè)之多。

“空中飛人”的邁克爾.喬丹在中國(guó)公眾中具有極高的知名度。顯然，在當(dāng)時(shí)的中國(guó)期刊中，作為一個(gè)人名提及“喬丹”的應(yīng)該就是指美國(guó)籃球運(yùn)動(dòng)員邁克爾.喬丹，在中國(guó)享有極大的知名度以及人氣。而喬丹體育能夠發(fā)展到今天的規(guī)模，不能否認(rèn)在一定程度上沾了飛人喬丹名氣的光?？赡茉诖税讣窗l(fā)生之前，絕大多數(shù)消費(fèi)者是不知道喬丹體育與喬丹本人是毫無(wú)關(guān)系的，所以喬丹體育雖未直接誤導(dǎo)消費(fèi)者，但其品牌確實(shí)讓消費(fèi)者造成了一定誤解，從而從中獲利并發(fā)展了其公司。

此外，1991年耐克公司向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了英文“Michael Jordan”商標(biāo)，公司卻沒(méi)有及時(shí)注冊(cè)中文商標(biāo)，直到2008年其才申請(qǐng)注冊(cè)中文“邁克爾·喬丹”商標(biāo)，被商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)駁回。

由以上緣由，可喬丹體育是在知情的情況下利用公眾所知悉的知名運(yùn)動(dòng)員的姓名來(lái)推銷自己的產(chǎn)品，進(jìn)而獲得商業(yè)上利益，即藉由聲譽(yù)移轉(zhuǎn)而獲取不公平利益，是典型的“搭便車”行為。

本文以下藉由歐洲商標(biāo)規(guī)范中“搭便車”行為的意義與判斷方式，闡述并討論“搭便車”行為所造成的損害。

二、 “搭便車”的意義

（一）“搭便車”的構(gòu)成要件

根據(jù)歐洲司法實(shí)踐、歐盟商標(biāo)規(guī)范與歐盟《新商標(biāo)指令》2015/2436（以下簡(jiǎn)稱“新《指令》”）的見(jiàn)解，構(gòu)成“搭便車”行為的要件可歸納成下列兩項(xiàng)：

1.因投射造成聲譽(yù)移轉(zhuǎn)

歐洲法院在LOreal v Bellure案中①清楚說(shuō)明何謂搭便車行為（takes unfair）。法院指出，所謂“利用馳名商標(biāo)的顯著性及聲譽(yù)獲得不公平的利益”，也就是“模仿”（parasitism）或“搭便車”（free-riding）的行為，其概念并非著重于對(duì)商標(biāo)造成的損害，而是強(qiáng)調(diào)使用他人的同樣或類似標(biāo)志而從中獲得利益的結(jié)果，特別是利用形象或相同及類似標(biāo)志所投射出的特征移轉(zhuǎn)，此類明顯有利用馳名商標(biāo)聲譽(yù)獲益的情形。

盡管并未侵害到馳名商標(biāo)或公眾所知悉的知名度的顯著性及聲譽(yù)，但當(dāng)消費(fèi)者基于特定商標(biāo)行為，將馳名商標(biāo)或公眾所知悉的知名度的形象投射至特定商標(biāo)，并發(fā)生聲譽(yù)移轉(zhuǎn)的效果時(shí)，侵害即有可能成立。

2.獲得不公平的利益

其次，構(gòu)成“搭便車”行為的所獲利益，須為“不公平”（unfair）利益。歐洲法院認(rèn)為所謂“不公平”，乃指特定商標(biāo)試圖利用相同或類似于馳名商標(biāo)而未付出任何經(jīng)濟(jì)上代價(jià)，憑空享用別人對(duì)維持此聲譽(yù)所付出的營(yíng)銷努力。

當(dāng)馳名商標(biāo)刻意經(jīng)營(yíng)形象而達(dá)到一定聲譽(yù)，消費(fèi)者已不再是單純購(gòu)買(mǎi)該項(xiàng)商品，同時(shí)也是購(gòu)買(mǎi)一個(gè)消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)及品牌印象。若特定商標(biāo)利用馳名商標(biāo)權(quán)人經(jīng)營(yíng)成果，使消費(fèi)者受到特定商標(biāo)商品吸引，或覺(jué)得有趣而購(gòu)買(mǎi)，確實(shí)對(duì)商標(biāo)權(quán)人有所不公。至于特定商標(biāo)權(quán)人是否有意榨取利益，不在所問(wèn)，只要其使用相同或類似馳名商標(biāo)的目的是基于營(yíng)銷考慮，刻意造成兩者間的“聯(lián)想”，可認(rèn)為構(gòu)成榨取不公平利益。

（二）判斷方式

此類侵害判斷方式，必須對(duì)所有情狀（global assessment） 進(jìn)行全體通盤(pán)的考慮。舉凡，商標(biāo)近似程度、商品或服務(wù)的性質(zhì)、相關(guān)消費(fèi)者的認(rèn)知、馳名商標(biāo)的馳名程度及顯著性強(qiáng)弱等，皆為判斷是否侵害的參酌因素。

然而，亦有幾點(diǎn)和商標(biāo)淡化侵害判斷相異的地方是：①由于馳名商標(biāo)的顯著性或聲譽(yù)越高，成立侵害的可能性也就越大，在從馳名商標(biāo)“顯著性”獲得不公平利益的情形下，馳名商標(biāo)本身必須具有強(qiáng)烈的顯著性，至少應(yīng)達(dá)到獨(dú)創(chuàng)性，使消費(fèi)者一眼即能辨識(shí)其所指定的商品服務(wù)來(lái)源。另外若該商標(biāo)已為廣大消費(fèi)者所熟知，盡管使用隨意性商標(biāo)，仍有構(gòu)成另一類從馳名商標(biāo)“聲譽(yù)”——獲得不公平利益的可能。②由于“搭便車”行為是透過(guò)使特定商標(biāo)獲得利益的方式進(jìn)行，因此歐洲法院在Intel案中指出，此處判斷基準(zhǔn)的相關(guān)公眾，也就是指具一般知識(shí)、注意程度及智力，使用“特定商標(biāo)”商品或服務(wù)的相關(guān)消費(fèi)者，而非如同前傳統(tǒng)商標(biāo)侵害是以使用“馳名商標(biāo)”所指的商品或服務(wù)的消費(fèi)者為判斷基準(zhǔn)。此類型著重于觀看“特定商標(biāo)”基于搭便車行為所獲得的好處，所以須以特定商標(biāo)的相關(guān)公眾為基準(zhǔn)，透過(guò)觀察使用特定商標(biāo)商品或服務(wù)的消費(fèi)者，是否因受他攀附的聲譽(yù)影響而被吸引（不論是否混淆誤認(rèn)其來(lái)源）去購(gòu)買(mǎi)特定商標(biāo)商品，由此來(lái)判斷是否有“搭便車”行為。

三、 搭便車的侵害損害賠償

若在僅有“搭便車”行為存在時(shí)，而無(wú)減損顯著性或聲譽(yù)的情形，馳名商標(biāo)所受的侵害程度究竟為何？不無(wú)疑問(wèn)。具體舉例而言，若特定商標(biāo)所指的商品是馳名商標(biāo)永遠(yuǎn)不會(huì)販賣(mài)，消費(fèi)族群亦無(wú)增加，理論上馳名商標(biāo)不會(huì)從該項(xiàng)商品獲得預(yù)期利益，也無(wú)實(shí)際銷售數(shù)量或金額的損害，那此馳名商標(biāo)所受的侵害究竟為何？也就是說(shuō)若“搭便車”行為對(duì)被侵權(quán)者既無(wú)“所無(wú)損害”亦無(wú)“所失利益”，是否僅能實(shí)施禁制令或沒(méi)收等預(yù)防措施，而非要侵害者付損害賠償？

若依據(jù)“新《指令》”第13條第1項(xiàng)第a款明白表示，損害賠償金額的計(jì)算應(yīng)將侵權(quán)者獲取的不公平利益納入考慮。舉輕以明重，在馳名商標(biāo)的情形更應(yīng)如此。這是由于馳名商標(biāo)所受的侵害，特別是“搭便車”行為，并非著眼于可數(shù)量化的損害，而是侵權(quán)行為人不當(dāng)利用馳名商標(biāo)的形象與價(jià)値。其所欲維護(hù)的商標(biāo)功能亦和傳統(tǒng)商標(biāo)表彰商品或服務(wù)來(lái)源功能有所不同。

在討論“搭便車”行為帶來(lái)的侵害損失賠償前，必須先了解受侵害的標(biāo)志或馳名商標(biāo)所要保護(hù)的究竟為商標(biāo)的何類功能。在LOreal案中，歐洲法院首先確立了商標(biāo)功能現(xiàn)代化的定義，即為“商標(biāo)功能不僅包含使消費(fèi)者辦識(shí)商品服務(wù)來(lái)源的基本功能，更包含其他功能，例如系證商品或服務(wù)的質(zhì)量，或訊息傳達(dá)、投資或廣告的功能”。法院更闡明：“商標(biāo)并不僅是用來(lái)表彰其商品來(lái)源，更是傳達(dá)訊息予公眾的重要工具，其本身即具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值……，此項(xiàng)訊息也是關(guān)于商品的質(zhì)量，或其他無(wú)形的價(jià)值，例如奢華、生活品味、獨(dú)享、冒險(xiǎn)精神或青春年華等?！?/p>

四、 “搭便車”的限制

按歐洲商標(biāo)規(guī)范，“搭便車”行為的禁止仍會(huì)受到兩項(xiàng)限制：第一是商標(biāo)法關(guān)于合理使用的限制，第二則是與自由競(jìng)爭(zhēng)原則間的調(diào)和。

（一）合理使用

歐盟“新《指令》”在提供馳名商標(biāo)遭受減損或搭便車的保護(hù)同時(shí)，亦透過(guò)合理使用（due cause）事由平衡雙方利益。由于不論是法規(guī)范或判決皆未對(duì)馳名商標(biāo)的合理使用適用的事由多做解釋，但是參考一般商標(biāo)法上的合理使用事由，例如系爭(zhēng)商標(biāo)系基于善意使用其姓名或筆名，或于馳名商標(biāo)注冊(cè)前已有使用事實(shí)等都可適用在馳名商標(biāo)上。

而歐洲法院在Intel案中更指出，再馳名商標(biāo)受侵害時(shí)判斷系爭(zhēng)商標(biāo)是否有合理使用的原因，是基于兩者為獨(dú)立且具先后順序的事件來(lái)判別。法院認(rèn)為，必須先證明有侵害或侵害的可能后，才能去討論合理使用的問(wèn)題，特別是，由于馳名商標(biāo)是橫跨特定性原則的保護(hù)，也是法律賦予的特別保護(hù)，一旦馳名商標(biāo)侵害無(wú)從成立，那系爭(zhēng)商標(biāo)當(dāng)然不需要費(fèi)力去證明自己有合理使用的原因，如此才能真正平衡雙方利益。

（二）比較廣告②

除了一般商標(biāo)合理使用規(guī)范外，合法使用他人商標(biāo)進(jìn)行比較廣告，亦可構(gòu)成合理使用的原因。歐洲法院在O2 Holdings③一案中，首次清楚闡述馳名商標(biāo)保護(hù)與合法的比較廣告中間的界線。認(rèn)為比較廣告若建立在促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)消費(fèi)者利益，且立法者有意鼓勵(lì)比較廣告的基礎(chǔ)下，那適當(dāng)限制商標(biāo)法賦予商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利才能讓比較廣告具有合法性。

首先，必須先了解消費(fèi)者是否因?yàn)椤吧虡?biāo)的使用”而將廣告主的商品與馳名商標(biāo)兩者之間產(chǎn)生聯(lián)想（association）。若此為真，那第二步驟則須了解此聯(lián)想所獲得的利益是否屬于“不公平”。但是致于如何判斷此不公平，并非全然取決于廣告主所獲利益，或?qū)︸Y名商標(biāo)權(quán)人可能造成的客戶流失。再進(jìn)一步考慮馳名商標(biāo)聲譽(yù)、消費(fèi)者對(duì)于馳名商標(biāo)商品形象的聯(lián)想、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)馳名商標(biāo)或比較廣告主商品的原因、比較廣告中使用該馳名商標(biāo)的必要性，以及比較廣告在廣告主商業(yè)策略上的重要性等因素，來(lái)判斷是否其為一“利用他人商標(biāo)聲譽(yù)獲得不公平利益”的不合法的比較廣告。當(dāng)然，若是比較廣告從一開(kāi)始即不符合具上述所列的要件，那廣告主所獲得的利益自然應(yīng)視為一不公平利益。

（三）自由競(jìng)爭(zhēng)

如同前述，對(duì)于馳名商標(biāo)，除了需要保護(hù)商標(biāo)基本功能，更延伸到訊息傳達(dá)、投資或廣告等功能。但此類基于聲譽(yù)、品牌價(jià)値或經(jīng)濟(jì)上投資，這類屬於擴(kuò)充性的保護(hù)卻存在一個(gè)根本問(wèn)題。因?yàn)楫?dāng)馳名商標(biāo)權(quán)人意識(shí)到消費(fèi)者愿意花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)的不僅是商品，而是商標(biāo)本身隱含的價(jià)値時(shí)，勢(shì)必試圖阻擋市場(chǎng)上一切與馳名商標(biāo)相同或類似的標(biāo)志，不論其是否造成任何混淆誤認(rèn)。于此情形下，若法院過(guò)于承認(rèn)擴(kuò)張馳名商標(biāo)保護(hù)范圍，將使馳名商標(biāo)擁有無(wú)上的權(quán)利，得以藉由橫跨不同類別的保護(hù)進(jìn)而壟斷市場(chǎng)，當(dāng)然這絕非立法者希望保護(hù)馳名商標(biāo)的初衷。

五、 結(jié)論

本文透過(guò)2015歐盟“新《指令》”與近??馳名商標(biāo)歐洲的司法實(shí)踐之判決，試圖厘清一般商標(biāo)減損侵害與“搭??”?為侵害態(tài)樣的?同點(diǎn)并針馳名商標(biāo)及法?基礎(chǔ)，探討“搭??”?為其適用范圍及限制。

特別是我國(guó)企業(yè)常以特定商標(biāo)?用馳名商標(biāo)之高知名?，?抬身價(jià)，“變相鼓??搭????而獲之?為”?為很盛行，然而司法判決只局限“減損馳名商標(biāo)的顯著性或造成混淆者”才視為商標(biāo)侵害，?一商標(biāo)并未減損馳名商標(biāo)之?別性或信譽(yù)，而僅藉由攀附馳名商標(biāo)的聲譽(yù)獲而取得不當(dāng)?益，是否構(gòu)成我國(guó)商標(biāo)法下的馳名商標(biāo)侵害？學(xué)者與司法實(shí)踐上并無(wú)定論。

然而筆者以為，在“搭??”?為判斷上，混淆誤認(rèn)之虞并非判斷的唯一要件，應(yīng)該將減損商標(biāo)聲譽(yù)行為納入考?要件，因此行為歸類為不當(dāng)榨取他人努力所得應(yīng)享有之商業(yè)利益，足以影響交易秩序之顯失公平行為。

筆者以為須以較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)?來(lái)判斷國(guó)內(nèi)企業(yè)“搭??”的?為，并應(yīng)區(qū)別“減損馳名商標(biāo)的顯著性或造成混淆者”與“聲譽(yù)減損侵害的「搭??」?為”的?同點(diǎn)，並以建議一個(gè)侵權(quán)認(rèn)定基準(zhǔn)，而完善對(duì)馳名的商標(biāo)保護(hù)制度。

注釋：

①Case C-487/07[2009]ECR I-0000.

②比較廣告的概念最早來(lái)自于美國(guó)。1930年，美國(guó)斯特林廣告公司在為新打入市場(chǎng)的克賴斯勒汽車制作廣告時(shí)，曾以“試試這三種汽車”為題，將克賴斯勒汽車與大眾汽車、福特汽車作了比較。此后，比較廣告成為商業(yè)廣告的一種運(yùn)作形式。作為一種短兵相接的商業(yè)肉搏，戰(zhàn)雖然其引起的爭(zhēng)議很多，但近幾年其數(shù)目日益增多，據(jù)數(shù)據(jù)表明，比較廣告幾乎占美國(guó)廣告的1/4，且呈上升趨勢(shì)。

③ CJUE， 12 June 2008， 02 Holdings Limited and 02 （UK） Limited v Hutchison 3G UK Limited， aff. C-533/06。本案關(guān)于H3G在比較廣告中使用屬于O2之商標(biāo)。國(guó)上訴法院（Court of Appeal， England and Wales）向歐洲法院提起先決裁決（preliminary ruling）請(qǐng)求厘清商標(biāo)指令與比較廣告指 （Directive 97/55/EC） 的相關(guān)議題，available at http：//curia. europa.eu /， last visited 12/20/2012.；關(guān)于歐洲比較廣告指令相關(guān)研究，中文文獻(xiàn)可參考林易典，論比較廣告于競(jìng)爭(zhēng)法下之識(shí)法性界線我國(guó)公平法.歐體指令及德國(guó)不正競(jìng)爭(zhēng)防制法規(guī)范與實(shí)務(wù)的發(fā)展觀察，公平交易季刊.第1了卷第1期，2009.123-174。

作者簡(jiǎn)介：

李珍權(quán)（1961～），民族：漢族，性別：男，廈門(mén)大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院2014級(jí)博士生，臺(tái)灣東吳大學(xué)法學(xué)院碩士畢業(yè)。研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。