d從一個(gè)無效案例談非三性法條與專利權(quán)穩(wěn)定性的關(guān)系

毛秀肖　瀚周靜

摘要：本文從一件典型的無效宣告請(qǐng)求及行政訴訟案例出發(fā)，對(duì)其專利權(quán)無效的原因進(jìn)行了分析介紹，分析了以三性評(píng)判為主線的審查理念指導(dǎo)下，非三性法條對(duì)專利權(quán)穩(wěn)定性的影響，最后，從撰寫和審查的角度分別對(duì)如何提高專利權(quán)的穩(wěn)定性提供了一些建議。

關(guān)鍵詞：專利無效三性評(píng)判為主線非三性穩(wěn)定

具備三性是專利授權(quán)的核心條件，我國發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查以三性評(píng)判為主線，把新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性審查作為工作的核心內(nèi)容，首先基于客觀事實(shí)和證據(jù)，評(píng)判申請(qǐng)文件是否具備實(shí)用性、新穎性及創(chuàng)造性；在具備授權(quán)前景的前提下，對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)行全面審查，從而產(chǎn)生合理且穩(wěn)定的專利權(quán)。我局“以三性評(píng)判為主線”的審查理念，充分地體現(xiàn)了我國專利法“鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，提高創(chuàng)新能力”的立法宗旨，使得專利審查工作更有利于促進(jìn)全社會(huì)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

對(duì)于獲得專利權(quán)的專利申請(qǐng)，《中華人民共和國專利法》第四十五條規(guī)定：“自專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無效?！币虼耍瑢?duì)于專利權(quán)人來說，專利申請(qǐng)被授予專利權(quán)以后并非高枕無憂，其中涉及的專利權(quán)的無效宣告請(qǐng)求理由除了三性法條外，更多的為非三性法條。

在“以三性評(píng)判為主線”的審查理念的指導(dǎo)下，三性法條的審查更多的是把握發(fā)明的實(shí)質(zhì)，判斷申請(qǐng)人智慧貢獻(xiàn)的大小，非三性法條審查的目的更多的在于規(guī)范授權(quán)文本。那么，審查工作中以三性評(píng)判為主線，是否就意味著非三性法條就處于次要地位呢？本文通過一個(gè)無效宣告請(qǐng)求案件來分析涉案專利權(quán)被無效的原因，并依此來介紹非三性法條對(duì)于專利權(quán)穩(wěn)定性的重要影響，以及此類案件帶來的啟示。

一、案例介紹

“后換擋器”的專利申請(qǐng)為日本株式會(huì)社島野于2002年向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的分案申請(qǐng)，母案申請(qǐng)?zhí)枮?4102612.4，該申請(qǐng)于2005年經(jīng)實(shí)審駁回，經(jīng)復(fù)審后于2006年獲得授權(quán)，專利號(hào)為02127848.2，授權(quán)后經(jīng)歷了如下無效宣告請(qǐng)求過程：2008年4月，請(qǐng)求人提出無效請(qǐng)求；2008年10月，復(fù)審委第12424號(hào)決定，宣告全部無效；2009年6月，一中院（2009）第359號(hào)判決，撤銷上述決定；2009年12月，請(qǐng)求人再次提出無效請(qǐng)求；2010年9月，復(fù)審委第15307號(hào)決定，再宣告全部無效；2011年8月，一中院（2011）第1139號(hào)判決，維持上述決定；2012年7月，北高院（2011）第1577號(hào)判決，維持上述決定；2013年7月，專利權(quán)人向最高院提出再審；2014年1月，最高院（2013）第21號(hào)判決，撤銷上述決定；2015年8月，復(fù)審委第26761號(hào)決定，宣告專利權(quán)部分無效。如此繁復(fù)的無效宣告過程中爭議的焦點(diǎn)在于分案申請(qǐng)中的兩處細(xì)節(jié)涉嫌超出原申請(qǐng)記載的范圍，即請(qǐng)求人以該專利權(quán)的授予不符合專利法第33條的規(guī)定為由請(qǐng)求宣告該專利權(quán)無效，最終該專利權(quán)宣告部分無效。

二、案例技術(shù)方案解讀

上述案例中，授權(quán)的權(quán)利要求包含6項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求2-6為從屬權(quán)利要求，授權(quán)公告的權(quán)利要求節(jié)選如下：

1、一種后換檔器（100），包括：支架件（5）；用于支撐具有導(dǎo)向輪（1）和張緊輪（2）的鏈條導(dǎo)向裝置（3）的支撐件（4）；用于連接所述支撐件（4）和所述支架件（5）的一對(duì)連接件（6，7）；支架體（8），其包含第一連接結(jié)構(gòu)（8a）、第二連接結(jié)構(gòu)（8b）以及定位結(jié)構(gòu)（8c），……，其特征在于：所述支架體（8）由一大致L形板構(gòu)成；所述支架體（8）的第二連接結(jié)構(gòu)（8b）的形狀為一大致圓形孔，……。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的自行車后換檔器支架，其特征在于，所述定位結(jié)構(gòu)（8c）是通過壓制形成的。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的后換檔器（100），其特征在于，所述第一連接結(jié)構(gòu)的形式是一大致圓形孔（8a）。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的后換檔器（100），其特征在于，所述大致圓形孔（8b）設(shè)置成使一連接螺栓（16）穿過所述圓形孔而放置。

無效宣告請(qǐng)求人第二次提出無效宣告請(qǐng)求的理由為：授權(quán)公告的權(quán)利要求1、3、6中的“圓形孔”，在母案的公開文本中為“圓形螺栓孔”；授權(quán)公告的權(quán)利要求2中的“壓制”，在母案的公開文本中為“模壓”；因此，權(quán)利要求1-6不符合專利法第33條的規(guī)定。

經(jīng)合議組核實(shí)，母案公開文本與原始申請(qǐng)文件一致，最終專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為權(quán)利要求1-6不符合專利法第33條的規(guī)定，因此，宣告涉案專利權(quán)全部無效，無效宣告決定書節(jié)選如下：

（1）圓形孔是“圓形螺栓孔”的上位概念，圓形孔可以是包括圓形螺栓孔、圓形銷孔、圓形通孔、圓形盲孔、圓形階梯孔等在內(nèi)的多種具有圓形形狀的加工孔。因此，圓形孔顯然包含了并未記載在原說明書和原權(quán)利要求書中的內(nèi)容。

（2）專利權(quán)人將原說明書中的“模壓”修改為“壓制”。模壓又稱壓塑，是指塑料或橡膠膠料等可塑性材料在閉合模腔內(nèi)借助加熱、加壓而成型為制品的加工方法。壓制是指用壓的方法制造。顯然，壓制為模壓的上位概念。對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，原說明書中的“模壓”和本專利權(quán)利要求2、說明書中“壓制”表達(dá)的是不同的信息。

專利復(fù)審委員會(huì)做出上述審查決定后，專利權(quán)人向人民法院起訴，一中院和北高院均判決維持專利復(fù)審委員會(huì)的決定，專利權(quán)人不服，向最高院提出再審，經(jīng)審理，最高院判決撤銷上述決定，判決結(jié)論如下：

（1）對(duì)于將“圓形螺紋孔”修改為“圓形孔”，在原申請(qǐng)文本中，第一、第二連接結(jié)構(gòu)8a和8b實(shí)質(zhì)上由兩個(gè)技術(shù)特征共同限定，一是圓形孔，二是供螺栓穿過。專利權(quán)人將“圓形螺栓孔”修改為“圓形孔”刪除了“供螺栓穿過”的技術(shù)特征，在機(jī)械領(lǐng)域，圓形孔也可以供銷釘?shù)绕渌考┻^。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，“圓形孔”和“圓形螺栓孔”具有不同的技術(shù)含義。因此，權(quán)利要求1、3中的該修改不符合專利法第33條的規(guī)定。權(quán)利要求6引用權(quán)利要求1，進(jìn)一步限定了“所述大致圓形孔8b設(shè)置成使一連接螺栓16穿過所述圓形孔而放置”，而權(quán)利要求6明顯將8b限定為使螺栓穿過的圓形孔，實(shí)質(zhì)上限定出了該“圓形孔”為“圓形螺栓孔”。因此，權(quán)利要求6的修改符合專利法第33條的規(guī)定。

（2）對(duì)于將“模壓”修改為“壓制”，在機(jī)械領(lǐng)域，模壓是指在壓力加工過程中，使用模具或者模具類似物進(jìn)行加工；而壓制是指用壓的方法進(jìn)行制造，并不必然涉及模具的使用，還包括鍛壓、沖壓等技術(shù)手段。對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，壓制為模壓的上位概念，二者具有不同的技術(shù)含義。因此，該修改不符合專利法第33條的規(guī)定。

2015年8月，專利復(fù)審委員會(huì)宣告專利權(quán)部分無效。

三、啟發(fā)和建議

一項(xiàng)技術(shù)方案能夠被授予專利權(quán)是因?yàn)槠鋵?duì)現(xiàn)有技術(shù)做出了實(shí)質(zhì)性的貢獻(xiàn)，授權(quán)范圍與技術(shù)貢獻(xiàn)大小相當(dāng)，是專利制度的合理性基礎(chǔ)。目前，在我局“以三性評(píng)判為主線”和“善意審查”的審查理念的指引下，在授權(quán)程序中因非三性問題而導(dǎo)致有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造不能取得專利權(quán)的情形越來越少，然而，在無效宣告程序中因非三性問題被無效的專利權(quán)并不占少數(shù)，在這種情形下，申請(qǐng)人獲得的利益與做出的貢獻(xiàn)不相適應(yīng)，有違實(shí)質(zhì)公平，有違專利法的立法宗旨，不利于創(chuàng)新激勵(lì)和科技發(fā)展。那么，如何才能使得被授予專利權(quán)的專利具有穩(wěn)定的專利權(quán)呢？

首先，在申請(qǐng)撰寫方面，從無效宣告請(qǐng)求所依據(jù)的法條出發(fā)，可見專利法第二十六條第三款、第四款、第三十三條、專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款等均是從申請(qǐng)人的角度對(duì)申請(qǐng)文件的撰寫提出的要求，在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)，說明書應(yīng)當(dāng)盡可能的詳實(shí)，對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒銮宄?、完整的說明，以使得所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)；如果權(quán)利要求想將某一特征概括至一個(gè)較上位的概念，那么說明書中最好給出適當(dāng)數(shù)量的實(shí)施例以證明技術(shù)方案所采用的上位概念所含有的所有下位概念的共性即可達(dá)到相同的預(yù)期效果；說明書撰寫的足夠詳盡、完善，也可為后續(xù)的修改留出余地；在撰寫權(quán)利要求時(shí)，兼顧權(quán)利要求的保護(hù)范圍和發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)新程度，在二者問達(dá)到合理的平衡；此外，撰寫適當(dāng)數(shù)量的從屬權(quán)利要求，從而進(jìn)行多方位、多層次的全面保護(hù)，并且在后續(xù)程序中也能有較大的修改范圍。

其次，在專利審批方面，在發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查中，貫徹以三性評(píng)判為主線，然而，這并不代表其他非三性法條的審查就處于次要地位，本文涉及的案例足以證明，對(duì)于對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出了智慧貢獻(xiàn)的專利申請(qǐng)，非三性法條的審查對(duì)專利權(quán)穩(wěn)定性的影響尤為重要。眾所周知，在實(shí)審階段，申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件有較大的修改空間，可以針對(duì)審查員指出的缺陷進(jìn)行修改，也可以進(jìn)行主動(dòng)修改以消除申請(qǐng)文件中存在的缺陷，只要這種修改滿足專利法第三十三條的規(guī)定即可。然而，在無效宣告請(qǐng)求的審查程序中，考慮到授權(quán)公告之后對(duì)于社會(huì)公眾信賴?yán)娴谋Ｗo(hù)，修改方式僅局限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除，申請(qǐng)人很難通過修改克服無效宣告請(qǐng)求涉及的問題，因此，對(duì)于那些付出了創(chuàng)造性勞動(dòng)最終卻得不到保護(hù)的專利，著實(shí)令人扼腕嘆息；此外，專利文件作為經(jīng)國務(wù)院專利行政部門審查、批準(zhǔn)、公告的法律文件，應(yīng)當(dāng)具有嚴(yán)肅性和穩(wěn)定性，若是此類案件頻發(fā)，也會(huì)使得公眾對(duì)發(fā)明專利的實(shí)質(zhì)審查工作產(chǎn)生質(zhì)疑，影響國家機(jī)關(guān)行政行為的公信力。因此，只有在實(shí)質(zhì)審查過程中讓授權(quán)文件趨于完善，才能讓專利權(quán)經(jīng)得起考驗(yàn)。