數(shù)值范圍修改前后“重新概括”的對(duì)比及理解

姚瑤

摘 要：《中華人民共和國(guó)專利法》（以下簡(jiǎn)稱“《專利法》”）第33條以及《專利審查指南》已經(jīng)對(duì)專利申請(qǐng)人修改申請(qǐng)文件規(guī)定了相應(yīng)的修改原則，也給出了大量允許或者不允許的修改實(shí)是在具體個(gè)案應(yīng)用中并沒(méi)有針對(duì)具體情形進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)定，因此個(gè)案的應(yīng)用過(guò)程中標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，而數(shù)值范圍的修改是否符合《專利法》律法規(guī)的規(guī)范歷來(lái)是審查員和申請(qǐng)人爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：數(shù)值范圍；修改；“重新概括”；專利侵權(quán)

中圖分類號(hào)：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

1.案例分析

第一，對(duì)于案例1：關(guān)于“制備藥物組合物的比例用量”修改問(wèn)題的探討。修改后的中藥A、B、C的比例并沒(méi)有直接記載在原始申請(qǐng)的文字當(dāng)中，因此，必須判斷它能否從原始申請(qǐng)的文字記載當(dāng)中“直接地、毫無(wú)疑義地得出”。在該案中，申請(qǐng)人將原本記載在說(shuō)明書中的“中藥A、中藥B、中藥C的用量各為100g”歸納成“中藥A、中藥B、中藥C的重量比例為1∶1∶1”，屬于將下位概念替換為上位概念的修改。針對(duì)這種情況，審查員可以借助間接新穎性判斷法來(lái)判斷修改是否存在“修改超范圍”的缺陷。根據(jù)間接新穎性判斷法，從該上位概念涵蓋的范圍中排除下位概念的內(nèi)容，然后判斷排除后所剩的內(nèi)容相對(duì)于原說(shuō)明書和權(quán)利要求書是否具有新穎性。如果有新穎性，則說(shuō)明這種修改超出了原說(shuō)明書和權(quán)利要求書的記載，是不允許的；反之，則是允許的。

在此案中，審查人員認(rèn)為“中藥A、中藥B、中藥C的重量比例為1∶1∶1”的技術(shù)方案排除“中藥A、中藥B、中藥C的用量各為100g”的技術(shù)方案，還存在其他如“中藥A、中藥B、中藥C的用量各為200g”或“為300g”等的方案，據(jù)此判斷具有新穎性，從而這種修改超出了原說(shuō)明書和權(quán)利要求書的記載，是不允許的。基于此，審查員給出了此案的修改不符合《專利法》第33條的審查意見(jiàn)。

第二，對(duì)于案例2： 關(guān)于“釋放顆粒與改進(jìn)顆粒的比例”修改問(wèn)題的探討。實(shí)審部門審查員認(rèn)為修改后的權(quán)利要求18的附加技術(shù)特征未記載在原始的說(shuō)明書和權(quán)利要求書中，也不能由其直接地、毫無(wú)疑義地確定，不符合《專利法》第33條的規(guī)定。

對(duì)此，合議組認(rèn)為，權(quán)利要求18引用權(quán)利要求1，要求保護(hù)一種包括即時(shí)釋放顆粒和改進(jìn)釋放顆粒的多顆粒改進(jìn)釋放組合物，在說(shuō)明書第16頁(yè)倒數(shù)第1段列舉了多顆粒改進(jìn)釋放組合物（20mg）的組成為l0mg的即時(shí)釋放成分和l0mg的改進(jìn)釋放成分。本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以據(jù)此根據(jù)膠囊填充量的需要按比例調(diào)整其中即時(shí)釋放顆粒和改進(jìn)釋放顆粒的含量。說(shuō)明書雖然為舉例說(shuō)明而分別使用了10mg的即時(shí)釋放顆粒和改進(jìn)釋放顆粒制備出20mg劑量的多顆粒改進(jìn)釋放組合物，但該方法描述應(yīng)看作一種比例說(shuō)明性實(shí)例。本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書的整體內(nèi)容來(lái)判斷，可以得出權(quán)利要求18要求保護(hù)的技術(shù)方案中即時(shí)釋放顆粒與改進(jìn)釋放顆粒之比可以為1∶1的結(jié)論，因此沒(méi)有超出原始申請(qǐng)文件記載的范圍，符合《專利法》第33條的規(guī)定。

2.觀點(diǎn)及結(jié)論

從復(fù)審決定可以看出，復(fù)審在判斷此案是否超范圍時(shí)，并沒(méi)有一概斷定重新概括即為超范圍，而是借鑒了專利侵權(quán)判斷中的“等同原則”。

采用“等同原則”的“直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容”的判斷方法來(lái)判斷案例2中的修改是否屬于“修改超范圍”，如分別使用了20mg的即時(shí)釋放顆粒和改進(jìn)釋放顆粒制備出40mg劑量的多顆粒改進(jìn)釋放組合物，與原來(lái)的分別使用了l0mg的即時(shí)釋放顆粒和改進(jìn)釋放顆粒制備出20mg劑量的多顆粒改進(jìn)釋放組合物相比，能以相同的方式，實(shí)現(xiàn)相同的功能，產(chǎn)生相同的效果，因此認(rèn)定不超范圍。同樣，對(duì)于案例1比如中藥A、B、C各采用300g這一技術(shù)特征，與原來(lái)的中藥A、B、C各采用100g相比，能以相同的方式，實(shí)現(xiàn)相同的功能，產(chǎn)生相同的療效。因此申請(qǐng)人修改后的權(quán)利要求屬于從原始申請(qǐng)的記載中可“直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容”，申請(qǐng)人的修改沒(méi)有超出原始申請(qǐng)記載的范圍，符合《專利法》第33條的規(guī)定。如此，既維護(hù)了申請(qǐng)人的權(quán)利，使得申請(qǐng)人能修改其申請(qǐng)文本中的缺陷，獲得適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍，同時(shí)對(duì)公眾利益幾乎不產(chǎn)生影響。

放眼數(shù)值修改這個(gè)方面，其實(shí)還有很多值得探討的地方，數(shù)值范圍的修改是否符合專利法律法規(guī)的規(guī)范還將繼續(xù)備受關(guān)注，對(duì)于數(shù)值范圍的修改問(wèn)題的若干標(biāo)準(zhǔn)還需要我們進(jìn)一步去探究。

參考文獻(xiàn)：

[1]張?jiān)浦?淺析如何鑒定修改超范圍之?dāng)?shù)值修改[J].電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2014（6）.

[2]袁秀挺，王翠平.等同侵權(quán)的司法實(shí)踐：原則、限制和案例——“專利等同侵權(quán)的司法認(rèn)定”研討會(huì)綜述[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2013（8）.