淺議權(quán)利要求得不到說明書支持的審查意見答復(fù)

李梅香

一、分析權(quán)利要求得不到說明書支持的審查意見

一方面，在專利申請的確權(quán)階段，審查意見下發(fā)和審查意見答復(fù)可以理解為審查員代表的公眾利益與申請人的個人利益的博弈過程。在該博弈過程中，審查員在下發(fā)審查意見時，站在保護公眾利益的立場，通常傾向于要求申請人限縮其請求保護方案的范圍；而申請人站在爭取自身最大權(quán)益的立場，則希望通過技術(shù)特征的概況上位等方式獲得更大的保護范圍的專利授權(quán)。

另一方面，在專利申請的授權(quán)階段，審查員完成專利申請的授權(quán)后，也有抽查等確保審查質(zhì)量的制度。若權(quán)利要求記載的特征越多或者記載的特征越下位，則被抽審出有問題的授權(quán)專利的概率越小。

故基于上述兩個方面，審查員本著對公眾負責(zé)和審查的審慎負責(zé)態(tài)度，經(jīng)過檢索未檢索到適用通過新穎性或創(chuàng)造性駁回的對比文件時，審查員可能會在第一次審查意見中下發(fā)權(quán)利要求得不到說明書支持的審查意見；或者，在通過一次或多次的新穎性及創(chuàng)造性的審查意見下發(fā)及答復(fù)之后，審查員會考慮當(dāng)前權(quán)利要求是否存在概況范圍過大的問題，從而進一步下發(fā)權(quán)利要求得不到說明書支持的審查意見。

在很多情況下，權(quán)利要求得不到說明書支持的審查意見確實存在權(quán)利要求概況范圍過大的問題。針對這種審查意見，申請人確實需要通過在權(quán)利要求中增加限定來克服上述缺陷。但是在一些情況下，權(quán)利要求得不到說明書支持的審查意見也可能存在的以下幾個疏忽現(xiàn)象：

第一，根據(jù)從屬權(quán)利要求要求保護的優(yōu)化實施方式，或者在說明書中重點描述的具體實施方式，忽略了說明書中記載但未重點強調(diào)的其他實施方式，并指出權(quán)利要求得不到說明書的支持問題。

第二，混淆了說明書的文字記載范圍和公開范圍；或者混淆了說明書的記載范圍和公開范圍，指出權(quán)利要求得不到說明書的支持。

第三，混淆了說明書的非充分公開范圍和充分公開范圍，指出權(quán)利要求得不到說明書的支持。

二、針對上述三種不支持的審查意見的答復(fù)

針對第一種不支持的審查意見的答復(fù)相對簡單，申請人和專利代理師可以指出本申請說明書記載了哪些除審查意見中提到的其他實施方式及這些實施方式的具體位置即可。

針對第二種不支持的審查意見的答復(fù)，相對于第一種稍微復(fù)雜一些。在提供答復(fù)建議之前，筆者先結(jié)合《專利審查指南》（2019 版）的記載，理清楚“文字記載的范圍”、“記載范圍”及“公開范圍”的幾個概念之間的關(guān)系。

筆者認為，“文字記載范圍”、“記載范圍”及“公開范圍”這三者所對應(yīng)的范圍，是逐步增大的，具體如圖1 所示。

圖1 文字記載范圍、記載范圍及公開范圍之間的關(guān)系示意圖

筆者是基于以下法律法規(guī)依據(jù)，得到圖1 所示的三者之間范圍的關(guān)系。

文字記載范圍，顧名思義就是局限于說明書中以文字明確記載的內(nèi)容，不包括基于文字進行簡單概括的明確且可以唯一確定的內(nèi)容。

《專利審查指南》（2019 版）對《專利法》第33條的適用有如下記載：“如果申請人對申請文件進行修改時，加入了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從原說明書和權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，這樣的修改被認為超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

說明書中補入原說明書和權(quán)利要求書中沒有記載的技術(shù)特征并且借助原說明書附圖表示的內(nèi)容不能毫無疑義地確定的，被認為修改超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍?！?/p>

故借鑒《專利審查指南》（2019 版）對《專利法》第33 條適用的解釋，可以得到記載范圍可包括兩個方面的內(nèi)容：

1.明確通過文字記載原說明書和權(quán)利要求書中的內(nèi)容；

2.未明確通過文字記載在原說明書和權(quán)利要求書中，但是可通過基于原說明書和權(quán)利要求書可以直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

針對基于文字記載及附圖可以毫無疑義地確定的內(nèi)容，是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，在不付出創(chuàng)造性勞動的情況下明確且毫無疑義地確定的。例如，某一個附圖中通過連線的方式，毫無疑義地表明了元件A和元件B 是連接的，而說明書中并沒有文字直接記載元件A 和元件B 之間具有連接關(guān)系，這種內(nèi)容即為未被文字直接記載的但卻屬于《專利法》上“記載范圍”的內(nèi)容。故《專利法》上的“記載范圍”不局限于直接的文字記載，還可包括借助原說明書附圖表示的內(nèi)容不能毫無疑義地確定的內(nèi)容，即《專利法》上的“記載范圍”是大于“文字記載范圍”的。

《專利審查指南》（2019 版）對“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的進一步解釋：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。權(quán)利要求通常由說明書記載的一個或者多個實施方式或?qū)嵤├爬ǘ伞?quán)利要求的概括應(yīng)當(dāng)不超出說明書公開的范圍。如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請人將權(quán)利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式?！?/p>

故在適用《專利法》第26 條第4 款時應(yīng)該以公開范圍為基礎(chǔ)，而公開范圍是允許所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員進行概括的，且這種概括的范圍至少可以覆蓋等同替代和明顯變型的實施方式。故從該角度來說，若記載范圍是描述一個或多個實施例，而公開范圍包含記載范圍，且包含記載范圍所延伸的等同替代或明顯變型的方式，故公開范圍是大于記載范圍的。

而《專利法》第26 條第4 款的適用，是以公開范圍為基礎(chǔ)的，而非文字記載范圍或記載范圍。故此時若審查意見以文字記載范圍或記載范圍提出不支持的問題，申請人或?qū)＠韼熆梢葬槍@種以文字記載范圍或記載范圍為基礎(chǔ)提出的不支持性問題，結(jié)合法條說明，及文字記載范圍或記載范圍以外的實施方式的舉例，進行意見陳述。

宕開一筆，在舉出說明書文字記載范圍或記載范圍以外的等同替代或明顯變變型方式的實施方式時，由于等同替代方式和明顯變型方式在《專利審查指南》（2019 版）未有明確定性或舉例描述，對于初始從業(yè)人員而言可能存在一定的難度。以下筆者對等同替代方式和明顯變型方式進行初步的探討。

筆者認為等同替代方式可以借鑒《專利審查指南》（2019 版）對等同特征的描述進行定義?！秾＠麑彶橹改稀罚?019 版）對等同特征的定義如下：“等同特征是指與所記載的技術(shù)特征相比，以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠聯(lián)想到的特征”例如，說明書的具體實施例記載了螺釘連接，其等同方式可包括：螺栓連接。螺栓連接就是螺釘連接的等同替代方式。

通過查閱《專利審查指南》（2019 版）并未發(fā)現(xiàn)對明顯變型方式直接或間接的定義，筆者結(jié)合上述《專利審查指南》（2019 版）對《專利法》第26 條第4 款關(guān)于得到說明書支持的限定，明顯變型方式可為：所屬技術(shù)人員基于申請文件記載的功能和效果，在不付出創(chuàng)造性勞動的情況下，能夠想到的除所述等同替代方式以外的其他實施方式。

在《專利審查指南》（2019 版）中既然明確提出“等同替代”和“明顯變型”這兩個概念，出于法律法規(guī)條文的簡要性，這兩個概念應(yīng)該不同的，實質(zhì)上可能是互補的。有鑒于此，筆者認為：明顯變型方式可認為是等同替代方式以外，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過付出非創(chuàng)造性勞動的情況下，除了所述等同替代方式其他很容易想到的實施方式。這種明顯變型方式，在不需要創(chuàng)造性工作的情況下，是允許一個技術(shù)方案的特征數(shù)目發(fā)生變化的。

若將等同特征的定義視為等同替代方式的定義，則可能出現(xiàn)的現(xiàn)象是：等同替換替代方式下，由于等同替代的三個“基本”的要求，一個實施方案在經(jīng)過等同替代之后該實施方案的特征數(shù)目基本上保持不變的。例如，說明書記載為：產(chǎn)品包括特征A、特征B及特征C。若說明書中記載了特征C 的下位概念為特征c1；若是采用等同替代方式可包括：與特征c1 以基本相同的手段、實現(xiàn)基本相同的功能，并得到基本相同的效果的特征c2。利用特征c2 替代特征c1，則該方案仍然是3 個特征。

但是明顯變型方式可能改變一個實施方案所包含的特征書。例如，方案A 包括通過特征識別在當(dāng)前圖像幀定位目標(biāo)所在的區(qū)域；基于該區(qū)域進行圖像切割，將切割區(qū)域輸入到圖像模型中。方案B 包括通過特征識別在特定幀中定位目標(biāo)所在區(qū)域；然后在該特定幀之后的S 圖像幀不在定位目標(biāo)所在區(qū)域，而是直接基于特定幀的定位結(jié)果進行圖像切割，將切割區(qū)域輸入圖像處理模型中進行后續(xù)處理。所屬技術(shù)人員所公知的，由于目標(biāo)所對應(yīng)的采集對象在空間運動的連續(xù)性，其采集對象的成像（即目標(biāo)）在相鄰的多個圖像幀不會出現(xiàn)明顯的跳躍?；谶@一點，可以將特定幀的目標(biāo)定位結(jié)果直接視為當(dāng)前圖像幀的定位結(jié)果進行圖像切割，而方案B 相對于方案A 是省略了兩個特征幀之間的圖像幀的目標(biāo)定位的步驟。在未付出創(chuàng)造性勞動情況下，這種明顯變型方式顯然并非是通過特征識別進行定位的基本相同的技術(shù)手段，而是直接借用特殊幀的定位結(jié)果，是不屬于基本相同的技術(shù)手段，若視為等同替代方式不合適，但是這種變型也是不需要付出創(chuàng)造性勞動就可以得到的；故從該角度來說，明顯變型方式彌補等同替代方式的某些空白區(qū)域。

除此之外，筆者認為，明顯變型方式除了在一定程度上可以改變實施方式的特征數(shù)量以外，還可以在滿足實現(xiàn)相同功能或效果及不付出創(chuàng)造性勞動的情況下，可以一定程度上改變被明顯變型的特征的技術(shù)手段。對于該點，筆者尚未發(fā)現(xiàn)比較合理的舉例，該想法是否能夠得到支持，可能需要進一步探討和研究。

總之，若審查員僅以文字記載范圍或記載范圍為基礎(chǔ)提出權(quán)利要求得不到說明書支持時，申請人和專利代理師可以基于說明書具體記載的實施方式，在審查意見答復(fù)出列舉一種或多種等同替代方式或者明顯變型方式進行抗辯，而不一定需要將說明書中記載的具體實施方式添加到權(quán)利要求中，以進行權(quán)利要求所對應(yīng)保護范圍的限縮。

針對第三種不支持的審查意見答復(fù)，筆者認為需要區(qū)別申請文件中充分公開范圍和非充分公開的范圍；例如，區(qū)分對待創(chuàng)新點的公開范圍和非創(chuàng)新點的公開范圍。

權(quán)利要求的特征包括與創(chuàng)新點相關(guān)的特征，以及與創(chuàng)新點不相關(guān)的必要技術(shù)特征。

首先，根據(jù)《專利法》的立法原意，專利授權(quán)是基于技術(shù)公開換取保護的立法宗旨的；申請人僅對其創(chuàng)新點承擔(dān)充分公開的義務(wù)。因此，針對非創(chuàng)新點作為必要技術(shù)特征參與保護時，對非創(chuàng)新點本身可以不承擔(dān)充分公開的義務(wù)，可以簡略公開（即非充分公開）。

其次，一方面若要求申請人對非創(chuàng)新點在申請文件中大量的舉例以實現(xiàn)對非創(chuàng)新點的上位概念的充分公開，由于文字的局限性及申請文件的撰寫人撰寫水平的局限性，這基本上是沒有可操作性的。另一方面，若說明書大量記載并非創(chuàng)新點的內(nèi)容，導(dǎo)致申請文件的重點模糊，且對于審查員的審查也會帶來不必要的負擔(dān)。故從該層面來說，要求申請人不區(qū)分創(chuàng)新點和非創(chuàng)新點同等對待，這也會帶來不同方面的負面影響，故區(qū)分對待創(chuàng)新點和非創(chuàng)新點在申請文件中的公開范圍也是必要的。

故對于申請文件中要求參與保護的非創(chuàng)新點僅進行簡要公開時，將簡要公開范圍視為充分公開范圍進行創(chuàng)造性的評價，是會損害申請人的利益的，而且對申請人有失公允。

但有一類審查意見會模糊創(chuàng)新點和非創(chuàng)新點，統(tǒng)一認定說明書的公開范圍都是充分公開的范圍，并進一步在默認為充分公開的基礎(chǔ)上判斷是否對應(yīng)特征是否得到說明書的支持。例如，申請文件記載了一個非創(chuàng)新點的上位概念，且僅記載的非創(chuàng)新點的個別的下位概念；而非創(chuàng)新點的個別下位概念實質(zhì)上都屬于現(xiàn)有技術(shù)，所屬技術(shù)人員根據(jù)該非創(chuàng)新點的上位概念或個別下位概念，可以在不付出創(chuàng)造性勞動的情況下，聯(lián)想到本申請文件記載以外的其他下位概念。若此時，按照創(chuàng)新點的充分公開基礎(chǔ)上對支持性的要求，要求非創(chuàng)新點按照本申請的簡略公開中得到或概況得到技術(shù)特征，就會存在混淆簡要公開范圍和充分公開范圍指出得不到說明書支持的問題。

而實質(zhì)上，筆者認為相對于創(chuàng)新點，非創(chuàng)新點顯然所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員對非創(chuàng)新點具有更加寬廣基礎(chǔ)的預(yù)見性基礎(chǔ)，且具有更強的合理預(yù)見性能力，理由如下：

對于創(chuàng)新點而言，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的合理預(yù)見性局限于說明書具體實施方式的公開內(nèi)容；但是對于非創(chuàng)新點而言，其合理預(yù)見性的基礎(chǔ)，不僅包括本申請說明書的公開內(nèi)容，同時還包括以說明書公開內(nèi)容以外的任意現(xiàn)有公開內(nèi)容。非創(chuàng)新點是現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征，而現(xiàn)有技術(shù)特征是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力的。對于非創(chuàng)新點，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)該是所熟知的，相對于創(chuàng)新點而言，由于本領(lǐng)域技術(shù)人員的這種知曉，顯然會使得所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員具有更強的合理預(yù)見性。

故綜上所述，在判定權(quán)利要求是否得到說明書支持時，至少需要區(qū)分創(chuàng)新點和非創(chuàng)新點，從而確定出哪些特征的公開在說明書中是充分公開，哪些特征的公開在說明書中是簡略公開；從而減少以簡略公開被誤認為充分公開，從而被認定需要通過詳細特征的添加來進行審查意見的答復(fù)；而非通過陳述以爭取申請人的最大保護權(quán)益。

三、不當(dāng)?shù)拇饛?fù)可能帶來的問題

在大多數(shù)的審查意見中，審查員會優(yōu)先下發(fā)不具有新穎性和創(chuàng)造性的審查意見。若通過一次或多次審查意見的新穎性及創(chuàng)造性的這種難度系數(shù)較大的審查意見的答復(fù)之后，若收到一個權(quán)利要求得不到說明書的支持的《專利法》第26 條第4 款的審查意見，申請人或?qū)＠韼熆赡芏紩容^高興。此時，為了盡快授權(quán)，可能會傾向?qū)彶閱T明確或暗示的說明書中的下位特征或者從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征，直接添加到獨立權(quán)利要求，克服審查意見中指出的權(quán)利要求書得不到說明書支持的問題。

若未經(jīng)過深思熟慮，就將下位特征或附加技術(shù)特征添加到獨立權(quán)利要求中，就輕易的同意審查員的明確建議或暗示提議，一個不利后果是權(quán)利要求的文字明確限定的保護范圍縮??；另一個后果是基于專利申請之后的維權(quán)階段，基于禁止反悔原則若在確權(quán)過程中，申請通過修改方式明確放棄的技術(shù)方案及其等同技術(shù)方案都不能得到授權(quán)權(quán)利要求的保護。

例如，若方案2 包括特征A、特征B、特征C 及特征D。說明書記載了特征D 的下位特征D1 及特征D2；但是特征D 的下位特征至少具有特征D1、特征D2 及特征D3,且特征D3 并非特征D1 和特征D2 的等同特征。修改后的權(quán)利要求，在維權(quán)階段，其保護范圍僅限于特征D1、特征D2 及特征D1 和特征D2的等同特征，自然就排除了特征D3 及特征D3 的等同特征。

故若未經(jīng)過深思熟慮就讓渡請求保護的范圍，讓渡的保護范圍并非是文字排除的實施方式，同時還讓渡了文字所排除方式的等同替代方式；如此，顯然給競爭對手更多的可操作空間；在一些情況下，還可能會使得一個好不容易得到的專利權(quán)不能產(chǎn)生實質(zhì)的經(jīng)濟效益。

四、專利申請和答復(fù)過程中的注意事項

在專利的申請文件撰寫過程中，需要從功能、效果或結(jié)構(gòu)方法特點出發(fā)進行特征進行概括，同時需要考慮到審查意見答復(fù)階段的支持性問題，需要進行特征的不同保護范圍的多梯度的定性描述及舉例說明。

定性描述可以在概念層面劃定出某一個技術(shù)特征的邊界；舉例說明可通過一個或多個例子引入，使得抽象概念能夠得到支撐的同時更加形象。

若某一個特征存在多個定性描述，則后續(xù)在進行權(quán)利要求得不到說明書支持的答復(fù)過程中，就不用直接從上位概況范圍直接退守到具體實施例的具體舉例。

若有多個舉例說明，這些舉例說明可能存在不同的等同替代特征，如此，在維權(quán)階段適用等同侵權(quán)時，則同樣可以獲得更大的保護范圍。

針對審查意見答復(fù)過程中，首先不要輕易讓渡保護范圍，需要慎重考慮是否有必要讓渡保護范圍；具體如，區(qū)分文字記載范圍和記載范圍、區(qū)分記載范圍和公開范圍、或區(qū)分充分公開范圍和簡要公開范圍；

其次，在讓渡保護范圍時也一定需要根據(jù)《專利法》第33 條所限定的記載范圍進行修改，減少直接根據(jù)文字記載范圍進行修改導(dǎo)致授權(quán)后的保護范圍進一步縮小的現(xiàn)象。

當(dāng)然在具體的審查意見答復(fù)中，還需要結(jié)合具體的情況針對性答復(fù)。

例如，針對模糊記載范圍和公開范圍的審查意見，若在答復(fù)的意見陳述中引入未明確記載在申請文件中的等效變型進行說理，可能在審查員對公開范圍的把握尺度趨嚴(yán)的情況下，成功概率并不是很高。針對這種可以適當(dāng)?shù)碾娫挏贤ǎ蛘哒业揭欢ǖ妮o助證明文件進行說明。當(dāng)然要解決這種問題的根源還是在撰寫階段，針對這種等效變型在說明書中一處或多次提一提，對基于專利法第26 條4 款提出的權(quán)利要求保護范圍過大的問題，是很有利的。

再例如，針對模糊充分公開范圍和簡要公開范圍的審查意見，答復(fù)時首先要確保不會本申請的新穎性和創(chuàng)造性的確定造成負面干擾，其次，在區(qū)分創(chuàng)新點和非創(chuàng)新點的不同公開要求進行正面陳述是一種策略；在一些情況下，也可結(jié)合專利法實施細則第二十條的必要技術(shù)特征，從反面論證審查意見指出要添加到權(quán)利要求中的技術(shù)特征實則上是非必要技術(shù)特征，是另一種答復(fù)策略。進一步地，考慮到正面論證對新穎性和創(chuàng)造性的負面影響，則基于專利法實施細則第二十條進行反面論述可能是更加保險的一種方式。

五、結(jié) 語

綜上所述，在答復(fù)權(quán)利要求得不到說明書支持的審查意見時，首先，一定要認真閱讀審查意見自身的認定是否存在疏忽，若審查意見自身的認定存在疏忽，就可以基于審查意見的疏忽進行針對性答復(fù)；其次，若審查意見不存在疏忽的問題，也一定認真研究本申請的說明書及方案實質(zhì)解決的技術(shù)問題出發(fā)，盡可能減少輕易讓渡不需要讓渡的保護范圍，以盡量的爭取盡可能大的保護范圍。以上是筆者的初步分析，尚且存在很多不足和疏失的地方，以期后續(xù)的進一步研究。