澳大利亞煙草產品平行進口案評析*

彭 麒

對外經濟貿易大學法學院，北京 100029

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澳大利亞煙草產品平行進口案評析*

彭 麒

對外經濟貿易大學法學院，北京 100029

澳大利亞；煙草產品

一、澳大利亞《煙草平裝法案》及案件背景

2011年12月1日，澳大利亞通過了《煙草平裝法案》(Tobacco Plain Packaging Act 2011，以下簡稱TPPA)。該法案通過對香煙包裝的外形實施嚴格限制，減少煙草產品的吸引力。

法案頒布實施之后，受到了煙草企業(yè)的強烈反對和挑戰(zhàn)。他們首先向澳大利亞聯(lián)邦最高法院提起違憲訴訟①，被聯(lián)邦法院駁回，接著又通過投資仲裁和國際貿易救濟的手段，向國際法庭提起訴訟。Philip Morris Asia Limited提起了一項投資者-國家爭端案件，指控TPPA違反了澳大利亞與香港的雙邊投資協(xié)定中的外國投資條款②。而從2012年開始，烏克蘭等四國就已經向世貿組織請求啟動磋商程序，指控TPPA違反澳大利亞在TRIPS協(xié)定項下的義務。相關案件目前仍在審理之中③。

而在私法領域，2015年澳大利亞聯(lián)邦法院處理了目前為止唯一的一起有關TPPA的案件，即Scandinavian Tobacco Group Eersel BV v Trojan Trading Company Pty Ltd [2016]FCAFC 91案，涉及到平行進口的權利窮竭問題。

二、案件事實及審判程序

原告是一家荷蘭卷煙生產商，擁有LA PAZ等數個香煙的商標。被告是煙草產品的平行進口商，其銷售的產品包括國外生產的原裝香煙，但該香煙并不符合澳大利亞平裝法律的要求。被告因而將原來的香煙包裝剝除，將原告的煙草商標按照TPPA所要求的樸素字體和形狀大小應用在包裝上，以使香煙能夠在澳大利亞出售。

這個重新包裝的過程必然涉及到被告將原告商標“重新使用”到新包裝上的問題。原告因而對被告提起訴訟，主張被告的行為構成商標侵權④。

被告根據澳大利亞1995年商標法案(Trade Mark Act 1995，以下簡稱TMA)第123條第一款⑤進行抗辯，法官支持了被告的觀點。后原告上訴到聯(lián)邦最高法院。最終上訴法院駁回了原告的請求。

三、要點分析

在一審和上訴審中，主要爭議有兩點，一是被告平行進口商拆除原有包裝并重新打包的行為是否屬于“作為商標使用”(use as trade mark)，即對TMA第120條的適用；二是被告對商標的使用是否可以認定為經過注冊商標所有人的同意，即對TMA第123條的適用。

(一)作為商標使用

被告承認他采用了原告所有的商標，但其主張這只是為了表明該商品與原告之間的商業(yè)聯(lián)系，因而不能認定為實施了“作為商標使用”。

TMA第120條第一款⑥明確規(guī)定，“作為商標使用”為商標侵權的要件之一。法官引用了包括香檳案(Champagne Heidsieck Et Cie Monopole Societe Anonyme v Buxton [1930]1 Ch 330)在內的多個判例，認為是否可以認定為“作為商標使用”應當根據商標使用的具體語境(context)來判斷，不能一概而論。

香檳案為根據英國1905年商標法案做出的判決，該案所確立的原則在平行進口商標侵權案件中被廣泛應用。在香檳案中，法官認為，當一人僅是出售商標所有人使用該商標或許可使用該商標的產品，那么這種出售行為不屬于“作為商標使用”。

隨后，在英國Revlon Inc v Cripps & Lee Ltd案中，法官將香檳案所確立的原則進一步解釋為，不被認定為“作為商標使用”，并非指不存在被告對商標的使用，而是指被告的使用實際上經過了注冊商標所有人的同意，因而并不侵犯其商標權。這種解釋實際上已經更改了香檳案所確立的原則，將平行進口商對帶有商標所有人使用過的商品進行轉售的行為認定為“作為商標使用”。這一新的原則在TMA頒布實施之后得以確立，而TMA第123條即是應對這一轉變，對注冊商標所有人與平行進口商之間的利益平衡做出新的調整。

從上下文解釋的角度來看，若對商品的進口和銷售不能構成對商標的“使用”，那么TMA第123條則明顯冗余，不符合立法的邏輯。因而，法官認定被告的處置行為構成對商標的“使用”。

被告最初所主張的對商標的“使用”為具體的應用，而第120條中“作為商標使用”則更傾向于抽象意義上的控制權力。無疑，權力窮竭原則使得商標所有人對其商標的控制受到了一定的削弱。

(二)商標所有人的同意

對于TMA第123條的解釋，原告和被告持不同觀點。原告認為，在轉售過程中，每一次對商標的同意都應分別得到所有人的同意；而被告認為，原告將商標使用在最初的包裝上這一行為已經意味著同意對商標進行使用，而不需每次單獨征求其同意。

法院認為對注冊商標的使用并不僅僅局限于物理上的使用，該使用同樣包括印刷或電子廣告、發(fā)票、提單以及其他商業(yè)票據，甚至是商人與消費者之間的討價還價過程中。從使用商標的時間來看，第123條表明，對商標的使用并不局限于所有人的商標必須附著在商品之上的情形。只要注冊所有人已經將商標用于該商品，那么在商品生產之后的一些臨時情形中，如產品包裝破損時的修補等，該條文也應當適用。因此，并非每一次對商品的處置都需要經過注冊商標所有人的同意。

原告還主張，如果允許轉售商重新包裝，不同于原始包裝的產品可能會導致生產者的商譽受損。上訴審法官指出，TMA的目的之一，是在注冊商標所有人的權利，與其他包括平行進口商在內的人可能使用一項注冊商標的利益之間尋求平衡。該判決繞開了不同包裝是否導致商譽受損的問題，轉向TMA為商標所有人創(chuàng)設的救濟方式。

TMA第121條中規(guī)定了，注冊商標所有人可以發(fā)出通告，禁止他人在商標上的一系列使用行為。此條為對商標所有人的排他權利的有效保護，但前提是商標所有人需做出禁止他人使用商標的通告，使其行使排他權利的意圖得到公示。

本案中的原告并沒有做出禁止轉售商使用其商標的意思表示，實際上是自己放棄了該項權利，因而不能以未經同意為由在事后主張商標侵權。

(三)注冊商標所有人的救濟方式

本案中原告的敗訴，表明注冊商標所有人應當提高自己的權利保護意識，預先采取措施，保護自身的商標權利，以防止第三方轉售商重新打包他們的產品。

正如法院的判決所言，原告可以將提起訴訟的事由轉移到假冒，以及誤導或欺詐行為上去。但就本案的事實來看，這兩個訴由未得到法官的支持。

更為有效的方法則是，注冊商標所有人根據TMA第121條的機制，事先發(fā)出通告，禁止對其商品重新打包。若注冊商標所有人已經發(fā)布了有效的通告，那么其可以打破第123條的束縛，主張商標侵權。

另外，平行進口的權利窮竭是法定的強制性措施，但是商標所有人可以通過與經銷商的合同，約定權利窮竭影響的界限，如限定銷售區(qū)域等。

四、澳大利亞在權利窮竭問題上的立法與實踐

本案雖在TPPA生效的背景下發(fā)生，案中法律問題的本質，仍然是與平行進口有關的商標權權利窮竭問題。權利窮竭原則濫觴于歐美的司法實踐，其理論基礎為商品自由流通的理念，與利益平衡觀念⑦。

平行進口的合法性問題至今尚未有定論。允許平行進口，不僅會減少貿易壁壘，促進國內市場競爭，也有利于消費者福利的增加⑧。但另一方面，注冊商標所有人對自己商標的控制權利則被削弱。

澳大利亞一百年來的立法和實踐都是主張權利窮竭原則⑨。

[ 注 釋 ]

①JT International SA V Commonwealth [2012]HCA 43.

②https：//www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging，2017-3-16.

③相關案件包括DS435，DS441，DS458，DS467.

④本案中原告同時還指控被告違反消費者保護法，使用假冒商標，法院駁回了原告請求.

⑤TMA第123條第一款：“如果某人在與商標注冊的商品類似的商品上使用該商標，如果是注冊所有人，或注冊所有人同意將該商標使用在這些商品中或商品上，則此人不構成侵權.”

⑥TMA第120條第一款：“某人如果在一商標注冊的商品或服務上作為商標使用與該商標在實質上相同，或欺騙性地近似的標記，則構成對該注冊商標的侵權.”

⑦王春燕.平行進口法律規(guī)制的比較研究[M].北京：中國人民大學出版社，2012，5：47-48.

⑧Competition Policy Review，F(xiàn)inal Report(March 2015)(“Harper Review”)，p 177.

⑨最早可以追溯到1887年的Condy v Taylor案.Robert Burrell and Michael Handler，A Requiem for Champagne Heidsieck：Trade Mark Use and Parallel Importation，Australian Intellectual Property Journal，2016，26：110-130.

⑩同⑥，p48.

*對外經濟貿易大學國內外聯(lián)合培養(yǎng)研究生項目資助。

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A

2095-4379-(2017)16-0059-02

彭麒(1992-)，女，河北唐山人，對外經濟貿易大學法學院，2015級法律碩士研究生在讀，研究方向：國際法。