發(fā)明專利的繼續(xù)審查

張一文

（100088 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局電學(xué)發(fā)明審查部元器件一處 北京）

發(fā)明專利的繼續(xù)審查

張一文

（100088 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局電學(xué)發(fā)明審查部元器件一處 北京）

發(fā)明專利的繼續(xù)審查，需要考慮申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述和/或?qū)ι暾?qǐng)文件作出的修改，與申請(qǐng)人進(jìn)行有效溝通。本文結(jié)合審查實(shí)踐，從如何有效溝通的角度出發(fā)對(duì)如何做好繼續(xù)審查，以促進(jìn)審查質(zhì)量提升作出探討。

繼續(xù)審查；意見(jiàn)陳述；有效溝通

一、引言

發(fā)明專利的繼續(xù)審查中，審查員需要在考慮申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述和/或?qū)ι暾?qǐng)文件作出的修改[1]。由于審查主要采取書面溝通的形式，容易出現(xiàn)溝通不暢的問(wèn)題，如果不能與申請(qǐng)人進(jìn)行有效溝通，將會(huì)導(dǎo)致審查周期延長(zhǎng)，甚至影響最終的審查結(jié)論。

二、正確理解是溝通的基礎(chǔ)

對(duì)于申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述和/或?qū)ι暾?qǐng)文件作出的修改，需要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，準(zhǔn)確把握。具體地，需要明確申請(qǐng)和對(duì)比文件的技術(shù)方案是什么，意見(jiàn)陳述中對(duì)哪些方面進(jìn)行了質(zhì)疑等，對(duì)于申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述，還要具備較強(qiáng)的語(yǔ)言文字理解能力。

以某案為例，申請(qǐng)人在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書時(shí)，在權(quán)利要求1中增加了“芯片適用于直接焊接至該第一導(dǎo)體柱”，并認(rèn)為“申請(qǐng)中第一導(dǎo)體柱直接與芯片連接，導(dǎo)體柱上再配置其它構(gòu)件，將失去通過(guò)凹陷暴露出導(dǎo)體柱的頂部與側(cè)部增加三維焊接面積的目的”，“對(duì)比文件1中需要通過(guò)olderbumps才可與ICchip100連接”，對(duì)比文件2中“需要通過(guò)焊料10f才可與電路基板18連接”，從而權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。審查員認(rèn)為權(quán)利要求1中的“直接焊接”就是通過(guò)焊料凸塊焊接，同時(shí)認(rèn)為對(duì)比文件2中的芯片需要通過(guò)中間板18實(shí)現(xiàn)基板的連接，中間板18即相當(dāng)于申請(qǐng)人所述的“其它構(gòu)件”，由于權(quán)利要求1中是“直接焊接”，而對(duì)比文件2中需要“其它構(gòu)件”，修改后的權(quán)利要求具備創(chuàng)造性，在此基礎(chǔ)上擬進(jìn)行授權(quán)。然而本領(lǐng)域中“直接焊接”與“通過(guò)焊料凸塊焊接”二者并不能等同，進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，發(fā)明中芯片是通過(guò)焊料凸塊57與導(dǎo)電柱連接，并不是直接焊接至第一導(dǎo)體柱，修改存在超范圍的問(wèn)題。同時(shí)申請(qǐng)人認(rèn)為申請(qǐng)的導(dǎo)體柱上不需要“其它構(gòu)件”，而“對(duì)比文件1中需要通過(guò)olderbumps才可與ICchip100連接”，對(duì)比文件2中“需要通過(guò)焊料10f才可與電路基板18連接”，可知，申請(qǐng)人的本意是將對(duì)比文件1和對(duì)比文件2中的“olderbumps”、“焊料10f”與“其它構(gòu)件”相對(duì)應(yīng)，審查員將“中間板18”與“其它構(gòu)件”對(duì)應(yīng)是不正確的。產(chǎn)生上述問(wèn)題的原因在于，審查員沒(méi)有站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，對(duì)技術(shù)方案理解有誤，同時(shí)在語(yǔ)言文字的理解上也存在偏差。

三、溝通方式?jīng)Q定有效性

繼續(xù)審查中，通常需要發(fā)出駁回決定或發(fā)出再次審查意見(jiàn)通知書，其中既涉及到審查意見(jiàn)的撰寫，也需要對(duì)申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述進(jìn)行回復(fù)，應(yīng)注意采取恰當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，以?shí)現(xiàn)審查員與申請(qǐng)人之間的有效溝通。

1.目的明確

撰寫審查意見(jiàn)時(shí)要做到目的明確，以正確引導(dǎo)申請(qǐng)人。例如，審查中可能涉及到假設(shè)評(píng)述，但假設(shè)評(píng)述的目的是節(jié)約程序，脫離了該目的進(jìn)行假設(shè)評(píng)述是沒(méi)有意義的，同時(shí)假設(shè)評(píng)述的前提應(yīng)該是假設(shè)后的技術(shù)方案不超范圍，如果超范圍，假設(shè)評(píng)述不僅沒(méi)有意義，還可能誤導(dǎo)申請(qǐng)人朝著錯(cuò)誤的方向修改申請(qǐng)文件。

2.針對(duì)性地回復(fù)申請(qǐng)人的意見(jiàn)

由于案情的不同，申請(qǐng)人意見(jiàn)陳述的關(guān)注點(diǎn)也會(huì)不同，因此對(duì)意見(jiàn)陳述的回復(fù)需要根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)性地進(jìn)行回復(fù)。

針對(duì)性地進(jìn)行回復(fù)需要充分說(shuō)理，以回應(yīng)申請(qǐng)人的質(zhì)疑。例如申請(qǐng)人質(zhì)疑某特征在對(duì)比文件中未公開(kāi)，回復(fù)時(shí)不能僅僅重復(fù)審查意見(jiàn)，也不能僅僅給出某特征已經(jīng)被公開(kāi)的結(jié)論，而是應(yīng)詳細(xì)對(duì)比文件分析為什么公開(kāi)了該特征。

一種情況是申請(qǐng)人對(duì)專利法規(guī)缺乏了解，在意見(jiàn)陳述中僅重復(fù)說(shuō)明書中的內(nèi)容或者僅強(qiáng)調(diào)申請(qǐng)人發(fā)明創(chuàng)造的艱苦程度、獲獎(jiǎng)情況等，這樣的意見(jiàn)陳述脫離了專利審查的標(biāo)準(zhǔn)，如果在回復(fù)時(shí)首先向申請(qǐng)人說(shuō)明創(chuàng)造性的定義和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，然后向申請(qǐng)人解釋清楚發(fā)明為什么不具備創(chuàng)造性，則有利于申請(qǐng)人理解和接受。

另一種情況是申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述段落較多，篇幅較長(zhǎng)，各個(gè)段落之間往往存在聯(lián)系，這時(shí)需要對(duì)意見(jiàn)陳述從整體上把握，明確申請(qǐng)人的意見(jiàn)陳述主要分哪幾個(gè)方面，具體到每一個(gè)方面，明確申請(qǐng)人要表達(dá)的中心思想是什么，圍繞中心思想如何論述以及論述時(shí)給出的具體理由。

四、案例分析

以某案為例，其包括第一組權(quán)利要求1-3和第二組權(quán)利要求4-7。第一次審查意見(jiàn)通知書中指出：權(quán)利要求1得不到說(shuō)明書的支持；權(quán)利要求4相對(duì)于對(duì)比文件1和公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。申請(qǐng)人答復(fù)時(shí)，未修改權(quán)利要求1，在權(quán)利要求4中補(bǔ)入了新的技術(shù)特征，申請(qǐng)人認(rèn)為修改后的權(quán)利要求4-7具備創(chuàng)造性，權(quán)利要求1能得到說(shuō)明書的支持并陳述了意見(jiàn)。具體地，申請(qǐng)人認(rèn)為權(quán)利要求4與對(duì)比文件1存在區(qū)別特征（1）、（2）、（3），對(duì)比文件2也未公開(kāi)該區(qū)別特征，也未給出結(jié)合啟示。

分析后可知，權(quán)利要求1仍然得不到說(shuō)明書的支持，對(duì)比文件1公開(kāi)了申請(qǐng)人所述的區(qū)別特征（2），申請(qǐng)人所述的區(qū)別特征（3）在權(quán)利要求4中未體現(xiàn)，因此權(quán)利要求4與對(duì)比文件1僅存在區(qū)別特征（1），目前的證據(jù)不能評(píng)述權(quán)利要求4的創(chuàng)造性。審查員補(bǔ)充檢索得到對(duì)比文件2，其公開(kāi)了區(qū)別特征（1）并給出了與對(duì)比文件1結(jié)合的啟示，同時(shí)公開(kāi)了區(qū)別特征（3），即使將特征（3）補(bǔ)入權(quán)利要求4，對(duì)比文件2也給出了與對(duì)比文件1結(jié)合的啟示。

基于以上分析，應(yīng)發(fā)出第二次審查意見(jiàn)通知書，指出：權(quán)利要求1得不到支持；權(quán)利要求4相對(duì)于對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。而意見(jiàn)陳述包括兩個(gè)方面，即1.權(quán)利要求1能得到說(shuō)明書支持；2.權(quán)利要求4具備創(chuàng)造性。因此需要從這兩個(gè)方面進(jìn)行回復(fù)。具體到第2點(diǎn)，應(yīng)從整體上論述權(quán)利要求4為何不具備創(chuàng)造性，其中應(yīng)詳細(xì)分析對(duì)比文件1為何公開(kāi)了所述的區(qū)別特征（2），同時(shí)說(shuō)明申請(qǐng)人所述的區(qū)別（3）在權(quán)利要求4中未體現(xiàn)，最終給出權(quán)利要求4不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。為了節(jié)約程序，對(duì)于特征（3），可考慮其補(bǔ)入權(quán)利要求4中是否導(dǎo)致超范圍，如果超范圍，則一并指出，如果不存在超范圍的，則進(jìn)行假設(shè)評(píng)述。以上繼續(xù)審查的過(guò)程，體現(xiàn)了與申請(qǐng)人的有效溝通。

[1]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南.北京：知識(shí)