不可爭議商標(biāo)中在先權(quán)利的保護及限制

朱 冬

不可爭議商標(biāo)中在先權(quán)利的保護及限制

朱 冬

宣告注冊商標(biāo)無效的五年期間的經(jīng)過，使得商標(biāo)注冊獲得了程序上的不可爭議性。在先權(quán)利人在五年期間屆滿后仍然可以向在后商標(biāo)注冊人提起民事侵權(quán)之訴。當(dāng)然，如果在先權(quán)利人存在懈怠行使權(quán)利、放任侵權(quán)行為發(fā)生，在后商標(biāo)權(quán)利人因長期使用使得商標(biāo)獲得了一定知名度的情況下，法院可以考慮從侵權(quán)救濟手段——即損害賠償和停止侵害——方面對在先權(quán)利的保護進行限制。

在先權(quán)利 不可爭議商標(biāo) 損害賠償 停止侵害

一、問題的提出

在我國，保護在先權(quán)利被作為處理商標(biāo)法中權(quán)利沖突案件的重要原則。商標(biāo)法明確規(guī)定“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”。①《商標(biāo)法》第32條。注冊商標(biāo)損害在先權(quán)利的，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以向商標(biāo)評審委員會申請宣告該注冊商標(biāo)無效。②在2013年《商標(biāo)法》修改之前，我國商標(biāo)法將損害在先權(quán)利作為商標(biāo)權(quán)撤銷的事由。參見2001年《商標(biāo)法》第41條第2款。但是，對損害在先權(quán)利注冊商標(biāo)的無效申請受到五年期間的限制，即僅能在自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)提出。③《商標(biāo)法》第45條第1款。該規(guī)定系2001年《商標(biāo)法》第二次修改過程中新增的內(nèi)容。超過五年期間的，則不能以侵犯在先權(quán)利等相對商標(biāo)注冊條件為由提起無效宣告申請。從這個意義上講，五年期間的經(jīng)過可以使得某一商標(biāo)獲得了某種注冊上的不可爭議性。④本文使用的“不可爭議性”這一提法，參考了《美國商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)然，所謂的不可爭議性僅僅是相對于在先權(quán)利而言的，以違反絕對商標(biāo)注冊要件為由申請宣告商標(biāo)注冊無效的，不受五年的時間限制（《商標(biāo)法》第44條第1款），對以惡意搶注馳名商標(biāo)為由申請宣告商標(biāo)注冊的，亦不受五年的時間限制（《商標(biāo)法》第45條第1款）。但是，由于法律并未明確五年期間經(jīng)過對商標(biāo)權(quán)的具體法律后果如何，在實踐中產(chǎn)生了一些爭議。尤其是，對于在先權(quán)利人于五年期間經(jīng)過后以民事侵權(quán)為由提起訴訟，要求商標(biāo)權(quán)人停止侵害并賠償損失的情形如何處理的問題，顯得更加棘手。

在倍受矚目的“喬丹”案中，盡管最高人民法院支持了中文喬丹的注冊商標(biāo)損害了邁克爾?喬丹的姓名權(quán)，⑤“邁克爾?喬丹與商標(biāo)評審委員會行政糾紛再審案”，最高人民法院（2016）最高法行再27號行政判決書。但是喬丹體育注冊的多件中文商標(biāo)由于超過了商標(biāo)法規(guī)定的五年期間而得以維持注冊。目前，喬丹體育仍然保有在衣服、鞋等主營業(yè)務(wù)上的“喬丹”注冊商標(biāo)。此前，邁克爾?喬丹在上海以姓名權(quán)侵權(quán)為由對喬丹體育提起了民事侵權(quán)訴訟，要求喬丹體育停止使用含有其姓名的商標(biāo)并賠償損失。⑥劉建：《“飛人”喬丹訴“喬丹體育”侵權(quán)案開審》，載《法制日報》2013年4月27日，第008版。最高人民法院對中文喬丹注冊商標(biāo)損害邁克爾?喬丹姓名權(quán)的肯定無疑會對上述民事訴訟產(chǎn)生實質(zhì)影響。但是仍然存在疑問的是，商標(biāo)法對于商標(biāo)注冊中保護在先權(quán)利的五年期間的經(jīng)過，是否會對民事侵權(quán)案件的處理產(chǎn)生影響？⑦關(guān)于該問題不同觀點的總結(jié)，參見陶鑫良：《最高法院判決后，“喬丹”商標(biāo)系列案還遠未結(jié)束》，載《人民司法?案例》2017年第5期。

易言之，商標(biāo)法明確規(guī)定五年期間的經(jīng)過后不得再以損害在先權(quán)利為由申請認定注冊商標(biāo)無效，是否意味著商標(biāo)權(quán)已經(jīng)合法化，不再構(gòu)成對在先權(quán)利的損害，因此在先權(quán)利人無權(quán)提起民事上的侵權(quán)之訴？如果答案是否定的，商標(biāo)注冊和使用構(gòu)成對在先權(quán)利的侵害，那么在救濟手段的選擇上，是否會因五年期間的經(jīng)過而受到一定的限制？對上述問題的討論，涉及對商標(biāo)注冊制度和商標(biāo)本質(zhì)的認識問題，亦關(guān)乎商標(biāo)保護中的利益平衡。

二、不可爭議商標(biāo)的法律效力

為了回答以在先權(quán)利主張宣告商標(biāo)注冊無效五年期間的經(jīng)過是否會對民事侵權(quán)案件的處理產(chǎn)生影響的問題，需要從上述規(guī)則的法律效力入手進行分析。本部分從程序和實體兩個方面對商標(biāo)不可爭議性的法律效力進行探討。

（一）終結(jié)程序上的商標(biāo)注冊爭議

從直觀上看，五年期間經(jīng)過的首要效果，在于終結(jié)了程序上以侵犯在先權(quán)利為由申請宣告注冊商標(biāo)無效的可能性，從而維持了商標(biāo)注冊的穩(wěn)定性。

與法律上其他期間設(shè)定的原理類似，商標(biāo)法上對以損害在先權(quán)利為由申請注冊商標(biāo)無效五年期間的限制，實際上“就是在保障商標(biāo)注冊人或者利害關(guān)系人的權(quán)利，與維護已經(jīng)注冊商標(biāo)所形成的秩序之間形成一種平衡”。⑧孔祥俊著：《商標(biāo)與不正當(dāng)競爭法：原理和案例》，法律出版社2009年版，第162頁。由于該五年為不變期間，⑨參見杜穎著：《商標(biāo)法》（第3版），北京大學(xué)出版社2016年版，第42頁。因此對于那些在商標(biāo)注冊后五年期間內(nèi)未主張在先權(quán)利，或者雖然在五年期間主張在先權(quán)利而未能獲得支持的權(quán)利人而言，均不得再以侵害在先權(quán)利為由主張宣告注冊商標(biāo)無效。從商標(biāo)注冊人的角度來看，五年期間的經(jīng)過使得商標(biāo)獲得了某種程序上的不可爭議性。也就是說，不可爭議性條款“為注冊人提供了穩(wěn)定其商標(biāo)所有權(quán)的手段?！梢怨膭钌a(chǎn)者培育與特定商標(biāo)相聯(lián)系的商譽”。⑩Park‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985).

在美國，認為其權(quán)益受到損害的當(dāng)事人主張撤銷注冊商標(biāo)的期限原則上亦為自商標(biāo)注冊之日起五年。?參見《美國商標(biāo)法》第14條。需要說明的是，在美國，版權(quán)侵權(quán)并非向?qū)＠虡?biāo)局主張撤銷商標(biāo)注冊的理由。1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 6：18 (4th ed.).關(guān)于上述五年期間經(jīng)過的法律后果，《美國商標(biāo)法》明確規(guī)定五年期間的經(jīng)過并未導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)本身的不可爭議性，而僅僅是使得商標(biāo)注冊變得不可爭議，?參見《美國商標(biāo)法》第15條。使得注冊成為商標(biāo)注冊有效性、注冊人享有商標(biāo)所有權(quán)、注冊人在商業(yè)經(jīng)營中享有專有使用權(quán)的決定性證據(jù)（conclusive evidence）。?參見《美國商標(biāo)法》第33條（b）款。需要注意的是，在美國司法實踐中，有的法院認為獲得不可爭議性的商標(biāo)可以被推定為符合顯著性的要求。?例如，在1989年的Dieter v. B. & H. Industries of Southwest Florida一案中，美國第十一上訴巡回法院指出，“不可爭議的地位是檢驗混淆時應(yīng)考慮的因素之一。由于Dieter的標(biāo)識是不可爭議的，可以推定其至少是獲得了第二含義的描述性標(biāo)識，因此是一個較強的商標(biāo)”。Dieter v. B. & H. Industries of Southwest Florida, 880 F.2d 322, 329 (11th Cir. 1989).從這個意義上講，不可爭議條款在一定程度上強化了對注冊商標(biāo)的保護。這種做法遭到了批評，因為其以商標(biāo)注冊的不可爭議性為由在實際上賦予了商標(biāo)標(biāo)識本身以財產(chǎn)地位，顯然違背了商標(biāo)法的基本原理。?Kenneth L. Port, The Illegitimacy of Trademark Incontestability, 26 Ind. L. Rev. 519, 552 (1992); Rudolph Callmann, Unfair Competition Without Competition? The Importance of the Property Concept in the Law of Trade-Marks, 95 U. Pa. L. Rev. 443, 467 (1947).在1992年的DeCosta v. Viacom案中，第一上訴巡回法院堅持將商標(biāo)的不可爭議性的效力限定在程序上，主張商標(biāo)權(quán)本質(zhì)上是普通法上的權(quán)利，商標(biāo)顯著性的強弱取決于商標(biāo)使用，不應(yīng)以商標(biāo)注冊的不可爭議性為由使得商標(biāo)權(quán)獲得更強的保護。?DeCosta v. Viacom, 981 F.2d 602 (1st Cir. 1992).

（二）不當(dāng)然免除實體上的侵權(quán)責(zé)任

需要進一步明確的是，五年期間的經(jīng)過是否在實體上排除了商標(biāo)侵犯在先權(quán)利的侵權(quán)責(zé)任，即商標(biāo)不可爭議性的獲得是否導(dǎo)致商標(biāo)權(quán)在實體上獲得合法地位。對這一問題的回答，與對商標(biāo)注冊效力的認識有關(guān)。在美國，由于商標(biāo)權(quán)產(chǎn)生于使用而非注冊，?Turner v. HMH Pub. Co., 380 F.2d 224, 228 (5th Cir. 1967).撤銷商標(biāo)注冊僅僅意味著商標(biāo)注冊人失去了商標(biāo)制定法上規(guī)定的利益，并不導(dǎo)致對商標(biāo)權(quán)的完全否定，因此商標(biāo)注冊人依然可以依照普通法享有權(quán)利。如前所述，按照《美國商標(biāo)法》的規(guī)定，商標(biāo)的不可爭議性亦僅僅是程序上的，對商標(biāo)權(quán)本身并不產(chǎn)生影響，不能排除在后商標(biāo)注冊人在實體上的侵權(quán)責(zé)任。未經(jīng)權(quán)利人的許可，不得將他人的姓名或者肖像作為商標(biāo)使用，這是公開權(quán)（right of publicity）的應(yīng)有之義。?2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 13：26 (4th ed.).五年的商標(biāo)撤銷期限的經(jīng)過并非對公開權(quán)行使的限制。

但是，在我國商標(biāo)權(quán)的取得采注冊制，?《商標(biāo)法》第3條第1款。商標(biāo)注冊是獲得商標(biāo)專用權(quán)的唯一手段。注冊商標(biāo)被宣告無效的法律后果是商標(biāo)專用權(quán)自始不存在。?《商標(biāo)法》第47條第1款。由此進行反推，既然商標(biāo)法明確規(guī)定五年期間的經(jīng)過后不得再以損害在先權(quán)利為由申請宣告注冊商標(biāo)無效，商標(biāo)注冊的不可爭議性意味著商標(biāo)專用權(quán)亦已經(jīng)合法化，不再構(gòu)成對在先權(quán)利的損害，在先權(quán)利人無權(quán)再提起民事上的侵權(quán)之訴。據(jù)此，有學(xué)者認為允許在先權(quán)利人在五年期間經(jīng)過后提起民事侵權(quán)之訴的做法，不利于商標(biāo)注冊人權(quán)利狀態(tài)的穩(wěn)定，“這似乎也不是立法的本意”。?黃暉：《如何解決注冊商標(biāo)與在先權(quán)利及其他注冊商標(biāo)的沖突》，載《中華商標(biāo)》2003年第3期。

事實上，認為商標(biāo)不可爭議性的獲得排除了實體上的侵權(quán)責(zé)任的前提，是將商標(biāo)權(quán)取得的合法性（即形式合法性）與商標(biāo)權(quán)行使的合法性（即實質(zhì)合法性）相等同。這種認識隨著我國司法實踐中對商標(biāo)注冊法律效力認識的變化而受到了沖擊。近年來，我國法院逐漸認可即使在五年的期限內(nèi)，當(dāng)事人亦可以依損害在先權(quán)利為由對注冊商標(biāo)注冊人提起民事侵權(quán)之訴，而不再完全將該問題委諸商標(biāo)爭議程序，認為“被控侵權(quán)的權(quán)利是否經(jīng)過行政程序授權(quán)，對于將有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突納入民事訴訟范圍并無影響”。?孔祥俊著：《商標(biāo)法適用的基本問題》（第2版），中國法制出版社2014年版，第164頁。最高人民法院明確表示，“一種構(gòu)成對民事權(quán)利的侵犯的行為，……不能因獲得某種形式上、程序上所謂的合法授權(quán)而改變其侵權(quán)行為的性質(zhì)”。?魯沃夫公司與北京鵲翔醫(yī)療科技有限責(zé)任公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)和不正當(dāng)競爭糾紛案，最高人民法院（2010）民申字第1468號民事裁定書。按照這樣的觀點，商標(biāo)注冊僅僅使得商標(biāo)注冊人獲得一種形式上的權(quán)利，五年期間的屆滿僅僅意味著在先權(quán)利人無法通過行政程序主張商標(biāo)注冊無效，即商標(biāo)權(quán)在形式上無法再進行爭議，但是并不意味著在實質(zhì)上對商標(biāo)不損害在先權(quán)利的肯定。也就是說，商標(biāo)權(quán)在注冊程序上的不可爭議性并不能排除其損害在先權(quán)利的可能性，“即使被告擁有合法注冊的商標(biāo)，也不表明被告行使其注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為不能被認定為侵權(quán)”。?劉曉軍：《侵權(quán)標(biāo)識是注冊商標(biāo)法院應(yīng)當(dāng)如何審理》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2004年第7期。

綜上所述，通過對商標(biāo)權(quán)形式合法性和實質(zhì)合法性的區(qū)分，應(yīng)當(dāng)認為商標(biāo)不可爭議性使得商標(biāo)權(quán)獲得了形式合法性，但是并未使其獲得實質(zhì)的合法性，因此也就不能排除實體上的民事侵權(quán)責(zé)任。據(jù)此，在先權(quán)利人即使在申請宣告注冊商標(biāo)無效的五年期間經(jīng)過后，仍然可以以注冊商標(biāo)侵犯在先權(quán)利為由對商標(biāo)注冊人提起民事訴訟。最高人民法院即明確肯定，“與他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財產(chǎn)權(quán)利相沖突的注冊商標(biāo)，因超過商標(biāo)法規(guī)定的爭議期限而不可撤銷的，在先權(quán)利人仍可在訴訟時效期間內(nèi)對其提起侵權(quán)的民事訴訟”。?2009年《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第9條。上述規(guī)定盡管沒有將人身權(quán)包括在內(nèi)，但是從其背后的原理出發(fā)，不論是享有人身權(quán)還是財產(chǎn)權(quán)，在先權(quán)利人均有權(quán)提起侵權(quán)民事訴訟。

三、保護在先權(quán)利的限制

當(dāng)然，五年申請注冊商標(biāo)無效期限的經(jīng)過對民事訴訟不發(fā)生影響，并不意味著法律上不存在其他對在先權(quán)利人的主張進行限制的依據(jù)。也就是說，對不可爭議商標(biāo)中在先權(quán)利保護進行限制的理由和方式需要在商標(biāo)注冊規(guī)則之外尋找。

（一）限制的理由

在具體案件中，盡管申請宣告商標(biāo)注冊無效五年期間的經(jīng)過并不當(dāng)然免除在后注冊商標(biāo)注冊人實體上的侵權(quán)責(zé)任，但是五年期間的經(jīng)過可能同時伴隨著下列情形的出現(xiàn)，基于這些特殊的考量可能需要對在先權(quán)利的保護進行一定的限制。

第一，在先權(quán)利人怠于行使權(quán)利。實踐中可能出現(xiàn)以下情形，即在先權(quán)利人可能在商標(biāo)注冊后的五年之內(nèi)未提出宣告商標(biāo)注冊無效的請求，亦未在該期間內(nèi)對商標(biāo)注冊人提起民事侵權(quán)之訴；或者在先權(quán)利人在商標(biāo)注冊后的五年之內(nèi)提出過宣告商標(biāo)注冊無效的請求，但是并未獲得支持，在五年期間過后則選擇提起民事侵權(quán)之訴的方式尋求救濟。由于商標(biāo)注冊具有公示效力，商標(biāo)注冊公告后在先權(quán)利人能夠知道其權(quán)利受到侵害的事實，其怠于提出無效宣告請求和怠于行使其實體權(quán)利的行為理應(yīng)受到限制。如前所述，商標(biāo)法明確規(guī)定了怠于提出無效宣告請求的法律效果，即賦予商標(biāo)注冊的不可爭議性；而對于在先權(quán)利人怠于行使實體權(quán)利的問題，則需要在其他法律中尋找其依據(jù)。在衡平法上，原告的懈?。╨aches）是一種限制救濟的理由。?參見薛波主編：《元照英美法辭典》（縮印版），北京大學(xué)出版社2013年版，第775頁。上述做法值得借鑒：在涉及不可爭議商標(biāo)的案件中可以考慮在先權(quán)利人是否存在怠于行使權(quán)利的因素，對在先權(quán)利的保護進行適當(dāng)限制。

第二，商標(biāo)注冊人已經(jīng)通過使用在商標(biāo)上積累了商譽。與在先權(quán)利人怠于行使權(quán)利相關(guān)的一個考量因素是，含有在先權(quán)利客體的商標(biāo)經(jīng)過使用，已經(jīng)積淀了商標(biāo)注冊人的商譽。在此種情形下，在先權(quán)利人的利益與商標(biāo)注冊人對于涉案標(biāo)識所承載商譽的利益之間是存在沖突的。因此，在保護在先權(quán)利時，還需要考慮在后商標(biāo)注冊人因商標(biāo)使用而獲得的利益。在“武松打虎圖”著作權(quán)糾紛案中，北京市第一中級人民法院指出，“雖然一審判決景陽崗酒廠停止使用劉繼卣的作品《武松打虎》組畫對其經(jīng)營確有影響，但景陽崗酒廠仍然可以與著作權(quán)人協(xié)商取得該作品的使用權(quán)”。?“裴立、劉薔與山東景陽崗酒廠侵犯著作權(quán)糾紛案”，北京市第一中級人民法院（1997）一中知終字第14號民事判決書。根據(jù)1993年《商標(biāo)法實施細則》第24條第1款的規(guī)定，商標(biāo)爭議應(yīng)當(dāng)自注冊公告之日起1年內(nèi)提出。商標(biāo)局最終撤銷了景陽岡酒廠的注冊商標(biāo)。上述結(jié)果遭到了我國學(xué)者的批評，認為當(dāng)美術(shù)作品被用于商標(biāo)時，其本質(zhì)發(fā)生了變化，新的使用方式產(chǎn)生了新的權(quán)利，由此產(chǎn)生的利益應(yīng)當(dāng)歸屬于商標(biāo)權(quán)人。?參見劉春田：《“在先權(quán)利”與工業(yè)產(chǎn)權(quán)——“武松打虎”案引起的法律思考》，載《中華商標(biāo)》1997年第4期。

綜上所述，盡管商標(biāo)注冊人侵害他人在先權(quán)利為代價獲取了個人利益，但是，如果受害人出于懈怠不去主張其權(quán)利，且商標(biāo)注冊人通過較長時間的使用而使得商標(biāo)在市場上獲得廣泛的認可時，對在先權(quán)利人的保護就應(yīng)當(dāng)受到一定的限制。

（二）歐盟的默許規(guī)則

為了平衡商標(biāo)所有者與在先權(quán)利人之間的利益，?Case C-145/05 Levi Strauss & Co. v. Casucci SpA, [2006] ECR I-3703, paragraph 29.1988年《歐盟協(xié)調(diào)成員國商標(biāo)法律指令》專門引入了默許規(guī)則，對不可爭議商標(biāo)中的在先權(quán)利保護進行限制。

根據(jù)該指令的規(guī)定，歐盟商標(biāo)權(quán)的取得采取注冊制，?Article 5.1 of Council Directive 89/104/EEC.注冊被宣告無效意味著商標(biāo)權(quán)的喪失。商標(biāo)注冊中的在先權(quán)利主要包括在先商標(biāo)權(quán)、姓名權(quán)、版權(quán)以及工業(yè)產(chǎn)權(quán)。?Article 4 of Council Directive 89/104/EEC.為了限制在先權(quán)利的保護，該指令規(guī)定，除非在后商標(biāo)的注冊是出于惡意，在先商標(biāo)所有人知道在后商標(biāo)的注冊，卻在五年中默許（acquiesce）該在后注冊商標(biāo)在成員國內(nèi)使用的，該在先商標(biāo)所有人在程序上不得再申請確認該在后商標(biāo)注冊無效，在實體上則無權(quán)對抗（oppose）該在后注冊商標(biāo)的使用。?Article 9.1 of Council Directive 89/104/EEC.而所謂的對抗，即是指通過侵權(quán)訴訟制止相關(guān)權(quán)利的行使。?Kerly on Trademarks and Tradenames 15-055.該指令允許成員國將上述規(guī)定適用于其他在先權(quán)利。?Article 9.2 Council Directive 89/104/EEC.與此同時，在后商標(biāo)注冊人亦無權(quán)對抗在先權(quán)利的行使。?Article 9.3 Council Directive 89/104/EEC.據(jù)此，該指令在事實上確立了在先權(quán)利與在后注冊商標(biāo)合法共存的法律狀態(tài)。

從立法模式來看，歐盟的默許規(guī)則實際上是將在先權(quán)利保護的限制納入到了商標(biāo)注冊爭議制度之中。該指令對于在先權(quán)利人進行限制的條件主要包括：商標(biāo)注冊人系出于善意注冊商標(biāo)并持續(xù)使用注冊商標(biāo)，在先權(quán)利人則在知道在后注冊商標(biāo)的使用后五年內(nèi)容忍其使用。根據(jù)歐盟法院的解釋，商標(biāo)無效宣告請求五年期間的起算點應(yīng)當(dāng)是在先權(quán)利人知道在后注冊商標(biāo)使用之時。?Case C 482/09 Budějovicky Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch, Inc., paragraph 87 (2011).符合上述條件的，在先權(quán)利人不但不能申請宣告商標(biāo)注冊無效，亦不能提起民事訴訟主張保護在先權(quán)利。歐盟的默許規(guī)則產(chǎn)生了廣泛影響，英國、德國和法國均按照指令的要求將上述規(guī)定轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法。?參見《英國商標(biāo)法》第48條、《德國商標(biāo)和其他標(biāo)識保護法》第21條和《法國知識產(chǎn)權(quán)法典》第714-3條。

（三）對救濟手段的限制

與歐盟的模式不同，我國商標(biāo)法中在先權(quán)利申請宣告商標(biāo)注冊無效的五年期間，乃是以商標(biāo)注冊之日起為起算點，亦不考慮在先權(quán)利人對在后注冊商標(biāo)的主觀態(tài)度。因此，在我國商標(biāo)法中建立類似歐盟法上的默許規(guī)則需要立法上做較大幅度的調(diào)整。在立法沒有對不可爭議商標(biāo)中在先權(quán)利保護進行限制規(guī)定的前提下，無法排除在后商標(biāo)注冊人對在先權(quán)利侵權(quán)。當(dāng)然，即便如此，亦不妨礙法院在司法實踐中，通過援引其他法律規(guī)則對在先權(quán)利的救濟手段進行一定程度的限制。

第一，對損害賠償?shù)南拗啤υ谙葯?quán)利人主張的損害賠償救濟的限制首先體現(xiàn)在訴訟時效上。在五年期間內(nèi)，如果在先權(quán)利人亦未通過民事訴訟向商標(biāo)注冊人主張其權(quán)利，其損害賠償?shù)闹鲝垜?yīng)當(dāng)受到訴訟時效的限制。亦即，在商標(biāo)注冊人主張訴訟時效抗辯時，侵權(quán)損害賠償數(shù)額僅能自權(quán)利人向法院起訴之日起向前推算二年計算。?參見《最高人民法院關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第28條。

此外，對于損害賠償數(shù)額的計算，在涉及不可爭議商標(biāo)的在先權(quán)利保護案件中，在先權(quán)利人所受到的損失主要表現(xiàn)為商標(biāo)注冊人本應(yīng)向在先權(quán)利人支付而未支付的許可費損失。在主張以侵權(quán)獲利計算損害賠償數(shù)額時，?參見《侵權(quán)責(zé)任法》第20條。則需要對侵權(quán)獲利的計算進行一定的限制，即不應(yīng)以帶有商標(biāo)商品的全部獲利為基礎(chǔ)進行計算。這是因為，商標(biāo)注冊人的利潤主要是商標(biāo)中蘊含的商譽價值的反映，而商標(biāo)中蘊含的商譽并非來自在先權(quán)利人，而是在商標(biāo)的使用過程中積淀下來的。以侵犯在先著作權(quán)的注冊商標(biāo)為例，學(xué)者建議侵權(quán)獲利“依版權(quán)之訴，應(yīng)以侵犯版權(quán)的復(fù)制品本身的價值作基礎(chǔ)去計算?！挥性谏虡?biāo)侵權(quán)時，計算基礎(chǔ)才不是承載被印刷作品的標(biāo)識本身，而是商標(biāo)貼附的有關(guān)商品”。?鄭成思：《“武松打虎”圖法院判決及行政裁決引發(fā)的思考》，載《法學(xué)》1997年第10期。

第二，對停止侵害的限制。近年來，我國學(xué)術(shù)界和司法實務(wù)界均逐漸放棄傳統(tǒng)大陸法下將停止侵害定性為基于絕對權(quán)的請求權(quán)而在侵權(quán)案件中自動適用的立場，開始探討在知識產(chǎn)權(quán)法領(lǐng)域中限制停止侵害適用的可能性。例如，在專利侵權(quán)訴訟中，公共利益往往被作為限制停止侵害適用一個重要的考量因素。?張玲：《論專利侵權(quán)訴訟中的停止侵權(quán)民事責(zé)任及其完善》，載《法學(xué)家》2011年第4期。關(guān)于不可爭議商標(biāo)在先權(quán)利保護中停止侵害的適用，最高人民法院明確主張，在先權(quán)利人超過爭議期限對商標(biāo)注冊人提起民事侵權(quán)訴訟的，法院“不再判決承擔(dān)停止使用該注冊商標(biāo)的民事責(zé)任”。?2009年《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第9條。顯然，與專利侵權(quán)案件不同，對在先權(quán)利保護的限制并非出于對公共利益的考慮。如前所述，這種限制乃至出于對在先權(quán)利人懈怠的否定性評價和對商標(biāo)注冊人利益的考慮。正如最高人民法院在相關(guān)文件中所言，“權(quán)利人長期放任侵權(quán)、怠于維權(quán)，在其請求停止侵害時，倘若責(zé)令停止有關(guān)行為會在當(dāng)事人之間造成較大的利益不平衡，可以審慎地考慮不再責(zé)令停止行為”。?2009年《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第15條。也就是說，如果在先權(quán)利人沒有在五年的期間內(nèi)提出宣告專利無效的請求，亦沒有提出侵犯在先權(quán)利的民事訴訟，在后注冊商標(biāo)注冊人在此期間內(nèi)持續(xù)地使用商標(biāo)并在相關(guān)公眾中獲得了一定的認知度的情況下，法院可以考慮不給予停止侵害的救濟。

結(jié) 語

面臨不可爭議商標(biāo)中在先權(quán)利的保護及限制的問題，不應(yīng)簡單地將商標(biāo)不可爭議性與在先權(quán)利的保護兩個問題混為一談，甚至將商標(biāo)的不可爭議性作為限制在先權(quán)利保護的唯一理由。而是需要從商標(biāo)注冊制度的本質(zhì)出發(fā)，厘清商標(biāo)不可爭議性的法律效力，并在現(xiàn)行法律框架中尋找可能限制在先權(quán)利保護的理由和依據(jù)。

商標(biāo)不可爭議性的獲得僅僅終結(jié)了特定情形下在先權(quán)利人通過商標(biāo)無效宣告制度進行救濟的可能性，其目的在于保障商標(biāo)注冊的穩(wěn)定性。但是，商標(biāo)不可爭議性的獲得并不當(dāng)然使得商標(biāo)注冊人獲得在實體上不侵犯在先權(quán)利的法律地位。因此，即使在五年期間屆滿，在先權(quán)利人仍然有權(quán)對在后商標(biāo)注冊人提起民事侵權(quán)之訴。當(dāng)然，在該類民事訴訟中，五年期間的經(jīng)過同時伴有權(quán)利人怠于行使權(quán)利和注冊商標(biāo)因使用而獲得知名度的情形?？紤]到上述情形，在立法上沒有相關(guān)規(guī)定的情形下，法院亦可以對在先權(quán)利人主張的民事救濟進行限制，綜合考量上述因素利用現(xiàn)有的法律制度對損害賠償和停止侵害救濟進行適當(dāng)?shù)南拗?，以實現(xiàn)在先權(quán)利人和在后商標(biāo)注冊人利益的平衡。

Upon exhaustion of the fi ve-year period for motion of invalidation of a trademark registration, the trademark becomes incontestable in registration procedure. However, the owner of earlier rights could still fi le law suits against the later registered trademark holder for civil torts in courts. If the owner of earlier rights acquiesces the registration of the later trademark and did nothing to prevent the infringing acts, therefore, the later registered trademark holder gains public resignation through continuous use of the said trademark, the court should consider limiting the remedies, either damages or injunctions, provided to the owner of earlier rights.

earlier right; incontestable trademark; damages; injunction

朱冬，法學(xué)博士，廈門大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究院助理教授