淺談具有繁多組分的潤滑油組合物的創(chuàng)造性判斷

周 華

淺談具有繁多組分的潤滑油組合物的創(chuàng)造性判斷

周 華?

本文針對潤滑油領域近年來申請量較大的具有繁多組分的潤滑油組合物專利申請，提出相應的創(chuàng)造性判斷注意事項。在站位本領域普通技術人員的基礎上，將繁多添加劑組分按其重要程度分清主次并以技術手段歸類取舍檢索要素，有效排除不能獲得任何技術功能或技術效果的組分特征，基于客觀具體的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題，根據(jù)說明書的記載和申請人的舉證客觀判斷協(xié)同作用或協(xié)同效果，并且在創(chuàng)造性評述過程中適當引用公知常識性證據(jù)，從而客觀、準確地進行創(chuàng)造性評判。

創(chuàng)造性 潤滑油 繁多組分 歸類 協(xié)同效果

一、引 言

潤滑油工業(yè)是石油和化工行業(yè)的重要組成部分，與國家宏觀經(jīng)濟形勢以及汽車、機械、交通運輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展息息相關。近年來，隨著工業(yè)和汽車行業(yè)的快速發(fā)展，潤滑油領域的發(fā)明專利申請呈現(xiàn)急速增長趨勢。然而，由于提出具有一定創(chuàng)新高度的發(fā)明越來越難，目前的專利申請多是與現(xiàn)有技術區(qū)別度不大的改進發(fā)明，申請人往往通過增加潤滑油組分的數(shù)量爭取授權，在一定程度上造成潤滑油領域專利申請質量下降。典型的潤滑油組合物發(fā)明專利申請是將多種已知性能的化合物混合使用，產生復配增效作用，從而達到提高某種特定性能的目的。在潤滑油組合物發(fā)明專利申請案件的實質審查中，由于潤滑油組分繁多且混用后作用復雜，創(chuàng)造性判斷一直是令人困惑的問題。本文嘗試對在判斷具有繁多組分的潤滑油組合物的創(chuàng)造性時應注意的一些問題進行探討。

二、具有繁多組分的潤滑油組合物的創(chuàng)造性判斷的注意事項

具有繁多組分的潤滑油組合物的專利申請多屬于中小企業(yè)或個人申請，權利要求組分眾多、含量范圍小、制備條件繁雜，說明書撰寫簡單、成分作用不明、技術效果數(shù)據(jù)欠缺，給檢索和審查帶來較大困難，高效、高質檢索到有用對比文件的難度較大，因此影響到對其是否具有創(chuàng)造性的判斷。對于此類申請的創(chuàng)造性判斷，可重點考慮以下六個方面。

（一）站位本領域普通技術人員考慮技術問題的指引以及技術領域的擴展

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）（以下簡稱《指南》）的規(guī)定，發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當基于所屬技術領域的技術人員的知識和能力進行評估，本領域技術人員具有何種水平或程度的“能力”實質上成為是否可以相對客觀地評價創(chuàng)造性的關鍵之一。

作為潤滑油領域的普通技術人員，應該充分了解潤滑油基本理論知識以及現(xiàn)有技術的整體狀況，如潤滑油領域中為本領域技術人員公知的潤滑油添加劑的基本分類及作用，基本配制原則，添加劑產品行業(yè)標準、相關分析方法、評定方法以及臺架實驗，添加劑對環(huán)境的影響（包括毒性和生物降解性）等。這些內容通常記載在教科書、手冊、辭典或綜述中。

技術領域的劃分不是靜止、絕對的，而需要重點關注該領域內所面臨的技術問題。對于基礎油和添加劑組分類似的潤滑油組合物，能否適用于不同環(huán)境，換言之，不同領域是否存在技術問題關聯(lián)的可能性，例如內燃機油能否用于壓縮機油，需要本領域技術人員結合相關背景技術和所屬技術領域的普通技術知識判斷。即使發(fā)明與現(xiàn)有技術的應用領域不完全相同，但本領域技術人員出于要解決相同的技術問題的驅動，仍可在相鄰領域尋找實現(xiàn)相同功能的現(xiàn)有技術。歐洲專利局審查指南明確在進行創(chuàng)造性評判時可以考慮相鄰和通用技術領域，或者甚至在受到激勵的情況下考慮較遠的技術領域。案例法進一步明確了本領域技術人員對相鄰領域的考慮程度：可以擴展到解決相同或類似問題的相鄰領域、更寬的通用領域，以及解決一般性技術問題的非特定領域。

（二）將繁多添加劑組分按其重要程度分清主次并以技術手段歸類取舍檢索要素

《指南》第二部分第一章第2節(jié)中規(guī)定：“技術方案是對要解決的技術問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術手段的集合。技術手段通常是由技術特征來體現(xiàn)的。”其中，技術手段通常是由單個技術特征或多個技術特征的集合的方式體現(xiàn)在權利要求中，是能夠相對獨立地執(zhí)行一定的技術功能，并能產生相對獨立的技術效果和解決技術問題的最小技術單元。因此，應當從技術方案的整體考慮出發(fā)，確定技術特征之間以及技術特征與技術手段之間的關系 ；根據(jù)對發(fā)明創(chuàng)造的理解，將權利要求中的技術特征按照其所屬的技術手段進行劃分 ；在將權利要求與最接近的現(xiàn)有技術比對時，應當按照技術手段的劃分進行對比，確定區(qū)別技術特征。

對具有繁多組分的潤滑油組合物而言，潤滑油中加入的添加劑種類繁多，且每種添加劑的加入量都不占主要比例，因此在審查實踐中無法以某種主要含量的添加劑為主進行檢索，而是需要對全部的添加劑進行考慮。此時，分類、分層次理清請求保護的組合物的各組分之間的關系顯得尤為重要，即要明確潤滑油配方中起主要作用的添加劑是什么，起次要作用的添加劑是什么，功效或作用相同的添加劑有哪些。對技術特征進行分類有利于在面對復雜、冗長的權利要求時，不被技術特征所反映的技術細節(jié)所干擾。另一方面，各個技術特征在整體技術方案中也并不是居于同等地位的，而是存在主次之分，區(qū)別主次的依據(jù)則是其與發(fā)明構思的關系和對發(fā)明構思的影響。

至于如何歸類取舍檢索要素，可按以下步驟進行：

（1）首先分析權利要求，判斷出申請要解決的技術問題 ；

（2）根據(jù)要解決的技術問題，以技術手段為最小單元，將權利要求中的屬于同一技術手段的技術特征進行歸類（例如同類添加劑），然后提取相關的關鍵詞，選取關鍵詞時應注意合理進行上位擴展 ；

（3）判斷這些組分的作用與該申請說明書中所述效果的對應關系，確定重要組分或關鍵組分，以便優(yōu)先考慮關鍵詞 ；

（4）對于本領域不常用的添加劑組分，且說明書沒有記載其解決的技術問題或產生的技術效果的，可以通過針對該特定添加劑組分的檢索，查找其在先使用情況，從而進一步確定其是否屬于現(xiàn)有技術 ；

（5）以“分類號 C10M+ 關鍵詞”檢索。

下面通過一個案例說明上述歸類檢索的具體過程。該案例的權利要求 1 請求保護一種含納米石墨切削液，其特征在于由下列重量份的原料制成：納米石墨 1～2、十二烷基苯磺酸鈉 1～2、過硫酸鉀 1～2、丙烯酸甲酯 3～4、硬脂酸鋅 1～2、植物油 12～14、丁二酸 2～3、鉬酸銨 1～2、明膠 5～8、助劑 6～8、水 200 ；所述的助劑由下列重量份的原料制成：壬基酚聚氧乙烯醚 2～3、尿素 1～2、納米氮化鋁 0.1～0.2、硅酸鈉2～3、硼酸 1～2、鉬酸銨 1～2、新戊二醇 3～4、桃膠2～3、水 20～24。

說明書記載了技術效果 ：本發(fā)明適用于高速切削，導熱速度快，保護刀具，不產生油霧，成品表面更加光亮清潔且均無毒、無害，不僅對人體皮膚無刺激性，而且可生物降解，有效解決了潤滑劑廢液的排放問題。本發(fā)明有優(yōu)良的潤滑性、清洗性，不分層，不變質，粘度隨溫度變化小 ；降低油品成本，使價格降低。

說明書記載的技術效果僅是泛泛而言，即潤滑油具有優(yōu)良的綜合性能。而通過分析各添加劑組分的作用可知，該申請實際上公開了一種以納米石墨作為抗磨劑，主要提高切削液潤滑性能的潤滑油組合物配方，并且配合大量表面活性物質，使得納米石墨分散更穩(wěn)定。此時，應將納米石墨和表面活性劑作為關鍵組分檢索相關現(xiàn)有技術，評判發(fā)明的技術貢獻。進一步地，根據(jù)要解決的技術問題——提高潤滑油的抗磨性、防銹性和分散性，以技術手段抗磨劑、防銹劑和表面活性劑為最小單元，將權利要求中的技術特征進行歸類。例如，納米石墨和鉬酸銨屬本領域常用的抗磨劑，硬脂酸鋅和尿素是常用的防銹劑，十二烷基苯磺酸鈉、丁二酸、壬基酚聚氧乙烯醚和新戊二醇是常用的表面活性劑。然后，提取組分名稱及其同類衍生物質作為關鍵詞（例如，壬基酚聚氧乙烯醚屬于烷基酚聚氧乙烯醚的一種，因此烷基酚聚氧乙烯醚也應作為關鍵詞）。選取關鍵詞時，還應注意將技術手段提取為關鍵詞，例如抗磨劑、防銹劑和表面活性劑也應提取為關鍵詞。切削液組合物中的其他常規(guī)添加劑也可按此方式歸類劃分。按抗磨劑、防銹劑、表面活性劑等技術手段分類檢索可有效提高檢索效率。對于本領域不常用的添加劑組分（例如納米氮化鋁和桃膠），且說明書沒有記載其解決的技術問題或產生的技術效果的，可以通過針對該特定添加劑組分的檢索，查找其在先使用情況，從而進一步確定其是否屬于現(xiàn)有技術。結果檢索到了對比文件1。其公開了一種納米石墨水基切削液組合物，由以下重量百分比的組分制成 ：納米石墨 0.01%～0.10%，十二烷基苯磺酸鈉 0.15%～1.20%，碳酸氫鈉 0.10%～0.15%，過硫酸鉀0.10%～0.15%，丙烯酸甲酯 15%～20%，OP-10（ 即烷基酚聚氧乙烯醚 ）1.50%～2.15%，其余為水；并且，其配制原則與該申請相同，即將納米石墨作為水基切削液添加劑，顯著改善機械零部件的摩擦磨損行為，提高水基切削液的潤滑性能，并且實現(xiàn)納米石墨在水基介質中的穩(wěn)定分散?？梢妼Ρ任募?1 與該發(fā)明技術領域相同、技術效果或解決的技術問題相同、技術特征部分相同，可以作為最接近的現(xiàn)有技術，考察本領域技術人員基于對比文件 1是否容易形成發(fā)明的技術方案。

（三）有效排除不能獲得任何技術功能或技術效果的組分特征

由于評判創(chuàng)造性是為了衡量發(fā)明的技術貢獻，因此對于不能獲得任何技術功能或技術效果的特征就應作出有效排除。而技術特征是否有技術貢獻的判斷是圍繞技術問題展開的，權利要求中與發(fā)明有效地解決的技術問題 / 發(fā)明客觀解決的技術問題無關的技術特征被認為對發(fā)明沒有作出貢獻，在評判創(chuàng)造性時不予考慮。

對于潤滑油組合物中含有本領域不常用添加劑組分的情況，應通常從發(fā)明要解決的技術問題入手，對作用和技術效果不明確的不常用添加劑組分進行檢索，查找其在先使用情況。如果是隨著技術發(fā)展衍生的新物質，則需進一步考察其在本領域的應用情況 ；如果確認其不能解決說明書中所述技術問題、也未帶來任何技術效果，在評價特征組合的創(chuàng)造性時，應有效排除上述沒有技術貢獻的特征。此時，可參照歐洲專利局對技術特征“貢獻”的考量，歐洲專利局在對技術特征的評述中會充分考慮該特征帶來的效果，也即其對解決技術問題的技術方案所做出的“貢獻”。歐洲專利局判例法明確提出：沒有對解決技術問題的技術方案作出貢獻的技術特征在評判技術特征組合的創(chuàng)造性時不予考慮。①Case Law 2010.edition 6， chapter I， department D， section 8.4.換個角度，即只有當申請中提供了證據(jù)證明技術特征獨自或者與其他技術特征聯(lián)合應用對解決說明書中提出的技術問題有貢獻時，才考慮這些技術特征。

以前述案例為例，納米氮化鋁和桃膠均屬于本領域不常用的添加劑組分。對于納米氮化鋁的使用，本領域技術人員基于其物化性質能夠預期其具有的性能，且該性能與常規(guī)添加的功能添加劑所需具備的性能相同，其作用也相應一致。例如，某公知常識性證據(jù)公開了納米陶瓷添加劑，并具體公開了納米氮化鋁在各個載荷下的摩擦因數(shù)和磨斑直徑都非常小，即納米氮化鋁具有良好的抗磨性能。因此，添加此類物質是本領域技術人員易于想到的。對于桃膠的使用，該申請說明書并未記載該組分的作用或相關實驗數(shù)據(jù)，而依據(jù)公知常識，桃膠通常是食品保健品，其與該申請所要解決的技術問題并不相關，現(xiàn)有技術也沒有將其用于類似的切削液，則可認為該組分的加入沒有對組合物完成所需解決的技術問題產生實質影響，并未給申請帶來實質性特點。

（四） 基于客觀具體的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題

確定發(fā)明實際解決的技術問題是本領域技術人員模擬發(fā)明過程的原點。同時，對發(fā)明實際解決的技術問題的確定實際上是對區(qū)別技術特征的作用和效果的認定，在技術啟示判斷中也涉及區(qū)別技術特征在其他對比文件中的作用和效果是否相同，故必然對技術啟示的判斷產生影響，并最終影響創(chuàng)造性的審查結論。因此，確定發(fā)明實際解決的技術問題對創(chuàng)造性的客觀評價至關重要。

發(fā)明專利申請人通常聲稱要求保護的潤滑油組合物具有優(yōu)異的綜合性能，包括諸如潤滑性、防銹性、冷卻性等。根據(jù)本領域的普通技術知識，達到某種性能取決于添加具有相應作用的功能添加劑。對于未添加相應添加劑而獲得的技術效果，由于化學產品技術效果的確認通常缺乏可預測性，因此需要實驗數(shù)據(jù)支持。在通常情況下，審查員對于申請人在說明書中記載的技術效果不作質疑，但如果申請聲稱的技術效果大大超出了本領域技術人員的認知范圍，而說明書對實驗樣本的選擇、實驗方案的設計、實驗結果的分析也無法讓本領域技術人員相信發(fā)明技術效果的真實可靠性，此時，不應當接受潤滑油組合物具有優(yōu)異的綜合性能，也就不能認定其解決了提高潤滑油綜合性能的技術問題，而需要從本領域技術人員的視角客觀認定其實際解決的技術問題。

說明書中沒有記載、本領域技術人員又不能預期的技術效果，不能作為確定發(fā)明實際解決的技術問題的依據(jù)。如果最接近的現(xiàn)有技術與發(fā)明的技術效果相同，那么發(fā)明實際解決的技術問題就是提供另一種與現(xiàn)有技術具有相同或類似技術效果的其他替代方案。

以前述案例為例，權利要求 1 的切削液與對比文件 1 公開的切削液相比，區(qū)別技術特征在于 ：對比文件 1 未公開硬脂酸鋅、植物油、丁二酸、鉬酸銨、明膠以及助劑，并以過硫酸銨替代了過硫酸鉀 ；權利要求 1 不含碳酸氫鈉 ；兩者的組分含量也不同。由于該申請說明書并無確切實驗數(shù)據(jù)證實以上添加劑的加減替換使該發(fā)明的切削液具有更好的技術效果，因此該發(fā)明實際解決的技術問題是提供另一種與現(xiàn)有技術具有類似效果的替代技術方案。

（五）根據(jù)說明書的記載和申請人的舉證客觀判斷協(xié)同作用或協(xié)同效果

對于申請人所聲稱的技術效果，本領域技術人員要基于現(xiàn)有技術的整體狀況進行客觀判斷。當審查員對潤滑油組合物發(fā)明的創(chuàng)造性產生質疑時，申請人往往會強調組合物各組分間的協(xié)同作用或協(xié)同效果。對于此類申請人聲稱有協(xié)同作用或協(xié)同效果的潤滑油組合物的創(chuàng)造性判斷，應首先從發(fā)明要解決的技術問題入手，準確判斷其對現(xiàn)有技術的貢獻。如果組合物中的各組分均是現(xiàn)有技術中已知的，且各組分之間并無相互作用關系如發(fā)生化學反應等，即不具有協(xié)同作用，僅僅是簡單疊加，不具備創(chuàng)造性。對于基于現(xiàn)有技術整體狀況不能預測到的技術效果，則需要暫時將該技術效果及相關內容排除在發(fā)明構思的考量范圍之外，如果在之后的審查過程中，申請人提交了能夠接受的補充證據(jù)對該技術效果加以證實，則可以在綜合判斷之后考慮將該技術效果重新納入發(fā)明構思的考量范圍內。

關于協(xié)同效果的判斷步驟，尤其是其中所涉及的舉證責任的分配，可以參考美國有關創(chuàng)造性判斷步驟中的相關規(guī)定。美國創(chuàng)造性判斷過程中引入了一個很重要的法律概念“初步顯而易見性”，它是創(chuàng)造性判斷中適用于所有技術領域的程序工具，在創(chuàng)造性判斷中起到分配進一步舉證責任的作用。審查員應當證明初步顯而易見性 ；如果審查員不能證明初步顯而易見性的成立，則申請人沒有義務提交非顯而易見性的證據(jù)。如果審查員證明了初步顯而易見性，則舉證責任轉移到申請人，申請人再提交非顯而易見性的證據(jù)，如提交發(fā)明具有協(xié)同效果的比較實驗數(shù)據(jù)等?？傊话闱闆r下，由審查員結合專利申請文件的記載和現(xiàn)有技術得出初步判斷結論，然后由申請人進一步舉證證明，最后由審查員結合申請人所提交的反證綜合考量得出是否具備協(xié)同效果的結論。具體判斷過程中需重點考慮以下因素。

1.效果在原說明書中是否有所記載

要確認發(fā)明是否確實產生了申請人所聲稱的效果，需要對原始申請文件所記載的內容和現(xiàn)有技術進行整體的把握和考量。如果申請人所聲稱的效果，在原始申請文件中完全沒有記載，此時即使申請人通過提交新的實驗數(shù)據(jù)來證明該效果，也很難認可該發(fā)明確實能夠產生該效果。相反，如果申請人所聲稱的效果，在原始申請文件中已經(jīng)有明確記載，而且原始申請文件也提供充分的實驗數(shù)據(jù)證明了這一點，那么此時對于該發(fā)明是否能夠產生該效果，一般不會再產生懷疑。

2.實驗數(shù)據(jù)是否能夠證明發(fā)明具備申請人所聲稱的協(xié)同效果

在此階段，重點需要對說明書記載的實驗數(shù)據(jù)或申請人補充的實驗數(shù)據(jù)本身進行審查，因此需要審查員對常規(guī)的實驗數(shù)據(jù)分析方法有基本的了解。在審查的過程中，需要重點確認所提供的實驗數(shù)據(jù)需要證明的實驗目的，然后，通過對實驗設計（例如樣本和參照對象的選擇）、實驗結果的分析等方面來確認所述實驗數(shù)據(jù)是否能夠證實發(fā)明的技術方案能夠產生申請人聲稱的技術效果。此外，在判斷中還需要將產生實驗證明的效果的技術方案與權利要求要求保護的技術方案進行對比和分析，以進一步明確確定權利要求要求保護的技術方案實際所能夠產生的技術效果。

3.確立本領域技術人員能夠預期的程度

重點需要判斷產生的協(xié)同作用或協(xié)同效果與現(xiàn)有技術中已經(jīng)公開的已知性能的相關性，確定兩者之間是否能夠建立聯(lián)系。如果結合相關背景技術和所屬技術領域的普通技術知識判斷已知性能和新性能之間存在內在聯(lián)系，能夠從已知性能合理推測出新性能，則通常意味著所述協(xié)同效果實質上是可以預期的。

以前述案例為例，就所述組合物配方的技術效果而言，在其實施例中僅簡述其性能測試，以評定結果合格表征，并未提供相關對比數(shù)據(jù)，也未提及各組分間的協(xié)同作用，并不能得出該組合具有協(xié)同作用。進而，本領域技術人員可推斷每種添加劑都發(fā)揮其原有作用，所述添加劑的組合效果是可以預期的。通過上述分析，可以看出，該發(fā)明的潤滑油組合物相對于現(xiàn)有技術中具有類似性能的潤滑油組合物在配方選擇上較為常規(guī)，特別是在技術效果上并未表現(xiàn)出顯著的進步，不具有專利法意義上的創(chuàng)新高度，不應當授予專利權。

（六） 創(chuàng)造性評述過程中適當引用公知常識性證據(jù)

在創(chuàng)造性的評述過程中，如果只是將已知添加劑簡單描述為本領域的常規(guī)選擇，會顯得強硬和武斷，難以讓申請人信服。相反，如果對于該特征適當引入公知常識性證據(jù)來說明所選擇的各個組分的作用和用量，則有理有據(jù)，更加具有說服力。

三、結 語

現(xiàn)代科技的蓬勃、快速發(fā)展和發(fā)明專利申請量的飛速增長，需要我們以開拓的視野、創(chuàng)新的思維適應新的更高要求。本文特別針對潤滑油領域近年來申請量較大的具有繁多組分的潤滑油組合物專利申請，提出相應的創(chuàng)造性判斷注意事項，在站位本領域普通技術人員的基礎上，將繁多添加劑組分特征按其重要程度分清主次并以技術手段歸類取舍檢索要素，有效排除不能獲得任何技術功能或技術效果的組分特征，基于客觀具體的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題，根據(jù)說明書的記載和申請人的舉證客觀判斷協(xié)同作用或協(xié)同效果，并且在創(chuàng)造性評述過程中適當引用公知常識性證據(jù)，從而客觀、準確地進行創(chuàng)造性評判。

國家知識產權局專利局材料工程發(fā)明審查部。