日本專利審查中對于產(chǎn)品權利要求中的方法特征的審查動向

褚瑤楊 李 洋

一、引 言

對于用方法表征的產(chǎn)品權利要求（以下簡稱“PBP權利要求”），歷來對其保護范圍的認定方法存在不同的觀點，主要的兩種觀點是“產(chǎn)品限定法”和“全部限定法”。①丁佳藝.“用方法特征表征的產(chǎn)品權利要求”相關問題的探析［D］.北京：中國社會科學院研究生院，2014.

“產(chǎn)品限定法”認為，產(chǎn)品專利權提供的是一種絕對保護，不受產(chǎn)品制造方式的限制。無論采用什么制造方法，只要所獲得的產(chǎn)品相同，就落入產(chǎn)品權利要求的保護范圍之內。這種觀點的出發(fā)點是產(chǎn)品的特征是由其申請性質決定的，不依賴于其制造方法。特別是對于那些引用了產(chǎn)品權利要求，附加技術特征為方法特征的權利要求，該觀點具有明顯的合理性。

而“全部限定法”認為，凡是寫入權利要求中的技術特征都是不可忽略的。既然用方法限定的產(chǎn)品權利要求中包含了方法特征，那么就應當認為它們構成了對所述產(chǎn)品的限定特征。顯然，對于那些僅以方法為特征的產(chǎn)品權利要求，特別是僅引用了方法權利要求的產(chǎn)品權利要求，這種觀點具有明顯的合理性。

正因為兩者觀點都有其合理性，“產(chǎn)品限定法”和“全部限定法”在不同國家內普遍存在，甚至在同一國家內，在專利審批階段和侵權訴訟階段也存在不同的觀點。

二、日本審查中的變動

近來，對于PBP申請，日本的審查中出現(xiàn)了一種新的動向，引入了對權利要求的保護范圍是否清楚進行審查。這對于PBP權利要求是以往從未出現(xiàn)過的審查理由。

1.變動的起因

出現(xiàn)這種審查意見的原因在于，在2015年6月5日，日本最高法院作出了2個判決（平成24年（受）第1204號、平成24年（受）第2658號）。在這兩個判決中明確了PBP權利要求的保護范圍在專利審批和侵權判定中的認定方法采用“產(chǎn)品限定法”。

上述兩個判決案件的原審機關在其判決中均采用了“全部限定法”，認為僅在申請是無法或難以通過產(chǎn)品結構或特性直接表征該產(chǎn)品的情況下，才會考慮方法特征，否則應將權利要求范圍限定為通過權利要求中記載的制造方法制造的產(chǎn)品。

但是，平成24年（受）第1204號和平成24年（受）第2658號中，對于該觀點進行了否定，重申了日本專利審查中采用“產(chǎn)品限定法”，指出產(chǎn)品權利要求的專利權效力延及與該產(chǎn)品結構、特性等相同的產(chǎn)品，不考慮其制造方法。

這給出了一個新的審查方向，對權利要求范圍是否清楚進行審查?？梢哉f，在 PBP 權利要求的審查方面，日本提出了一種新的思路，這必然會對以后的審查產(chǎn)生長期的影響。

2.對清楚性審查的理由

對于為何要對權利要求范圍是否清楚進行審查，其給出的理由如下：

……專利制度的目的是賦予專利權人獨占權，保護其技術，另一方面，公眾通過掌握專利技術而實現(xiàn)對該技術的利用，借此獎勵發(fā)明創(chuàng)造，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基于該目的，要求權利要求記載的技術方案清楚。從該觀點來看，產(chǎn)品權利要求中記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況下，該專利權的效力按照延及結構、特性與該制造方法制造的產(chǎn)品相同的產(chǎn)品來確定權利要求的技術方案的范圍的話，難免存在對公眾利益產(chǎn)生不良影響。即，對于產(chǎn)品發(fā)明專利的權利要求中記載了其制造方法時，該制造方法表征了該產(chǎn)品的某種結構或特性?還是雖然是產(chǎn)品發(fā)明但其權利要求范圍僅限于通過其制造方法制造的產(chǎn)品?這對公眾來說通常是不清楚的，公眾閱讀權利要求等的描述后，不能明確地理解該發(fā)明的內容，不能準確預測申請人在什么樣的范圍具有獨占權，這顯然是不合適的。

另一方面，產(chǎn)品發(fā)明的專利的保護范圍通常通過明確記載該產(chǎn)品的結構或特性來直接界定，但由于其具體內容、性質等，提交申請時存在不能從技術上對該產(chǎn)品的結構或特性進行解析的情況，另外，有時進行限定的作業(yè)需要巨大的經(jīng)濟支出和時間，但專利申請的性質上需要及時性，要求申請人進行這種作業(yè)有時是不現(xiàn)實的。因此，對于產(chǎn)品發(fā)明專利的保護范圍中記載的該產(chǎn)品的制造方法不能一刀切，存在上述事件的情況下，即使將發(fā)明專利的保護范圍限定為結構、特性等與通過該制造方法制造的產(chǎn)品相同的產(chǎn)品，也不會對公眾利益造成不利影響。

綜上，產(chǎn)品發(fā)明的專利的保護范圍記載了該產(chǎn)品的制造方法的情況下，要求其權利要求的記載滿足日本專利法第36條第6款第2項規(guī)定的“發(fā)明是清楚”的，可以解釋為其相當于限定了提交申請時不能通過產(chǎn)品的結構或特性對其進行表征或者進行這種表征不現(xiàn)實”。②平成24年（受）第1204號 ［EB/OL］. ［2015-06-05］. http：//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf.

3.日本審查基準的對應調整

隨后，日本特許廳在2015年7月6日出臺了“關于 PBP 權利要求的近期審查處理辦法”，③プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する當面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.明確了對于 PBP 權利要求的審查方式，對于 PBP 權利要求，除非提交申請時不能通過產(chǎn)品結構或特性對其進行直接表征或者這種表征不現(xiàn)實（以下簡稱“不能或不現(xiàn)實”），否則將認定該產(chǎn)品發(fā)明不清楚，并把提交申請時不能通過產(chǎn)品結構或特性對其進行直接表征或者這種表征不現(xiàn)實的舉證責任交給了申請人。

考慮到該審查處理方法對今后的審查和專利的撰寫和答辯策略的影響，有必要對該審查處理方法進行剖析。所以，下面結合日本特許廳出臺的關于 PBP權利要求的近期審查處理辦法進行說明。

作為屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”，關于PBP權利要求的近期審查處理辦法中記載了下述3種情況，即：

（1） 記載有涉及動作順序要素的情況；

（2） 記載有制造條件的情況；

（3） 引用制造方法權利要求的情況。

同時，關于PBP權利要求的近期審查處理辦法中規(guī)定：在判斷是否為PBP權利要求時，要在說明書、權利要求書和附圖的基礎上，結合考慮發(fā)明所屬技術領域的技術常識來進行判斷。在認為存在方法特征時，指出權利要求不清楚，同時在審查意見中會列出4種應對方式，包括3種修改方式和1種爭辯方式，即：

（修改-1） 刪除相應的權利要求；

（修改-2） 將相應的權利要求涉及的發(fā)明修改為生產(chǎn)產(chǎn)品的方法發(fā)明；

（修改-3） 將相應權利要求涉及的發(fā)明修改為不含制造方法的產(chǎn)品發(fā)明；

（爭辯-1） 意見陳述書中說明或舉證不能用其他方式表征或不現(xiàn)實。

刪除相應的權利要求適用于各種情況，但這顯然不是申請人希望的應對方法。因此，需要對各種情況分別討論最適合的應對策略。

對于“記載有涉及動作順序要素的情況”，除了直接刪除相應權利要求之外，將產(chǎn)品發(fā)明直接修改為方法發(fā)明也是簡單有效的方法，即直接將發(fā)明的主題名稱從產(chǎn)品修改成制造方法，其他表達不用修改。但這往往也不是申請人所希望的。如果能夠通過修改表達方式，將動作順序修改為動作結果的狀態(tài)，從而將相應權利要求涉及的發(fā)明修改為不含制造方法的產(chǎn)品發(fā)明。這樣就仍可作為產(chǎn)品發(fā)明，不必修改權利要求的主題名稱。

這種修改方式對權利要求的范圍沒有明顯影響，對于申請人是有利的，但是對撰寫和翻譯的要求都會產(chǎn)生一定的影響，在以后的審查中難免會遇到類似的修改。作業(yè)人員對撰寫和翻譯需要更加謹慎，以避免因為表達的問題導致被指出發(fā)明不清楚的缺陷。

另外需要注意的是，日本特許廳在2015年7月6日出臺的關于 PBP 權利要求的近期審查處理辦法中記載了，需要將“凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器”修改為“凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した狀態(tài)で挿通されており、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器”。④プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する當面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.但2016年3月刪除了該具體示例，并指出該表達不屬于需要修改的情況。

對于“記載有制造條件的情況”，由于記載的是制造條件，將條件修改為狀態(tài)描述幾乎是不可能的，而單純通過刪除關于制造方法的記載顯然容易導致修改超出原說明書和權利要求書的記載。所以，這種情況下，除了刪除相應權利要求之外，直接將發(fā)明的主題名稱從產(chǎn)品修改成制造方法的修改方式是沒有辦法的辦法。

對于“引用制造方法權利要求的情況”，刪除方法特征意味著刪除引用項，這樣權利要求就只剩下主題名稱而已，因此顯然不能再作為產(chǎn)品權利要求。另外，修改成方法權利要求顯然和引用的權利要求實質上相同。因此，對于這種情況，除了有效爭辯之外，只能將該權利要求刪除。但這種情況下，即使刪除該權利要求，對權利要求范圍的保護的影響也不明顯，應該是申請人能夠接受的。

此外，關于PBP權利要求的近期審查處理辦法中還明確規(guī)定了僅是單純通過表示狀態(tài)的動詞限定結構或特性時不屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”。但是其中僅列舉了12個例子：“樹脂組成物を硬化した物”（將樹脂組合物固化得到的物質），“貼付チップがセンサチップに接合されている物品”（一種物品，粘附芯片接合于傳感器芯片），“AがBと異なる厚さに形成された物”（以不同于B的厚度形成有A的物品），“AとBを配合してなる組成物”（將A和B混配而成的組合物），“ゴム組成物を用いて作成されたタイヤ”（使用橡膠組合物制成的輪胎），“A層とB層の間にC層を配置してなる積層フィルム”（在A層和B層之間配置C層而成的層積膜），“単離細胞”（分離細胞）?！俺槌鑫铩保ㄌ崛∥铮懊摲Y米”（脫殼米），“蒸留酒”（蒸餾酒），“メッキ層”（鍍敷層），“著脫自在に構成”（構成為自由裝卸） 。⑤プロダクト·バイ·プロセス·クレームに関する當面の審査の取扱いについて ［EB/OL］. ［2015-07-06］.https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C150706.pdf.

值得注意的是，2016年1月27日日本特許廳追加了不屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”的例子，并預計在2016年4月上旬對審查手冊進行修改。在追加具體例的同時，特別強調了作為表征產(chǎn)品的結構或特性的術語具有明確概念時，不屬于“記載有該產(chǎn)品的制造方法的情況”。

綜合這些情況可以看出，少量順序特征可以通過修改為狀態(tài)特征克服方法特征導致的“不清楚”缺陷；包含操作條件特征的權利要求需要修改權利要求類型，將產(chǎn)品權利要求修改為方法權利要求；單一操作以完成時態(tài)進行撰寫，從而表示狀態(tài)。

此外，對于“不能或不現(xiàn)實”的判斷，首先要求申請人進行陳述、舉證，然后審查員基于發(fā)明所屬的技術領域中的技術常識進行判斷。進而，對于申請人陳述、舉證的內容，如果審查員沒有合理的質疑，則認為存在“不能或不現(xiàn)實”的情況。這種情況下，就能夠克服“不清楚”的缺陷。

對于“不能或不現(xiàn)實”的情況，需要滿足“不能”或“不現(xiàn)實”中的至少一種情況。所謂“不能”就是指提交申請時技術上不能對產(chǎn)品的結構或特性進行解析。所謂“不現(xiàn)實”是指對產(chǎn)品的結構或特性進行界定的作業(yè)需要大量的經(jīng)濟支出或時間，這種經(jīng)濟支出或時間對于專利申請的性質、時效性等方面是不現(xiàn)實的。

但是，對于何種產(chǎn)品的結構或特性是不能通過技術手段解析的以及多大的經(jīng)濟支出和時間才算“不現(xiàn)實”，僅是根據(jù)平成24年（受）第1204號、平成24年（受）第2658號列舉的例子，明確了通過基因操作制成的新細胞等視為存在“不能或不現(xiàn)實”的情況，以及明確了單純陳述解析結構所需時間長或單純陳述采用制造方法進行表征更清楚是不被接受的。

對此，日本特許廳于2015年11月25日進一步給出了5個參考例，⑥プロダクト·バイ·プロセス·クレームの「不可能·非実際的事情」の主張·立証の參考例 ［EB/OL］. ［2015-11-25］. https：//www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi /pdf/ product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf.作為“不能或不現(xiàn)實”的情況的例子，主要列舉了：不能用文字表達且結構不能表征，制造的產(chǎn)品的結構、特性的具體狀況多變而不能對這些具體狀況進行概括表征，產(chǎn)物來自天然物且天然物的結構不能直接表征，產(chǎn)物結構復雜多樣的聚合物。這些例子幾乎都與微觀結構、化學反應有關，由此可見，意見陳述的重點自然應該放在產(chǎn)品的結構、組成上，例如產(chǎn)品的微觀結構不能解析。具體的爭辯策略還應在實踐中進一步總結。

三、對日本專利申請的影響

除了在審發(fā)明之外，更大的影響可能在于對已授權發(fā)明的無效方面。對此，千葉勝美（審判長）在判決的補充意見中提到“對于以往在申請審查階段沒有實際對是否存在“不能或不現(xiàn)實”的情況進行檢查就已經(jīng)授權的PBP權利要求，今后可能在無效宣告請求或侵權訴訟過程的專利無效抗辯中被提出“保護范圍不清楚”。但是，如果無法證明在申請時存在“不能或不現(xiàn)實”的情況（其將被視為能夠用結構等界定但未進行界定，是以通過簡易制造方法界定的PBP權利要求形式申請的），那么其難免被無效掉。然而，這種情況是由于該專利申請的審查對PBP權利要求的認定寬松的結果，并不只是申請人的責任，所以，為了避免這種情況，需要考慮靈活的利用專利無效宣告審查中的訂正請求（日本專利法第134條第2款）和訂正審判請求（日本專利法第126條）等。這些問題在現(xiàn)實中如何處理是遺留到今后的問題”。⑦平成24年（受）第1204號 ［EB/OL］. ［2015-06-05］. http：//www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/085145_hanrei.pdf.

如此看來，無效宣告請求中的訂正請求和訂正審判請求中有可能接受原本不可以的發(fā)明類型的修改，將產(chǎn)品發(fā)明修改為方法發(fā)明。但是，即使可以通過這些修改來消除不滿足“清楚”的缺陷，也會有極大可能由此產(chǎn)生新的無效理由（例如新穎性、創(chuàng)造性等），很難從根本上消除無效理由。這可能將在長期內困擾專利代理人和專利權人。

四、日本專利申請的應對策略

鑒于這種情況，對于準備向日本申請的案件，需要考慮盡量不使用PBP形式的權利要求。如果是已經(jīng)采用了這種撰寫方式的PCT案件，要考慮是否可以修改為方法權利要求或準備如何進行意見陳述。

對于在審的案件，最簡單的辦法就是修改成方法權利要求，但在已經(jīng)存在方法權利要求的情況下，需要準備進行意見陳述的理由。否則，只能刪除相應的權利要求。

對于已授權的案件，對待修改導致的結果尚不明了，不宜過早進行修改。但是，如果可能的話，最好事先收集能夠證明存在“不能或不現(xiàn)實”的證據(jù)，以便在無效或訴訟中使用。當然，如果對待修改導致的結果明確后，可以考慮進行適當?shù)男薷摹?/p>

無論如何，日本關于PBP權利要求的審查和判例將越來越多，對策也會越來越多，如何走向，還需拭目以待。