生物交叉領(lǐng)域?qū)＠屑夹g(shù)領(lǐng)域跨度對創(chuàng)造性的判斷淺析

吳漾，劉春杰

?

生物交叉領(lǐng)域?qū)＠屑夹g(shù)領(lǐng)域跨度對創(chuàng)造性的判斷淺析

吳漾*，劉春杰*

三步法是判斷專利是否具有創(chuàng)造性的常規(guī)方法，所謂三步法是指，第一步確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；第三步判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見[1-2]。在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)的第一步中提到了“應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)”。通常來說，比較容易判斷技術(shù)領(lǐng)域是否相同，但對于技術(shù)領(lǐng)域是否相近，以及相近程度如何，《專利審查指南》中并沒有給出明確的解釋，在實(shí)際操作過程中會因領(lǐng)域差異、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r、技術(shù)轉(zhuǎn)移難度、技術(shù)效果的可預(yù)期性等因素的影響而產(chǎn)生不同的理解[3-4]，因此對專利申請創(chuàng)造性的判斷帶來了一定的困擾。C12M 領(lǐng)域是指酶學(xué)或微生物學(xué)裝置，這類裝置一般用于生物學(xué)培養(yǎng)、檢測、制備、控制等，不僅主要利用或基于生物學(xué)原理，還需要借助于機(jī)械、光學(xué)、電學(xué)、計(jì)算機(jī)、通訊等領(lǐng)域的技術(shù)知識或技術(shù)手段，因此對于其相近技術(shù)領(lǐng)域的判斷更加困難，如生物反應(yīng)器中的攪拌裝置與化學(xué)反應(yīng)器中的攪拌裝置、建筑機(jī)械中的攪拌裝置、家用電器中的攪拌裝置是否屬于相近領(lǐng)域？這些問題需要結(jié)合實(shí)際情況和技術(shù)特定、發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行具體判斷，為了解決這一困境，本文試圖通過實(shí)際案例，并參考法院判例，美、日、歐審查意見進(jìn)行討論，希望對 C12M 領(lǐng)域相關(guān)專利的申請和審查提供幫助。

1 實(shí)際案例分析

C12M 領(lǐng)域中通常會使用技術(shù)領(lǐng)域跨度較大的現(xiàn)有技術(shù)質(zhì)疑本申請的創(chuàng)新性，該領(lǐng)域內(nèi)最常見的三種有爭議的技術(shù)領(lǐng)域跨度，筆者總結(jié)為，生物領(lǐng)域與普通日用品領(lǐng)域之間的跨度、類似裝置結(jié)構(gòu)涉及不同生物領(lǐng)域用途的跨度以及宏觀結(jié)構(gòu)和微觀結(jié)構(gòu)之間的跨度。以下以實(shí)際案例為基準(zhǔn)進(jìn)行詳細(xì)討論。

1.1 生物領(lǐng)域與日用品領(lǐng)域的跨度

【案例 1】本申請權(quán)利要求：一種生物樣品空間搭載裝置，其特征在于：它由一個米字管和兩個密封蓋組成，密封蓋在米字管的兩端，通過硅膠以及螺紋與米字管連接，所述的米字管在結(jié)構(gòu)上設(shè)計(jì)為米字形，分為8 ~ 12 個獨(dú)立空間，用于裝載半固體、液體或干粉狀微生物或細(xì)胞樣品（圖 1）。說明書記載內(nèi)容為，米字管和密封蓋的制備材料為聚碳酸酯或 ABS 樹脂，具有獨(dú)特的高透光率、高折射率、高抗沖性、尺寸穩(wěn)定性及易加工成型的特點(diǎn)。其實(shí)現(xiàn)效果是根據(jù)《航天員系統(tǒng)載人運(yùn)輸飛船、目標(biāo)飛行器艙載產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)條件》出具鑒定級振動試驗(yàn)證明書，并成功應(yīng)用于“神州八號”生物樣品搭載。

圖 1 案例 1 本申請說明書附圖

經(jīng)過分析可知，本申請發(fā)明構(gòu)思在于將太空制品進(jìn)行一定程度的分割從而增加生物樣品收納種類，屬于太空搭載技術(shù)領(lǐng)域。經(jīng)過檢索，獲得最接近的現(xiàn)有技術(shù) D1：基因工程細(xì)胞太空搭載裝置，裝載液體培養(yǎng)基。但涉及太空領(lǐng)域沒有起到相同結(jié)構(gòu)隔板的技術(shù)啟示，而獲得其他領(lǐng)域很多具有分隔作用的現(xiàn)有技術(shù)，如 D2：一種調(diào)色盒，帶有米字隔板可以儲水、顏料；D3：帶有螺紋、隔板的水杯；D4：一種容器，包括本體和蓋，可用于裝各種食物包括帶湯食物，且不會有食物掉出器皿；D5：米字隔板的郵筒（圖 2）。但日用品領(lǐng)域的隔板分隔是否能結(jié)合到對比文件 1 中，這其中的跨度有待進(jìn)一步思考。

圖 2 案例 1 涉及現(xiàn)有技術(shù)說明書附圖（從左至右分別為 D1 ~ D5）

圖 3 案例 2 相關(guān)說明書附圖（A：本申請；B：美國專利局對比文件：C：日本專利局對比文件）

與此相關(guān)的是，2012 年 4 月 28 日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會做出了第18494 號無效宣告請求審查決定。涉案專利授權(quán)的獨(dú)立權(quán)利要求為：“一種多功能生吃盤，包括用于盛放食物的盤體，其特征在于：所述盤體上設(shè)有一盛水容器，所述盛水容器內(nèi)安裝有可產(chǎn)生霧氣的霧化器”。無效請求人提供的對比文件 1：水果盤，盤體內(nèi)的凹槽內(nèi)放置的干冰可以產(chǎn)生煙霧往外擴(kuò)散，形成上升的霧氣效果。權(quán)利要求 1 和對比文件 1 的區(qū)別技術(shù)特征在于使用了霧化器。對比文件 2：電子藝術(shù)神像座，其包括一個神像和一個底座，底座的頂面為一盛水的盤子，空腔底部有一高頻振動器，使得空腔處水向上噴起，營造一種神像長時間有云霧繚繞的效果，從而要求對本申請宣告無效。專利權(quán)人否定，認(rèn)為對比文件 1 為食品用具領(lǐng)域，對比文件 2 為祭祀雕像領(lǐng)域，技術(shù)領(lǐng)域相去甚遠(yuǎn)，并不能產(chǎn)生結(jié)合啟示。對此合議組認(rèn)為：對比文件 2 與本專利都涉及霧化器，兩者屬于相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。權(quán)利要求 1 中的盛水容器、霧化器的盛水、霧化功能與盤子的盛放功能組合后，仍各自以其常規(guī)的方式工作，在功能上沒有相互作用或者改進(jìn)，只是一種簡單的疊加。在現(xiàn)有技術(shù)中，能夠持續(xù)提供穩(wěn)定霧化效果的霧化器或加濕器在各領(lǐng)域廣泛使用，例如生活中用于增加空氣濕度的加濕器或霧化器、對比文件 2 中神像底座中的霧化高頻振蕩器等。當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員面對對比文件 1 中干冰霧化效果時間較短、不夠安全穩(wěn)定的技術(shù)問題需要一個持續(xù)而穩(wěn)定的霧化裝置時，容易從生活中各種組合了霧化器功能的物品中獲得明確啟示。復(fù)審委因此宣告專利無效。本案之后經(jīng)歷了北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院兩審行政訴訟，均以專利復(fù)審委員會勝訴告終（2012 高行終字第 1711 號）?？梢姡瑥?fù)審委直至高級人民法院均認(rèn)可，兩者屬于相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。

因此，返回到本案，可通過類比得出，日用品技術(shù)領(lǐng)域的隔板所起到的作用實(shí)際與本申請中隔板作用相同，都是將收納物質(zhì)進(jìn)行分隔，在運(yùn)輸過程中防止相互污染。因此筆者建議，在評價專利申請創(chuàng)造性時，對于功能類似、結(jié)構(gòu)相近、轉(zhuǎn)用難度不大、技術(shù)效果預(yù)期性較高的日用品技術(shù)可以作為相近技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行考慮，必要時進(jìn)行合理質(zhì)疑。

1.2 涉及裝置結(jié)構(gòu)相同，但用途不同的跨度

【案例 2】本申請涉及一種生物芯片，具有收納室，保持機(jī)構(gòu)可以在收納室的長度方向上的規(guī)定區(qū)域保持被檢液，并通過規(guī)定的按壓力在規(guī)定的區(qū)域釋放被檢液；按壓機(jī)構(gòu)，用于對被檢液施加規(guī)定的按壓力。

實(shí)際上，本申請?jiān)O(shè)計(jì)思路在于利用生物芯片的收納室、保持機(jī)構(gòu)、按壓機(jī)構(gòu)對PCR 反應(yīng)液體進(jìn)行控制和排出，屬于生物芯片技術(shù)領(lǐng)域。但經(jīng)過中、日、美三局檢索，都沒有獲得在生物芯片領(lǐng)域的最接近的現(xiàn)有技術(shù)，如圖 3 所示，而是在其他領(lǐng)域獲得相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，如美局檢索的最接近的現(xiàn)有技術(shù)為一個注射器，由于注射器同樣具有收納室，具有隔膜可保持液體，通過活塞施加壓力推送液體，結(jié)構(gòu)和本申請完全相同，但注射器與生物芯片技術(shù)領(lǐng)域跨度較大，申請人并不予以認(rèn)可，美局已經(jīng)發(fā)送三次通知書，但仍然在審理過程中；日局檢索獲得最接近的現(xiàn)有技術(shù)為唾液微生物檢測裝置，同樣不能用于 PCR，目前已經(jīng)獲得授權(quán)，中國專利局質(zhì)疑過創(chuàng)造性但最終予以授權(quán)。

雖然注射器與本申請的裝置結(jié)構(gòu)完全相同，但本領(lǐng)域技術(shù)人員能否想到將注射器直接應(yīng)用到生物芯片的 PCR 應(yīng)用呢？雖然美局一直認(rèn)可此處的技術(shù)領(lǐng)域跨度并不影響創(chuàng)造性的判斷，但筆者認(rèn)為，由于 PCR 屬于生物領(lǐng)域的一個特殊的應(yīng)用，需要結(jié)合溫度循環(huán)的變化，且反應(yīng)具有一定的成功率，而注射器只是起到液體裝載和排出的簡單功能，因此，在生物芯片這個特殊的領(lǐng)域，使用其他領(lǐng)域的相關(guān)裝置質(zhì)疑創(chuàng)造性是不妥的。因此可以推知，考慮類似裝置結(jié)構(gòu)涉及不同生物領(lǐng)域用途的跨度時，要充分考慮不同技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)特點(diǎn)、工作原理以及轉(zhuǎn)用難度，對于操作難度大、工藝精度高、原理明顯不同、轉(zhuǎn)用過程存在技術(shù)障礙的現(xiàn)有技術(shù)，可能難以用于質(zhì)疑本申請的創(chuàng)新性，否則難免落入“事后諸葛亮”的錯誤傾向中。

1.3 宏觀與微觀的跨度

【案例 3】在 C12M 領(lǐng)域中還有一種技術(shù)領(lǐng)域跨度，為宏觀與微觀的跨度。如本案（圖 4A）涉及一種微生物檢測設(shè)備，包括容器，封閉了培養(yǎng)基的第一殼體，用于接收常量樣本的第二殼體，以及蓋子用于封閉第二殼體，第二殼體具有大于 10 cm2的入口表面，從而以安全的方式檢測微生物的存在。

圖 4 案例 3 本申請（A）與現(xiàn)有技術(shù)（B）相關(guān)附圖

本申請為了檢測微生物是否存在，設(shè)計(jì)了大于 10 cm2的入口表面用于接收常量樣本。中、美、歐三局均選用了同一篇對比文件質(zhì)疑本申請的創(chuàng)造性，即具有相同結(jié)構(gòu)的可以檢測微量樣品的裝置（圖 4B）?，F(xiàn)有技術(shù)和本申請主要區(qū)別即在于，本申請用于檢測常量樣品，使用培養(yǎng)皿盛放待檢測樣品，而現(xiàn)有技術(shù)由于檢測的樣品量較少，因此使用刮條在樣品上進(jìn)行刮取，但后續(xù)檢測方法相同，均具有兩個殼體對樣品和培養(yǎng)基進(jìn)行分隔。美國專利局和中國專利局均已駁回，復(fù)審正在進(jìn)行過程中，歐洲專利局審查仍在繼續(xù)。由此可見，雖然本申請為宏觀結(jié)構(gòu)，而現(xiàn)有技術(shù)為微觀結(jié)構(gòu)，但其解決的問題相同，都是將殼體分隔便于樣品分級檢測，而樣品是常量的還是微量的，并不影響檢測過程，因此可以用于質(zhì)疑本申請的創(chuàng)造性。

通過該案可以了解到，隨著科技的進(jìn)步和發(fā)展，如計(jì)算機(jī)科學(xué)、3D 打印、納米技術(shù)等新興技術(shù)的涌現(xiàn)，微觀制造和宏觀建設(shè)之間的鴻溝正在逐漸縮小，C12M 領(lǐng)域中某些設(shè)備或部件的制造難度也逐漸降低，因此對于尺寸具有差別，但功能相同、結(jié)構(gòu)相似而制備技術(shù)又相對成熟的儀器或設(shè)備，可以對其創(chuàng)新性進(jìn)行合理質(zhì)疑，以便對其專利性進(jìn)行公正、客觀的判斷。

2 對于相同的技術(shù)領(lǐng)域的判斷

C12M 領(lǐng)域的特點(diǎn)是，應(yīng)用于生物領(lǐng)域的各個具體的應(yīng)用，例如微流控、診斷裝置、核酸提取、發(fā)酵等，通常會結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)已知的機(jī)械、光電、電學(xué)、計(jì)算機(jī)等交叉領(lǐng)域。但生物領(lǐng)域和通用領(lǐng)域還是有一定區(qū)別的，因?yàn)槠鋺?yīng)用帶有較強(qiáng)的專業(yè)性，給技術(shù)領(lǐng)域跨度會帶來一定的障礙?；诖?，審查指南的規(guī)定對于技術(shù)領(lǐng)域有如下啟示：

⑴在選擇現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件時，根據(jù)不同的情況，審查員會酌情進(jìn)行選擇：①選擇技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)；②選擇技術(shù)領(lǐng)域不同，但公開技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。

⑵對于發(fā)明而言，不僅要考慮該發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮其類似、相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，以及該發(fā)明所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到其中去尋找技術(shù)手段的其他技術(shù)領(lǐng)域。

⑶確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)。在確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，應(yīng)首先考慮技術(shù)領(lǐng)域相同或相近的現(xiàn)有技術(shù)。但審查指南并沒有給予具體“相近技術(shù)領(lǐng)域”、“類似技術(shù)領(lǐng)域”、“相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域”的定義，需要審查員去依據(jù)案情判斷。目前對于上述技術(shù)領(lǐng)域的區(qū)分大體有兩種觀點(diǎn)，第一種認(rèn)為與本申請技術(shù)領(lǐng)域相鄰或是關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)域，該觀點(diǎn)主要從字面上對“相近或相關(guān)”進(jìn)行了解讀，相應(yīng)地限定了較小的現(xiàn)有技術(shù)的選取范圍；而第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，包括現(xiàn)有技術(shù)中明確給出指引延伸到的與專利申請所屬領(lǐng)域相關(guān)的相鄰技術(shù)領(lǐng)域，以及本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍能夠知曉的通用技術(shù)領(lǐng)域。另外，還應(yīng)當(dāng)包括該專利所屬的專有領(lǐng)域適當(dāng)上位的更寬泛技術(shù)領(lǐng)域。

筆者認(rèn)為，“相同的技術(shù)領(lǐng)域”，即產(chǎn)品所屬的技術(shù)領(lǐng)域，可以定義為，如果它是具有某種特定使用功能的產(chǎn)品，則應(yīng)該是指產(chǎn)品直接應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，例如案例 1 的航空領(lǐng)域的細(xì)胞搭載裝置，可以歸納為“收納領(lǐng)域”，案例 2 涉及的生物芯片領(lǐng)域，以及案例 3 涉及的微生物檢測領(lǐng)域，并結(jié)合“是否能解決相同的技術(shù)問題”為基準(zhǔn)判斷具有跨度的現(xiàn)有技術(shù)中是否可以獲得技術(shù)啟示。

3 展望

隨著時代的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，普通技術(shù)人員的專業(yè)知識水平也在不斷提高，同時也出現(xiàn)了同時包容多個學(xué)科的專利，特別是組合發(fā)明，機(jī)械或片面理解“相近或是相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域”將會人為地縮小現(xiàn)有技術(shù)的選取范圍，將一些不應(yīng)具有專利權(quán)的專利賦予了排他性的專利權(quán)，也有悖專利法的初衷[5-6]。因此，對于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域，筆者建議，遵循發(fā)明的一般思路，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角對“相近和相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域”作進(jìn)一步的明確解釋或說明。建議對相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行客觀合理的擴(kuò)展和外延，使其更貼近本領(lǐng)域技術(shù)人員在研發(fā)時所涉獵的技術(shù)領(lǐng)域。其可包括現(xiàn)有技術(shù)中明確給出指引延伸到的與專利申請所屬領(lǐng)域相關(guān)的相鄰技術(shù)領(lǐng)域；也可包括本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍能夠知曉的通用技術(shù)領(lǐng)域等，不應(yīng)僅僅著眼于產(chǎn)品本身所述技術(shù)領(lǐng)域，還應(yīng)考慮對比文件之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。但同時也要充分考慮技術(shù)難度、技術(shù)障礙、技術(shù)效果等因素，立足于現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r和申請的發(fā)明構(gòu)思進(jìn)行綜合考量，避免“事后諸葛亮”的偏見，合理使用跨領(lǐng)域的對比文件。總之，針對具體的技術(shù)方案，應(yīng)具體分析，根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員的認(rèn)知來判斷是否屬于相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，從而客觀、準(zhǔn)確把握創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)。

[1] Zhang RY. The Eeffect of document technology field on the determination of inventivity. China Intellectual Property News, 2007-10-24(8). (in Chinese)

張榮彥. 對比文件技術(shù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造性判定的影響. 中國知識產(chǎn)權(quán)報, 2007-10-24(8).

[2] State Intellectual Property Office of the People's Republic of China. Guidelines for patent examination 2010. Beijing: Intellectual Property Publishing House, 2010:172-173. (in Chinese)

中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南(2010). 北京: 知識產(chǎn)權(quán)出版社, 2010:172-173.

[3] Li CL, Wang F, Miao Y. The effect of identification to document technology field on inventivity. Video Eng, 2013, 37(S2):343-345. (in Chinese)

李昌林, 王鋒, 苗雨. 技術(shù)領(lǐng)域的確定對創(chuàng)造性的影響. 電視技術(shù), 2013, 37(S2):343-345.

[4] Ding HL. The eeffect of technology field on determination of inventivity. China Intellectual Property News, 2007-12-05(8). (in Chinese)

丁惠玲. 技術(shù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造性判定的影響. 中國知識產(chǎn)權(quán)報, 2007-12-05(8).

[5] Ci X, Li YJ, Zhang W. Discussion about technology field in inventive step evaluate for utility model. Video Eng, 2013, 37(S2): 346-347, 369. (in Chinese)

慈雪, 李艷君, 張文. 淺談實(shí)用新型創(chuàng)造性評判中的“技術(shù)領(lǐng)域”. 電視技術(shù), 2013, 37(S2):346-347, 369.

[6] Zhang Y. Discussion about technical field(close or relevant) in inventive step evaluate for utility model. China Intellectual Property News, 2013-06-12(11). (in Chinese)

張焰. 淺析相近(或相關(guān))技術(shù)領(lǐng)域判斷在實(shí)用新型創(chuàng)造性評價中的作用. 中國知識產(chǎn)權(quán)報, 2013-06-12(11).

10.3969/cmba.j.issn.1673-713X.2016.06.015

100190 北京，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心醫(yī)藥部

吳漾，Email：wuyang@sipo.gov.cn

2016-07-25

*同為第一作者