對涉外定牌加工商標侵權(quán)“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”判斷標準的解讀
——以“東風(fēng)”案為例

宋 健

對涉外定牌加工商標侵權(quán)“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”判斷標準的解讀
——以“東風(fēng)”案為例

宋 健

內(nèi)容提要：近十余年來，對涉外定牌加工商標侵權(quán)問題的研究從未中斷過，且伴隨熱點案件引發(fā)階段性熱議。通過梳理我國涉外定牌加工司法實踐，分析該領(lǐng)域裁判標準及理由的變化及成因，提出單一性裁判標準難以妥當解決涉外定牌加工商標侵權(quán)爭議，極易導(dǎo)致商標法適用的困境?！昂侠碜⒁饬x務(wù)+實質(zhì)性損害”裁判標準，符合綜合考量我國經(jīng)濟社會發(fā)展階段性特征和知識產(chǎn)權(quán)保護公共政策屬性的要求，并能夠體現(xiàn)商標法適用與司法保護政策的妥當融合。

涉外定牌加工 裁判標準 裁判理由 標準解讀

一、引 言

近十余年來，無論是學(xué)界還是實務(wù)界，對涉外定牌加工（簡稱OEM，Original Equipment Manufacture，又稱貼牌加工）商標侵權(quán)問題的研究從未中斷過，且伴隨熱點案件引發(fā)階段性熱議，研究文章眾多。

2015年11月26日，最高人民法院對浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標權(quán)糾紛一案（以下簡稱PRETUL案）作出再審判決，明確闡述：“亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用‘PRETUL’相關(guān)標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售”，“亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)‘PRETUL’標志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼付行為，為儲伯公司在其享有商標專用權(quán)的墨西哥使用其商標提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能?！盿詳見最高人民法院（2014）民提字第38號民事判決書。http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA3ODU5MjEyMw==&mid=403159349&idx= 1&sn=6c60042914cfd0e6d0f3f39da9efe832&scene=1&srcid=1217hAhH9iL6dSu8Z2CUu6F7#wechat_redirect，最后訪問日期：2016年8月11日。該案被外界視為最高人民法院對長久以來司法實踐中關(guān)于定牌加工商標侵權(quán)與否的認定，有了相對明確的指導(dǎo)意見，結(jié)束了涉外定牌加工案件裁判理由的亂狀。b對于“PRETUL”的研究文章很多，觀點各異，詳見王國浩、毛立國：《定牌加工商標侵權(quán)問題的梳理與探討（下）》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》2016年3月1日，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA3NDI3NjAyMg==&mid=401485925&idx=5&sn=e1270148b1d8144b4b608cce a81c9696&scene=23&srcid=0301bnayd5bIIqj3v4ug3DT4#rd，最后訪問日期：2016年8月11日。

然而，在“PRETUL”案之后，江蘇高院于2015年12月18日就“東風(fēng)”案作出商標侵權(quán)的二審判決。c詳見江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決書。劉莉：《對涉外定牌加工行為商標侵權(quán)認定的再思考》，載2015年12月29日《江蘇高院》微信公眾號《知產(chǎn)視野》專欄第68期，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=401384248 &idx=2&sn=8c52772688bf55049766f4d18c9f9cb2&scene=1&srcid=12297MGy11HSaJ17Mt0d21yl#rd，最后訪問日期：2016年8月14日。該案基本案情：原告上海柴油機股份有限公司（以下簡稱上柴公司）早于1962年即在我國申請核準注冊“東風(fēng)”商標（見圖1），用于柴油機（出口商品），其生產(chǎn)的“東風(fēng)”牌柴油機20世紀60年代即出口印度尼西亞（以下簡稱印尼）?！皷|風(fēng)”商標于2000年被認定為馳名商標，2005年“東風(fēng)”牌多缸柴油機被授予中國名牌產(chǎn)品稱號。該案被告江蘇常佳金峰動力機械有限公司（以下簡稱常佳公司）接受案外人印尼PT ADI公司委托，貼牌生產(chǎn)“DONG FENG（東風(fēng)）（見圖2）”商標及標志的柴油機及柴油機組件出口至印尼，于2013年10月8日被常州海關(guān)查扣，上柴公司遂向一審法院提起商標侵權(quán)訴訟。一審法院以“常佳公司依照委托人提供的印尼商標證書生產(chǎn)制造涉案柴油機配件且全部出口印尼”，“在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，不構(gòu)成商標法意義上的商標使用行為”為由，判決駁回上柴公司的訴訟請求。

附圖1　上柴公司“東風(fēng)”注冊商標

附圖2　印尼PT ADI公司注冊的“東風(fēng)”商標

上柴公司不服上訴至江蘇高院。經(jīng)審理：1987年1月19日，案外人印尼PT ADI公司在印尼注冊了中文“東風(fēng)”商標，該商標與上柴公司的商標完全相同。自2006至2011年，上柴公司在印尼進行了長達六年的艱難維權(quán)，其間經(jīng)歷數(shù)次訴訟，曾經(jīng)印尼最高法院認為，上柴公司所有的“東風(fēng)”商標及其標志已于1962年8月1日在中國注冊，且該商標已經(jīng)是在中國、澳大利亞、巴基斯坦、韓國、羅馬尼亞、瑞士、秘魯、古巴、越南、埃及、蒙古注冊的馳名商標，而印尼PT ADI公司非法地在1987年注冊“DONG FENG（東風(fēng)）”商標及其標志，該商標及其標志無論在詞語和發(fā)音上都與上柴公司所有的在先注冊的“DONG FENG（東風(fēng)）”馳名商標基本相同，故于2008年2月19日作出編號為249K/Pdt.Sus/2007的二審判決，撤銷雅加達法院的一審判決，改判支持上柴公司在一審中的全部訴訟請求。但2009年4月29日印尼最高法院又經(jīng)再審，以沒有證據(jù)證明上柴公司所有的“東風(fēng)”商標是已在數(shù)國注冊的馳名商標為由，撤銷原判決，改判支持雅加達法院原一審判決。其間，上柴公司“東風(fēng)”商標經(jīng)歷了申請注冊被駁回－核準注冊－注冊被撤銷的曲折過程。常佳公司曾因貼牌加工爭議，于2008年11月17日與上柴公司簽訂補償協(xié)議，保證不再發(fā)生侵權(quán)行為，并向上柴公司支付補償金10萬元。

江蘇高院二審判決，認定常佳公司行為屬于涉外定牌加工，但同時認定，常佳公司明知上柴公司“東風(fēng)”商標是馳名商標，卻仍受托貼牌生產(chǎn)，在被訴產(chǎn)品上使用與上柴公司“東風(fēng)”商標相同的商標，未到盡合理注意與避讓義務(wù)，“實質(zhì)性損害了上柴公司的利益”，構(gòu)成對上柴公司注冊商標專用權(quán)的侵犯，考慮到常佳公司獲取的僅是加工費、被訴產(chǎn)品全部出口至印尼，未在我國市場上銷售，對上柴公司國內(nèi)市場份額未產(chǎn)生影響等，最終二審改判常佳公司停止侵權(quán)、賠償損失10萬元及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支116750元。

“東風(fēng)”案是地方法院在“PRETUL”案之后作出的一份商標侵權(quán)判決，其與“PRETUL”案的裁判尺度是否存在沖突，引人關(guān)注。d蘇粲：《涉外定牌加工的商標侵權(quán)問題研究——兼評最高院“PRETUL”案及江蘇高院“東風(fēng)”案》，載2016年1月17日《東方知識產(chǎn)權(quán)》微信公眾號，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzAwNDUxNzk2NQ==&mid=401778029&idx=1&sn=90b7388da9203413e89f33204cc238cb &scene=23&srcid=08093ln9FCXrpuGGT7NSGu3C#rd，最后訪問日期：2016年8月11日。

本文將以“東風(fēng)”案為視角，通過梳理我國涉外定牌加工司法實踐，分析該領(lǐng)域裁判標準及理由的變化及成因，對“東風(fēng)”案提出的“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”標準進行解讀，以期拋磚引玉，引發(fā)更深入探討，尋求并確立更科學(xué)合理的裁判標準。

二、裁判標準的“漂移不定”

法律的價值在于確定性與可預(yù)期性。我國商標法自1982年頒布至今已歷經(jīng)三次修法，商標法律制度整體上趨于更加完善。但為什么恰恰在涉外定牌加工領(lǐng)域至今未能形成共識，在相當長時期內(nèi)，侵權(quán)與不侵權(quán)兩種判決并存，其原因耐人尋味，值得探究。

自改革開放以來，我國作為“世界工廠”，以涉外定牌加工為主的加工貿(mào)易一直占據(jù)我國對外貿(mào)易相當大比重，企業(yè)對定牌加工業(yè)務(wù)依存度仍然較高。除深圳富士康公司等大型跨國定牌加工企業(yè)外，更有數(shù)量巨大的從事涉外定牌加工貿(mào)易的中小企業(yè)甚至微型企業(yè)。e徐楓、王正偉：《對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護執(zhí)法實踐為視角》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2015年第7期。另，根據(jù)第四、五、六屆中國對外貿(mào)易500強企業(yè)排名榜，前十名中國外貿(mào)500強企業(yè)中，直接從事涉外定牌加工產(chǎn)業(yè)務(wù)的外貿(mào)企業(yè)在2013、2014、2015年的排名情況如下：深圳富士康公司（第3名、第2名、第3名）、達豐（上海）電腦有限公司（第4名、第5名、第6名）、鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司（第5名、第3名、第4名）、昌碩科技（上海）有限公司（第7名、第8名、第7名）、鴻富錦精密電子（成都）有限公司（第10名、～、～），基本占據(jù)前10名的半壁江山。資料來源：第四、五、六屆中國對外貿(mào)易500強企業(yè)論壇暨排名發(fā)布會。

本來，涉外定牌加工貼附境外委托人指定商標，商品直接出口，并不會與我國注冊商標專用權(quán)人直接發(fā)生沖突，事實上國內(nèi)商標權(quán)人亦難以準確掌握眾多加工貿(mào)易信息。根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》有關(guān)“國家禁止侵犯知識產(chǎn)權(quán)的貨物進出口”的規(guī)定，我國海關(guān)對進出口貨物實施知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)管，對于進出口商標侵權(quán)行為，海關(guān)有權(quán)依法進行行政處罰，涉嫌刑事犯罪的，移送公安機關(guān)處理。正是因我國海關(guān)實施出口知識產(chǎn)權(quán)備案措施，使得涉外定牌加工商標侵權(quán)問題呈現(xiàn)相當程度的復(fù)雜性。

深圳中院2002年12月10日審結(jié)的“NIKE”案f美國耐克國際有限公司訴浙江省畜產(chǎn)進出口公司、浙江省嘉興市銀興制衣廠、西班牙CIDESPORT公司商標侵權(quán)糾紛一案，深圳中院認為“中國作為WTO成員，對任何國別的當事人都給予平等的保護。原告是在美國注冊登記的法人，在中國其是NIKE商標注冊的專用權(quán)人，NIKE商標在中國一經(jīng)被核準注冊，就在國家商標局核定使用的商品范圍內(nèi)受到保護。無論是中國的當事人，或者外國的當事人，都不得侵害原告的NIKE注冊商標專用權(quán)。西班牙CIDESPORT公司在西班牙對NIKE商標擁有合法的專有使用權(quán)，但是商標權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)，具有地域的特性，在中國法院擁有司法權(quán)的范圍內(nèi)，原告取得NIKE商標的專有使用權(quán)，被告在未經(jīng)原告許可的情況下，就不得以任何方式侵害原告的注冊商標專用權(quán)?！痹斠姀V東省深圳市中級人民法院（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號民事判決書。，是早期法院審理涉外定牌加工商標侵權(quán)案件最具代表性的判決。盡管被告境外委托人西班牙CIDESPORT公司在西班牙注冊有NIKE商標，但最終被深圳中院以商標權(quán)地域性的理由，判決西班牙公司與國內(nèi)加工企業(yè)、外貿(mào)出口企業(yè)共同構(gòu)成商標侵權(quán)，支持了美國耐克國際有限公司的訴訟請求。有關(guān)美國NIKE與西班牙NIKE的商標侵權(quán)之爭，在當時引發(fā)了廣泛討論。根據(jù)2001年《商標法》第52條第1項關(guān)于“未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”屬于侵犯注冊商標專用權(quán)行為的規(guī)定，深圳中院就“NIKE”案作出侵權(quán)判決，某種程度上是制定法適用的必然結(jié)果，也是當時商標權(quán)絕對保護理念盛行的反映。因為根據(jù)商標權(quán)絕對保護理念，除2002年《商標法實施條例》第49條規(guī)定正當使用情形外，所有未經(jīng)商標專用權(quán)人許可的使用行為，均被認定構(gòu)成商標侵權(quán)，涉外定牌加工案件亦概莫能外。

對注冊商標給予絕對保護，固然符合形式正義要求，但個案難免損害實質(zhì)正義，因此一些法院以商標法立法目的為指引，小心翼翼嘗試新的裁判思路。以保護在先使用為例，2013年修訂的《商標法》增設(shè)了第59條第3款在先使用抗辯條款。g2013年修訂的《商標法》第59條第3款規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊時，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！倍氨本┖５韰^(qū)法院早在2008年審理“花樣年華”商標侵權(quán)案中，就嘗試在無明確法律規(guī)定的情況下對在先使用人提供在先使用抗辯保護。h原告玉帛公司注冊“花樣年華”商標的時間是2002年2月28日，被告新天酒業(yè)公司在葡萄酒上使用“花樣年華”的時間不遲于2001年1月5日。法院最終判決認定被告行為不構(gòu)成侵權(quán)，該認定的考慮因素之一是，被告新天酒業(yè)公司存在在先使用商標的行為，且該使用時間較長，其對“花樣年華”作為商品名稱享有一定的在先權(quán)利。參見北京海淀區(qū)法院（2008）海民初字第8283號民事判決書。轉(zhuǎn)引自芮松艷、陳錦川：《〈商標法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2016年第6期。在同時期江蘇高院亦針對個案中被告登記字號雖然晚于涉案注冊商標，但早于原告受讓商標時間或者與原告受讓商標時間相近，在充分考慮利益平衡的基礎(chǔ)上，最終作出不侵權(quán)判決。i徐美芬：《兩個餐飲企業(yè)的“福記”之爭》，載2015年11月13日《江蘇高院》微信公眾號《知產(chǎn)視野》專欄第66期， http：// mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=400410548&idx=2&sn=327af7c3fe0d945814c760b5a7c7dbfe&scene=1&srcid=1113FA5xyjrL GAMIxCl52hGA#rd，最后訪問日期：2016年8月16日。劉莉：《 “自由鳥”商標VS“自由鳥”字號》，載2015年11月17日《江蘇高院》微信公眾號《知產(chǎn)視野》專欄第67期，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=400459513&idx=3&sn=1f40d81901b7fd063cba5 2ad691bd376&scene=1&srcid=1117lB2OlEeZ7sk84StHqdmc#rd，最后訪問日期：2016年8月16日。上述案例是在制定法框架下對商標權(quán)由絕對保護向相對保護的轉(zhuǎn)變，是商標法實質(zhì)正義的體現(xiàn)。

而涉外定牌加工領(lǐng)域的商標權(quán)絕對保護，顯然與我國發(fā)展對外加工貿(mào)易相關(guān)政策產(chǎn)生沖突，影響以涉外定牌加工為業(yè)的大量中小企業(yè)的生存和發(fā)展。同時，在個案中所呈現(xiàn)出國內(nèi)商標權(quán)人與境外委托人之間原先存在著合作等各種剪不斷、理還亂的復(fù)雜背景關(guān)系，亦使得司法一刀切判決侵權(quán)的裁判思路難以持續(xù)。以上海高院2009年11月2日審結(jié)的“JOLIDA”案為例。j上海申達音響電子有限公司訴玖麗得電子（上海）有限公司商標侵權(quán)糾紛案。該案原告申達公司系國內(nèi)商標權(quán)人，其系案外人美國朱利達電子有限公司于1996年在中國設(shè)立的外商獨資企業(yè)。1997年，申達公司投資者由美國朱利達公司改為美國嘉迪（國際）有限公司。1998年，申達公司在中國申請注冊包含“JOLIDA”文字的圖形組合商標，核定使用商品類別第9類：擴大器、收音機、影碟機。2007年，美國朱利達公司在中國設(shè)立外商獨資企業(yè)玖麗得公司，即該案被告，并于2008年委托玖麗得公司定牌加工涉案電子管功率放大器，并貼附美國朱利達公司在美國注冊的“JOLIDA”商標。該美國商標的注冊時間為2007年2月20日，首次使用和商業(yè)中使用時間均為1986年12月31日，商品國際分類為第9類：電子器材，如聲音擴音器和調(diào)諧器。詳見上海市高級人民法院（2009）滬高民三（知）終字第65號民事判決書。該案原告申達公司與被告玖麗得公司均是案外人美國朱利達電子有限公司在中國設(shè)立的外商獨資企業(yè)，而申達公司的股權(quán)早已轉(zhuǎn)讓他人。美國朱利達電子有限公司在美國對“JOLIDA”商標的注冊時間為2007年2月20日，首次使用和商業(yè)中使用時間早于1986年，而申達公司在中國申請注冊包含“JOLIDA”文字的圖形組合商標時間是1998年。上海法院酌情考慮雙方商標首次使用的時間、雙方當事人與案外人美國朱利達公司的投資關(guān)系、產(chǎn)品相關(guān)市場及混淆可能等因素，作出不侵權(quán)判決，駁回申達公司訴訟請求。

同時期，江蘇高院亦審結(jié)兩起涉外定牌加工商標侵權(quán)案件，分別作出了侵權(quán)與不侵權(quán)兩種判決。在2007年審結(jié)的“LACOSTE”案中，k拉科斯特襯衫股份有限公司訴江陰宏鑫制衣有限公司侵害商標權(quán)糾紛案，詳見江蘇省高級人民法院（2007）蘇民三終字第0034號民事判決書。案外人韓國Shelton公司通過在中國設(shè)立的外商獨資企業(yè)蘇州工業(yè)園區(qū)善衣服飾有限公司，委托國內(nèi)加工企業(yè)宏鑫公司定牌加工標注商標為鱷魚圖形及“LACOSTE”文字的男式、女式T恤衫出口至韓國，并提供內(nèi)容虛假的商標使用許可授權(quán)書。江蘇高院認為：“國際貿(mào)易中的定牌加工人應(yīng)當對委托人是否享有注冊商標專用權(quán)及相關(guān)權(quán)利進行審查”，“宏鑫公司未對韓國Shelton公司出具的商標使用許可授權(quán)書進行翻譯，也沒有進行必要的查詢和核實，應(yīng)認定其未盡到充分注意義務(wù)”，判決宏鑫公司構(gòu)成侵權(quán)。這是一起典型的境外委托人通過其中國獨資企業(yè)，將中國作為造假基地的案例。

而在江蘇高院2012年審結(jié)的“SOYODA”案中，l喻德新等訴沭陽縣奮進制刷廠、沭陽中遠進出口有限公司侵害商標權(quán)糾紛案。案外人SOYODA S.A.公司于2000年3月27日在厄瓜多爾注冊“SOYODA”商標，使用商品為各類刷子。SOYODA S.A.公司授權(quán)的東元玉光天津公司曾與同潤公司之間進行過標有“SOYODA”商標油漆刷涉外定牌加工貿(mào)易。該案原告喻德新曾于2001年6月至2002年7月任同潤公司業(yè)務(wù)員，之后喻德新于2003年申請注冊“SOYODA”商標，核定使用商品為第21類長柄柏油刷等，并于2007年申請知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護備案。2010年SOYODA S.A.公司授權(quán)該案被告沭陽奮進制刷廠定牌加工“SOYODA”牌子的各種刷類產(chǎn)品，所有產(chǎn)品只能出口給SOYODA S.A.公司，不允許自己銷售或者銷售給第三者公司。詳見江蘇省高級人民法院（2012）蘇知民終字第0297號民事判決書。案外人SOYODA S.A.公司于2000年3月27日在厄瓜多爾注冊“SOYODA”商標，原告喻德新曾擔(dān)任過與SOYODA S.A.公司委托的加工貿(mào)易有業(yè)務(wù)往來的同潤公司業(yè)務(wù)員，之后其申請了SOYODA商標，一審法院認為：“喻德新在國內(nèi)注冊‘SOYODA’商標存在違反誠實信用惡意在國內(nèi)搶注的可能，惡意搶注的商標權(quán)不應(yīng)妨礙被搶注的國外商標以委托國內(nèi)貼牌加工形式進行合理使用”，遂判決不構(gòu)成商標侵權(quán)，駁回喻德新訴訟請求，二審法院維持原判。事實上，在最高人民法院審理的“PRETUL”案中，盡管再審判決對于國內(nèi)商標權(quán)人是否惡意搶注并未審理，但判決書顯示，該案存在類似“JOLIDA”案和“SOYODA”案的復(fù)雜背景關(guān)系。m最高人民法院在“PRETUL” 案再審判決中認為，亞環(huán)公司申請再審稱許浩榮惡意搶注“PRETUL及橢圓圖形”商標。該院認為，儲伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權(quán)利人（第6類、第8類），許浩榮是否構(gòu)成惡意搶注，取決于儲伯公司是否向其主張權(quán)利及是否有惡意搶注的事實和法律依據(jù)等前提條件。本案中，亞環(huán)公司雖經(jīng)儲伯公司委托加工相關(guān)掛鎖，亦舉證證明許浩榮所在公司與儲伯公司曾有相關(guān)貿(mào)易關(guān)系，但在儲伯公司未參加該案訴訟，亞環(huán)公司亦未舉證證明儲伯公司是否向許浩榮主張權(quán)利的情況下，原審法院對其上訴理由不予支持并無不當。

結(jié)論：我國涉外定牌加工案件裁判標準的變化，并非是司法的隨意、任性或者專斷，本質(zhì)上是我國商標司法政策為回應(yīng)我國對外加工貿(mào)易發(fā)展需求所作的階段性積極調(diào)整，同時由于該領(lǐng)域案情復(fù)雜，也體現(xiàn)出司法進行分類裁判的思考。

三、裁判理由的選擇困惑

由于裁判標準始終處于個案探索中，導(dǎo)致裁判理由的選擇亦顯得躊躇猶豫。經(jīng)梳理，判決認定侵權(quán)的案件，裁判要點主要強調(diào)商標權(quán)具有嚴格地域性，境外委托方未經(jīng)中國注冊商標權(quán)人許可，實施涉外定牌加工行為構(gòu)成商標侵權(quán)；而判決不構(gòu)成侵權(quán)的案件，裁判要點則主要強調(diào)商標的識別功能，如果商品全部出口并未在中國市場銷售，則在我國境內(nèi)不具有商品來源的識別意義。“商標只有在商品流通環(huán)節(jié)才能發(fā)揮其功能，出口環(huán)節(jié)查獲的定牌加工商品，并未真正進入流通領(lǐng)域”。n徐楓、王正偉：《對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護執(zhí)法實踐為視角》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2015年第7期。上述不侵權(quán)的裁判理由，得到最高人民法院給海關(guān)總署的復(fù)函以及“PRETUL”案的認可。o最高人民法院在2010年7月1日回復(fù)海關(guān)總署《關(guān)于對〈“貼牌加工”出口產(chǎn)品是否構(gòu)成侵權(quán)問題〉的復(fù)函》中明確指出，“（涉外定牌）產(chǎn)品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，我國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆誤認……此種情形不屬于商標法第52條規(guī)定的侵犯注冊商標專用權(quán)的行為?！倍罡呷嗣穹ㄔ涸佟癙RETUL”案中直接認定“在中國境內(nèi)僅屬物理貼付行為”，“在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能”。

涉外定牌加工裁判理由的選擇，從某種意義上看，體現(xiàn)為“遵循‘從結(jié)果出發(fā)’的思維方式”，p易健雄：《OEM商標侵權(quán)糾紛處理的態(tài)度選擇——遵循“從結(jié)果出發(fā)”的思維方式》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2009年第3期。換言之，即根據(jù)個案情形尋找裁判理由。盡管原因可以理解，但如選擇不當，顧此失彼，則難免影響商標法律體系的邏輯自洽，導(dǎo)致相同行為不同評價的現(xiàn)實或潛在沖突。例如，有觀點認為，在國內(nèi)委托加工情形下，受托方生產(chǎn)侵權(quán)產(chǎn)品會被認定為共同侵權(quán)，需承擔(dān)共同侵權(quán)責(zé)任，有的甚至?xí)艿叫淌伦肪?；商品出口在沒有境外委托加工情況下，同樣不會造成國內(nèi)市場消費者混淆，是否也應(yīng)認定不構(gòu)成侵權(quán)？對于完成生產(chǎn)但產(chǎn)品尚未投入市場的商標使用行為，是否也難以認定為侵權(quán)行為？q陳惠珍：《關(guān)于涉外貼牌加工商標侵權(quán)問題的思考》，載《人民司法》2013年第19期。再如，在“無印良品”案中，針對在第24類毛巾等商品上，“無印良品”商標是否屬于在中國大陸地區(qū)實際使用并具有一定影響，最高人民法院行政判決認為：“委托中國大陸境內(nèi)廠家生產(chǎn)加工商品供出口，且宣傳、報告等均是在中國大陸境外，不屬于《商標法》第31條規(guī)定的使用”，r株式會社良品計畫與中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會、北京棉田紡織品有限公司商標異議復(fù)審行政糾紛案，詳見最高人民法院（2012）行提字第2號行政判決書。外界亦將該判決視作“PRETUL”案之前，最高人民法院對于貼牌行為是否是“商標使用”的明確態(tài)度。但近來針對商標“撤三”行政訴訟中出口行為的定性，北京知識產(chǎn)權(quán)法院在“SODA”案s明季私人有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會、索達有限公司商標權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛一案，詳見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第5119號行政判決書，載2016年8月14日《知產(chǎn)寶》微信公眾號：《商標燃藜·京知法院｜貼牌加工貿(mào)易中的商標使用屬于積極的商標使用行為》，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650015498&idx=1&sn=3aca7e3da76064d1ccb60 bc209740669&scene=1&srcid=0814WoijJJtLTrj4FDrOJ3RA#rd，最后訪問日期：2016年8月14日。和“DCLSA”案t鎮(zhèn)江鎖廠有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會、王震商標撤銷復(fù)審行政訴訟案。北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：“因為對于中國企業(yè)的出口行為而言，雖然出口商品的終端銷售行為發(fā)生在進口國，但出口商向進口商銷售商品的行為發(fā)生在中國大陸境內(nèi)，同時進口商在選擇中國出口商的過程中，可以依據(jù)不同的商標將不同的中國出口商相區(qū)分，在這一過程中該商標顯然已起到識別作用，而該識別作用發(fā)生在中國大陸域內(nèi)。因此，該出口行為屬于在中國境內(nèi)實施的商標使用行為。”詳見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第408號行政判決書，載2016年8月15日《知產(chǎn)寶》微信公眾號：《商標燃藜·京知法院|出口行為構(gòu)成商標使用行為，符合商標法第四十四條第（四）項及商標法整體的立法目》，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650015504&idx=1&sn=5be5f16a 0f53decf0117a56723094dfe&scene=1&srcid=0816A9nvhwnW1lY5xoLNvs8Y#rd，最后訪問日期：2016年8月19日。商標撤銷復(fù)審行政判決中認為，中國企業(yè)的出口行為屬于在中國境內(nèi)實施的商標使用行為。對此，有觀點認為，對于中國企業(yè)而言，“出口行為如同銷售行為一樣，都屬于商業(yè)流通性質(zhì)，屬于商標專用權(quán)所控制的商標使用行為”。u張偉君、魏立舟、趙勇：《涉外定牌加工在商標法中的法律性質(zhì)——兼論商標侵權(quán)的判定》，載《司法探討》2014年第2期。關(guān)于境內(nèi)貼牌行為是否屬于“商標使用”，學(xué)術(shù)研究眾多，本文不再贅述，但至少反映出，司法對侵權(quán)或者不侵權(quán)裁判理由的選擇，稍有不周延之處，都會導(dǎo)致其后相關(guān)案件裁判理由的闡述困難，從而引發(fā)更大的爭議。

有研究資料顯示，臺灣經(jīng)濟發(fā)展初期也是靠大量代工起家，臺灣地區(qū)稱之為“回銷行為”。臺灣地區(qū)“司法行政院”曾于1983年、1993年兩次專門論證，“回銷行為”是否侵犯臺灣地區(qū)注冊商標專用權(quán)，其結(jié)論都是不侵權(quán)，并認為“這是一種貿(mào)易形態(tài)，不應(yīng)受到商標法相關(guān)規(guī)定的約束。為了有利于本地區(qū)企業(yè)接單，回銷行為不應(yīng)該視為商標法中的使用行為?！眝王蓮峰：《海關(guān)應(yīng)慎重認定涉外定牌加工貨物的商標侵權(quán)——基于對近年〈中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護狀況〉的分析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2015年第1期?？梢?，臺灣地區(qū)認定加工行為不侵權(quán)的裁判標準，就是從促進加工貿(mào)易發(fā)展出發(fā)，明確表明“不應(yīng)受到商標法相關(guān)規(guī)定的約束”。這種基于公共利益考量的司法政策選擇，可以較好地避免在對外定牌加工特殊領(lǐng)域商標法適用難以邏輯自洽的困境。

結(jié)論：涉外定牌加工從來就不是單純的商標法適用問題，它體現(xiàn)了國際加工貿(mào)易業(yè)態(tài)與商標權(quán)保護和司法政策平衡之間的沖突疊加。在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，法律問題在很多時候是政策問題，而政策問題很多時候是產(chǎn)業(yè)問題。如果采取或者侵權(quán)或者不侵權(quán)的單一裁判標準，實難妥當解決涉外定牌加工商標侵權(quán)爭議，極易導(dǎo)致商標法適用的困境，因而需要在綜合考量我國經(jīng)濟社會發(fā)展階段性特征和知識產(chǎn)權(quán)保護公共政策屬性基礎(chǔ)上，謹慎選擇能夠體現(xiàn)商標法適用與司法保護政策妥當融合的裁判標準。

四、“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”標準的解讀

“東風(fēng)”案是江蘇高院受理的首例國內(nèi)注冊商標被境外搶注又回到中國進行定牌加工出口的案件。在該案審理過程中，法院面臨著裁判標準選擇的困難。一方面，當前涉外定牌加工案件以判決不侵權(quán)為主流，“PRETUL”案或許成為探索終結(jié)性裁判；而另一方面，與本文前述以往案例相比較，“東風(fēng)”案呈現(xiàn)以下不同案情：首先，該案權(quán)利人上柴公司是中國本土企業(yè)，其“東風(fēng)”商標歷史悠久且是中國馳名商標，受到我國商標法的特殊保護；其次，案外人印尼PT ADI公司在印尼注冊中文“東風(fēng)”商標的時間為1987年，晚于上柴公司“東風(fēng)”商標在我國注冊以及“東風(fēng)”柴油機出口印尼的時間，且印尼使用的官方通用語言為印度尼西亞語，但印尼PT ADI公司注冊的商標與上柴公司“東風(fēng)”商標相同，即以中文“東風(fēng)”與漢語拼音“dong feng”為主要部分，其注冊該商標明顯不具有合理性；第三，上柴公司為維護其民族品牌和合法權(quán)益，奪回被搶注的“東風(fēng)”柴油機商標權(quán)，在印尼進行了長達六年的維權(quán)，其過程曲折艱辛且以失敗而告終。而在該案訴訟之前，上柴公司就同一“東風(fēng)”商標起訴另一國內(nèi)加工企業(yè)貼牌加工出口商品出口印尼侵犯其商標專用權(quán)，已經(jīng)被審理法院以“在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，不構(gòu)成商標法意義上的商標使用行為”為由判決駁回其訴訟請求。

江蘇高院在審理中，對本院之前審結(jié)的前述“LACOSTE”案和“SOYODA”案裁判尺度和理由進行了分析，綜合各種意見和觀點，提出“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”判斷標準，認為：（1）常佳公司知道 “東風(fēng)”商標是我國馳名商標，上柴公司與印尼PT ADI公司之間存在商標爭議，未盡合理注意與避讓義務(wù)；（2）常佳公司的行為對上柴公司利益造成“實質(zhì)性損害”，據(jù)此改判常佳公司的行為構(gòu)成侵權(quán)。

江蘇高院在“東風(fēng)”案中提出“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”的判斷標準，系基于以下五個方面的考慮：

第一，現(xiàn)階段我國經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的新形勢。涉外定牌加工是我國對外加工貿(mào)易的重要組成部分，在探討司法裁判標準時，需要了解和評估相比較早期宏觀經(jīng)濟，現(xiàn)階段我國經(jīng)濟發(fā)展的特點。（1）當前我國經(jīng)濟總量僅次于美國位居全球第二；（2）我國經(jīng)濟發(fā)展速度下降，發(fā)展方式由要素驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動；（3）在全球產(chǎn)業(yè)加工鏈上，我國高鐵、通信等領(lǐng)域的高端技術(shù)和品牌與大量低端加工業(yè)并存。因此，當前確定涉外定牌加工商標侵權(quán)判斷標準，除滿足我國對外加工貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)實需求外，還需要增加考量為我國企業(yè)自主品牌發(fā)展及實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略提供司法保障，體現(xiàn)通過裁判促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和加強知識產(chǎn)權(quán)保護的價值取向。值得關(guān)注的是，當前我國對外加工貿(mào)易面臨的知識產(chǎn)權(quán)問題依然嚴重。據(jù)悉，2014年中國海關(guān)采取知識產(chǎn)權(quán)保護措施，在出口環(huán)節(jié)扣留侵權(quán)嫌疑貨物超過2.3萬批，占全年扣留批次96.5%，同比增長16.33%，涉商標權(quán)貨物達8900余萬件，占扣留商品總數(shù)96.9%；w引自《2014年中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護狀況》，http：//www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2559/info739906.htm，最后訪問日期：2016年8月11日。2015年中國海關(guān)在出口環(huán)節(jié)查扣侵權(quán)嫌疑貨物2.2萬批次，占查扣批次總量的96.76%，較2014年下降2.64%，涉及侵犯商標權(quán)的貨物高達6800余萬件，占侵權(quán)嫌疑貨物總量的98%。其中值得關(guān)注的新動向是，2014年中國海關(guān)共查獲涉嫌侵犯自主知識產(chǎn)權(quán)的進出口貨物514批，扣留侵權(quán)嫌疑商品近1200萬件，價值7400余萬元；2015年共查扣涉嫌侵犯自主知識產(chǎn)權(quán)貨物1939批次，案值5590余萬元，同比分別為增長130.29%和571.41%，增幅顯著。x引自《2015年中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護狀況》，http：//www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info795840.htm，最后訪問日期：2016年8月11日。江蘇日寶科技有限責(zé)任公司“RIBAO TECHNOLOGY”商標維權(quán)案頗具代表性。該公司在國內(nèi)注冊“RIBAO TECHNOLOGY”商標，其產(chǎn)品80%以上出口國外，并與合作者在美國成立美國日寶公司。美國日寶公司在美國擅自搶注“RIBAO TECHNOLOGY”商標，委托國內(nèi)公司貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品出口厄瓜多爾。后出口產(chǎn)品被上海海關(guān)扣留，最終雙方以和解結(jié)案，江蘇日寶公司不僅維權(quán)成功，還拿回 “RIBAO TECHNOLOGY”商標。y引自徐楓、王正偉：《對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護執(zhí)法實踐為視角》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2015年第7期。盡管對于我國海關(guān)設(shè)置出口知識產(chǎn)權(quán)保護措施一直存在不同聲音，但應(yīng)該看到，隨著我國經(jīng)濟科技實力的提升，對外加工貿(mào)易中涉嫌侵犯我國企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)的案件將會逐漸增加。因而解決此類糾紛，不能單一考慮國內(nèi)加工企業(yè)利益，應(yīng)當充分平衡國內(nèi)商標權(quán)人、國內(nèi)加工企業(yè)與境外商標權(quán)人的利益，體現(xiàn)涉外定牌加工司法政策選擇的全面性和前瞻性。

第二，全球化背景下各國知識產(chǎn)權(quán)保護政策的新變化?；仡櫲蛑R產(chǎn)權(quán)制度發(fā)展的歷史，不難看到，各國在經(jīng)濟社會發(fā)展的不同階段，對知識產(chǎn)權(quán)制度的認知均呈現(xiàn)階段性差異。從本質(zhì)上看，知識產(chǎn)權(quán)制度是一國公共政策、為促進本國產(chǎn)業(yè)服務(wù)，這一屬性從未發(fā)生過根本改變，這在知識產(chǎn)權(quán)成為國際核心競爭力背景下更是如此。實際上，無論是恪守知識產(chǎn)權(quán)的地域性z李揚：《論商標權(quán)的邊界》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2016年第6期。作者認為，要從商標法授予、保護范圍及于全國地域的排他權(quán)——商標權(quán)保護的終極立法目的在于促進本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展出發(fā)，嚴格堅持商標權(quán)的地域性原則。，還是拓展知識產(chǎn)權(quán)法的域外適用，高超的司法保護政策選擇，最終必然體現(xiàn)為國家利益至上，這似乎是知識產(chǎn)權(quán)制度與生俱來的屬性。有觀點認為，雖然商標法具有地域性，但由于全球化的發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)的地域性在某些程度上處于不斷削弱的趨勢，如商標平行進口、域外證據(jù)使用等。美國在判斷商標侵權(quán)時采取國際標準，考慮域外因素。對于在國內(nèi)生產(chǎn)而銷往國外的產(chǎn)品，在國外侵犯商標權(quán)的情況下，美國法院仍然對此有管轄權(quán)并給予商標權(quán)人救濟。典型判例如美國最高法院在1952年判決的Steele v. Bulova Watch Co.案，聯(lián)邦第五巡回上訴法院在1983年判決的American Rice， Inc. v. Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案等@7阮開欣：《涉外定牌加工爭議是商標法域外適用問題：從最高法院“PRETUL”案再審判決談起》，載2015年12月25日《知產(chǎn)力》微信公眾號，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MjM5NzU5ODEzNw==&mid=403704988&idx=2&sn=092346bfe5b29d9ecb8af5285978777a&scen e=23&srcid=1226z4MQKbbtZDGuwqvvD6aR#rd，最后訪問日期：2016年8月11日。。另，在2011年天瑞集團公司及其子公司訴美國國際貿(mào)易委員會（ITC）一案中，盡管美國聯(lián)邦巡回上訴法院少數(shù)意見法官仍堅守地域性原則，但多數(shù)意見法官認為，天瑞公司在中國生產(chǎn)的侵犯美國公司商業(yè)秘密的產(chǎn)品進口到美國，與美國境內(nèi)商業(yè)秘密所有人生產(chǎn)的輪胎形成直接競爭關(guān)系，這種競爭結(jié)果符合337條款規(guī)定的“損害國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”，為了保護美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在美國免受不公平競爭的損害，ITC有權(quán)對此進行調(diào)查，并發(fā)布禁令。@8《影響深遠：天瑞案帶給美知識產(chǎn)權(quán)保護新武器》，來源：福布斯中文網(wǎng)（上海），http：//money.163.com/11/1028/15/7HFB03OT00253B0H. html，最后訪問日期：2016年8月20日。這說明，以美國為代表，司法保護的國際趨勢是日益重視本國權(quán)利人的利益，對于造成本國權(quán)利人“實質(zhì)性損害”后果的，司法予以全力救濟，這對于我國確定涉外定牌加工商標侵權(quán)裁判標準不無啟示。在“東風(fēng)”案中，盡管上柴公司在印尼維權(quán)失敗，但依據(jù)“實質(zhì)性損害”標準，其請求中國法院阻卻回溯性定牌加工的“二次傷害”，中國法院應(yīng)予支持。

第三，知識產(chǎn)權(quán)司法保護的價值取向。2013年《商標法》第7條第1款規(guī)定：“申請注冊和使用商標，應(yīng)當遵循誠實信用原則”，這是商標法修訂時專門增加規(guī)定的內(nèi)容?！渡虡朔ā返?3條對馳名商標保護也有專門規(guī)定，與《巴黎公約》及TRIPS協(xié)定精神完全一致。據(jù)悉，2015年我國受理商標注冊申請287.6萬件，同比增長25.85%，連續(xù)14年保持世界第一，@9《商標申請注冊量十四年世界第一》，載《人民日報》2016年4月20日02版。該數(shù)據(jù)已遠超全球商標申請量的總和。如此龐大的申請量和注冊量，不難猜測，其中有大量不以正當使用為目的搶注、囤集以及不得已的防御性注冊，這不僅造成商標資源的巨大浪費，誘發(fā)不誠信行為，同時導(dǎo)致商標授權(quán)確權(quán)和侵權(quán)糾紛劇增，浪費寶貴的司法資源。從實踐看，在涉外定牌加工案件中，既有如“LACOSTE”案境外造假集團的身影，也有如“SOYODA”案的國內(nèi)商標搶注人，盡管對于國內(nèi)商標權(quán)人是否屬于搶注，侵權(quán)法院大多采取了回避或者不予置評的態(tài)度，但對于當前客觀存在的境內(nèi)外商標搶注現(xiàn)象，基于當前我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的迫切要求以及商標法對誠實信用原則的重申，總體上司法應(yīng)持鮮明的反對態(tài)度。當然對于搶注且使用多年的商標如何處理，可以另定司法政策解決遺留問題。

第四，附加合理注意義務(wù)是否導(dǎo)致負擔(dān)過重的考量。對于國內(nèi)貼牌加工企業(yè)的注意義務(wù)，根據(jù)我國《侵權(quán)責(zé)任法》的規(guī)定，應(yīng)當確定為過錯責(zé)任。該法第6條第1款規(guī)定：“行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益，應(yīng)當承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任”，即行為人應(yīng)當盡到對他人的謹慎和注意義務(wù)，盡力避免損害結(jié)果的發(fā)生。對于貼牌加工企業(yè)的注意義務(wù)，區(qū)分為兩種情形：一是國內(nèi)企業(yè)之間的貼牌加工。為避免加工方與委托方相互串通，損害商標權(quán)人利益，導(dǎo)致商標權(quán)人賠償額落空，通常對加工方賦予“較高審查注意義務(wù)”，如構(gòu)成商標侵權(quán)，加工方與委托方承擔(dān)共同侵權(quán)責(zé)任，至于加工方與委托方各自的責(zé)任，可通過合同關(guān)系予以解決。二是涉外定牌加工。目前僅見深圳中院“NIKE”案中，境外委托人西班牙CIDESPORT公司作為被告之一參加了訴訟。考慮到涉外送達、執(zhí)行或者在國外訴訟存在著巨大現(xiàn)實困難，權(quán)利人在國內(nèi)訴訟時一般都只起訴國內(nèi)加工企業(yè)，基本不起訴境外委托方。因此，如果國內(nèi)加工企業(yè)一律免責(zé)的話，則國內(nèi)商標權(quán)人的損害后果基本無法獲得救濟。當然，考慮到涉外定牌加工業(yè)態(tài)本身的復(fù)雜性以及我國對外加工貿(mào)易政策，對國內(nèi)加工企業(yè)附加的審查注意義務(wù)不宜過度，以“合理”為限?？傮w上，國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托人在境外是否享有注冊商標專用權(quán)或者取得合法授權(quán)許可進行了必要審查，就應(yīng)當認定其已盡合理注意義務(wù)，不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，反之，則應(yīng)當認定其未盡合理注意義務(wù)，存在過錯。江蘇高院就是根據(jù)上述標準，在“LACOSTE”案中，考慮到境外委托方是跨國造假集團，而國內(nèi)加工企業(yè)甚至連虛假商標授權(quán)許可都沒有進行翻譯，認定其未盡合理注意義務(wù)，存在過錯，構(gòu)成侵權(quán)；而在“SOYODA”案中，基于境外委托方在所在國有合法注冊商標，且國內(nèi)商標權(quán)人涉嫌搶注他人商標，認定國內(nèi)加工企業(yè)已盡合理注意義務(wù)，不構(gòu)成侵權(quán)。但需要注意的是，對于境內(nèi)外具有一定影響特別是馳名商標，依據(jù)經(jīng)驗常識，國內(nèi)加工企業(yè)通常具有一定辨別力，因此對其注意義務(wù)應(yīng)提出較高要求，以體現(xiàn)對具有一定影響特別是馳名商標的特殊保護?？傮w而言，當前對加工企業(yè)附加一定的注意義務(wù)，只要合理和適度，有助于推動眾多低端加工企業(yè)的發(fā)展與提升，#0據(jù)《2015年中國海關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護狀況》，中國海關(guān)總署正在探索建立海關(guān)幫助企業(yè)快速鑒別外商訂單知識產(chǎn)權(quán)狀態(tài)的機制，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)合法開展出口加工業(yè)務(wù)。長三角、珠三角地區(qū)海關(guān)在試點推行知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)企業(yè)聯(lián)系點制度，積極推廣“出口品牌訂單預(yù)確認服務(wù)”，防范企業(yè)被動侵權(quán)?！币卜祥L期以來最高人民法院司法政策的指引，即“妥善處理當前外貿(mào)‘貼牌加工’中多發(fā)的商標侵權(quán)糾紛，對于構(gòu)成商標侵權(quán)的情形，應(yīng)當結(jié)合加工方是否盡到必要的審查注意義務(wù)?！?1引自最高人民法院于2009年4月21日發(fā)布的《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見 》（法發(fā)［2009］23號）第18條。

第五，“合理注意義務(wù)”與“實質(zhì)性損害”的關(guān)系?！昂侠碜⒁饬x務(wù)”是對國內(nèi)加工企業(yè)注意義務(wù)的一般要求，通常情況下，滿足“合理注意義務(wù)”，國內(nèi)加工企業(yè)即可以免責(zé)；而“實質(zhì)性損害”標準，則是給予具有一定影響特別是馳名商標的特殊保護，即對于涉嫌在境外搶注我國具有一定影響特別是馳名商標，再進入我國進行回溯性貼牌加工出口的，江蘇高院基于誠實信用原則的要求，在“東風(fēng)”案二審判決書中認為，“應(yīng)當認定境外委托人的行為不具有正當性，實質(zhì)性損害了我國商標權(quán)人的合法利益，對此，國內(nèi)加工企業(yè)作為同業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當盡到更高的注意義務(wù)和合理的避讓義務(wù)。如果國內(nèi)加工企業(yè)明知或應(yīng)知國內(nèi)商標具有一定影響特別是馳名商標，而境外委托人涉嫌惡意搶注卻仍然接受委托的，應(yīng)認定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任”。#2引自江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決書。由此可見，江蘇高院對涉外定牌加工行為提出的“合理注意義務(wù)+實質(zhì)性損害”的商標侵權(quán)判斷標準，其立足點在于通過考量國內(nèi)加工企業(yè)在不同情形下的注意義務(wù)，實現(xiàn)司法“兩個兼顧”的目的，即兼顧國內(nèi)一般加工貿(mào)易的發(fā)展和兼顧對具有一定影響特別是馳名商標的特殊保護?；谠撜J識，江蘇高院在“東風(fēng)”案二審判決書進一步認為，“對于國內(nèi)商標權(quán)人違反誠實信用原則，涉嫌惡意搶注境外商標，且有證據(jù)表明國內(nèi)加工企業(yè)已經(jīng)對境外委托盡到必要審查或合理注意義務(wù)，所有貼牌加工產(chǎn)品均出口的，基于誠實信用原則，國內(nèi)商標權(quán)人亦不能阻卻國內(nèi)加工企業(yè)從事涉外定牌加工業(yè)務(wù)。”#3（201）蘇知民終字第00036號民事判決書。

結(jié) 論

基于以上分析，江蘇高院對“東風(fēng)”案作出商標侵權(quán)判決，符合我國商標法保護馳名商標的法律規(guī)定，也符合《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之二的規(guī)定#4《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之二規(guī)定：（1）本聯(lián)盟各國承諾，如本國法律允許，應(yīng)依職權(quán)，或依有關(guān)當事人的請求，對商標注冊國或使用國主管機關(guān)認為在該國已經(jīng)屬于有權(quán)享受本公約利益的人所有而馳名、并且用于相同或類似商品的商標構(gòu)成復(fù)制、仿制或翻譯，易于產(chǎn)生混淆的商標，拒絕或取消注冊，并禁止使用。這些規(guī)定，在商標的主要部分構(gòu)成對上述馳名商標的復(fù)制或仿制，易于產(chǎn)生混淆時，也應(yīng)適用。（2）自注冊之日起至少五年的期間內(nèi)，應(yīng)允許提出取消這種商標的請求。本聯(lián)盟各國可以規(guī)定一個期間，在這期間內(nèi)必須提出禁止使用的請求。（3）對于依惡意取得注冊或使用的商標提出取消注冊或禁止使用的請求，不應(yīng)規(guī)定時間限制。以及TRIPS協(xié)定規(guī)定的精神，與最高人民法院審理的“PRETUL”案并無根本性沖突，由于兩案的案情不同，裁判理由和裁判結(jié)果自然不同。

Trademark infringement occurred in the context of international OEM has always been a hot issue. The paper sorts out the Chinese judicial practices concerning international OEM， analyzes the changes in judgment standard and the reasons behind them， and suggests that the single judgment standard is insuffi cient to properly solve the international OEM trademark disputes， whereby resulting in trademark law application dilemma. The judgment standard of reasonable care + substantial damages complies with the current economic situation and the IP policy in China； besides， it also integrates the trademark law application and judicial protection policy.

international OEM； judgment standard； judgment reason； interpretation of standard

宋 健，江蘇省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭法官