從碎紙機(jī)案看中國企業(yè)如何應(yīng)對“337調(diào)查”

文/冉瑞雪

從碎紙機(jī)案看中國企業(yè)如何應(yīng)對“337調(diào)查”

文/冉瑞雪

2012年12月，范羅士公司（Fellowes, Inc.）和范羅士辦公用品（蘇州）有限公司（Fellowes Office Products(Suzhou) Co., Ltd.）（以下合稱“范羅士”）向ITC提起337調(diào)查，起訴江蘇新譽(yù)集團(tuán)有限公司、江蘇新譽(yù)辦公設(shè)備有限公司、深圳艾蘭特辦公設(shè)備有限公司、香港艾蘭特辦公設(shè)備有限公司、新譽(yù)辦公設(shè)備(美國)有限公司、江蘇新瑞重工科技有限公司（以下統(tǒng)稱“新譽(yù)”），以及前述公司創(chuàng)始人等自然人侵犯其商業(yè)秘密和外觀專利(D583,859和D598,048)，請求判定侵權(quán)成立，禁止新譽(yù)涉案產(chǎn)品出口到美國，并禁止已輸美產(chǎn)品在美銷售（337-TA-863）。

該美國337調(diào)查源于范羅士公司和新譽(yù)公司之間的合資合作糾紛。雙方在江蘇建有合資企業(yè)，后因種種原因雙方合作關(guān)系終止。在提起美國337調(diào)查之前，范羅士和新譽(yù)在國內(nèi)國外已有多起關(guān)聯(lián)訴訟和仲裁。

2013年1月，此調(diào)查正式立案。我旋即被新譽(yù)聘為此案的代理律師。此后雙方進(jìn)行了數(shù)輪的證據(jù)交換、實(shí)地檢查了當(dāng)事人各自的工廠、在美國和香港進(jìn)行宣誓作證，調(diào)取了相關(guān)證人的證言以及進(jìn)行了數(shù)次的和解談判。最終雙方在2013年11月達(dá)成了和解，并據(jù)此提交聯(lián)合動議請求ITC終止該調(diào)查。其時(shí)距預(yù)定開庭時(shí)間已經(jīng)很近。由于原被告雙方在開庭后和解的極少，本案這可謂是最后一刻的和解。2013年11月20日，行政法官頒布初裁，準(zhǔn)許了該動議并決定終止該調(diào)查。2013年12月20日，委員會作出終裁，決定不審查行政法官作出的初裁。至此，歷時(shí)近1年的碎紙機(jī)案順利結(jié)案。

此案在雙方宿怨已久的背景下能夠獲得和解，實(shí)屬不易，這是新譽(yù)及其代理律師共同努力的成果。特別值得一提的是，首先，新譽(yù)在其代理律師幫助下進(jìn)行的規(guī)避設(shè)計(jì)成了和解的重要籌碼，促成了和解的達(dá)成；其次，律師的努力促成了商業(yè)秘密范圍在案件早期確定，從而保證了規(guī)避設(shè)計(jì)以及證據(jù)開示的順利進(jìn)行，避免了不必要的證據(jù)開示爭議；最后，經(jīng)過談判，新譽(yù)相關(guān)的三名自然人從被原告的名單中剔除，解決了中國企業(yè)的后顧之憂。

和解的策略

在ITC的商業(yè)秘密337調(diào)查中，2002年以來共有13起案件，其中有7起涉及中國企業(yè)，占了一半以上。在本案之前，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)訴美國商業(yè)秘密類337調(diào)查無一勝訴。同時(shí)，本案正好處于非常不利的整體環(huán)境與氛圍中。

在這一大背景下，案件本身也異常復(fù)雜。該案件背景遠(yuǎn)超出一般商業(yè)秘密案件或?qū)＠謾?quán)案件。爭議雙方范羅士和新譽(yù)曾長期合作，后因合資公司控制權(quán)發(fā)生糾紛，爭訟近3年，在美國337調(diào)查提起之前，已另有8個(gè)訴訟/仲裁（國內(nèi)訴訟仲裁5起，美國訴訟2起及德國訴訟1起），原合資公司涉及的債權(quán)人訴訟多達(dá)100多起。2013年3月，范羅士還就與新譽(yù)相關(guān)爭議在美國國會參加聽證，并試圖通過外交途徑解決相關(guān)爭議。

在整體環(huán)境不利且和解難度極大的情況下，新譽(yù)的代理律師根據(jù)代理在美商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗(yàn)為客戶制定了積極的訴訟策略，通過艱苦的訴訟拉鋸戰(zhàn)確?？蛻粼诿绹?37調(diào)查中的訴訟利益，并在和解一事上付出了巨大的努力。早在案件之初，新譽(yù)的代理律師就與對方總法律顧問及其代理律師在華盛頓談判和解。此后8個(gè)月，和解談判破裂多次。在全球和解失敗后，新譽(yù)的代理律師沒有放棄，而是提出美國337調(diào)查單案和解，在協(xié)調(diào)客戶內(nèi)部以及與對方律師談判過程中承擔(dān)了主要工作，在雙方毫無互信的不利情形下，創(chuàng)造和解機(jī)會并把握和解時(shí)機(jī)，終于在開庭前促成和解。

早期制定的規(guī)避設(shè)計(jì)策略是本案能夠獲得和解的一個(gè)重要因素。如果新譽(yù)規(guī)避設(shè)計(jì)的產(chǎn)品獲得了ITC的認(rèn)可，那么即使ITC認(rèn)定新譽(yù)老產(chǎn)品侵權(quán)，新譽(yù)仍然可以出口規(guī)避設(shè)計(jì)產(chǎn)品，范羅士通過337調(diào)查阻止新譽(yù)進(jìn)入美國市場的最初目的將落空。因此，在律師的指導(dǎo)下，新譽(yù)在短期內(nèi)開發(fā)出了多款規(guī)避設(shè)計(jì)產(chǎn)品，并將相關(guān)產(chǎn)品作為證據(jù)開示的一部分納入到案件中。范羅士在充分評估規(guī)避設(shè)計(jì)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)之后，最后同意新譽(yù)繼續(xù)對美國出口這些規(guī)避設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，這在ITC公開信息中可以看到。

此外，范羅士為了最大可能地保護(hù)其利益，必然最大范圍地主張其商業(yè)秘密。新譽(yù)律師團(tuán)隊(duì)收集了大量證據(jù)，以逐一證明范羅士主張的商業(yè)秘密點(diǎn)不存在秘密性從而不屬于商業(yè)秘密。事實(shí)上，即便在某些商業(yè)秘密點(diǎn)上范羅士能笑到最后，但范羅氏也無法保證所有的商業(yè)秘密點(diǎn)毫發(fā)無損。而在碎紙機(jī)市場上，范羅士在美國市場上除了面對新譽(yù)的競爭外，還需要面對眾多廠家的競爭。因此，范羅士的部分商業(yè)秘密點(diǎn)一旦被認(rèn)定不成立，全行業(yè)都可以使用，這對范羅士在行業(yè)的商業(yè)利益毫無裨益。所以，和解談判符合雙方的利益。

商業(yè)秘密的披露

此案的一個(gè)創(chuàng)新之處是通過律師的努力解決了商業(yè)秘密案件中的商業(yè)秘密范圍披露問題。國內(nèi)企業(yè)在應(yīng)對商業(yè)秘密337調(diào)查時(shí)通常會碰到商業(yè)秘密范圍披露這一難題。在專利、商標(biāo)和著作權(quán)侵權(quán)案件中，相應(yīng)權(quán)利的邊界較為容易判斷，而商業(yè)秘密案件中的訴爭權(quán)利邊界即商業(yè)秘密范圍通常不容易確定，原告通常期望推遲圈定商業(yè)秘密范圍的期限，尤其是希望在獲取被原告的相關(guān)證據(jù)之后再披露商業(yè)秘密范圍。但是，推遲披露商業(yè)秘密將造成被告無法知悉自身侵犯了原告的哪些秘密以及原告所謂的商業(yè)秘密是否真正構(gòu)成商業(yè)秘密，而且規(guī)避設(shè)計(jì)也難以推進(jìn)。這會導(dǎo)致不當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大了證據(jù)開示范圍，從而增加原告和被原告雙方的訴訟成本，影響被原告盡早確定應(yīng)訴策略、進(jìn)行有針對性的抗辯以及專家報(bào)告的準(zhǔn)備等。此外，允許原告在接觸被原告的實(shí)質(zhì)開示信息之后才披露商業(yè)秘密范圍還可能導(dǎo)致的后果是原告根據(jù)被原告提供的文件和信息來圈定商業(yè)秘密的范圍，甚至不誠信地將屬于被原告的商業(yè)秘密宣稱為自身的商業(yè)秘密，這將明顯不利于被原告。

盡管在商業(yè)秘密337調(diào)查中普遍存在前述問題，但I(xiàn)TC沒有明確的規(guī)則來指引如何進(jìn)行商業(yè)秘密范圍圈定，存在多種操作實(shí)踐。例如，在337調(diào)查實(shí)踐中，被原告通常會在首輪問卷中要求原告確定商業(yè)秘密，但原告通常會援引起訴狀的商業(yè)秘密描述或者僅作寬泛的回答，雙方此后通常會將該爭議交由法官解決。例如，在被原告以商業(yè)秘密范圍不明確為由拒絕配合開示程序后，原告提起動議要求強(qiáng)制開示。此外，實(shí)踐中有被原告在正式進(jìn)行實(shí)質(zhì)開示之前主動尋求同意令保護(hù)。這兩種方式存在的主要問題是雙方在調(diào)查過程中互相推諉和指責(zé)，相關(guān)問題很難在雙方之間獲得解決，最終不得不由行政法官解決，大大影響案件的進(jìn)度和增加了雙方的成本。

本案的做法跟之前的做法不同。我們深知商業(yè)秘密范圍對于我方抗辯的重要性，在案件早期就積極推進(jìn)，與對方事先達(dá)成約定，并體現(xiàn)在進(jìn)度表里面，先進(jìn)行初步披露，在開示進(jìn)展一段時(shí)間后要求原告確定最終商業(yè)秘密范圍。被原告在原告未披露之前無義務(wù)提供與商業(yè)秘密實(shí)質(zhì)相關(guān)的開示信息。在原告進(jìn)行初步披露之后，被原告才開始提供與商業(yè)秘密相關(guān)實(shí)質(zhì)信息，尤其是相關(guān)涉案產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)信息。原告在開示進(jìn)展一段時(shí)間后證據(jù)交換截止日前兩個(gè)月左右確定最終商業(yè)秘密范圍，這符合在開示過程中盡早確定最終商業(yè)秘密范圍這一基本原則，就最終版的商業(yè)秘密范圍給予被原告足夠的開示機(jī)會。相較于其他案件，該案中的初步披露和最終披露相結(jié)合的方式較為科學(xué)合理：（1）原告方先披露初步商業(yè)秘密范圍，是一種平衡雙方利益的合理舉措，可以從某種程度上縮小開示范圍，降低雙方的證據(jù)開示成本；（2）雙方首先在案件的早期約定進(jìn)行初步披露，避免原告發(fā)起強(qiáng)制開示動議或者被原告發(fā)起保護(hù)令動議，一方面可以推進(jìn)337調(diào)查證據(jù)開示的進(jìn)度，保證能符合337調(diào)查快速推進(jìn)的要求，另一方面，可以降低因動議而產(chǎn)生的法律費(fèi)用。

因此，對于中國被訴企業(yè)來說，可以考慮借鑒本案中的做法，采取初步披露和最終披露相結(jié)合的方式，確保讓原告盡早完成早期披露，從而降低證據(jù)開示成本，盡早形成有效抗辯策略，并避免被對方釣魚取證的風(fēng)險(xiǎn)。

自然人作為被原告的問題

在本案中，3名自然人被列為337調(diào)查的被原告，這3名自然人是涉案公司的股東或管理人員。將這些自然人列為被原告不僅增加了中方的應(yīng)訴成本，還將給其商業(yè)信譽(yù)帶來負(fù)面影響。因此，這些自然人通常比較關(guān)注其“被原告”地位的問題，通常希望能將其從被原告的名單中剔除出去。在本案中，經(jīng)過雙方談判，針對3名自然人的侵權(quán)指控最終得以撤回，順利解決了這3名自然人的顧慮。

自然人被列為被原告在其他案件中也存在類似的情形。例如，增粘樹脂案（337-TA-849）和電子壁爐案（337-TA-791和337-TA-826）均將自然人列為被原告，這些自然人都是公司被原告的股東或者管理人員，但增粘樹脂案的終裁中撤銷了對自然人的商業(yè)秘密侵權(quán)指控。由于ITC的排除令和制止令通常對公司被原告的股東和管理人員均具有約束力，以及將自然人列為被原告并不影響原告獲得的救濟(jì)，將相關(guān)自然人列為被原告在實(shí)踐中仍存在爭議，ITC也沒有發(fā)表明確的意見。因此，對于國內(nèi)的自然人被原告來說，在被列為337調(diào)查的被原告時(shí)，我們建議積極與ITC進(jìn)行溝通，確保在正式立案之前將自然人排除在337調(diào)查之外。如未獲成功，則建議在立案后與對方第一次和解會議時(shí)就盡早處理此事，從而降低不必要的應(yīng)訴成本，提高應(yīng)訴效率，并控制名譽(yù)/商譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

回顧本案，范羅士與新譽(yù)從合作伙伴到勢不兩立，這確實(shí)令人遺憾。但碎紙機(jī)行業(yè)并不是一個(gè)門檻很高的行業(yè)，顯然，兩強(qiáng)相爭并不符合雙方的商業(yè)利益。在雙方在全球已有多個(gè)法律程序的情況下，范羅氏在美國提起美國337調(diào)查，顯然是希望利用其美國“主場”之利擊垮新譽(yù)。新譽(yù)在中國企業(yè)商業(yè)秘密類美國337調(diào)查無一勝訴的惡劣環(huán)境下居然成功和解，殊為不易，前述經(jīng)驗(yàn)分析希望能在其他中國企業(yè)“走出去”時(shí)有所裨益。

[本文作者系美國科文頓律師事務(wù)所（Covington & Burling LLP）合伙人]