汽保設備專利侵權抗辯——以天津A公司訴天津B公司、洛陽C公司外觀設計專利侵權案為例

汽保設備專利侵權抗辯
——以天津A公司訴天津B公司、洛陽C公司外觀設計專利侵權案為例

隨著我國知識產權保護法律環(huán)境及政策環(huán)境的改善、汽保行業(yè)專利申請數(shù)量增長，專利侵權糾紛案件數(shù)量逐年增加。雖然專利法明確保護專利權人的智力成果，但由于專利質量參差不齊，尤其是對于實用新型和外觀設計專利，因其不進行實質性審查，科技含量較低、專利的穩(wěn)定性不強，在專利侵權訴訟中極易被認定為現(xiàn)有技術，司法實踐中很多企業(yè)也無意中成了專利侵權案件的被告。

一、案例分析及評析

1.案由

天津A公司訴天津B公司、洛陽C公司外觀設計專利權侵權糾紛案。

2.案情

2010年2月3日，張某取得名稱為“真空接觸器（極柱式）”的外觀設計專利權，專利號為：ZL200930121299.6（該專利目前仍合法有效）。2011年9月15日，張某與天津A公司簽訂《外觀設計專利實施許可合同》授權天津A公司生產銷售該專利產品。

2012年3月16日，天津B公司與洛陽C公司簽訂《工業(yè)品買賣合同》，約定天津B公司購買洛陽C公司生產的型號為ZN3A-400/12-NS投切電容器專用高壓真空接觸器一臺，價額為3 200元。

2012年4月12日和4月17日，天津市某公證處受天津A公司的委托分別對天津B公司購買的高壓永磁真空開關進行現(xiàn)場公證保全及對洛陽C公司在其網站上銷售、許諾銷售涉訴侵權產品的行為進行了公證保全。

2012年5月15日天津A公司將天津B公司、洛陽C公司訴至法院，要求兩被告立即停止銷售行為，并賠償由此造成的損失及合理支出共計538 082元。

本案一審法院認為，張某與天津A公司的外觀設計專利系使用于真空接觸器上，被控侵權產品為高壓永磁真空開關。從天津B公司與洛陽C公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》技術參數(shù)看，被控侵權產品應為真空斷路器。而在《外觀設計分類表》中，真空接觸器與真空斷路器為同類產品，且其功能均是用于通斷電路。涉案產品圓柱上的螺紋設計為實現(xiàn)技術功能的必要條件。根據洛陽C公司提供2003年第9期《電氣世界》、2008年1月《輸配電市場》和2008年4月《輸配電市場》證明，該外觀設計專利為已經公開過的現(xiàn)有技術，而張某遞交外觀設計專利申請的時間為2009年，這就說明在申請日之前，洛陽C公司銷售的產品所使用技術已是現(xiàn)有技術。因此，洛陽C公司以現(xiàn)有設計的抗辯成立。天津A公司主張侵權的證據不足，對其訴訟請求，不予支持。天津A公司不服一審判決提起上訴。

3.爭議焦點

本案的爭議焦點為：洛陽C公司提出的現(xiàn)有設計抗辯是否成立？被控侵權產品是否落入了專利保護的范圍？

4.案件評析

洛陽C公司提出的現(xiàn)有設計抗辯是否成立？

在本案中，在審查判斷現(xiàn)有設計抗辯是否成立時，二審法院首先將涉案專利設計與被控侵權人洛陽C公司主張的現(xiàn)有設計進行了比較，二者相同點在于：（1）產品整體由極柱區(qū)和箱體兩部分組成；（2）各極柱整體成圓柱體，表面有突起波紋；（3）箱體整體形狀為立方體。不同點在于：（1）各極柱的具體形狀不同，包括極柱沿高度方向各部分的直徑變化，突起波紋的形狀、數(shù)量、間距、分布位置，頂部連接端和進出線結構的具體設計。（2）箱體設計不同，包括箱體的長寬高比例、相對于各極柱的尺寸比例、表面圖案和開關、孔洞等具體設計。然后，法院又將上述被訴侵權設計與現(xiàn)有技術進行了比較，兩者的相同點在于：（1）產品都是由極柱區(qū)與箱體組成，極柱區(qū)由三根等同的圓柱形極柱構成，極柱表面都有凸起的波紋；（2）箱體的整體形狀都呈立方體。兩者的不同點在于：（1）極柱頂端和中部的導電端子具體形狀不同，極柱中部的接線結構不同；（2）箱體具體設計方面，箱體的表面是否設置開關、孔洞以及表面圖案均不相同。

通過上述對比可以看出，被控侵權設計與現(xiàn)有設計在極柱區(qū)和箱體的具體設計方面存在較多不同點，且與涉案專利設計與現(xiàn)有設計的區(qū)別點相同，主要利用了涉案專利設計與現(xiàn)有設計的區(qū)別點。二審法院最終認定被控侵權設計與現(xiàn)有設計具有實質性差異不屬于現(xiàn)有設計，洛陽C公司的現(xiàn)有設計抗辯不能成立。

被控侵權產品是否落入了專利保護的范圍？

專利法規(guī)定，在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上，采用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權設計落人外觀設計專利權的保護范圍 （《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第八條）。該規(guī)定實際上確定了外觀設計專利侵權的基本的判斷方法。

外觀設計專利的保護范圍：與發(fā)明和實用新型專利的保護范圍相區(qū)別，外觀設計專利是以專利文件中記載的照片或圖片所表示的外觀設計效果為保護范圍的。司法實踐中，判定被控侵權產品是否落入了專利的保護范圍，法院通常采用的是“混合標準”。該標準的具體內容為：通過將涉案專利與被控侵權的全部構成要素進行整體比對，也兼顧對專利產品的獨創(chuàng)性部分的比較，綜合判定被控侵權產品與專利權人的產品是否相同或相似。但進行上述比較的基礎是被控侵權產品與外觀設計專利產品是同類產品，倘若兩者不屬于同類產品的，則不構成侵權。

被訴侵權設計產品與涉案專利設計產品是否屬于同類產品？

根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》規(guī)定，人民法院應當根據外觀設計產品的用途，認定產品種類是否相同或者相近。本案中，雖然被訴侵權設計產品與涉案專利名稱標注不同，在《外觀設計分類表》中兩者均屬于發(fā)電、配電和變電的設備。從功能或用途上來看，被控侵權產品與涉案專利產品用于在電路中實現(xiàn)關合、開斷、保護、控制，均屬于配電和電力控制設備，屬于相同種類產品，因此，兩者可以進行相同或相似的比較。

被訴侵權設計與涉案專利設計是否相同或有無實質性差異？

通過上文對判斷外觀設計專利侵權的認定原則有了初步了解。在判斷外觀設計專利是否相同或相似有無實質性差異是從一般消費者的認知水平和認知能力進行判斷的，而非通過專業(yè)技術人員進行判定，這也是外觀設計專利侵權在判定上與發(fā)明和實用新型的不同之處。

依據上述判定思路及方法，法院首先根據現(xiàn)有證據及當事人陳述，認定極柱式接觸器、斷路器這類產品的共性特點是由三根表面具有凸起波紋的極柱與底部為立方體的箱體組成。被訴侵權產品設計及涉案專利設計與現(xiàn)有設計有顯著區(qū)別，并非現(xiàn)有設計。而被訴侵權設計的極柱部分雖在波紋的分步、形狀和數(shù)量與涉案專利設計不盡相同，但由于兩者都是波紋分布均勻的圓柱形極柱，從一般消費者的角度來看，被訴侵權設計與涉案專利設計在極柱具體設計上的區(qū)別顯然屬于細微差異，極易為一般消費者混淆；至于兩者在箱體高度方面存在的差異，因兩者箱體的寬度和厚度相似，均屬于長方體箱體，且箱體表面在圖案、開關、孔洞設計方面均相似，這些相似點對于該產品的一般消費者的整體視覺效果足以產生顯著影響，故兩者箱體的具體設計在整體視覺效果上亦無實質性差異。綜上，二審法院最終在整體比較方法為基礎，以創(chuàng)新部分判斷為補充，得出被控侵權設計落入涉案專利外觀設計保護范圍的結論。

二、專利侵權的抗辯事由

在專利侵權訴訟中被告常見抗辯方式有現(xiàn)有技術抗辯、無效抗辯、優(yōu)先權抗辯、免賠事由抗辯等，當然還有其他一般民事訴訟的抗辯，如訴訟時效抗辯等。本文將重點講解實踐中經常運用的抗辯方式：“現(xiàn)有專利抗辯”和“專利無效抗辯”。

1.現(xiàn)有專利抗辯

現(xiàn)有技術的概念：所謂的現(xiàn)有技術抗辯是指在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權。該抗辯事由是專利法明確規(guī)定的法定的抗辯事由，也是在專利侵權訴訟中被告經常運用的訴訟技巧之一。該抗辯事由中有一個核心概念就是“現(xiàn)有技術”。理解這個概念我們要把握一個重要的時間節(jié)點就是“申請日”。申請日以前在國內外為公眾所知的技術均屬于現(xiàn)有技術，人人均可利用，任何人無權獨占。

從現(xiàn)有技術抗辯制度的立法目的來看，該制度體現(xiàn)了國家對社會公眾利用現(xiàn)有技術利益的保護。該制度的理論依據就是業(yè)內熟知的“知識產權激勵理論”。根據該理論，專利制度本質上是國家通過授予發(fā)明創(chuàng)造者在一定時期內壟斷該項專利以換取向社會公眾公開其發(fā)明創(chuàng)造，從而鼓勵社會公眾進行更深層次的發(fā)明創(chuàng)造，實現(xiàn)技術知識和信息共享。法律規(guī)定被控侵權人能夠以現(xiàn)有技術進行抗辯，其實是知識公共性這一本質特征所決定的。從其功能上來看，主要是為了給利用現(xiàn)有技術的被控侵權人提供一種不構成侵權抗辯的途徑，并不涉及專利效力的問題，因此這是與專利無效抗辯是相區(qū)分的。

現(xiàn)有技術抗辯的具體適用：司法實踐中，判斷被控訴侵權設計是否屬于現(xiàn)有設計，一般是通過將被控侵權設計與現(xiàn)有設計相對比，確定兩者是否相同或有無實質性差異。但僅僅將被控侵權設計與現(xiàn)有設計對比，可能會忽視二者之間的差異對二者整體視覺效果的影響，特別在被控侵權設計與現(xiàn)有設計和涉案專利三者都相近似的情況下，更容易導致判斷錯誤。因此，在被控侵權設計與現(xiàn)有設計之間進行比較時，特別是在被控侵權設計與現(xiàn)有設計并不相同情況下，通過對涉案專利產品同類或相類似產品具有常識性了解的一般消費者，找出涉案專利與現(xiàn)有設計的區(qū)別點，考量這些區(qū)別點對外觀設計整體視覺效果的影響。需要注意的是，被控侵權設計是否利用了涉案專利與現(xiàn)有設計的區(qū)別點，也是判定被控侵權專利設計是否屬于現(xiàn)有設計的重要依據。因此，通過對被控侵權設計與現(xiàn)有設計以及涉案專利與現(xiàn)有技術分別進行比對，綜合判定被控侵權設計與現(xiàn)有設計有無實質性差異。

2.專利無效抗辯

在專利侵權訴訟中，專利權無效抗辯是常用的抗辯手段之一。從該制度設立的目的來看，一方面通過賦予被控侵權人提請宣告涉案專利無效的權利并附帶舉證責任，對已經授予的專利權是否符合法定的授權條件再次進行審查，從而提高授權專利的質量，以減少因不當授予專利權對技術進步和自由競爭的阻礙；另一方面就是給予專利侵權糾紛案件中的被控侵權人一定的救濟途徑。

我國專利法規(guī)定，專利被授權之日起，任何單位或者個人如果認為該專利權的授予不符合法律規(guī)定的，均可以請求專利復審委員會宣告專利權無效《中華人民共和國專利法》第四十五條）。此處的無效抗辯是被控侵權人在訴訟中的一種訴訟技巧，該抗辯事由的運用，并不妨礙被控侵權人向國家專利復審委員會申請該專利無效。

專利無效的抗辯理由：對于主張專利無效的抗辯事由，《專利法》及《專利法實施細則》做出了明確的規(guī)定：（1）被授予的發(fā)明創(chuàng)造不具備新穎性、創(chuàng)造性、實用性特點的；（2）授予專利權的外觀設計，與申請日以前在國內外出版物上公開發(fā)表過或者國內公開使用過的外觀設計相同或相近似，并與他人在先取得的合法權利相沖突的。（3）對違反國家法律，社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造；（4）法律規(guī)定的其他情形 （詳見《專利法實施細則》第六十五條）。

在專利侵權案件中，適用“誰主張、誰舉證”的證明責任，由被控侵權人承擔證明責任及說明義務。一般情況下，被控侵權人可通過專利檢索，分析該專利的權利要求書等專利文件，尋找專利文件與專利無效事由相契合的漏洞或者通過國內外的期刊、雜志等途徑證明該專利已經公開過并且與在先申請專利技術相沖突等方式，收集整理涉案專利無效的證據，為應對訴訟做好充分的準備。

主張專利無效的期限：在實踐中，當專利權人向人民法院提起專利侵權訴訟后，被控侵權人一般會出于保護自我的考慮，反訴涉案專利無效，并向專利復審委員會提起專利無效宣告請求。

需要注意的是，對于實用新型和外觀設計專利侵權案件中，被控侵權人應在一審答辯期內提出專利無效的抗辯并請求法院中止訴訟（《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第九條）一方面被告可以獲得15天的應訴時間，另一方面如果涉案專利被專利復審委員會宣告無效，那么專利侵權就無從談起，這無疑是最簡單，最有力，最成功的抗辯。但是，如果被告未在一審答辯期滿前提出抗辯，法律規(guī)定人民法院不應當中止訴訟，但經審查認為有必要中止訴訟的除外（《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十條。），此種情形下，法院裁定中止的情況很少。

上文中只提到實用新型和外觀設計會因無效抗辯而中止，那么發(fā)明專利是否也適用該規(guī)定呢？由于發(fā)明專利在申請時需經過實質審查，其權利穩(wěn)定性較強，法律規(guī)定可以不中止訴訟，但法院享有自由裁量權。此外，法律規(guī)定了三種不予中止訴訟的情形：（1）原告出具的檢索報告未發(fā)現(xiàn)導致實用新型專利喪失新穎性、創(chuàng)造性技術文獻的；（2）被告提供的證據足以證明其適用的技術已經公知的；（3）被告請求宣告該項專利權無效所提供的證據或者依據的理由明顯不充分的。不論是原告提供的證據還是被告提供的證據，只要證據確實充分，法院不予中止訴訟。

專利無效抗辯的后果：在專利復審委員會作出宣告專利權無效或者維持專利權的決定后，如果原被告沒有對該決定表示異議或者不服，那么法院將恢復侵權訴訟的審理；但如果一方當事人對該決定不服，則可以專利復審委員會為被告向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

倘若一審判決侵權成立，同時行政訴訟最終確定專利宣告無效，此時被告可以涉案專利無效為理由提起上訴，結果當然是被告勝訴，二審法院一般會直接駁回原告的訴訟請求，因為專利宣告無效后被認為自始無效。

三、結語

汽保行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內專利侵權或者被侵權訴訟的數(shù)量逐漸增多，這在一定程度上暴露了汽保行業(yè)在知識產權保護方面的不足之處。因此，企業(yè)掌握一些訴訟中的抗辯技巧，對于降低可能存在的訴訟風險及成本具有現(xiàn)實意義。企業(yè)除了應加大專利保護力度外，熟練掌握一些應對專利侵權訴訟的技巧是很有必要的。希望通過本文能對行業(yè)內企業(yè)有所幫助和啟發(fā)。

（供稿：中國汽車保修設備行業(yè)協(xié)會法務部）