上海自貿(mào)區(qū)“涉外定牌加工”法律適用的現(xiàn)狀及對策分析

顧煒程

摘 要：自貿(mào)區(qū)的建立促進了我國來料加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但另一方面涉外定牌加工是否構(gòu)成侵權(quán)的問題也逐漸出現(xiàn)，行政部門和司法機關(guān)之間對于該問題的看法似有不同，因此有必要從現(xiàn)實案例出發(fā)，以行政司法機關(guān)相連接，行政部門之間聯(lián)合執(zhí)法的角度探討自貿(mào)區(qū)“涉外定牌加工”知識產(chǎn)權(quán)保護的問題，為行政和司法機關(guān)更快捷、有效地處理定牌加工案件提出建議，完善自貿(mào)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護，維護自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟秩序，形成一套完整的制度并進行推廣。

關(guān)鍵詞：自貿(mào)區(qū)；定牌加工；知識產(chǎn)權(quán)保護

一、我國涉外知識產(chǎn)權(quán)保護的情況概述

我國的知識產(chǎn)權(quán)制度從清朝就已經(jīng)開始建立，自上世紀70年代開始，由于改革開放政策，使得我國的知識產(chǎn)權(quán)制度得以重新設(shè)計和改造。①但真正使我國對知識產(chǎn)權(quán)問題加以重視的是在上世紀90年代中美貿(mào)易知識產(chǎn)權(quán)問題談判。尤其是在中國加入世貿(mào)組織之后，我國的知識產(chǎn)權(quán)保護進入了一個飛速發(fā)展的階段。一方面是因為我國需要履行加入WTO時做出的承諾，保護其他國家的知識產(chǎn)權(quán)利益，另一方面也是由于我國的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略為個人和企業(yè)的科技創(chuàng)新和創(chuàng)造提供的良好的環(huán)境和有利的條件。我國的科技創(chuàng)新能力以及對外貿(mào)易中的技術(shù)水平得到不斷提高。這兩方面的因素要求我國建立適應(yīng)對外貿(mào)易發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)保護體系，包括從政策指引和支持到知識產(chǎn)權(quán)立法、司法、執(zhí)法的一整套保護機制，不斷提高對知識產(chǎn)權(quán)的保護水平。

2008年6月5日，國務(wù)院頒布《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》（以下簡稱“綱要”），對知識產(chǎn)權(quán)的運用和保護以及管理做了政策層面的規(guī)定。

此外，為了適應(yīng)加入WTO之后貿(mào)易量迅速增長的需要，我國對一些法律做了適當?shù)男薷暮脱a充。2004年《對外貿(mào)易法》的修改，由原來比較分散、比較少、比較原則，且主要是為了保護權(quán)利人的權(quán)利，而不是限制權(quán)利人濫用權(quán)利②的情況向防止外國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的濫用進行了轉(zhuǎn)變。其中特意增加了第五章關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的保護的規(guī)定，對于我國在對外貿(mào)易中知識產(chǎn)權(quán)的保護提供的法律武器。同時，隨著經(jīng)濟形勢的不斷變化，其他諸如《專利法》、《著作權(quán)法》、《商標法》等有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的法律法規(guī)也進行了相應(yīng)的修改修訂，不僅適應(yīng)了對外貿(mào)易擴大的需求，同時也保障了權(quán)利人在貿(mào)易過程中的合法權(quán)利。除此以外，北京、廣州、上海三地的知識產(chǎn)權(quán)法院的設(shè)立為相關(guān)糾紛的有效解決提供了更加專業(yè)化和便捷化的途徑。

二、應(yīng)對“涉外定牌加工”行為的主要法律手段

世界上大多數(shù)國家往往僅僅通過采取司法的手段來保護知識產(chǎn)權(quán)，即所謂的“單軌制”知識產(chǎn)權(quán)保護模式，而我國通過司法和行政的雙重手段對知識產(chǎn)權(quán)進行保護，即“雙軌制”保護模式，當事人既可以向行政主管部門請求對侵權(quán)行為進行處理，也可向人民法院起訴，對侵權(quán)行為作出司法判決，維護自身的權(quán)利。同時，根據(jù)我國相關(guān)的法律法規(guī)，有關(guān)行政部門也可以依據(jù)本身的職權(quán)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為進行查處。而在處理自貿(mào)區(qū)定牌加工行為的過程中，有關(guān)機關(guān)和當事人也往往通過以下三種途徑維護自身的權(quán)利：

（一）海關(guān)依職權(quán)進行執(zhí)法

根據(jù)《海關(guān)法》以及《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》第16條，為了維護商標權(quán)利人的權(quán)利，海關(guān)在執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)進出口貨物有侵犯相關(guān)權(quán)利人的商標權(quán)的嫌疑的情況下，為了對權(quán)利人的商標權(quán)進行保護，可以依職權(quán)對有可能侵犯他人商標權(quán)的定牌加工行為采取調(diào)查、扣押以及罰款等行政措施。

（二）海關(guān)依申請進行執(zhí)法

根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》第4條，商標權(quán)利人在得知有相關(guān)企業(yè)單位或個人侵犯其商標權(quán)利的情況下，在提供不超過貨物等值的擔保之后，可以向海關(guān)提出申請，請求有關(guān)部門采取行政措施，對侵權(quán)行為進行調(diào)查并對該行為予以認定。海關(guān)可以根據(jù)條例對可能侵犯其商標權(quán)利的進出口貨物進行扣押并在法院作出協(xié)助執(zhí)行的通知的前提下作出行政處罰，保護權(quán)利人的商標權(quán)利。

（三）當事人向法院提起訴訟

此外，商標權(quán)利人除了向行政機關(guān)申請保護其權(quán)利外，也可以直接向人民法院提起訴訟，要求人民法院對侵權(quán)行為予以制止，并請求賠償。同時，在海關(guān)等行政機關(guān)對定牌加工的企業(yè)進行處罰之后，被處罰人也可以向人民法院提起行政訴訟，要求法院確認其本身定牌加工的行為并不構(gòu)成侵權(quán)行為，并要求請求人賠償自己所受到的損失。

三、現(xiàn)行法律手段存在的問題

海關(guān)與司法機關(guān)之間對于定牌加工是否侵犯權(quán)利者的商標權(quán)的問題尚沒有達成統(tǒng)一意見。不僅如此，就連司法機關(guān)內(nèi)部對于定牌加工的行為也未達成一致意見。但隨著定牌加工的案件不斷發(fā)生，在司法實踐中越來越多的判例與逐漸對定牌加工未構(gòu)成侵權(quán)的觀點持肯定意見。而海關(guān)等行政部門仍然依照《海關(guān)法》以及《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》的規(guī)定進行行政執(zhí)法。在海關(guān)依職權(quán)或依照當事人的申請對相關(guān)定牌加工的產(chǎn)品作出侵權(quán)的認定并對有關(guān)財務(wù)進行扣押之后，人民法院若對該定牌加工的產(chǎn)品做出不侵權(quán)的判決，那么就會產(chǎn)生司法裁判與行政行為相沖突的問題。同時，有關(guān)權(quán)利人在行政機關(guān)進行申請之后遲遲不向司法機關(guān)提起侵權(quán)之訴，或者在提起訴訟之后法院認定定牌加工的行為不夠成侵權(quán)。對于訴訟期間有關(guān)產(chǎn)品的扣押而對有關(guān)加工企業(yè)造成的損失往往不是請求人提供的擔保所能夠補償?shù)?。這不僅不利于自貿(mào)區(qū)出口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也不利于維護司法的權(quán)威性。

此外，海關(guān)部門在對有關(guān)定牌加工的行為是否侵權(quán)的認定上存在著耗時較長、效率較低的問題。雖然從目前來看，海關(guān)在貿(mào)易過程中所查處的定牌加工的行為占所有的侵權(quán)行為的大多數(shù)，但就所有的進出口貨物而言，僅僅是一小部分。況且海關(guān)在進行調(diào)查的過程中耗費的時間較長，也不利于相關(guān)權(quán)利人合法利益的保護。一方面與海關(guān)與知識產(chǎn)權(quán)行政部門之間也存在著執(zhí)法上不協(xié)調(diào)有關(guān)，海關(guān)在遇到無法認定的情況下才向知識產(chǎn)權(quán)部門請求協(xié)助，或者干脆讓當事人向人民法院起訴，讓法院來認定相關(guān)的定牌加工行為是否違法或侵權(quán)。另一方面也與海關(guān)在處理相關(guān)問題上的經(jīng)驗欠缺有關(guān)。海關(guān)在處理定牌加工的問題上還沒有太多的經(jīng)驗，同時也缺乏有關(guān)的案例進行借鑒和參考。因此在遇到有關(guān)問題時往往會處于一種尷尬的境地，既不能快速地對特定的行為是否侵權(quán)作出判斷，也不能及時地維護權(quán)利人的合法權(quán)利。而這些阻礙了自貿(mào)區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，在促進經(jīng)濟貿(mào)易和交流，擴大進出口和貿(mào)易量同時維護我國的形象方面存在著阻礙。

四、完善相應(yīng)法律措施的建議

（一）減少海關(guān)依職權(quán)進行審查的權(quán)利

我國現(xiàn)行的關(guān)于海關(guān)對于商標侵權(quán)行為的查處還存在著依職權(quán)情況，這與世界上大多數(shù)國家的做法并不相同。這一做法也增加了國內(nèi)企業(yè)出口貨物所承擔的法律風(fēng)險?！禩RIPs協(xié)議》為了擴大各成員國的出口，只是要求成員國對于進口貨物進行檢查而并未要求成員國對于出口貨物進行知識產(chǎn)權(quán)檢查。而我國的做法提高了加工企業(yè)出口定牌加工產(chǎn)品的成本，中小企業(yè)進行加工的貨物一旦被海關(guān)扣留，有可能會對其自身造成巨大的損失。這就對自貿(mào)區(qū)擴大經(jīng)濟貿(mào)易的作用造成了不利的影響。因此，有必要對海關(guān)以職權(quán)進行審查的權(quán)利進行縮減。在此基礎(chǔ)之上一方面可以使海關(guān)能夠充分地行使其主要職能，促進進出口貿(mào)易。同時也有助于權(quán)利當事人提高維護自己權(quán)利的意識，對侵權(quán)行為主動申請海關(guān)進行調(diào)查或向法院起訴。同時，應(yīng)當設(shè)立海關(guān)執(zhí)法清單制度，對海關(guān)的執(zhí)法權(quán)力依據(jù)自貿(mào)區(qū)自身的特點和創(chuàng)新制度內(nèi)容，對相關(guān)要素進行梳理調(diào)整，形成與上海自貿(mào)區(qū)改革創(chuàng)新同步配套的權(quán)力清單，并.通過多種渠道公開發(fā)布自貿(mào)區(qū)海關(guān)權(quán)力清單和責任清單，并加強公眾和社會監(jiān)督，提升海關(guān)執(zhí)法透明度。

但減少海關(guān)依職權(quán)進行審查的權(quán)力并不是完全放任進出口貨物的通行，有學(xué)者提出在自貿(mào)區(qū)內(nèi)應(yīng)當自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)將實行“一線（國境線）逐步徹底放開，二線）與非試驗區(qū)的連接線）高效管住，區(qū)內(nèi)自由流動”的政策，“一線放開”是要求境外的貨物可以自由地、不受海關(guān)監(jiān)管地自由進人自由貿(mào)易區(qū)，自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)的貨物也可以自由地、不受海關(guān)監(jiān)管地自由運出境外。“二線管住”，是指貨物從自由貿(mào)易區(qū)進人國內(nèi)非自由貿(mào)易區(qū)或貨物從國內(nèi)非自由貿(mào)易區(qū)進人自由貿(mào)易區(qū)時，海關(guān)必須依據(jù)本國海關(guān)法的規(guī)定進行監(jiān)管，需要征稅?！皡^(qū)內(nèi)自由流動”，是指自由貿(mào)易園區(qū)內(nèi)的貨物可以進行任何形式的自由流動和買賣，而這些活動無需經(jīng)過海關(guān)批準。③

對于一線放的過寬，往往會對本國的知識產(chǎn)權(quán)造成損害，不利于國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)體系的維護和發(fā)展。同時《TRIPs協(xié)議》中也要求了簽署國要履行該協(xié)議的審查義務(wù)。因此，筆者認為在貨物進口時，海關(guān)等行政部門有權(quán)依法對有侵權(quán)嫌疑的貨物進行調(diào)查和扣押。而在貨物出口的時候則可以無需過多地加重本國企業(yè)的負擔。此外，在“一線”進行了上述措施之后，“二線”的管理也會更加有序和便捷，可以提高商品的流通速度和效率。同時，在“一線”措施完備的情況下，“區(qū)內(nèi)自由流動”也不會發(fā)生類似將侵權(quán)產(chǎn)品進行加工，將侵權(quán)貨物以合法形式銷售至國內(nèi)從而侵害國內(nèi)市場和權(quán)利人合法權(quán)利的情況。

（二）建立定牌加工報備制度

進行定牌加工的中小企業(yè)其加工出的貨物往往會因為權(quán)利人的申請而被海關(guān)扣留。由于海關(guān)在對某一定牌加工行為的調(diào)查可以有50天的期限，即使最后相對人的行為被認定為不構(gòu)成侵權(quán)，由于申請人在請求海關(guān)進行調(diào)查時所提供的擔保并不達到被扣留貨物的價值，中小企業(yè)因此可能就會遭受重大的損失。因此為了減少進行定牌加工企業(yè)不必要的損失，相關(guān)企業(yè)在接到加工訂單，進行定牌加工之前可以持商標權(quán)利人的授權(quán)委托書以及其他能夠證明其所加工的商標權(quán)利的完整性的材料，向海關(guān)或知識產(chǎn)權(quán)部門進行報備。海關(guān)或知識產(chǎn)權(quán)部門在發(fā)現(xiàn)定牌加工行為有可能侵犯他人權(quán)利的情況下，可以要求加工企業(yè)進一步提供說明，證明其加工行為的合法性。通過這種辦法在行為發(fā)生之前進行報備可以減少在生產(chǎn)過程中由于行政部門依職權(quán)或依申請進行行政處罰而造成的不必要的損失。也可以使海關(guān)或知識產(chǎn)權(quán)部門在執(zhí)法過程中所依據(jù)的事實更為充分。

（三）建立海關(guān)與知識產(chǎn)權(quán)部門之間的合作機制

目前海關(guān)與知識產(chǎn)權(quán)部門之間穩(wěn)定明確的合作機制尚未建立。④在實際的執(zhí)法過程中，海關(guān)與知識產(chǎn)權(quán)行政部門往往是相互分開行使其行政權(quán)力，而沒有對侵權(quán)行為的查處從一開始就實行聯(lián)合執(zhí)法的做法。雖然海關(guān)在對扣押的貨物進行調(diào)查確認其是否侵權(quán)的過程中可以請求知識產(chǎn)權(quán)主管部門進行協(xié)助，但這往往會造成時間上的拖延。知識產(chǎn)權(quán)部門在對于知識產(chǎn)權(quán)保護的方面有比海關(guān)跟為豐富的經(jīng)驗。因此，建立海關(guān)與知識產(chǎn)權(quán)部門在執(zhí)法上的合作機制就顯得十分有必要。知識產(chǎn)權(quán)部門可以提供相對多的實踐經(jīng)驗，對于定牌加工的行為是否侵權(quán)的認定方面可以未海關(guān)提供幫助。

首先，有關(guān)部門應(yīng)當進行信息共享，建立知識產(chǎn)權(quán)行政部門與海關(guān)對于權(quán)利人有關(guān)權(quán)利的信息查詢共享系統(tǒng)。2014年10月15日開始實施的《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)監(jiān)管信息共享管理試行辦法》中要求自貿(mào)區(qū)各部門對有關(guān)信息進行共享，建立信息共享平臺。因此，在權(quán)利人申請商標注冊之后對其商標信息進行共享，一方面能夠在他人進行定牌加工之前使海關(guān)部門了解權(quán)利人所享有的權(quán)利，為海關(guān)執(zhí)法提供相應(yīng)的依據(jù)并且減少執(zhí)法的成本。另一方面，在信息共享平臺的基礎(chǔ)之上，海關(guān)可以借鑒知識產(chǎn)權(quán)行政部門處理其他侵權(quán)案件的有關(guān)經(jīng)驗，有助于定牌加工行為是否侵權(quán)的認定。同時，信息共享機制也有助于相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)部門在處理其他知識產(chǎn)權(quán)案件的過程中所需認定的標準。不僅如此，在海關(guān)部門之間以及同樣需要建立信息共享平臺，不同海關(guān)之間的信息共享同樣有利于保護權(quán)利人的權(quán)利打擊侵權(quán)行為的發(fā)生。

其次，建立海關(guān)與知識產(chǎn)權(quán)部門的聯(lián)合執(zhí)法機制。在實際的執(zhí)法過程中，由于海關(guān)部門在執(zhí)法經(jīng)驗上的欠缺，其往往是通過請求知識產(chǎn)權(quán)行政部門進行協(xié)助之后，才能對有關(guān)行為作出是否侵權(quán)的認定。這既不利于自由貿(mào)易區(qū)擴大貿(mào)易提高經(jīng)濟效益的需求，同時也不利于對中小型加工企業(yè)利益的保護和自貿(mào)區(qū)的建設(shè)。同時，由于貿(mào)易量的急劇增長，進出口貨物數(shù)量的不斷提高，使得海關(guān)往往承擔著重大的監(jiān)管任務(wù)并且其執(zhí)法壓力也不斷地增強。海關(guān)面對數(shù)量巨大的進出口貨物，其首要任務(wù)是滿足進出口貿(mào)易的需求使進出口貨物快速通關(guān)。因而其在查處有權(quán)侵權(quán)行為的執(zhí)法方面承擔的重大壓力。因此建立海關(guān)與知識產(chǎn)部門聯(lián)合執(zhí)法機制就顯得十分有必要。知識產(chǎn)權(quán)部門主動配合海關(guān)執(zhí)法而不是經(jīng)海關(guān)請求后被動地進行協(xié)助，一方面有利于海關(guān)更加快速的進行侵權(quán)行為的認定，根據(jù)不同的情況在知識產(chǎn)權(quán)部門的建議和協(xié)助之下提高對有關(guān)貼牌行為查處的執(zhí)法效率，節(jié)約執(zhí)法成本。同時也有利于維護權(quán)利人的權(quán)利。

（四）建立海關(guān)與司法部門之間的合作機制

為了防止海關(guān)認定定牌加工行為侵犯他人權(quán)利而司法機關(guān)認定該行為不違法，從而造成行政與司法之間的沖突的情況發(fā)生。有必要對在海關(guān)執(zhí)法部門和司法部門之間建立有關(guān)的合作機制。一方面可以建立認定具體的定牌加工行為是否為侵權(quán)的法律委員會或技術(shù)委員會。通過邀請法院等司法機構(gòu)成員以及從事實務(wù)的律師、知識產(chǎn)權(quán)代理人以及其他相關(guān)單位企業(yè)的人員組成類似于技術(shù)委員會的機構(gòu)。當對某一具體行為是否構(gòu)成侵權(quán)有疑問時，可以由該委員會提供處理意見供海關(guān)進行參考。

另一方面，在行政執(zhí)法和司法之間也需要架起橋梁。不能出現(xiàn)行政機關(guān)認定侵權(quán)而司法機關(guān)認定不構(gòu)成侵權(quán)的情況。當海關(guān)在收到權(quán)利人申請，要求其對定牌加工行為進行調(diào)查并扣押相關(guān)貨物時，其可以要求權(quán)利人提供相應(yīng)的證明材料以及超出物品實際價值的擔保并要求其立即向人民法院起訴。

（五）建立多元化糾紛解決機制

對于有關(guān)權(quán)利人與定牌加工企業(yè)所產(chǎn)生的糾紛除了通過行政和司法途徑之外，還可以通過其他方式進行解決。例如，通過調(diào)解，仲裁等其他方式對有關(guān)行為進行認定，提高解決糾紛的效率。對于一些比較明顯的侵權(quán)行為完全可以通過在自貿(mào)區(qū)內(nèi)設(shè)立相關(guān)的仲裁機構(gòu)對侵權(quán)行為作出裁定。當事人可以憑借該裁定書請求海關(guān)或知識產(chǎn)權(quán)部門要求其協(xié)助執(zhí)行，對有關(guān)貨物進行查處，維護其自身的權(quán)利。同時，雙方當事人也可以通過和解的方式，在定牌加工企業(yè)給予權(quán)利人一定補償之后，獲得權(quán)利人的授權(quán)，繼而進行加工出口行為。從而提高了貿(mào)易效率也維護了商標權(quán)人的合法權(quán)益。

對于自貿(mào)區(qū)面對與日俱增的涉外定牌加工的行為而言，如何處理保護知識產(chǎn)權(quán)與促進經(jīng)濟貿(mào)易之間的平衡對于自貿(mào)區(qū)的發(fā)展具有重大意義，因此在完善相關(guān)制度的基礎(chǔ)之上，形成應(yīng)對定牌加工行為的具體界定標準以及處理方式，并逐漸推廣至其他地區(qū)，促進我國經(jīng)濟貿(mào)易的發(fā)展。（作者單位：華東政法大學(xué)國際法學(xué)院）

注解：

① 馮曉青，《全球化環(huán)境中的知識產(chǎn)權(quán)保護——全球化與知識產(chǎn)權(quán)保護國際會議綜述》，載《河北法學(xué)》，2007年5月第25卷第5期，第23頁。

② 吳漢東、郭壽康主編，《知識產(chǎn)權(quán)制度國際化問題研究》，北京大學(xué)出版社2010年版，第166頁。轉(zhuǎn)引自程明霞，《外貿(mào)法重修能否消解中國專利之痛》，載《經(jīng)濟觀察報》2004年第2期。

③ 杜穎，《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護的構(gòu)想》，載《法學(xué)》2014年第1期。轉(zhuǎn)引自王道軍，《上海自貿(mào)區(qū)建立的基礎(chǔ)與制度創(chuàng)新》，載《開放導(dǎo)報》2013年第5期。

④ 朱秋沅，《我國專利權(quán)邊境保護的現(xiàn)存問題及其制度重構(gòu)——兼論自貿(mào)區(qū)專利權(quán)邊境保護問題》，載《上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報》，2014年第3期。