我國企業(yè)預(yù)防美國337調(diào)查的策略

美國是我國企業(yè)出口的最大目標(biāo)市場，而且我國企業(yè)出口美國的產(chǎn)品技術(shù)含量日益提高。然而，我國企業(yè)頻頻遭遇美國337調(diào)查。337調(diào)查成為我國企業(yè)產(chǎn)品進入美國市場的障礙。本文試圖提出預(yù)防337調(diào)查的策略。

一、何為337調(diào)查

所謂337調(diào)查，是指基于原告美國境內(nèi)企業(yè)（下稱美國企業(yè)）起訴，美國國際貿(mào)易委員會（下稱委員會或ITC）根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337條規(guī)定對貨物所有人、進口商或收貨人進口到美國的貨物、為進口美國而銷售的貨物或進口后在美國銷售的貨物侵犯美國專利、登記版權(quán)、注冊商標(biāo)、登記的掩模作品或外觀設(shè)計等知識產(chǎn)權(quán)的行為及其他不公平行為進行調(diào)查并裁決的活動的總稱。實踐中，大部分337調(diào)查涉及進口貨物侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)。其中，90%以上337調(diào)查涉及專利侵權(quán)問題。經(jīng)調(diào)查，如果委員會裁決進口貨物侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)，簽發(fā)有限禁止貨物進口令，禁止被告進口的貨物進入美國，或者簽發(fā)全面禁止產(chǎn)品進口令，禁止所有侵權(quán)產(chǎn)品進入美國市場而不考慮產(chǎn)品來源或進口商。委員會還可單獨或同時發(fā)布制止令，要求停止進口或銷售侵權(quán)產(chǎn)品。違反制止令進口或銷售貨物的，每天罰款10萬美元或違反制止令進口或銷售貨物的國內(nèi)價值兩倍，以較高者為準(zhǔn)。如果貨物因禁止進口令被禁止進入美國，貨物所有人、進口商、收貨人試圖繼續(xù)將貨物進口美國，委員會可發(fā)布沒收令，將貨物予以扣押和沒收。

二、337調(diào)查嚴(yán)重阻礙我國企業(yè)產(chǎn)品進入美國市場

（一）我國企業(yè)已連續(xù)13年成為337調(diào)查的主要對象

自1986年我國企業(yè)遭遇第一起337調(diào)查以來，我國330 多家企業(yè)遭 遇 337 調(diào)查，涉及下游企業(yè)多達上萬家。中興通訊、華為公司、聯(lián)想集團、三一重工等企業(yè)均未能幸免。其中，2011年以來，華為、中興連續(xù)遭遇七起美國337調(diào)查。而且，近年來，我國企業(yè)遭受337調(diào)查的比例一直在30%以上。2013年美國共發(fā)起337調(diào)查42起，涉及我國企業(yè)17起，占比高達40%。2014年我國企業(yè)337調(diào)查案件一共12起，占總量的30%。自2002年以來，我國企業(yè)已連續(xù)13年成為337調(diào)查的主要對象。

（二）337調(diào)查導(dǎo)致我國大部分涉案企業(yè)失去美國市場

在已判決的337調(diào)查中，委員會裁決我國60%涉案企業(yè)敗訴，并簽發(fā)有限或全面禁止產(chǎn)品進口令，我國敗訴企業(yè)乃至相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品在涉案知識產(chǎn)權(quán)有效期內(nèi)不得進入美國市場。其中包括兩種情形：一是應(yīng)訴企業(yè)敗訴，涉案企業(yè)乃至行業(yè)產(chǎn)品被排除美國市場之外。如在我國企業(yè)應(yīng)訴“地板鎖扣”專利337調(diào)查案中，ITC終裁圣象集團等17家中國地板企業(yè)侵犯美國Unilin Beheer等地板公司專利，并簽發(fā)全面禁止產(chǎn)品進口令，禁止我國企業(yè)復(fù)合木地板（深圳燕加隆公司“一拍即合”鎖扣地板除外）在涉案專利有效期內(nèi)進入美國。二是被訴企業(yè)缺席337調(diào)查。根據(jù)第337條規(guī)定，如果被告不應(yīng)訴，委員會推定起訴狀中指控的關(guān)于缺席被告的事實屬實，并發(fā)布有限或全面禁止產(chǎn)品進口令。我國相當(dāng)比例的企業(yè)因缺席337調(diào)查被裁定敗訴，涉案企業(yè)乃至相關(guān)行業(yè)因此失去美國市場。如2011年，委員會對我國輸美玩具無線電遙控發(fā)射器和接收器啟動337調(diào)查，最終我國企業(yè)缺席應(yīng)訴撤出美國市場。

（三）337調(diào)查致使我國勝訴企業(yè)付出高昂訴訟費用

應(yīng)訴337調(diào)查費用一般在200萬美元以上。如果因337調(diào)查上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院乃至美國聯(lián)邦最高法院，則需要花費巨額費用。如2011年8月起，華為、中興連續(xù)遭遇5起337調(diào)查，兩家公司經(jīng)過兩年訴訟勝訴，耗費近2億美元訴訟費。而中美無汞堿性電池337調(diào)查從2003年5月ITC立案到2009年3月美國聯(lián)邦最高法院駁回勁量公司申訴，我國電池企業(yè)耗時近6年，僅律師費達300 萬美元，相當(dāng)于當(dāng)年電池行業(yè)出口利潤總額。因此，雖然我國企業(yè)在一些337調(diào)查中勝訴，但337調(diào)查不僅使我國企業(yè)在1年或數(shù)年間奔波于中美之間，影響生產(chǎn)經(jīng)營，而且使企業(yè)付出高昂訴訟費用，極大地消耗企業(yè)財力。

此外，即使與美國企業(yè)達成和解，我國企業(yè)也支付了巨額專利使用費。

三、我國企業(yè)遭受337調(diào)查的原因分析

（一）我國企業(yè)在美知識產(chǎn)權(quán)少

截至2014年底，我國發(fā)明專利申請量已連續(xù)4年位居全球第一，商標(biāo)申請量連續(xù)13年位居全球第一。但我國企業(yè)在美國注冊專利和商標(biāo)少。我國每年在美國只有不到2%的專利申請量。2000-2013年，中國企業(yè)和個人在美國申請專利總數(shù)為79 113件。 至2014年12月31日，我國在美國有效專利36440件。 馬德里商標(biāo)國際注冊體系是我國企業(yè)申請注冊美國商標(biāo)的重要途徑，但目前我國申請人每年的馬德里商標(biāo)國際注冊申請量才2000 件左右。

美國是我國企業(yè)出口的最大目標(biāo)市場、高新技術(shù)產(chǎn)品出口的主要目標(biāo)市場和機電產(chǎn)品最大出口國。而我國一些企業(yè)沒有自己的知識產(chǎn)權(quán)，出口到美國的工業(yè)制成品中，有很大部分是缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)而通過仿制生產(chǎn)出來的產(chǎn)品而侵害了美國企業(yè)的專利權(quán)。 因此遭遇美國企業(yè)發(fā)起337調(diào)查。自1975年以來，337調(diào)查涉及中國內(nèi)地企業(yè)330家，其中，84.84%的涉案中國企業(yè)在美國沒有專利。

（二）美國企業(yè)頻頻以337調(diào)查之“名”行商業(yè)競爭之“實”

根據(jù)第337條規(guī)定，美國企業(yè)只要證明進口貨物侵犯其知識產(chǎn)權(quán)，與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)存在或在建立之中，即可發(fā)起337調(diào)查。對受知識產(chǎn)權(quán)保護的貨物，如果原告在美國在廠房和設(shè)備上進行重大投資，或雇傭大量勞動力或使用大量資金，或在開發(fā)知識產(chǎn)權(quán)包括設(shè)計、研發(fā)或許可方面進行相當(dāng)大的投資，即存在相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 如果原告能以事實證明正積極開發(fā)知識產(chǎn)權(quán)且相關(guān)產(chǎn)業(yè)在將來很可能建立，即可證明產(chǎn)業(yè)正在建立之中。 而被訴企業(yè)應(yīng)訴費用高昂，不應(yīng)訴則自動敗訴，勝訴得不到補償。這種親知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的337調(diào)查制度誘使美國企業(yè)頻頻以337調(diào)查為商業(yè)競爭工具對我國企業(yè)發(fā)起337調(diào)查。如美國Nuance公司因收購上海漢翔信息技術(shù)有限公司（下稱觸寶科技）失敗，于2012年向ITC指控觸寶科技侵犯專利，企圖使觸寶科技退出美國市場。為迫使我國企業(yè)支付高額賠償金或?qū)＠S可使用費，非專利實施實體（NPE）越來越多地對我國企業(yè)發(fā)起337調(diào)查。2011年以來，美國數(shù)字交互集團（InterDigital）、Technology Properties Limited LLC（TPL）、閃點科技公司（Flashpoint Technology ， Inc.）等NPE，已多次對中興通訊、華為公司等發(fā)起337調(diào)查訴訟。

四、我國企業(yè)預(yù)防337調(diào)查的策略

美國市場是我國企業(yè)最大目標(biāo)市場，然而337調(diào)查涉及我國企業(yè)比例高，我國企業(yè)敗訴率高，敗訴企業(yè)乃至相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品被迫退出美國市場。勝訴企業(yè)耗費巨額資金，取得和解的企業(yè)也支付了巨額專利使用費和訴訟費用。隨著輸美產(chǎn)品數(shù)量增加、技術(shù)含量提升，我國企業(yè)仍不斷地面臨337調(diào)查。為使我國企業(yè)產(chǎn)品順利進入美國市場，必須預(yù)防337調(diào)查。

（一）在美國取得知識產(chǎn)權(quán)或取得美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)使用許可

目前，在我國企業(yè)遭受的337調(diào)查案中，90%以上涉及專利且敗訴率高。其中原因之一是涉案企業(yè)缺乏美國專利。日本、韓國企業(yè)一度是337調(diào)查的主要對象。后來日本、韓國企業(yè)在美國積極申請專利，遭受337調(diào)查越來越少。因此，我國企業(yè)應(yīng)根據(jù)研發(fā)及出口實際，結(jié)合國家相關(guān)科技創(chuàng)新計劃及所在省、市或縣鼓勵創(chuàng)新的措施，加強原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進技術(shù)消化吸收再創(chuàng)新，或者與其他企業(yè)、科研院所和高校，與美國一流科研機構(gòu)、著名大學(xué)、企業(yè)合作或在美國設(shè)立研發(fā)機構(gòu)，實施創(chuàng)新。然后，根據(jù)市場調(diào)研和《美國專利法》，通過《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（下稱《巴黎公約》）途徑、《專利合作條約》（PCT）途徑或直接在美國專利商標(biāo)局（USPTO）將發(fā)明或發(fā)現(xiàn)新穎而實用的工藝、機器、制造品，或物質(zhì)組合，或其任何新穎而實用的改進，或者制造品的新穎、獨創(chuàng)和裝飾性外觀設(shè)計申請美國發(fā)明專利、外觀設(shè)計專利，并通過馬德里商標(biāo)國際注冊途徑或依《美國商標(biāo)法》直接在美國專利商標(biāo)局注冊商標(biāo)。必要時，在美國登記版權(quán)（含計算機軟件）或掩模作品。

實施創(chuàng)新并獲得美國專利并非一日之功。在短期內(nèi)無法通過創(chuàng)新獲得美國專利或無法繞過美國企業(yè)核心技術(shù)或規(guī)避設(shè)計成本過大而美國企業(yè)專利對我國企業(yè)產(chǎn)品影響大時，我國企業(yè)可與美國企業(yè)達成協(xié)議，實施專利（交叉）使用許可、成為OEM制造商、設(shè)立合資企業(yè)或收購美國企業(yè)專利和品牌。華為公司在實施創(chuàng)新并積極申請美國專利的同時，已與高通等公司簽署多份專利（交叉）許可協(xié)議；中興通訊先后與高通、微軟等企業(yè)達成知識產(chǎn)權(quán)交叉許可。聯(lián)想集團先后收購了美國國際商業(yè)機器公司（IBM）的個人電腦業(yè)務(wù)、IBM X86服務(wù)器業(yè)務(wù)及摩托羅拉移動。中興通訊、華為公司和聯(lián)想集團因此拿到進入美國市場“入場券”。

在產(chǎn)品出口美國市場之前，我國企業(yè)在美國注冊專利和商標(biāo)或取得美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)使用許可，乃至收購美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)，即可避免因進入美國市場產(chǎn)品侵犯美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)而遭受337調(diào)查。如果我國地板企業(yè)在美國獲得“地板鎖扣”專利或取得美國Unilin Beheer等地板公司“地板鎖扣”專利使用許可，我國木地板企業(yè)就不會遭受337調(diào)查。此外，最好的防守是進攻。如果美國企業(yè)侵犯我國企業(yè)在美知識產(chǎn)權(quán)，在法院或委員會起訴美國企業(yè)，以扭轉(zhuǎn)我國企業(yè)頻頻遭受337調(diào)查局面。

（二）調(diào)查美國企業(yè)是否使用或擁有相同或類似知識產(chǎn)權(quán)

在研發(fā)、制造前，我國企業(yè)通過中國國家知識產(chǎn)權(quán)局、美國專利商標(biāo)局免費專利檢索系統(tǒng)，或德溫特世界專利索引等商業(yè)數(shù)據(jù)庫，對美國企業(yè)相關(guān)技術(shù)、工藝或外觀設(shè)計專利進行檢索，研究美國企業(yè)專利產(chǎn)品設(shè)計、權(quán)利要求、功能及特征，并根據(jù)美國企業(yè)申請專利時披露的在先技術(shù)、答復(fù)審查意見中的限制性解釋和放棄的權(quán)利要求或?qū)彶閱T列舉的對比文件進行規(guī)避設(shè)計。出口前，再次檢索美國企業(yè)相關(guān)技術(shù)、工藝或外觀設(shè)計專利，將其與我國企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)、工藝或外觀設(shè)計進行比對分析。若認(rèn)定我國企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)、工藝或外觀設(shè)計不侵犯美國企業(yè)專利，簽訂出口合同。若斷定我國企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)、工藝或外觀設(shè)計與美國企業(yè)相關(guān)專利相同或類似，可能侵犯美國企業(yè)專利的，修改產(chǎn)品技術(shù)、工藝或外觀設(shè)計以繞過相關(guān)專利權(quán)的覆蓋范圍并避免可能構(gòu)成的等同侵權(quán)，必要時在美國申請專利。由于非注冊商標(biāo)也可得到美國普通法保護，在對美國企業(yè)注冊商標(biāo)進行檢索的同時，還應(yīng)對美國企業(yè)是否在相同或類似商品上使用相同或類似非注冊商標(biāo)進行市場調(diào)查，并消除商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險。

此外，企業(yè)還應(yīng)關(guān)注美國聯(lián)邦公報（the Federal Register）、委員會網(wǎng)站最新337指控（http：//www.usitc.gov/petitions_and_complaints）和 337調(diào)查公告（http：//www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337.htm），看到其他生產(chǎn)相同或類似產(chǎn)品的企業(yè)遭受337調(diào)查時，通過EDIS系統(tǒng)（http：//edis.usitc.gov）檢索美國企業(yè)起訴狀及相關(guān)附件，并通過美國專利商標(biāo)局檢索美國企業(yè)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)，將美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、涉案進口產(chǎn)品與本企業(yè)出口產(chǎn)品分析對比，認(rèn)為我國企業(yè)存在侵權(quán)風(fēng)險的，對產(chǎn)品設(shè)計或標(biāo)識進行修改。

在出口前對美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)進行調(diào)查并消除侵犯美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險，我國企業(yè)即可防范337調(diào)查。

（三）及時請求USPTO駁回或撤銷美國企業(yè)的不當(dāng)知識產(chǎn)權(quán)申請或授權(quán)

根據(jù)《美國專利法》規(guī)定，第三人可在下列兩個日期中的較早日期之前向USPTO提交與專利申請審查可能有關(guān)的專利申請、專利證、公開的專利申請或其他印刷出版物的記錄，作為審查參考：（1）在USPTO向?qū)＠暾埲税l(fā)出或郵寄核準(zhǔn)專利申請的書面通知之日；或（2）在USPTO首次公布專利申請后滿六個月或?qū)彶閱T在審查專利申請過程中首次駁回專利權(quán)利要求之日的后發(fā)生之日。非專利所有人可在授予專利權(quán)或重新頒發(fā)專利證書之日起9個月內(nèi)以專利或權(quán)利要求不可專利、缺乏新穎性和非顯而易見性、或不符合《美國專利法》對說明書和重新頒發(fā)專利證書的要求，請求USPTO啟動授權(quán)后重審程序（PGR）以撤銷一項或多項不可專利的權(quán)利要求。 非專利所有人可在專利授權(quán)之日起9個月后或授權(quán)后重審程序終止之日（如果啟動授權(quán)后重審程序）的后發(fā)生之日，基于專利及印刷出版物構(gòu)成的在先技術(shù)向USPTO質(zhì)疑專利的新穎性及非顯而易見性，請求啟動雙方重審程序（IPR）以撤銷一項或多項不可專利的權(quán)利要求。 因此，我國企業(yè)應(yīng)實時監(jiān)視、檢索美國企業(yè)專利申請或授權(quán)信息。發(fā)現(xiàn)美國企業(yè)專利申請有缺陷并構(gòu)成威脅的，在其專利申請被公開后到USPTO發(fā)出或郵寄核準(zhǔn)專利申請的書面通知之日，或者在首次公布專利申請后滿六個月或?qū)彶閱T首次駁回專利權(quán)利要求之日的后發(fā)生之日，在前述兩個日期的先發(fā)生之日前，向USPTO提交與專利申請審查有關(guān)的專利申請、專利證、公開的專利申請或其他印刷出版物作為在先技術(shù)，請求USPTO減縮美國企業(yè)權(quán)利要求范圍或駁回專利申請。發(fā)現(xiàn)美國企業(yè)專利授權(quán)存在缺陷并構(gòu)成威脅的，在美國企業(yè)被授予專利權(quán)或重新頒發(fā)專利證書之日后9個月內(nèi)，基于印刷出版物、在先專利、公開使用或銷售等構(gòu)成的在先技術(shù)，以缺乏新穎性、實用性或非顯而易見性，主題不可專利、說明書不支持、不符合重新頒發(fā)專利證書要求、公開不充分或權(quán)利要求不明確等理由，請求USPTO啟動PGR程序以撤銷美國企業(yè)不可專利的權(quán)利要求或權(quán)利；在美國企業(yè)專利被授權(quán)之日起9個月后或授權(quán)后重審程序終止之日的后發(fā)生之日，依在先專利及印刷出版物，以美國企業(yè)專利缺乏新穎性和非顯而易見性為理由，請求USPTO啟動IPR程序以撤銷美國企業(yè)不可專利的權(quán)利要求。我國企業(yè)還可基于專利或印刷出版物構(gòu)成的在先技術(shù)影響特定專利權(quán)利要求可專利性如新穎性和非顯而易見性，隨時書面請求USPTO啟動再審程序（ reexamination）撤銷不可專利的權(quán)利要求。為防止日立金屬株式會社（下稱日立金屬）再次向中國釹鐵硼企業(yè)發(fā)起337調(diào)查，中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟向美國專利局申請日立金屬工藝專利中三件核心專利無效，經(jīng)過兩年多的努力，美國專利商標(biāo)局裁定日立金屬的兩件核心專利被無效。同時，監(jiān)視、檢索美國企業(yè)商標(biāo)申請或注冊，發(fā)現(xiàn)其商標(biāo)申請或注冊將損害或損害其權(quán)益的，及時請求USPTO駁回美國企業(yè)商標(biāo)注冊申請或撤銷注冊商標(biāo)。

實時監(jiān)視、檢索美國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)申請或授權(quán)，并及時向USPTO異議美國企業(yè)不當(dāng)知識產(chǎn)權(quán)申請或授權(quán)，使美國企業(yè)不能獲得新的不應(yīng)獲得的知識產(chǎn)權(quán)或失去不當(dāng)?shù)闹R產(chǎn)權(quán)授權(quán)，美國企業(yè)便失去對我國企業(yè)發(fā)起337調(diào)查的基礎(chǔ)。

（四）關(guān)注聯(lián)邦公報上，在委員會啟動337調(diào)查前與原告達成和解協(xié)議

原告提交起訴狀后，委員會秘書將通過聯(lián)邦公報發(fā)布起訴公告，邀請建議被告（proposed respondents）就起訴和潛在禁止令和/或制止令引起公共利益問題提交意見。委員會在收到起訴狀后30日內(nèi)決定是否啟動調(diào)查，在委員會投票是否啟動調(diào)查之前，原告有權(quán)隨時書面通知委員會撤回起訴狀。因此，企業(yè)應(yīng)關(guān)注聯(lián)邦公報上發(fā)布的起訴公告，在看到被起訴公告到委員會決定啟動調(diào)查的30日結(jié)束之前，在規(guī)定時間向委員會提交有關(guān)公共利益書面意見的同時，檢索分析原告專利。如果認(rèn)為涉嫌侵權(quán)，與原告達成包含仲裁條款的和解協(xié)議，我國企業(yè)停止侵權(quán)、實施繞道設(shè)計或?qū)嵤＠ń徊妫┰S可，必要時支付賠償金，原告在委員會啟動337調(diào)查前撤回起訴狀。這樣，企業(yè)在最后關(guān)頭避免337調(diào)查。

此外，收到美國企業(yè)律師函后，我國企業(yè)盡快咨詢專利律師，分析研究美國企業(yè)專利。經(jīng)分析，涉嫌侵權(quán)的，與美國企業(yè)達成如上所述的包含仲裁條款的和解協(xié)議。如果認(rèn)為美國企業(yè)專利無效或不可執(zhí)行，請求聯(lián)邦地區(qū)法院確認(rèn)我國企業(yè)不侵犯專利和/或?qū)＠麩o效或不可執(zhí)行，或請求USPTO撤銷不可專利的權(quán)利要求或?qū)＠?。一旦與美國企業(yè)達成包含仲裁條款的和解協(xié)議、法院確認(rèn)我國企業(yè)不侵犯專利和/或?qū)＠麩o效或不可執(zhí)行，或USPTO撤銷美國企業(yè)專利，美國企業(yè)日后就無法對我國企業(yè)發(fā)起337調(diào)查。

（作者：浙江湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院）