淺談優(yōu)先權(quán)核實中涉及相同主題的判斷

肖 霞王艷妮黃 偉

淺談優(yōu)先權(quán)核實中涉及相同主題的判斷

肖 霞★王艷妮★黃 偉★

本文結(jié)合案例，討論了在先申請和在后申請存在下位與上位關(guān)系時如何判斷是否屬于相同主題的問題，得出了應(yīng)結(jié)合申請的情況和本領(lǐng)域公知常識來判斷的結(jié)論。

優(yōu)先權(quán) 上下位 相同主題

一、引 言

我國《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定了在判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時，需要核實以下三點。

①作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題。

②該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請。

③在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起12個月內(nèi)。

對“相同主題的發(fā)明創(chuàng)造”，《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節(jié)作了定義：《專利法》第29條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應(yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。

對于“相同的主題”的判斷，《專利審查指南》（2010版）在第八章第4.6.2節(jié)指出：“審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。”“所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是，如果在先申請對上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)?！?/p>

《專利審查指南》（2010版）的上述規(guī)定，清楚地說明了當(dāng)在先申請記載了一個“籠統(tǒng)”表示出的特征、而在后申請與該特征對應(yīng)的為一個“詳細敘述”的特征時，該如何判斷是否為相同的主題。即在先申請的特征為比較籠統(tǒng)的上位概念，而在后申請的相應(yīng)特征是詳細、具體的下位概念，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從在先申請直接地、毫無疑義地確定時，則在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

但是，對于如何判斷相反情況的優(yōu)先權(quán)，即在先申請是下位概念，而在后申請是上位概念時，《專利審查指南》（2010版）并沒有給出規(guī)定和說明。而在審查實踐中，對這類問題又確實存在一些困惑。下文將介紹筆者對這一問題的思考。

二、普遍做法

對于在后申請的權(quán)利要求中的特征和在先申請中的相應(yīng)特征是下位與上位關(guān)系的情況，一種較為普遍的做法認為，由于從在先申請中的相應(yīng)特征不能唯一確定出在后申請中的特征，從而在后申請就不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)日。

以下面的案件為例。該申請?zhí)峁┝艘环N保護光學(xué)組件16與晶圓30之間的間隙中的環(huán)境系統(tǒng)，光學(xué)組件16包括光學(xué)元件262B，其中在流體屏障254與晶圓30之間形成流體軸承，以對光學(xué)組件與晶圓之間的流體溢出或蒸發(fā)進行控制（見圖1）。

圖1

該申請要求兩項美國優(yōu)先權(quán)，分別為US60/484476（下稱“優(yōu)先權(quán)文件1”）和US60/462112（下稱“優(yōu)先權(quán)文件2”）。在優(yōu)先權(quán)文件1的說明書附圖中，與申請圖1中的“光學(xué)組件”對應(yīng)的標記為“投影透鏡”。在優(yōu)先權(quán)文件2的說明書附圖中，也用文字明確標示出了與申請圖1中“光學(xué)組件”對應(yīng)的部分為“透鏡”?？梢?，在先申請中的特征為下位概念“透鏡”或者“投影透鏡”，而申請中的特征為上位概念“光學(xué)組件”。由于后者明顯擴大了前者的含義，并且也不能從在先申請中直接、毫無疑義地得出，因此普遍做法認為申請不能享受優(yōu)先權(quán)。

但是，對這一做法，筆者有不同的觀點。

三、筆者的觀點

首先，按照《專利審查指南》（2010版）第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定理解申請與在先申請是否符合相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義?？梢钥闯?，申請與在先申請的技術(shù)領(lǐng)域相同，均為沉浸光刻系統(tǒng)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果也相同，僅在采用的技術(shù)方案上稍有差別。

從《專利審查指南》（2010版）第八章第4.6.2節(jié)中的規(guī)定可知：如果在先申請記載了上位特征，而在后申請與該特征對應(yīng)的為下位特征，不能直接得出在后申請不能享受在先申請優(yōu)先權(quán)的結(jié)論，而是需要進一步判斷上下位關(guān)系是否導(dǎo)致不能由在先申請記載的技術(shù)方案直接和毫無疑義地得出在后申請的技術(shù)方案。基于同樣的考量，對在先申請是下位特征而在后申請是上位特征的情形，亦不能僅因技術(shù)方案上稍有差別而認定在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，而是同樣需要進一步判斷下位上位特征的存在是否導(dǎo)致不能由在先申請記載的技術(shù)方案直接和毫無疑義地得出在后申請的技術(shù)方案。

實際上，在該案例中，優(yōu)先權(quán)文件中的“投影透鏡”或“透鏡”與申請中的“光學(xué)組件”無論是位置還是外觀均相同，而且它們的作用均是將光投影和/或聚焦到晶圓上。該申請的發(fā)明點在于控制光學(xué)組件和晶圓之間的間隙中環(huán)境的環(huán)境系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括流體屏障和沉浸液體系統(tǒng)，并且在流體屏障和晶圓之間設(shè)置流體軸承對光學(xué)組件與晶圓之間的流體溢出或蒸發(fā)進行控制，而不在于光學(xué)組件的具體結(jié)構(gòu)。因此，無論是透鏡還是光學(xué)組件均不會對發(fā)明的實質(zhì)方案有任何影響，上述具有上下位關(guān)系的特征在申請和在先申請中對于相同主題的判斷也不具有實質(zhì)性影響。由此，筆者認為，從在先申請記載的技術(shù)方案是可以直接和毫無疑義地得出在后申請權(quán)利要求中的技術(shù)方案的。

另外，我們還可以參考一下歐洲專利局的做法。歐洲專利局審查指南中規(guī)定：專利法第87條第1款中的“相同主題”指的是歐洲申請的權(quán)利要求的主題只有是在本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從在先申請的整體當(dāng)中，在使用公知常識的情況下，直接地且毫無疑義地得出時，可以享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，這意味著權(quán)利要求中特征的特定組合必須至少是隱含地在在先申請中公開。作為隱含公開的例子，例如，一份申請公開了一種設(shè)備，該設(shè)備中涉及的固定部件是指螺母和螺栓，或是彈簧扣，或是肘節(jié)或插銷，只要在這些部件的公開中隱含了“可脫扣固定”的一般性概念，則一項包括“可脫扣固定部件”的設(shè)備的權(quán)利要求有權(quán)享受上述申請的優(yōu)先權(quán)日。對于此處公知常識的使用問題，要求站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，基于常規(guī)的知識或者基于簡單的推導(dǎo)來判斷主題是否一致。可見，當(dāng)在先申請為下位概念、在后申請為上位概念時，歐洲專利局審查指南引入了公知常識的概念，即結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員所掌握的公知常識，如果能夠從在先申請的某一特征推導(dǎo)出在后申請的相應(yīng)特征，在后申請是可以享受在先申請優(yōu)先權(quán)的。

該申請的光學(xué)組件是將光投影和/或聚焦到晶圓上；而在優(yōu)先權(quán)文件中，晶圓位于透鏡或投影透鏡正下方，透鏡和投影透鏡均是將光投影和/或聚焦到晶圓上。而對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，在沉浸光刻領(lǐng)域，用于投影和聚焦的光學(xué)組件一般為透鏡或者投影透鏡。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以結(jié)合本領(lǐng)域公知常識根據(jù)在先申請中的透鏡或投影透鏡直接和毫無疑義地確定出申請的“光學(xué)組件”即為能夠起到相應(yīng)作用的透鏡或投影透鏡?？梢?，參考歐洲專利局審查指南，也可以得到申請可以享受在先申請的優(yōu)先權(quán)的結(jié)論。

綜上，筆者認為，對于優(yōu)先權(quán)中相同主題的判斷，當(dāng)在先申請與在后申請存在下位和上位關(guān)系時，不能簡單認定在后申請不能享受優(yōu)先權(quán)，而應(yīng)該結(jié)合具體案情分析技術(shù)方案的實質(zhì)，來判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能從在先申請直接和毫無疑義地得出在后申請的方案。

四、小 結(jié)

本文結(jié)合案例，對于優(yōu)先權(quán)核實中相同主題的判斷進行了討論，尤其對在先申請和在后申請存在下位與上位關(guān)系的情形進行了分析，得出了不能僅根據(jù)上下位關(guān)系來確定能否享受優(yōu)先權(quán)，而應(yīng)結(jié)合申請的情況和本領(lǐng)域公知常識來判斷在后申請和在先申請是否屬于相同主題。由于筆者水平有限，難免有不當(dāng)之處，希望能與讀者進一步交流探討。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。