從貢獻論分析功能性特征的司法保護范圍
——功能性特征中的“等同”不應該采用等同侵權判定原則中“等同”的判斷標準

黨曉林

從貢獻論分析功能性特征的司法保護范圍
——功能性特征中的“等同”不應該采用等同侵權判定原則中“等同”的判斷標準

黨曉林★

最高人民法院通過司法解釋明確了功能性特征的認定和保護范圍，在保護范圍的解釋中引入了等同用語，引發(fā)了相應的問題，功能性特征中等同和等同侵權判定原則中的等同之間的關系是什么？在司法實踐中，功能性特征和等同原則的適用都是司法實踐中的難點，本文結合中美專利體系中在授權程序和司法程序中針對功能性特征適用的對比，并且在此基礎上從發(fā)明人貢獻角度以及公開換取保護原則等角度來探討功能性特征的司法保護范圍。

專利 侵權 功能性特征 保護范圍 等同 貢獻

引 言：

2009年10月1日頒布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《2009司法解釋》）第4條，對功能性技術特征的司法保護范圍進行了規(guī)定，2016年3月最高法頒布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《2016司法解釋》）第8條給出了功能性技術特征的定義和等同適用的原則，由此引發(fā)了對功能性技術特征的解釋和司法保護范圍方面的討論，本文在此基礎上從發(fā)明人貢獻角度以及公開換取保護原則的角度來探討功能性特征的司法保護范圍。

一、當前司法實踐中對功能性特征的保護范圍的解釋

1.對功能性特征的理解

（1）法律淵源

《2016司法解釋》的第8條給出了功能性技術特征的定義，其表述為：功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

《2016司法解釋》終結了此前功能性特征是一個被廣泛應用但沒有明確定義的狀態(tài)。此前的法律法規(guī)、司法解釋及部門規(guī)章對此術語在表述上也尚未統(tǒng)一，相應的表述有“功能性限定的技術特征”“以功能或效果表述的特征”“功能性技術特征”，《2016司法解釋》將其表述統(tǒng)一稱為“功能性特征”。

根據(jù)《2016司法解釋》第8條的規(guī)定，功能性特征包括以下兩類情形：

A：結構性描述+具有限定作用的功能性描述，和

B：純功能性描述。

（2）司法實踐

雖然不像司法解釋那樣可以作為法律淵源，各法院在司法實踐中對功能性特征進行了理解和適用，這些內(nèi)容也可以用來幫助理解功能性特征的含義。

北京市高級人民法院于2013年頒布的《專利侵權判定指南》（以下簡稱《北京高院判定指南》）給出了定義。例如，該指南第16條：功能性技術特征，是指權利要求中的對產(chǎn)品的部件或部件之間的配合關系或者對方法的步驟采用其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的作用、功能或者產(chǎn)生的效果來限定的技術特征。

江蘇省高級人民法院在2011年的民終字第0319號判例①參見江蘇高院（2011）蘇知民終字第0139號。中也給出了關于功能性特征的定義。在該判決中，江蘇高院寫到：“對于要求保護產(chǎn)品的技術方案而言……當這類權利要求中的某一技術特征……采用所屬技術領域非公知的技術術語命名，且對所屬領域技術人員而言僅表述該特征在整體技術方案中所起的作用、功能或最終達到的效果，而且在說明書中也未以窮盡限定的方式明確或隱含地將該特征限定于某種或某幾種具體結構，則上述技術特征構成功能性技術特征?！?/p>

針對上述司法實踐，將功能性特征理解為上述兩種情形并不會與這些司法實踐產(chǎn)生沖突。

2.功能性特征的保護范圍的解釋

《2009司法解釋》第4條給出了功能性特征的保護范圍的規(guī)定：“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內(nèi)容”。

相應地，《北京高院判定指南》采用了類似上述司法解釋的描述，如第16條：“對于權利要求中以功能或者效果表述的功能性技術特征，應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內(nèi)容”。在具體應用上，對于如何“結合說明書和附圖……”，第17條給出了具體的適用方法：“在確定功能性技術特征的內(nèi)容時，應當將功能性技術特征限定為說明書中所對應的為實現(xiàn)所述功能、效果所必須的結構、步驟特征”。

江蘇高院的民終字第0319號判例中，也給出了明確的功能性技術特征的適用原則“在確定功能性技術特征的內(nèi)容時，應根據(jù)專利說明書和附圖中記載的技術內(nèi)容以及權利要求中關于該技術特征的功能或效果的描述，來確定說明書中每一個具體實施方式中記載的實現(xiàn)所述功能或效果的必需技術特征，亦即排除對于實現(xiàn)所述功能或效果無直接、必然聯(lián)系的特征，并將之整體作為功能性技術特征的內(nèi)容?！雹诮K高院（2011）蘇知民終字第0139號“本院認為部分，（二）關于功能性技術特征的解釋”。以及“即，功能性技術特征的內(nèi)容，應當是與說明書所記載的具體實施方式的數(shù)目相應的、由實現(xiàn)該功能或效果的必需技術特征組成的、并列的多個具體結構”。③江蘇高院（2011）蘇知民終字第0139號“本院認為部分，（二）關于功能性技術特征的解釋”。

因此，功能性特征的司法保護范圍是：功能性技術特征所對應的具體實施方式中的必要特征+與該具體實施方式等同的實施方式。

3.等同侵權判定原則中的“等同”與功能性特征解釋中的“等同”

在侵權判定中有等同侵權判定原則，其中等同是指特征等同，如2001年最高人民法院頒布的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》④于2015年修改：最高人民法院關于修改《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》的決定（2015年1月19日最高人民法院審判委員會第1641次會議通過）法釋〔2015〕4號。（以下簡稱《2001司法解釋》）第17條：“專利權的保護范圍應當以權利要求記載的全部技術特征所確定的范圍為準，也包括與該技術特征相等同的特征所確定的范圍”和《2009司法解釋》中第4條“被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍”。

在功能性特征的保護范圍的解釋上，還涉及等同的實施方式的概念。這兩個等同是否有區(qū)別？在同一件案件中應該如何適用？

《2001司法解釋》中給出了等同侵權判定的基本原則，在此基礎上結合《2009司法解釋》中關于功能性特征保護范圍的規(guī)定，按照當前審理程序的直接推導是：首先對權利要求的保護范圍進行解釋，其中針對功能性特征適用《2009司法解釋》中“等同”，然后在侵權對比中再適用等同侵權判定原則，這樣在一件案件中就適用了2次“等同”。然而，這種推導與司法實踐是不一致的，因為在司法實踐中僅適用一次等同。

根據(jù)《2016司法解釋》之前近期的判例，在司法實踐中，僅在解釋權利要求中的功能性特征的范圍時適用“等同”（即描述的該功能或者效果的具體實施方式的“等同”的實施方式），而在判定是否落入專利保護范圍的技術特征對比中不再適用等同原則，即判斷被控物中的相應結構是否屬于與涉案專利中的實施方式等同的實施方式，在判斷是否構成等同的實施方式時，是將與功能性特征相對應的實施方式的必要結構視為一個整體，針對該整體適用等同判斷，該等同判斷采用的是和等同侵權判定原則中類似的標準。⑤江蘇省高級人民法院（2011）蘇知民終字第0139號；上海市高級人民法院（2014）滬高民三（知）終字第45號；廣東省高級人民法院（2015）粵高法民三終字第40號。例如，在廣東省高級人民法院于2015年作出的一份判決⑥廣東省高級人民法院（2015）粵高法民三終字第40號。中，在分析權利要求1用“以可活動的方式連接在該本體上”進行限定的功能性特征時認為：“被訴侵權產(chǎn)品的‘按鍵’安裝在‘本體’的一按鍵槽中，‘按鍵’被限定在該按鍵槽中在按壓方向上下運動，不具備‘如翹翹板般地活動’的特征，這一技術特征與涉案專利的相應技術特征不相同。同時本院認為，涉案專利按鍵位于本體的上部，設計思路是軸與樞接部相互卡合，使得按鍵可如翹翹板般地活動；而被訴侵權產(chǎn)品按鍵位于本體下部，其設計思路是按鍵被限定在該按鍵槽中在按壓方向上下運動。兩者未采用基本相同的手段，無法實現(xiàn)基本相同的功能和效果，且非被訴侵權行為發(fā)生時本領域普通技術人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征，因此不屬于等同的技術特征?！?/p>

《2016司法解釋》第8條第2款給出了針對功能性特征適用等同的規(guī)定：“與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同”。

上述規(guī)定不但給出了兩種“等同”在判斷標準上的區(qū)別，并且也隱含了兩種“等同”如何在一件案件中適用，即在侵權判斷過程中僅適用一次“等同”而不是兩次“等同”。根據(jù)上述文字的解讀是：將功能性特征用“實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征”取代，然后在判定侵權的技術特征對比中直接適用等同侵權判定，只不過此時的等同判定的標準與《2001司法解釋》中的等同判定的在功能或效果方面的判斷標準略有差別。

但是，功能性特征中的“等同”與等同侵權判定原則中的“等同”應該適用類似的判斷標準嗎？

二、功能性技術特征的保護范圍的來源分析

1.功能性特征的保護范圍的來源

針對功能性特征的保護范圍的解釋，從《2009司法解釋》第4條的規(guī)定上能夠看出《美國專利法》第112條第6款的影子。該第112條第6款的內(nèi)容是：要素組合式的權利要求中的某一技術特征可以寫成實現(xiàn)特定功能的裝置或者方法，而不記載用于支持該功能的結構、材料或者動作，這樣的權利要求應當被解釋為涵蓋說明書中描述的相應結構、材料或者動作及其等同物”⑦An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure，material，or acts in support thereof，and such claim shall be construed to cover the corresponding structure，material，or acts described in the specification and equivalents thereof.。

在《2009司法解釋》之前，中國的司法實踐中也存在不同的觀點，《2009司法解釋》第一次在司法解釋的層面上統(tǒng)一了對功能性特征的保護范圍的解釋?！?009司法解釋》中似乎是借鑒了《美國專利法》的規(guī)定，對此，通過對比中美兩國在功能性特征上的應用可以部分回答上述問題。

2.中美專利體系中在授權程序和司法程序中針對功能性特征適用的對比

（1）兩者專利體系中功能性特征的保護范圍在不同階段中的一致性不同

根據(jù)《美國專利法》的規(guī)定以及相應判例，在專利審批過程中和在授權后的訴訟程序中針對功能性特征的保護范圍的解釋具有一致性，即功能性特征在審批中的范圍與在訴訟中的保護范圍是一致的。⑧An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure，material，or acts in support thereof，and such claim shall be construed to cover the corresponding structure，material，or acts described in the specification and equivalents thereof.在實務中，雖然通常在審批過程中主要依據(jù)形式判斷，即申請人（代理人）在撰寫時只要寫成了特定形式，即可主動觸發(fā)功能性特征的解釋原則，不過，在審查中基于申請人的明確意思表示，也能夠確定某一特征是否為功能性特征。

而在中國的專利體系中，《2009司法解釋》中的規(guī)定與《專利審查指南》（2010版）中的規(guī)定并不一致。特別是，在實務中，《專利審查指南》（2010版）對于純功能限定特征是持否定意見的⑨《專利審查指南》（2010版） 第二部分第二章3.2.1 以說明書為依據(jù)：“通常，對產(chǎn)品權利要求來說，應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發(fā)明”以及“只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規(guī)定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發(fā)明才可能是允許的”。，在專利審批過程中，國家知識產(chǎn)權局對于純功能性特征的審查是非常嚴格的，因此在授權的發(fā)明專利中權利要求中的含有功能性描述的特征中很大比重是部分功能性限定。然而，在經(jīng)過嚴格審查后授權的權利要求在司法程序中被限縮性解釋其保護范圍，這是十分不公平的。

（2）兩者專利體系中功能性特征所涵蓋的范圍不同

在美國專利體系中的功能+裝置特征僅指上述分析中的純功能性特征（即類型B），明確排除了類別A。而中國的《2009司法解釋》中的功能性特征可以理解為包括部分功能性特征（即類型A）和純功能性特征（即類型B）兩者。

對于部分功能性特征，兩個體系的適應是完全不同的。在中國專利體系中，部分功能性特征（特別是該特征的大部分成分是功能性描述時）有可能被認定為功能性特征，而在美國專利體系中部分功能性特征不被認定為功能性特征。例如，Philips v.AWH Corporation案。⑩415 F.3d 1303 （Fed.Cir.2005）.在該案中，權利要求中的涉及擋板（baffle）的特征（設置在殼的內(nèi)部的、用于增強它的承載能力的另外裝置，該裝置包括從鋼制殼壁向內(nèi)延伸的內(nèi)部鋼制擋板——further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls）采用了功能+裝置的限定格式，但是美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）指出功能+裝置特征僅適用于沒有提供任何結構的單純的功能性限定，而該特征中引述了結構內(nèi)容（從鋼制殼壁向內(nèi)延伸的內(nèi)部鋼制擋板——internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls），因此CAFC仍然認定該特征不是功能+裝置特征。

基于上述分析，功能性技術特征在美國和中國的生存環(huán)境是不同的，因此需要重新審視從美國借鑒而來的關于功能性特征的保護范圍規(guī)定是否符合中國的專利環(huán)境。

三、根據(jù)兩個“等同”的對比、中美“等同”的對比以及從貢獻論角度來分析功能性技術特征的范圍

1.兩個等同的對比分析：字面范圍外的擴大保護vs.字面范圍內(nèi)的限縮解釋

等同侵權判定原則起源于美國，并不是與生俱來，而是隨著專利制度的運用基于公平原則逐步發(fā)展而來的。等同侵權判定原則天生就與專利授權的公示作用和以權利要求來限定專利保護范圍等基本原則相沖突；進一步，從權利屬性上看，基于等同侵權判定原則中的等同判斷而獲得的保護范圍不能等同于基于相同侵權的保護范圍。?黨曉林.等同侵權原則可以等同多遠？中美等同侵權原則的對比和分析［M］//張平.北大知識產(chǎn)權評論.北京：北京大學出版社，2013.因此，基于等同侵權判定原則中的“等同”判斷在適用上應該加以嚴格限制，因為基于等同侵權判定原則的保護范圍并不是專利權利要求的當然權利范圍，而僅僅是基于公平原則針對特定情況對專利的擴大保護。

而功能性特征中的“等同”所針對的是權利要求的字面保護范圍的解釋，是在字面描述范圍的基礎上對其保護范圍的一種限縮解釋規(guī)則，這是與等同侵權判定原則中的“等同”在本質(zhì)上的區(qū)別。

基于上述對比，等同侵權判定原則中的“等同”和功能性特征中的“等同”在判斷標準上不應該相同。

2.中美在侵權程序中針對兩個等同在適用上的對比分析

美國針對等同侵權判定原則中的“等同”和功能性特征中的“等同”采用了不同的判斷標準。這兩個“等同”的差異可以從一個典型判例AI-Site Corp.v.VSI Int‘l， Inc.?174 F.3d 1308 （1999）.中理解，即這兩個“等同”在適用上有兩個區(qū)別：①適用等同的時間點不同，功能性特征中的等同判斷的時間點應該是專利授權，而等同侵權判定原則中的等同判斷則涵蓋了專利授權之后一直到侵權時的時間段；②針對等同判斷三要素中“功能”的要求不同，功能性特征中的等同判斷要求被控物中的特征和專利權利要求中的特征在功能上完全相同，而等同侵權判定原則中的等同判斷要求兩者在功能上實質(zhì)相同即可。

根據(jù)上述對比，美國在功能性特征中的等同判斷上比等同侵權判定原則中的等同判斷的標準更嚴格。

不過，美國針對功能性特征的等同判斷和等同侵權判定原則中的等同判斷可以分別適用，即二次適用。二次適用等同的典型判例可以參見WMS Gaming Inc.v.International Game Technology?184 F.3d 1339 （Fed.Cir.1999）.案。在該案中，美國CAFC在采用“相同功能”標準的基礎上認為被控物在涉案權利要求的一項功能性特征上與涉案專利不同，因此認為不構成相同侵權。進一步，在不構成相同侵權的基礎上，CAFC采用了等同侵權判定原則的等同標準認定被控物構成了等同侵權。

相比之下，中國在司法實踐上針對兩個等同判斷僅僅一次適用，采用的是類似等同侵權判定原則中的等同標準。這種一次適用的做法可以理解為等同侵權判定原則的等同適用將功能性特征中的等同判斷吸收了，直接針對實現(xiàn)所稱功能或者效果不可缺少的技術特征適用等同。

根據(jù)《2016司法解釋》第8條第2款的規(guī)定，針對功能性特征的“等同”判斷比等同侵權判定原則中的等同判斷更嚴格，即相應的保護范圍更小，這點與美國的實務類似，不過中國的一次適用比美國的二次適用進一步造成保護范圍更小。另外，《2016司法解釋》中的功能性特征的等同適用還掩蓋了中國功能性特征的保護范圍在授權程序和司法程序中的不一致性，造成針對部分功能性特征在保護范圍上的限縮性解釋。

基于上述對比分析，特別是上述的不一致性，中國的功能性特征的保護范圍解釋原則（《2009司法解釋》第4條）不應該簡單地采用類似等同侵權原則中的“等同”標準。

3.從貢獻論角度來分析功能性技術特征的范圍

專利制度的宗旨是以公開換取保護，即權利人（或申請人）將創(chuàng)新的技術通過專利申請的形式向社會公開，在所公開技術內(nèi)容的范圍內(nèi)要求一定范圍的保護。以公開換取保護的基本原則中體現(xiàn)了貢獻與索取之間的關系，即權利人在作出貢獻的范圍內(nèi)進行索取。

對功能性特征的保護范圍的解釋恰好體現(xiàn)了專利制度中的貢獻與索取的關系。功能性特征的字面含義涵蓋了實現(xiàn)該功能的所有實施方式?；谡埱笤瓌t，顯然這是權利人要求全范圍的索取，而專利說明書中僅僅公開了有限的具體實施方式，因此不能給予權利人以字面描述（要求索?。┑谋Ｗo范圍，即，不能超出所做貢獻的范圍，要在所做貢獻的范圍之內(nèi)。那么，多大的范圍是所做貢獻的范圍呢？

要分析權利人作出的貢獻到底有多大，首先應分析權利人所作的貢獻有哪些。權利人的貢獻僅僅限于專利說明書中所公開的有限的具體實施方式嗎？顯然不是。除了有限的具體實施方式，還有一項很重要的貢獻就是給出了功能性特征中的功能性描述。

功能性特征中的功能性描述在技術貢獻上是微不足道的嗎？當然不是。首先需要強調(diào)的是，專利文件的閱讀者是誰？不論是真實的公眾整體還是代表公眾的虛擬的“普通技術人員”，他們都應知曉所有的現(xiàn)有技術。在專利審查中經(jīng)常采用的“技術問題”—“技術方案”—“技術效果”的判斷邏輯中，功能性描述自身缺少的是具體的技術方案，而在技術問題和技術效果的基礎上，在功能性描述的指引下，普通技術人員獲得的是什么？至少是能夠?qū)崿F(xiàn)所描述的功能的所有現(xiàn)有技術。這也是權利人針對“普通技術人員”所作貢獻的一部分。

進一步，中國的權利人在通過了授權程序的專利文本中所作的貢獻有哪些？由于中國的功能性特征的保護范圍在授權程序和司法程序中的不一致性，在授權程序中，“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”“對于含有功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持”。雖然不能說所有專利在授權程序中都針對功能性特征進行了完全的審查，但至少是一定程度的審查，這就更加肯定了中國專利中的功能性特征中的功能性描述在技術貢獻上并不是微不足道的，而是具有實質(zhì)性貢獻的。

相比所作出的貢獻，反觀功能性特征在中國司法程序中所獲得的“待遇”，其在保護范圍的解釋上明顯是不公平的。應當給予功能性特征在所作貢獻范圍上的保護，即功能性特征的保護范圍應該解釋為：具體實施方式和實現(xiàn)該功能的現(xiàn)有技術中的其他實施方式。

當然，在具體適用中，權利人必須舉證證明被控物采用的是能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的現(xiàn)有技術，即類似于新穎性的標準，而不能采用被控物采用的是“容易想到的”之創(chuàng)造性標準。

*作者系中國政法大學民商經(jīng)濟法學院知識產(chǎn)權方向2015級博士研究生。