專利侵權(quán)警告信適格性的理論探討與實(shí)務(wù)分析①

張 鵬

專利侵權(quán)警告信適格性的理論探討與實(shí)務(wù)分析①

張 鵬*

本文從最高人民法院審理的石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會(huì)社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛案出發(fā)，提出專利侵權(quán)警告信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式，專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì)是意思表示。專利侵權(quán)警告信與通知函等的根本區(qū)別就在于，是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示。判斷是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示的核心，在于是否具有使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)的效果意思。專利侵權(quán)警告信的適用情形主要是，在合法來源抗辯制度中證明專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，在專利侵權(quán)懲罰性賠償制度中證明被控侵權(quán)人因?yàn)橹榔湫袨闃?gòu)成侵權(quán)從而形成故意侵權(quán)或者惡意侵權(quán)等。適格的專利侵權(quán)警告信關(guān)鍵在于，具有明確的使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)的效果意思。適格的專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件包括:發(fā)出者所享有的權(quán)利、涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為、對涉嫌侵權(quán)人的主張?；谶@一構(gòu)成要件要求，解釋最高人民法院在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會(huì)社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛案中針對不同警告信作出的不同效力認(rèn)定。

專利侵權(quán)警告信 確認(rèn)不侵權(quán)之訴 意思表示 注意義務(wù)

2015年12月，最高人民法院針對石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會(huì)社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛案作出判決，對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告信的適格性進(jìn)行了認(rèn)定，這一案件被評選為2015年中國法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件之首，對我國未來法律實(shí)踐具有重要影響。本文擬結(jié)合該案，對專利侵權(quán)警告信的基本原理進(jìn)行分析，探討專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件與適格性，以期對未來法律實(shí)踐中專利侵權(quán)警告信的撰寫有所啟示。

一、案例回顧

該案主要涉及石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會(huì)社的確認(rèn)不侵犯專利權(quán)、損害賠償糾紛，②參見河北省高級人民法院（2013）冀民三初字第1號民事判決書和最高人民法院（2014）民三終字第7號民事判決書。關(guān)于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛在另案進(jìn)行了處理。③參見河北省高級人民法院（2012）冀民三初字第2號民事判決書和最高人民法院（2014）民三終字第8號民事判決書。在該案中，本田技研工業(yè)株式會(huì)社享有關(guān)于汽車保險(xiǎn)杠、汽車整車和汽車后視面的外觀設(shè)計(jì)。2003年9月18日、20日、22日、24日和29日本田技研工業(yè)株式會(huì)社向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司發(fā)出警告信，同時(shí)在9月22日和9月24日也分別向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的經(jīng)銷商萊克汽車公司、旭陽恒興公司發(fā)出警告信，警告信內(nèi)容為：“本田公司已確認(rèn)貴公司正在展示/銷售石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司生產(chǎn)的來寶S-RV汽車。本田公司認(rèn)為來寶S-RV汽車實(shí)際侵害了本田公司在中國享有的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，外觀設(shè)計(jì)專利號為01319523.9。貴公司如果銷售該汽車，將構(gòu)成侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的行為。就此事宜，我事務(wù)所代表本田公司于2003年9月18日致函貴公司（注，致函旭陽恒興公司的時(shí)間為2003年9月20日），要求貴公司立即停止上述汽車的銷售，并要求貴公司于2003年9月21日（注，要求旭陽恒興公司于2003年9月23日）之前以書面形式予以答復(fù)。但時(shí)至今日，我們沒有收到貴公司的答復(fù)，我們不得不認(rèn)為貴公司沒有誠意解決此事宜。因此，我們將保留對貴公司以及石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司提起訴訟的權(quán)利?！?003年10月16日，石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司向河北省石家莊市中級人民法院提起確認(rèn)不侵權(quán)訴訟，請求人民法院依法確認(rèn)其生產(chǎn)和銷售涉案汽車外觀設(shè)計(jì)未侵害涉案專利權(quán)。2003年11月24日，本田技研工業(yè)株式會(huì)社向北京市高級人民法院起訴石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司專利侵權(quán)。2003年12月24日，石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司、河北新凱汽車制造有限公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出宣告涉案專利無效的無效宣告請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)予以受理。2004年1月9日，本田技研工業(yè)株式會(huì)社向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送警告信。警告信內(nèi)容為：“本田公司認(rèn)為LAIBAO S-RV汽車的外觀設(shè)計(jì)侵害了本田公司在中國享有的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，外觀設(shè)計(jì)專利號為01319523.9。貴公司銷售LAIBAO S-RV汽車的行為，構(gòu)成侵害上述外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的行為。因此，我們將保留對貴公司提起訴訟的權(quán)利?！?/p>

2013年4月1日，在確認(rèn)不侵權(quán)訴訟的審理過程中，石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司增加訴訟請求，其認(rèn)為本田技研工業(yè)株式會(huì)社自2003年9月18日起，連續(xù)8次向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司發(fā)警告信、指控函及備忘錄，無合法依據(jù)指控石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的產(chǎn)品侵害涉案專利權(quán)，并恐嚇巨額索賠；同時(shí)，在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司涉案汽車銷售快速上升時(shí)期，分別向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司各地經(jīng)銷商發(fā)警告信，對石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司產(chǎn)品進(jìn)行封殺，散布石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司已經(jīng)侵害其專利權(quán)，責(zé)令各地經(jīng)銷商立即停止石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司產(chǎn)品的銷售，恐嚇經(jīng)銷商將追究其侵權(quán)的法律責(zé)任。……本田技研工業(yè)株式會(huì)社的上述行為均是在未經(jīng)人民法院依法審理和判決確認(rèn)的情況下，僅憑自己的想象實(shí)施的，其行為沒有法律根據(jù)。并且，該行為是在其合資同類產(chǎn)品CR-V汽車上市前和上市初，對中國同行、同類產(chǎn)品實(shí)施的，其目的是為了打壓、封殺對手，提升自己產(chǎn)品的知名度和影響力，增加產(chǎn)品銷售量，行為具有明顯的惡意。本田技研工業(yè)株式會(huì)社的上述行為給石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司造成了重大惡劣影響，使其產(chǎn)品銷售嚴(yán)重受阻，銷量急劇下降，最終被迫提前停產(chǎn)，損失巨大?！C上，請求法院認(rèn)定本田技研工業(yè)株式會(huì)社侵害石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的合法經(jīng)營權(quán)和名譽(yù)權(quán)，判令本田技研工業(yè)株式會(huì)社賠償石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司損失人民幣36574萬元，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。也就是說，石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司以侵害合法經(jīng)營權(quán)和名譽(yù)權(quán)為由增加了損害賠償?shù)脑V訟請求。

河北省高級人民法院認(rèn)定，本田技研工業(yè)株式會(huì)社在2003年9月18日至2003年10月15日期間先后八次向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司發(fā)送警告信的同時(shí)，特別是在已于2003年11月24日針對石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司涉嫌侵害專利權(quán)行為向北京市高級人民法院提起訴訟后，仍然向石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司包括新疆、云南、珠海、深圳、湖南、四川等地的全國經(jīng)銷商發(fā)送警告信的行為已經(jīng)明顯超出了《專利法》以及其他法律規(guī)定的合理范圍。最高人民法院在二審判決中將該案中的專利侵權(quán)警告信進(jìn)行了分類，并對不同類型的警告信作出了不同的認(rèn)定。按照發(fā)送對象，將該案中的警告信劃分為發(fā)送給生產(chǎn)商的專利侵權(quán)警告信和發(fā)送給銷售商的警告信；按照發(fā)送時(shí)間，將該案中的警告信劃分為了石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和本田技研工業(yè)株式會(huì)社提起專利侵權(quán)之訴之前的警告信（判決中稱為“第一階段發(fā)送的警告信”）和石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和本田技研工業(yè)株式會(huì)社提起專利侵權(quán)之訴之后的警告信（判決中稱為“第二階段發(fā)送的警告信”）。最高人民法院認(rèn)為，本田技研工業(yè)株式會(huì)社除了在第一階段向涉案汽車的經(jīng)銷商發(fā)送侵權(quán)警告信之外，在其發(fā)送侵權(quán)警告信的第二階段，即在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司已經(jīng)與其進(jìn)行溝通協(xié)商，并尋求確認(rèn)不侵害涉案專利權(quán)的司法救濟(jì)，本田技研工業(yè)株式會(huì)社亦尋求侵害涉案專利權(quán)的司法救濟(jì)后，繼續(xù)向涉案汽車的銷售商發(fā)送侵權(quán)警告信，并擴(kuò)大了被警告經(jīng)銷商的發(fā)送范圍。侵權(quán)警告信中僅記載了涉案專利權(quán)的名稱、涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品名稱以及受函客戶涉嫌侵權(quán)的性質(zhì)，沒有披露主張構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)相近似的具體理由或進(jìn)行必要的侵權(quán)比對，也沒有披露其與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司均已向法院尋求司法救濟(jì)等其他有助于經(jīng)銷商客觀、合理判斷是否自行停止被警告行為的事實(shí)。由于被警告的經(jīng)銷商作為石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司的交易方，也是本田技研工業(yè)株式會(huì)社涉案專利產(chǎn)品的競爭者或客戶群，本田技研工業(yè)株式會(huì)社在向這些經(jīng)銷商發(fā)送的警告信維護(hù)其專利權(quán)的同時(shí)，也有打擊競爭對手、爭取交易對象或者商業(yè)機(jī)會(huì)的作用?！斗床徽?dāng)競爭法》第2條規(guī)定，經(jīng)營者在市場交易中，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則，遵守公認(rèn)的商業(yè)道德。本田技研工業(yè)株式會(huì)社在沒有進(jìn)一步證據(jù)證明存在侵權(quán)事實(shí)的情況下，以與向制造者發(fā)送侵權(quán)警告時(shí)相同的注意義務(wù)，在第二階段擴(kuò)大發(fā)送內(nèi)容不明確的警告信的范圍，尚難認(rèn)定其盡到了合理的審慎注意義務(wù)，有違《反不正當(dāng)競爭法》第2條的規(guī)定。

可見，該案集中體現(xiàn)了專利侵權(quán)警告信的適格性等問題，值得深入探討。

二、專利侵權(quán)警告信的基本概念

專利侵權(quán)警告信，在英文中通常被稱為“cease and desist letter”，是一種權(quán)利人在遇到或者即將遇到專利侵權(quán)時(shí)采取的一種自力救濟(jì)方式，其主要是包括專利權(quán)人或利害關(guān)系人在內(nèi)的權(quán)利人，在發(fā)現(xiàn)侵犯其專利權(quán)的現(xiàn)象或者存在即發(fā)侵權(quán)④張鵬.專利授權(quán)確權(quán)制度原理與實(shí)務(wù)［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2012：334-352.的現(xiàn)象時(shí)，自行或通過律師以警告函或發(fā)布廣告的方式向侵權(quán)者或相關(guān)人發(fā)出的，表達(dá)其行為已經(jīng)或者即將構(gòu)成侵犯專利權(quán)的明確的意思表示。

首先，專利侵權(quán)警告信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式?！秾＠ā返?0條規(guī)定：“未經(jīng)專利權(quán)人許可，實(shí)施其專利，即侵犯其專利權(quán)，引起糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決；不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時(shí)，認(rèn)定侵權(quán)行為成立的，可以責(zé)令侵權(quán)人立即停止侵權(quán)行為，當(dāng)事人不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內(nèi)依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴；侵權(quán)人期滿不起訴又不停止侵權(quán)行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。進(jìn)行處理的管理專利工作的部門應(yīng)當(dāng)事人的請求，可以就侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額進(jìn)行調(diào)解；調(diào)解不成的，當(dāng)事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴?！笨梢?，在遇到侵犯專利權(quán)的情形時(shí)，專利權(quán)人可以選擇尋求自力救濟(jì)方式進(jìn)行協(xié)商解決，也可以采取公力救濟(jì)方式加以解決，其中我國的“公力救濟(jì)方式”包括向人民法院起訴，也包括請求管理專利工作的部門處理，這是我國在專利管理和保護(hù)上的一個(gè)重要特點(diǎn)。⑤張志成，張鵬著.中國專利行政案例精讀［M］.北京：商務(wù)印書館，2016：55.應(yīng)當(dāng)說，允許以自力救濟(jì)的方式解決專利侵權(quán)糾紛有助于降低維權(quán)成本、提高糾紛解決效率和節(jié)約司法資源，符合經(jīng)濟(jì)效益原則。⑥羅霞.警告函引發(fā)的確認(rèn)不侵權(quán)糾紛及其損害賠償初探［J］.中國專利與商標(biāo)，2016年（3）：19-22.同時(shí)，專利侵權(quán)警告信還可以產(chǎn)生訴訟時(shí)效中斷的效果，可以作為認(rèn)定侵權(quán)情節(jié)從而確定專利侵權(quán)賠償額的重要考慮因素。⑦在美國，專利侵權(quán)警告信的情況是判斷是否適用專利侵權(quán)懲罰性賠償制度的最為重要的考慮因素，參見Martin J.Adelman，Randall R.Rader，John R.Thomas.Patent Law：Cases and Material（Third Edition）.West 2009，p.882.

其次，專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì)是意思表示。專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì)，就是表達(dá)警告信接收者的行為已經(jīng)或者即將構(gòu)成侵犯專利權(quán)的明確的意思表示。所謂“意思表示”，是指行為人把進(jìn)行某一民事法律行為的內(nèi)心效果意思，以一定的方式表達(dá)于外部的行為。⑧魏振瀛.民法[M].北京：北京大學(xué)出版社、高等教育出版社，2000：142.作為向外部表明意欲發(fā)生一定私法上之法律效果之意思的行為，意思表示通常包括效果意思、表示意思和表示行為，其中作為本體的效果意思是表示上的效果意思，是從書面形式或者口頭形式的表示行為所推斷的效果意思。⑨梁慧星.民法總論（2001版）［M］.北京：法律出版社，2001：189-190.也就是說，既然專利侵權(quán)警告信性質(zhì)上是一個(gè)意思表示，那么其構(gòu)成要件就是意思表示通常應(yīng)當(dāng)符合的構(gòu)成要件，需要有明確的效果意思、表示意思和表示行為。其中，效果意思是本體，明確的、確定的效果意思是適格專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件的核心。結(jié)合專利侵權(quán)警告信作為專利侵權(quán)自力救助方式的基本屬性，其效果意思應(yīng)當(dāng)是使得其了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)。

最后，專利侵權(quán)警告信的表現(xiàn)形式非常多樣。從專利侵權(quán)警告信的發(fā)送主體上來說，包括專利權(quán)人或利害關(guān)系人；從專利侵權(quán)警告信的發(fā)送方式上來說，可以自行發(fā)出或通過律師發(fā)出，也就是說，專利侵權(quán)警告信作為自力救濟(jì)的一種方式，可以自行作出和發(fā)出，也可以以律師函的方式作出和發(fā)出；從專利侵權(quán)警告信的發(fā)送時(shí)間上來說，在發(fā)現(xiàn)侵犯其專利權(quán)的現(xiàn)象或者存在即發(fā)侵權(quán)的現(xiàn)象時(shí)，包括采取公力救濟(jì)之前和之后；從專利侵權(quán)警告信所針對的對象上來說，包括侵犯其專利權(quán)的現(xiàn)象或者存在即發(fā)侵權(quán)的現(xiàn)象；從專利侵權(quán)警告信的外在表現(xiàn)上來說，可以采取以警告函或發(fā)布廣告的等方式。需要補(bǔ)充的是，專利侵權(quán)警告信與通知函等的根本區(qū)別就在于，是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示。判斷是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示的核心，就在于是否具有使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)的效果意思。

三、專利侵權(quán)警告信的適用情形

就我國當(dāng)前以及未來可以預(yù)期的法律實(shí)踐來說，在下列三種情形下，專利侵權(quán)警告信會(huì)得到比較廣泛的適用。

（一）合法來源抗辯制度中的專利侵權(quán)警告信

以銷售商為被告起訴專利侵權(quán)時(shí)，專利權(quán)人發(fā)出的專利侵權(quán)警告信用于證明銷售商“知道”其所銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品。出現(xiàn)這一情形的源頭是《專利法》第70條所規(guī)定的合法來源抗辯制度。合法來源抗辯制度，又稱為損失賠償責(zé)任免除制度，是指為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，能證明該產(chǎn)品合法來源的，免除損失賠償責(zé)任。⑩北京市第一中級人民法院.侵犯專利權(quán)抗辯事由［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：143-145.合法來源抗辯制度的歷史緣起于1984年《專利法》第62條的規(guī)定：“有下列情形之一的，不視為侵犯專利權(quán)：……二、使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利產(chǎn)品的；……”當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)這一制度的主要目的是為了保護(hù)善意第三人，“所謂善意，是指不知道某種產(chǎn)品是有專利的，而且也不知道該產(chǎn)品不是專利權(quán)人或者未經(jīng)專利權(quán)人許可制造后售出的，有些長期實(shí)行專利制度的國家也有保護(hù)善意第三人的規(guī)定，《專利法》施行時(shí)間還很短，許多人還不了解專利，對善意第三人需要保護(hù)。”?湯宗舜.專利法解說［M］.北京：專利文獻(xiàn)出版社，1994：279.1992年《專利法》對此未作修改，2000年《專利法》將該條款從“不視為侵犯專利權(quán)”的情形中剝離出來，單列為第二款，規(guī)定：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，能證明其產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任?！?008年《專利法》修改時(shí)將“依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品”這一情形予以刪除，增加了“許諾銷售”的情形，形成現(xiàn)行法律條文。

可見，合法來源抗辯制度的構(gòu)成要件包括，就客觀方面而言，為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品；就主觀方面而言，不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品；就證明方面而言，需能夠提供證據(jù)證明產(chǎn)品的合法來源。需要注意的是，客觀方面并不包括制造或者進(jìn)口，證明方面的要求隱含了對證明責(zé)任的規(guī)定。尤其是主觀方面的“不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品”，其中的“不知道”應(yīng)當(dāng)被理解為“實(shí)際得知”的反義詞，包括不知道和應(yīng)當(dāng)知道而實(shí)際不知道兩種情況。

具體到法律實(shí)踐來說，專利權(quán)人要證明專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者不知道或者應(yīng)當(dāng)知道而實(shí)際不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，還是有一定困難的。這兩種情形比較而言，要證明“專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者應(yīng)當(dāng)知道而實(shí)際不知道”更為困難，必須證明其所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的注意義務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。因此，在法律實(shí)踐中，專利權(quán)人通常會(huì)選擇證明“專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者明知其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品”。然而，證明其“明知”所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，最為便利和簡易的方法是通過發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告信的方式，使其知道所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品。換句話說，從訴訟法意義上而言，消極事實(shí)無法證明，幾乎無法讓被控侵權(quán)人證明其不知道使用、許諾銷售或者銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品，所以只能將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移，由專利權(quán)人證明被控侵權(quán)人知道其使用、許諾銷售或者銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品，因此專利權(quán)人通過發(fā)送警告信的方式告知使用者、許諾銷售者或者銷售者，使其知道其使用、許諾銷售或者銷售的是侵權(quán)產(chǎn)品。從這個(gè)角度上講，在這種情形下，專利侵權(quán)警告信的意思表示得以成立的關(guān)鍵，就是告知其構(gòu)成侵權(quán)的明確的效果表示。

正是由于這種證明的要求，使得專利侵權(quán)警告信頻繁出現(xiàn)。同時(shí)，也出現(xiàn)了專利權(quán)人濫用專利侵權(quán)警告信，干擾使用者、許諾銷售者或者銷售者的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的情形，從而出現(xiàn)確認(rèn)不侵權(quán)之訴。確認(rèn)不侵權(quán)之訴，系因知識產(chǎn)權(quán)人以警告函、律師聲明等形式要求行為人停止正在或即將實(shí)施的侵犯其知識產(chǎn)權(quán)行為，行為人認(rèn)為其行為不構(gòu)成侵權(quán)而請求人民法院予以確認(rèn)的訴訟。?丁文嚴(yán).受理確認(rèn)不侵犯著作權(quán)之訴應(yīng)當(dāng)具備的條件［J］.人民司法，2012（18）：4-7.因此，2002年7月12日最高人民法院民事審判第三庭作出的《關(guān)于蘇州龍寶生物工程實(shí)業(yè)公司與蘇州郎力福公司請求確認(rèn)不侵犯專利權(quán)糾紛案的批復(fù)》，引入了知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的確認(rèn)不侵權(quán)之訴。該批復(fù)指出，該案已經(jīng)符合《民事訴訟法》第108條之規(guī)定，即原告與本案有直接的利害關(guān)系、有明確的被告、有具體的訴訟請求和理由、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。該批復(fù)進(jìn)一步指出，原告向人民法院提起訴訟的目的，只是針對被告發(fā)函指控其侵權(quán)的行為而請求法院確認(rèn)自己不侵權(quán)，并不主張被告的行為侵權(quán)并追究其侵權(quán)責(zé)任，因此，以請求“確認(rèn)不侵權(quán)糾紛”作為案由，更能直接反映當(dāng)事人爭議的本質(zhì)，體現(xiàn)當(dāng)事人的請求與法院裁判事項(xiàng)的核心內(nèi)容。自此，知識產(chǎn)權(quán)確認(rèn)不侵權(quán)訴訟制度得以廣泛應(yīng)用。然而，上述批復(fù)并未明確確認(rèn)不侵權(quán)之訴的制度設(shè)計(jì)目的，這也為以后法院對此類案件的處理產(chǎn)生分歧埋下了伏筆。?張廣良.確認(rèn)不侵權(quán)之訴及其完善［J］.人民司法，2008（11）：19-23.

（二）專利侵權(quán)懲罰性賠償制度中的警告信

在專利侵權(quán)懲罰性賠償制度的法律適用中，專利侵權(quán)警告信獲得廣泛適用。目前，《商標(biāo)法》已經(jīng)引入懲罰性賠償制度，《專利法》修改過程中對于引入該制度的呼聲也非常高?！渡虡?biāo)法》第63條第1款規(guī)定：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該商標(biāo)許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。”可見，商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度的適用對象是惡意侵犯商標(biāo)權(quán)的行為。2015年12月2日，國務(wù)院法制辦公布的《專利法修訂草案（送審稿）》第68條第1款規(guī)定：“侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。對于故意侵犯專利權(quán)的行為，人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支?！笨梢?，《專利法修訂草案（送審稿）》與現(xiàn)行《商標(biāo)法》在懲罰性賠償制度的構(gòu)成要件方面，分別采用了“故意侵權(quán)行為”和“惡意侵權(quán)行為”，二者在法理上存在一定差別。?例如，《合同法》第42條規(guī)定，“當(dāng)事人在訂立合同過程中有下列情形之一，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任：（一）假借訂立合同，惡意進(jìn)行磋商；（二）故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者提供虛假情況；（三）有其他違背誠實(shí)信用原則的行為?！笨梢?，構(gòu)成締約過失責(zé)任的情形之一，就是假借訂立合同，惡意進(jìn)行磋商，給對方造成損失。其中的“惡意”與“故意”存在明顯區(qū)別。另外，在英美法的法律實(shí)踐中，“惡意”侵權(quán)行為主要包括蓄意的（malicious）或者肆意的（wanton）侵權(quán)行為，與“故意”侵權(quán)行為（willful infringement）存在差別。參見Randy R.Micheletti.Willful Infringement After In re Seagate：Just What Is “Objectively Reckless” Infringement？ 84 Chi.-Kent L.Rev.975，994-996（2010）.

但是，無論是以“故意侵權(quán)行為”或者“惡意侵權(quán)行為”作為構(gòu)成要件，明知會(huì)發(fā)生侵犯專利權(quán)或者商標(biāo)權(quán)的后果繼續(xù)采取相應(yīng)行為，一定是典型的“故意侵權(quán)行為”和“惡意侵權(quán)行為”的情形。同時(shí)，“明知”也是最容易證明的一種情形，證明的主要方式就是以侵權(quán)律師信的方式明確告知行為人其行為構(gòu)成了專利侵權(quán)或者商標(biāo)侵權(quán)。換句話說，要證明被控侵權(quán)人的行為符合“故意侵權(quán)行為”或者“惡意侵權(quán)行為”的要求從而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任，最簡便的方式就是證明被控侵權(quán)人知道其行為構(gòu)成侵權(quán)。然而，如同上文關(guān)于合法來源抗辯制度的法律認(rèn)定一樣，證明被控侵權(quán)人知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的最佳方式，就是以律師信的方式告知被控侵權(quán)人其行為構(gòu)成侵權(quán)。因此，可以想見，專利侵權(quán)懲罰性賠償制度的法律適用中也會(huì)大量出現(xiàn)警告信的情況。

事實(shí)上美國的法律實(shí)踐也同樣證明了這一點(diǎn)。律師意見的適格性和完整性，是認(rèn)定被控侵權(quán)人是否構(gòu)成故意侵權(quán)的關(guān)鍵。在希捷科技有限責(zé)任公司上訴案?In re Seagate Technology LLC，497 F.3d 1360，2007 U.S.App.LEXIS 19768（Fed.Cir.2007（en banc），cert.denied sub nom.中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院采取全席判決的方式，給出了在律師意見的適格性和完整性判斷中應(yīng)當(dāng)主要考慮的因素。這些因素包括：（1）律師意見的來源，律師意見是由被控侵權(quán)人內(nèi)部律師作出的意見，還是由獨(dú)立的外部律師作出的意見；（2）律師意見的形式，律師意見是口頭形式，還是書面形式；（3）律師意見的主體，律師意見是由通行律師作出的意見，還是由專業(yè)律師作出的意見；（4）律師意見的材料，律師意見是否是在考慮了專利權(quán)有效性和侵權(quán)有關(guān)的材料的基礎(chǔ)上作出的，其中有關(guān)材料包含專利審批歷史的材料；（5）律師意見的專業(yè)性，律師意見是否存在法律理解錯(cuò)誤，或者是否存在未能充分理解和把握專利權(quán)效力和專利侵權(quán)相關(guān)理論的情況；（6）律師意見的資格，律師意見由執(zhí)業(yè)專利律師作出，還是由專利代理人作出；（7）律師意見的內(nèi)容，律師意見是否明確清楚。例如，在歐搜制藥公司訴史密斯一案?Ortho Pharmaceutical Corp.v.Smith，959 F.2d 936，22 USPQ2d 1119（Fed.Cir.1992）.中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院指出，盡管律師意見是確定被控侵權(quán)人是否構(gòu)成故意侵權(quán)的非常重要的因素，但是對律師意見適格性和完整性的判定關(guān)鍵不是看法律意見的結(jié)論是否正確，律師意見需要足夠全面，并且與其他因素結(jié)合向被控侵權(quán)人表明專利權(quán)無效、不構(gòu)成專利侵權(quán)行為等結(jié)論，被控侵權(quán)人的主觀意愿和合理信賴是判斷的關(guān)鍵。再如，在明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造公司訴約翰遜和約翰遜整形公司一案?Minnesota Mining & Manufacturing Co.v.Johnson & Johnson Orthopaedics，Inc.，976 F.2d 1559，24 USPQ2d 1321（Fed.Cir.1992）.中，雖然被控侵權(quán)人獲得了“專利權(quán)無效和不具有執(zhí)行力”的律師意見，但是美國聯(lián)邦巡回上訴法院基于律師意見的形式、律師意見的內(nèi)容認(rèn)定構(gòu)成故意侵權(quán)，其主要考慮到被控侵權(quán)人所提交的律師意見采取口頭形式，并且內(nèi)容明顯不客觀不明確。

（三）其他情形下適用的警告信

其他還有一些適用專利侵權(quán)警告信的情形。首先是律師費(fèi)用可能會(huì)涉及到警告信的適用。在我國的法律實(shí)踐中，專利侵權(quán)訴訟由敗訴方承擔(dān)律師費(fèi)用還是比較常見的，例如本田技研工業(yè)株式會(huì)社訴力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)明專利侵權(quán)糾紛一案?參見上海市第二中級人民法院（2004）滬二中民五（知）初字第89號民事判決書。在本案中，上海市第二中級人民法院認(rèn)為，根據(jù)本案案情、相關(guān)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、原告律師實(shí)際完成的有效工作等因素酌情支持人民幣15萬元，其中特別考慮了以下因素：1.本案歷時(shí)較長，且歷經(jīng)多次開庭；2.本案系涉外案件，在程序的推動(dòng)、證據(jù)材料的提供等方面，原告律師需做更多的工作；3.原告律師為了查明案件事實(shí)，特別是為了查清被告的侵權(quán)所得，付出了大量精力，積極有效地通過各種途徑查找線索，提供證據(jù)。、株式會(huì)社島野訴寧波市日騁工貿(mào)有限公司專利侵權(quán)糾紛一案?參見浙江省寧波市中級人民法院（2004）甬民二初字第240好民事判決書、浙江省高級人民法院（2005）浙民三終字第145號民事判決書、最高人民法院（2008）民監(jiān)字第197號民事裁決書、浙江省高級人民法院（2009）浙民再字第135號民事判決書和最高人民法院（2012）民提字第1號民事判決書。在本案中，最高人民法院指出，“株式會(huì)社島野在一審過程中提交了律師服務(wù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)清單、律師代理費(fèi)收費(fèi)發(fā)票、中信實(shí)業(yè)銀行出具的貸記通知等作為證據(jù)，以證明其為本案已經(jīng)支付的律師費(fèi)。根據(jù)株式會(huì)社島野提交的律師服務(wù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)清單的記載，按照每位律師每小時(shí)3000元計(jì)收，截止至2004年7月，合計(jì)律師費(fèi)共計(jì)442，500元。該筆費(fèi)用的數(shù)額與律師代理人收費(fèi)發(fā)票、中信實(shí)業(yè)銀行出具的貸記通知相符，可以相互印證。日騁公司雖對上述律師費(fèi)的數(shù)額提出質(zhì)疑，但并未提出充分的事實(shí)和理由，且律師費(fèi)以每小時(shí)3000元計(jì)算并不違反有關(guān)法律、行政法規(guī)以及行政規(guī)章的規(guī)定，本院予以支持?！钡?，但是賠償標(biāo)準(zhǔn)不高，缺少精細(xì)化的證明。對比美國司法實(shí)踐，在證明存在故意侵權(quán)的情形下由被控侵權(quán)人承擔(dān)律師費(fèi)用，?? Donald S.Chisum.Chisum on Patents（VOLUME 7Chapter 20 Remedies）§20.03[4][c][iii]，LexisNexis Matthew Bender，2005.以及證明專利權(quán)人存在“惡意訴訟行為”以及訴訟過程中和專利申請過程中的“明顯不當(dāng)行為”?? Reactive Metals & Alloys Corp.v.ESM，Inc.，769 F.2d 1578，226 USPQ 821（Fed.Cir.1985）；Sensonics，Inc.v.Aerosonic Corp.，81 F.3d 1566，1574-75，38 USPQ2d 1551，1557-58（Fed.Cir.1996）；Kloster Speedsteel AB v.Crucible Inc.，793 F.2d 1565，230 USPQ 81（Fed.Cir.1986）.的情形下，由專利權(quán)人承擔(dān)律師費(fèi)用，未來可能有些借鑒之處，可能也需要警告信作為證明“故意侵權(quán)”的一種證明方式。其次是純粹用于自力救助的警告信，這種單純?yōu)榱酥鲝垯?quán)利、表明訴求的自力救助的警告信，應(yīng)當(dāng)是比較罕見的。?? 本文認(rèn)為，專利侵權(quán)律師信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式，但是其并非一種純粹的、單純的自力救助，多數(shù)情況下應(yīng)當(dāng)是和公力救濟(jì)相互交織的權(quán)利保護(hù)途徑。

四、專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件

根據(jù)上述專利侵權(quán)警告信的概念，結(jié)合上述專利侵權(quán)警告信的適用情形，適格的專利侵權(quán)警告信關(guān)鍵在于，具有明確的使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)的效果意思。據(jù)此，適格的專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件包括：發(fā)出者所享有的權(quán)利、涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為、對涉嫌侵權(quán)人的主張。

首先，專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)載明發(fā)出者所享有的權(quán)利。使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)，首先需要使得發(fā)送對象了解和知道專利權(quán)人或者利害關(guān)系人享有的權(quán)利。因此，專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)明確給出專利權(quán)人所享有的專利權(quán)的基本情況。例如，在石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會(huì)社確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛一案中，本田技研工業(yè)株式會(huì)社在提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和專利侵權(quán)損害賠償之訴的前后所發(fā)送的警告函，都載明了其專利權(quán)的專利號以及相關(guān)信息，符合這一構(gòu)成要件的要求。在本田技研工業(yè)株式會(huì)社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信中，明確記載“本田公司認(rèn)為來寶S-RV汽車實(shí)際侵害了本田公司在中國享有的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，外觀設(shè)計(jì)專利號為01319523.9”這一內(nèi)容，表明專利權(quán)人所享有的專利權(quán)的信息。在2004年1月9日本田技研工業(yè)株式會(huì)社向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信中，明確記載“本田公司在中國享有外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，外觀設(shè)計(jì)專利號為01319523.9” 這一內(nèi)容，表明專利權(quán)人所享有的專利權(quán)的信息。

其次，專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)載明涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為。亦即，涉嫌侵權(quán)人的具體哪些行為構(gòu)成《專利法》第11條規(guī)定的制造、使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口之中的哪一種或者哪幾種侵權(quán)行為。同時(shí)，在專利侵權(quán)警告信中，應(yīng)當(dāng)將行為對象、行為性質(zhì)、行為內(nèi)容等作出描述。例如，在本田技研工業(yè)株式會(huì)社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛一案中，本田技研工業(yè)株式會(huì)社在提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴和專利侵權(quán)損害賠償之訴的前后所發(fā)送的警告函，都明確表述了其展示/銷售的來寶S-RV汽車侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)等信息。在本田技研工業(yè)株式會(huì)社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信中，明確記載“本田公司已確認(rèn)貴公司正在展示/銷售石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司生產(chǎn)的來寶S-RV汽車?！F公司如果銷售該汽車，將構(gòu)成侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的行為”這一內(nèi)容，表明了發(fā)送對象侵權(quán)行為的性質(zhì)和內(nèi)容。在2004年1月9日本田技研工業(yè)株式會(huì)社向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信中，明確記載“貴公司銷售LAIBAO S-RV汽車的行為，構(gòu)成侵害上述外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的行為” 這一內(nèi)容，表明了發(fā)送對象侵權(quán)行為的性質(zhì)和內(nèi)容。

最后，專利侵權(quán)警告信應(yīng)當(dāng)載明對涉嫌侵權(quán)人的主張。例如，本田技研工業(yè)株式會(huì)社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛一案中，在本田技研工業(yè)株式會(huì)社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信中，要求立即停止來寶S-RV汽車的銷售、以書面形式予以答復(fù)。相對而言，在本田技研工業(yè)株式會(huì)社2004年1月9日向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信中，僅僅描述了其銷售來寶S-RV汽車的行為侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，但是對進(jìn)一步的主張并未作出明確表示，沒有指出要求停止侵權(quán)或者采取其他的措施。因此，從這種意義上講，本田技研工業(yè)株式會(huì)社2004年1月9日向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送警告信，缺少對涉嫌侵權(quán)人的主張，使發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)事實(shí)的效果意思并不明確，不構(gòu)成適格的專利侵權(quán)警告信。

綜上所述，專利侵權(quán)警告信的基本屬性是一種專利侵權(quán)的自力救濟(jì)方式，專利侵權(quán)警告信的根本性質(zhì)是意思表示。專利侵權(quán)警告信與通知函等的根本區(qū)別就在于，是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示。判斷是否具有通過自力救濟(jì)方式制止侵權(quán)的明確表示的核心，在于是否具有使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)的效果意思。專利侵權(quán)警告信的適用情形主要是，在合法來源抗辯制度中證明專利侵權(quán)產(chǎn)品的使用者、許諾銷售者或者銷售者不知道其所使用、許諾銷售或者銷售的是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品，在專利侵權(quán)懲罰性賠償制度中證明被控侵權(quán)人因?yàn)橹榔湫袨闃?gòu)成侵權(quán)從而形成故意侵權(quán)或者惡意侵權(quán)等。適格的專利侵權(quán)警告信關(guān)鍵在于，具有明確的使得發(fā)送對象了解和知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的事實(shí)的效果意思。適格的專利侵權(quán)警告信的構(gòu)成要件包括，發(fā)出者所享有的權(quán)利、涉嫌侵權(quán)人的侵權(quán)行為、對涉嫌侵權(quán)人的主張。正是因?yàn)樵凇皩ι嫦忧謾?quán)人的主張”這一構(gòu)成要件上作出了不同的判斷，所以對本田技研工業(yè)株式會(huì)社與石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司確認(rèn)不侵權(quán)和損害賠償糾紛案中的警告信應(yīng)當(dāng)作出不同的認(rèn)定，本田技研工業(yè)株式會(huì)社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日發(fā)出的警告信由于符合上述構(gòu)成要件的要求，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為適格的專利侵權(quán)警告信；本田技研工業(yè)株式會(huì)社于2004年1月9日向新疆融盛投資有限公司等12家石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司經(jīng)銷商發(fā)送的警告信缺乏“對涉嫌侵權(quán)人的主張”這一構(gòu)成要件，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為不適格的專利侵權(quán)警告信。

*作者系中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員、國家知識產(chǎn)權(quán)局辦公室政策研究處副處長，法學(xué)博士，研究領(lǐng)域：知識產(chǎn)權(quán)法、訴訟法、知識產(chǎn)權(quán)公共政策。

本文根據(jù)筆者參加本田雙環(huán)外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)糾紛案不正當(dāng)競爭法律問題研討會(huì)的發(fā)言提煉形成，感謝與會(huì)專家和與會(huì)代表提出的寶貴意見。