能夠?qū)崿F(xiàn)是說明書充分公開的必要非充分條件以“一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)”專利無

文 / 李文紅 / 北京市集佳律師事務(wù)所上海分所

一、引言

2012 年11 月19 日，蘋果電腦貿(mào)易（上海）有限公司（下稱“蘋果公司”）針對(duì)專利號(hào)為200410053749.9、發(fā)明名稱為“一種聊天機(jī)器人系統(tǒng)”的發(fā)明專利（下稱“本專利”）向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（下稱“專利復(fù)審委”）提出無效宣告請(qǐng)求。專利復(fù)審委于2013 年9 月3 日作出第21307號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定（下稱“第21307號(hào)決定”），維持本專利全部有效。隨后北京市第一中級(jí)人民法院判決維持第21307 號(hào)后決定。

2015 年4 月21 日，北京市高級(jí)人民法院判決撤銷北京一中院（2014）一中知行初字第184 號(hào)行政判決,撤銷第21307 號(hào)決定；要求專利復(fù)審委對(duì)涉案發(fā)明專利權(quán)重新作出無效宣告請(qǐng)求審查決定。

本案的爭議焦點(diǎn)之一是說明書是否已經(jīng)充分公開權(quán)利要求1 所記載的“游戲功能”這一技術(shù)手段。本文將分析二審判決的論述邏輯，闡述對(duì)《專利法》第二十六條第三款的理解，論述充分公開與能夠?qū)崿F(xiàn)之間的關(guān)系。

二、二審判決體現(xiàn)的觀點(diǎn)

對(duì)上述爭議焦點(diǎn)，二審判決認(rèn)為：“說明書僅僅記載了具有一個(gè)游戲服務(wù)器以及提到實(shí)現(xiàn)互動(dòng)游戲的設(shè)想，而未記載游戲服務(wù)器與聊天機(jī)器人的其他部件如何連接。例如，對(duì)什么樣的用戶輸入的什么內(nèi)容傳送到游戲服務(wù)器以及如何將用戶的指令傳送到游戲服務(wù)器中，完全沒有記載。此外，根據(jù)說明書的記載，過濾器分析處理的和游戲有關(guān)的語句根本不可能送到游戲服務(wù)器中。

因此，本專利說明書未充分公開如何實(shí)現(xiàn)本專利權(quán)利要求1 所限定的游戲功能，違反了《專利法》第二十六條第三款的內(nèi)容，本專利權(quán)應(yīng)當(dāng)被宣告無效。”

二審判決還回顧了一審判決針對(duì)“游戲功能”的認(rèn)定內(nèi)容，指出：“判斷說明書是否充分公開的依據(jù)在于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書能夠確定的內(nèi)容，即，說明書記載的信息量應(yīng)當(dāng)足夠充分，或者至少應(yīng)當(dāng)提供足夠明確的指引，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此獲知相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)來具體實(shí)現(xiàn)本專利的技術(shù)方案。但原審判決卻認(rèn)為只要本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容就屬于充分公開，而不考慮這些內(nèi)容是否已經(jīng)在說明書中被教導(dǎo)、記載或指引，這顯然不符合《專利法》第二十六條第三款的立法本意?！?/p>

不難發(fā)現(xiàn)，二審判決的觀點(diǎn)可歸納為：判斷說明書是否充分公開的依據(jù)在于本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書能夠確定的內(nèi)容，即，說明書記載的信息量應(yīng)當(dāng)足夠充分，或者至少應(yīng)當(dāng)提供足夠明確的指引，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員據(jù)此獲知相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)來具體實(shí)現(xiàn)本專利的技術(shù)方案,而不能脫離說明書記載的技術(shù)內(nèi)容，單純以技術(shù)方案是否能夠?qū)崿F(xiàn)作為判斷說明書是否充分公開的標(biāo)準(zhǔn)。

本文認(rèn)同這一觀點(diǎn)。對(duì)于單純基于理論假設(shè)的帶有預(yù)期于推測(cè)性質(zhì)的技術(shù)方案，如果授予專利權(quán)，會(huì)導(dǎo)致在申請(qǐng)日沒有完成發(fā)明創(chuàng)造并掌握技術(shù)方案的專利權(quán)人獲得超乎其技術(shù)貢獻(xiàn)的回報(bào)，也不利于本領(lǐng)域技術(shù)人員從專利文件中獲得足夠的技術(shù)啟示，顯然是不符合《專利法》第二十六條第三款的立法本意的。

三、對(duì)專利法第二十六條第三款的理解

1、說明書充分公開的構(gòu)成要素

《專利法》第二十六條第三款規(guī)定，說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。包含兩方面相互獨(dú)立的要求：說明清楚、完整，以及能夠?qū)崿F(xiàn)。

說明清楚、完整作為一個(gè)獨(dú)立的要求，具有自身不容忽視的價(jià)值。

存在這樣的可能性：有些技術(shù)方案無需過分的試驗(yàn)就可以制造或使用，因而滿足所謂能夠?qū)崿F(xiàn)的要求，但是在申請(qǐng)日有可能它并未發(fā)明因而也不能在說明書中被描述。

例如，對(duì)于權(quán)利要求所記載的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的功能而言，即使說明書中沒有披露計(jì)算機(jī)為實(shí)現(xiàn)該功能而采用的算法，通常一個(gè)普通技術(shù)人員理論上有可能為計(jì)算機(jī)編程來實(shí)現(xiàn)該功能。一般來說，專利權(quán)人未披露實(shí)施該功能所必須的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)或算法可能是由于在申請(qǐng)日時(shí)尚未真正掌握技術(shù)方案的實(shí)施方式，也有可能是出于保留技術(shù)秘密的目的。

再如，對(duì)于權(quán)利要求記載的某化學(xué)物質(zhì)的新用途，如果說明書中未記載實(shí)驗(yàn)證據(jù)，有可能不妨礙熟練技術(shù)人員通過大量的實(shí)驗(yàn)去驗(yàn)證該化學(xué)物質(zhì)的所述新用途。但是目前的專利實(shí)踐中，依然需要在說明書中給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)來證實(shí)其所述的用途以及效果。

又如，丙基和丁基化合物或許可以通過一種與已披露的甲基相類似的方法來制備，但是如果沒有發(fā)明人已經(jīng)發(fā)明丙基或丁基化合物的陳述，這些化合物由于在說明書中沒有被描述，因而不能被授予專利權(quán)。

與我國《專利法》第二十六條第三款類似的是美國專利法112（a）條的規(guī)定：說明書應(yīng)該對(duì)發(fā)明、制作與使用該發(fā)明的方式和工藝過程，用完整、清晰、簡潔而精確的詞句進(jìn)行書面描述，使任何熟悉該項(xiàng)發(fā)明所述技術(shù)領(lǐng)域或與該項(xiàng)發(fā)明最密切相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域的人都能制作及使用該項(xiàng)發(fā)明。說明書還應(yīng)該提出發(fā)明人或共同發(fā)明人所擬定的實(shí)施發(fā)明的最佳方式【1】。

在Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.一案1 中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院肯定了國專利法112（a）條中的“書面描述”和“能夠?qū)崿F(xiàn)”是兩個(gè)獨(dú)立的要求。如果一個(gè)專利沒有滿足其中任何一個(gè)要求，專利都會(huì)被無效。

在Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.一案的裁判文書中，上訴法院認(rèn)為：從美國專利法112（a）條的語言讀出這樣的要求：說明書應(yīng)當(dāng)含有該發(fā)明的書面描述。同時(shí)，認(rèn)為該條款包含兩個(gè)獨(dú)立的要求：關(guān)于發(fā)明的書面描述，關(guān)于制造和使用發(fā)明的方式和方法的書面描述以至于實(shí)施發(fā)明。

最后，對(duì)發(fā)明進(jìn)行描述的這一單獨(dú)要求是專利法上的基本要求。每一項(xiàng)專利都必須描述一項(xiàng)發(fā)明。這是專利對(duì)價(jià)的一部分。申請(qǐng)人描述一項(xiàng)發(fā)明，如果法律規(guī)定的其他條件得到滿足，則他獲得專利。當(dāng)然，該說明書必須描述如何制造和使用該發(fā)明（即使之可以實(shí)現(xiàn)），但是這是一項(xiàng)不同的任務(wù)。對(duì)于主張的發(fā)明的描述，使得美國專利商標(biāo)局可以有效審查該專利申請(qǐng)，法院可以有效理解該發(fā)明，判斷其是否符合專利法，并對(duì)其權(quán)利要求進(jìn)行解釋；公眾可以理解和改進(jìn)該發(fā)明，并避免落入專利權(quán)人獨(dú)占權(quán)的邊界【2】。

2、關(guān)于說明清楚、完整

說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以表明發(fā)明人至遲在申請(qǐng)日時(shí)已完成發(fā)明創(chuàng)造并實(shí)際掌握該技術(shù)方案。

所述清楚、完整的標(biāo)準(zhǔn)在《專利法實(shí)施細(xì)則》第十七條第一款有所體現(xiàn)：“說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：……（五）具體實(shí)施方式：詳細(xì)寫明申請(qǐng)人認(rèn)為實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型的優(yōu)選方式；必要時(shí)，舉例說明；有附圖的，對(duì)照附圖。”

亦可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1 和2.1.2 節(jié)的規(guī)定。如“凡是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的有關(guān)內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)在說明書中描述”。

3、關(guān)于能夠?qū)崿F(xiàn)

能夠?qū)崿F(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3 節(jié)的規(guī)定，即所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。

本文認(rèn)為，所謂按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本專利說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以實(shí)現(xiàn)的。更具體地，發(fā)明的技術(shù)方案所集合的技術(shù)手段在本專利說明書中均有足夠的記載或者由本專利說明書給出應(yīng)用現(xiàn)有技術(shù)的指引。

如果能夠?qū)崿F(xiàn)并不是按照說明書記載的內(nèi)容，而是由熟練技術(shù)人員經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)導(dǎo)致的，則應(yīng)當(dāng)依據(jù)說明書對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型說明不清楚或不完整，認(rèn)定說明書未滿足充分公開的要求。

四、結(jié)論

充分公開要求應(yīng)理解為包括兩個(gè)相互獨(dú)立的要求：說明清楚、完整，以及能夠?qū)崿F(xiàn)。換言之，能夠?qū)崿F(xiàn)是充分公開的必要非充分條件。

【1】易繼明譯.美國專利法【M】.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2013:33.

【2】崔國斌.專利法原理與案例【M】.北京大學(xué)出版社,2012:333.