淺談專利侵權(quán)糾紛中“先用權(quán)抗辯”的使用

摘要：先用權(quán)是對采取先申請制的一種必要的補救性措施，取得先用權(quán)是有嚴格條件限制的，先用權(quán)抗辯適用于專利侵權(quán)訴訟程序中。

關(guān)鍵詞：先用權(quán)抗辯 專利侵權(quán)糾紛 企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風險防范

專利權(quán)具有排他性，但我國的相關(guān)法律也規(guī)定“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的，不視為侵犯專利權(quán)?！北緱l款規(guī)定了專利權(quán)的例外情況，也即專利制度中的先用權(quán)，常被用于專利侵權(quán)糾紛抗辯中。

1 “先用權(quán)”的實質(zhì)

我國專利法采用先用權(quán)主要原因是我國專利法實行的是先申請制，然而最先申請的人并不一定就是發(fā)明創(chuàng)造或者最先實施的人，所以設置先用權(quán)是對先申請制的一種必要的補救性措施，即“對在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備的，在原有范圍內(nèi)可以繼續(xù)使用”。這里所說的“已經(jīng)作好制造、使用的必要準備”，是指已進行了實質(zhì)性的專項投資，并且完成了必要的技術(shù)準備。制造或者購買專用設備、完成產(chǎn)品設計圖紙和工藝文件等，可以視為已經(jīng)作好制造、使用的必要準備。而“在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用”，是指先用權(quán)人為自身發(fā)展的需要在專利申請日以前已經(jīng)實施技術(shù)或者外觀設計的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)自己繼續(xù)實施。在專利申請日以后以合理的方式擴大生產(chǎn)規(guī)模的，仍屬于在原有范圍內(nèi)的實施。

2 “先用權(quán)抗辯”的條件

必須同時符合以下五個條件，才能取得先用權(quán)，否則就是侵權(quán)行為。①制造或者使用的行為發(fā)生在他人取得專利權(quán)的專利申請日以前。②制造或者使用的行為是先用權(quán)人自己獨立完成的。③先用權(quán)人在專利權(quán)人申請專利之日以前，至少已經(jīng)做好了制造或者使用的必要準備。④先用權(quán)的制造或使用行為，只限于原有的范圍之內(nèi)。⑤先用權(quán)人對該發(fā)明創(chuàng)造只能是自己實施，不得任意轉(zhuǎn)讓。

3 專利侵權(quán)糾紛中“先用權(quán)抗辯”的使用

上述條件中，制造或者使用的行為只能是制造相同的產(chǎn)品或使用相同的方法，不包括進口、銷售相同產(chǎn)品等行為，這一點在先用權(quán)抗辯實際使用中經(jīng)常會遇到，我中心在日常工作中受理這方面的電話咨詢就很多，例如，有這樣一起專利維權(quán)援助方面的案例，某個體企業(yè)主胡某來電稱其產(chǎn)品（一種汽車遮陽板）自己已使用多年，現(xiàn)有一外觀設計專利的權(quán)利人（個體企業(yè)主）在阿里巴巴網(wǎng)站上投訴其產(chǎn)品侵權(quán)，并提供了專利號，而該專利為近期才申請的專利，胡某咨詢這種情況下自己是否侵權(quán)，該如何應對。結(jié)合上述案例來看，胡某稱其產(chǎn)品自己已使用多年，這里就要分清胡某的已使用多年的產(chǎn)品是否是胡某自己生產(chǎn)的，這樣就有以下兩種情況：

3.1 胡某的使用是指胡某自己生產(chǎn)，這種情況可以考慮采用先用權(quán)抗辯。首先，胡某應檢索下專利權(quán)人所指專利的著錄事項，以便了解該專利目前的狀態(tài)。再則，胡某對其產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)容的來源要拿出充分的證據(jù)，一是證明自己的產(chǎn)品在申請日之前已經(jīng)生產(chǎn)；二是證明該產(chǎn)品是自己獨立研究開發(fā)出的。這樣才具備考慮采取先用權(quán)來進行抗辯的條件。當然，若胡某準備采用先用權(quán)抗辯，先用權(quán)抗辯也存在，其行使的范圍也是存在一定限制的，超出該范圍，也還是會構(gòu)成專利的侵權(quán)行為。另外，既便胡某的先用權(quán)抗辯成功，先用權(quán)也不能單獨轉(zhuǎn)讓或繼承，除非是隨著先用權(quán)所屬企業(yè)一起轉(zhuǎn)讓或繼承，先用權(quán)也不能成為抵押、投資、入股的對象。

3.2 胡某的使用只是指胡某使用在先，產(chǎn)品并不是胡某自己生產(chǎn)的，這種情況下就不能采用先用權(quán)抗辯。由于專利制度中的先用權(quán)制度只能是制造相同的產(chǎn)品或使用相同的方法，不包括使用相同的產(chǎn)品，也就是說如果胡某不能證明自己是在先設計了其產(chǎn)品的外觀，而只是在先使用了該產(chǎn)品的外觀設計，是不能取得該產(chǎn)品的先用權(quán)的。在這種情況下，胡某可以考慮通過向國家專利局請求宣告專利權(quán)無效，從而使自己使用的產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)。

由于我國現(xiàn)行的專利法中外觀設計的審查是不需要經(jīng)過實質(zhì)性審查的，這樣就難免會有一些不符合要求的外觀設計申請暫時也獲得了專利權(quán)，這時候就只能通過無效宣告程序才能否認它的專利性。因此，上述案例中，胡某只要能有充分證據(jù)證明自己產(chǎn)品的外觀設計在專利權(quán)人申請專利之前就已經(jīng)公開使用了，胡某就可以通過向國家專利局復審委員會提出無效宣告請求，請求該專利無效，若專利權(quán)被宣告無效，侵權(quán)問題就不復存在了。

4 專利侵權(quán)糾紛中“先用權(quán)抗辯”的幾點思考

4.1 因為我國的專利制度是采用了先申請原則，所以企業(yè)在科技創(chuàng)新過程中，尤其是自主創(chuàng)新的過程中，對具有創(chuàng)新性的技術(shù)方案要及早形成知識產(chǎn)權(quán)，保護自己的智力勞動成果，降低創(chuàng)新技術(shù)流失風險，提高企業(yè)競爭力。

4.2 要學會運用知識產(chǎn)權(quán)法律，提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風險防范能力。企業(yè)在立項前、研發(fā)過程中及產(chǎn)品上市前都要進行必要的專利檢索，企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售活動的各個環(huán)節(jié)更要隨時管控知識產(chǎn)權(quán)并做好記錄，為以后有可能帶來的專利糾紛提前做好應對準備，并且能在糾紛中掌握主動權(quán)。

4.3 知識產(chǎn)權(quán)并不只是一種單純的法律權(quán)利，更是一種可以廣泛運用的競爭工具和商業(yè)策略，可以成為增強企業(yè)技術(shù)能力、競爭能力和獲利能力的法律籌碼。

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