美國(guó)商業(yè)方法專利的存亡規(guī)則研究

金 春 陽(yáng)

(西安交通大學(xué) 法學(xué)院,陜西 西安 710049)

商業(yè)方法能否成功獲取美國(guó)專利權(quán)？取得美國(guó)專利權(quán)的商業(yè)方法能否在他人提起的專利無(wú)效宣告審查程序中存活下來(lái)？這些問(wèn)題的答案只有在美國(guó)專利法第101條(以下簡(jiǎn)稱第101條)及其相關(guān)條文中找尋。其中的任何一個(gè)條文都可成為拒絕專利申請(qǐng)和宣告專利權(quán)無(wú)效的依據(jù)，左右著商業(yè)方法專利的命運(yùn)。這些商業(yè)方法專利的存亡規(guī)則之間是否存在一種內(nèi)在聯(lián)系？它們?cè)谶m用時(shí)是否有先后之分？應(yīng)當(dāng)怎樣理解第101條才能正確把握其內(nèi)涵和外延？這些問(wèn)題需要人們認(rèn)真思考、集思廣益，在司法實(shí)踐中求索答案。關(guān)于商業(yè)方法與專利的研究，我國(guó)主要集中在對(duì)美國(guó)聯(lián)邦最高法院判決的比爾斯基案及該判決以前的判例法狀況的研究；對(duì)于比爾斯基案判決后美國(guó)判例法動(dòng)向的研究則是淺嘗輒止、只鱗片爪；對(duì)于第101條與其他條款之間的關(guān)系，我國(guó)的研究都只能是付諸闕如了。拙作一孔之見(jiàn)，希存引玉之效，又于我國(guó)相關(guān)法律的解釋略有裨益。

一、商業(yè)方法專利存亡規(guī)則的適用順序

美國(guó)專利法第101條是從宏觀的角度對(duì)于可以獲得專利的主題類型進(jìn)行了一般性的正面規(guī)定，而其相關(guān)條款第102條、第103條和第112條則是從實(shí)質(zhì)層面排除了那些雖然屬于可獲得專利的主題但卻因新穎性、創(chuàng)造性不夠或者對(duì)發(fā)明的內(nèi)容披露不夠而無(wú)法獲得專利權(quán)的發(fā)明。一般而言，法院在審理案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡量不直接適用寬泛的規(guī)定，而適用較窄層面的、更為具體的法律條文。也就是說(shuō)，在有更具體的法律條文的情況下，法院應(yīng)避免詮釋較為寬泛的規(guī)定。就美國(guó)專利法而言，法院應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用更為具體的專利法第102條、第103條和第112條，而盡量避免直接適用寬泛的第101條[1]。

在美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院于2012年7月9日判決的交收銀行案(CLS Bank International v. Alice Corporation Pty. Ltd)中，法院的多數(shù)意見(jiàn)認(rèn)為，雖然第101條已被視作“門檻測(cè)試”條款，而且可以在觸及其他條款之前先行用此條款進(jìn)行檢驗(yàn)，從而將不能獲得專利權(quán)的對(duì)象排除在外，但是這并不意味著總是需要首先如此檢驗(yàn)，特別是當(dāng)法官適用其他條款能夠迅速、透明、具有可預(yù)測(cè)性地解決爭(zhēng)議時(shí)更是如此。法院的多數(shù)意見(jiàn)得出結(jié)論認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)在考慮司法效率的基礎(chǔ)上來(lái)決定評(píng)估專利有效性時(shí)所適用條文的順序。

法院首先依據(jù)專利法第102條、第103條和第112條而非第101條來(lái)審查某項(xiàng)商業(yè)方法專利申請(qǐng)能否獲得專利權(quán)，能夠縮短專利審查時(shí)間，提高專利審查效率，有利于解決眾多懸而未決的專利申請(qǐng)，因此具有很高的實(shí)踐價(jià)值。當(dāng)權(quán)利要求被抽象和升華為區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容，劃定了明確的界限外延，并有完備的說(shuō)明書(shū)支撐從而易于實(shí)施，實(shí)踐證明，權(quán)利要求通常都不會(huì)因?yàn)橐昧顺橄蟾拍罨驅(qū)挿旱幕靖拍疃慌卸椴粚儆诳梢垣@得專利的主題。換言之，此種權(quán)利要求將抽象概念應(yīng)用于解決實(shí)際問(wèn)題，突破了抽象概念的藩籬進(jìn)入了可獲專利的范疇[2]。

當(dāng)然，交收銀行案判決的多數(shù)意見(jiàn)也遭到了一些質(zhì)疑。在該案的判決書(shū)中，普羅斯特法官提出異議認(rèn)為：①多數(shù)意見(jiàn)創(chuàng)造了一種全新的框架，實(shí)際上使得法院可以按照自己的意愿回避第101條，從而不對(duì)權(quán)利要求是否屬于可獲專利的主題作出判斷；②此種框架違背了美國(guó)聯(lián)邦最高法院對(duì)可獲專利的主題需要具體案件具體分析的態(tài)度，不僅觀點(diǎn)內(nèi)容有待商榷，而且處理方法本身就有問(wèn)題。普羅斯特法官提出的異議不僅預(yù)示著該案的紛爭(zhēng)還將繼續(xù)下去，而且預(yù)示著關(guān)于第101條及相關(guān)條款關(guān)系的憲法解釋也很有可能面臨聯(lián)邦最高法院的審查。

二、“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法的回顧

交收銀行案中法官意見(jiàn)的對(duì)立預(yù)示著美國(guó)專利法第101條終究是商業(yè)方法在申請(qǐng)專利時(shí)以及無(wú)效宣告審查中繞不過(guò)去的關(guān)口。美國(guó)法院對(duì)于第101條的解讀常常左右著某個(gè)商業(yè)方法的命運(yùn)。而對(duì)于如何判定商業(yè)方法是否符合第101條的規(guī)定，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院進(jìn)行過(guò)諸多嘗試，終于在2008年判決的比爾斯基案中就此作了進(jìn)一步的分析，提出了兩條檢驗(yàn)法加以判斷：第一，權(quán)利要求描述的方法是否使用了特定的機(jī)器或裝置；第二，權(quán)利要求描述的方法能否實(shí)現(xiàn)對(duì)特定物體的轉(zhuǎn)換。這就是“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法，該檢驗(yàn)法對(duì)權(quán)利要求的范圍施加了限制，確保權(quán)利要求指向?qū)嵤┏橄蟾拍畹姆椒?，而非抽象概念本身，通過(guò)其驗(yàn)證合格的商業(yè)方法才符合第101條的規(guī)定。

比爾斯基案最后被美國(guó)聯(lián)邦最高法院受理，于2010年6月28日作出判決，九位大法官的依據(jù)理由雖然稍有不同，但一致認(rèn)為本案的權(quán)利要求不得授予專利。聯(lián)邦最高法院的多數(shù)意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)了三點(diǎn)：第一，抽象概念本身不得授予專利；第二，在判斷商業(yè)方法是否符合美國(guó)專利法第101條的規(guī)定時(shí)，“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法并非唯一的測(cè)試方法，沒(méi)有通過(guò)“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法的測(cè)試不等于商業(yè)方法不符合第101條的要求；第三，盡管“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法不是唯一的測(cè)試方法，但聯(lián)邦最高法院沒(méi)有否定“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法，也不反對(duì)聯(lián)邦巡回上訴法院探索符合美國(guó)專利法精神的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。就當(dāng)前美國(guó)的專利實(shí)踐而言，“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法依然具有十分重要的意義。

在美國(guó)聯(lián)邦最高法院對(duì)比爾斯基案作出判決后的一個(gè)月，美國(guó)專利商標(biāo)局發(fā)布了一個(gè)臨時(shí)指南，闡釋其對(duì)于第101條內(nèi)涵的理解。該指南指出，審查員在判斷一項(xiàng)商業(yè)方法專利申請(qǐng)是否符合第101條的要求時(shí)，應(yīng)以“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法為主，以是否有明確證據(jù)指向抽象概念為輔。總體來(lái)看，該指南在力圖遵循比爾斯基案最高法院的判決精神同時(shí)，認(rèn)可了“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法的實(shí)踐價(jià)值。

三、“無(wú)非就是”檢驗(yàn)法的提出

由于美國(guó)聯(lián)邦最高法院在比爾斯基案的判決書(shū)中既沒(méi)有認(rèn)可也沒(méi)有否認(rèn)“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法，這使得美國(guó)法院對(duì)于商業(yè)方法的態(tài)度依舊混沌不清。但值得慶幸的是，美國(guó)聯(lián)邦最高法院在比爾斯基案判決書(shū)中確認(rèn)，在一定條件下，商業(yè)方法有可能符合第101條的要求，這為商業(yè)方法獲取專利權(quán)和在無(wú)效宣告審查中存活留下了一些空間。

在此后發(fā)生的交收銀行案中，美國(guó)法院對(duì)可獲專利主題的界定進(jìn)行了新的嘗試。此案的案情如下：2007月5月，交收銀行針對(duì)阿里斯公司擁有的商業(yè)方法專利權(quán)，以不屬于第101條規(guī)定的可獲專利的主題為理由提起確認(rèn)之訴。阿里斯公司隨之起訴交收銀行侵權(quán)。一審法院明顯受到了比爾斯基案的影響，認(rèn)為阿里斯公司專利的主題為抽象概念，雖然采用了計(jì)算機(jī)作為媒介，但該計(jì)算機(jī)卻并未直接指向特定機(jī)器，不符合美國(guó)專利法第101條的規(guī)定，因此判定其所獲專利權(quán)無(wú)效。阿里斯公司隨后提出上訴。在該案中，阿里斯公司起訴交收銀行侵犯其4項(xiàng)專利權(quán)，涉及一種用于債務(wù)交換的計(jì)算機(jī)交收平臺(tái)，即為消除交收風(fēng)險(xiǎn)，可信賴的受托第三方在當(dāng)事人雙方之間進(jìn)行債務(wù)交收。交收風(fēng)險(xiǎn)系指只有一方的債務(wù)獲得了償付，而另一方的債務(wù)則無(wú)法獲得償還。這些專利包括方法、系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品等權(quán)利要求。

在上訴中，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院重申抽象概念不屬于可獲專利的主題，但還是以阿里斯公司專利不屬于抽象概念為理由，推翻了一審法院的判決。在認(rèn)定何為抽象概念時(shí)，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院在判決中指出，盡管有大量的先例和詮釋，但抽象概念的具體含義仍不明確，其具體外延仍未得到清晰界定。美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院回顧了“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法和一些關(guān)于商業(yè)方法的具體判例，并從中提煉出規(guī)則認(rèn)為，針對(duì)借助計(jì)算機(jī)實(shí)施某種商業(yè)行為的特定方式而提出的權(quán)利要求，是可以獲得專利的；但無(wú)非就是在計(jì)算機(jī)上實(shí)施某種商業(yè)行為的設(shè)想則不可獲得專利。但是，即便如此，此規(guī)則在界定抽象概念的內(nèi)涵和外延時(shí)仍存在很大的不確定性。

在此背景下，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院并沒(méi)有試圖針對(duì)抽象概念給出具體的定義。相反，法院采用了一種新的規(guī)則，最大限度地減少了做出這種決定的必要性，即當(dāng)權(quán)利要求涉及任何可能被視為某種抽象概念時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循以下步驟進(jìn)行判斷：①在審查所有權(quán)利要求的詳細(xì)內(nèi)容后，當(dāng)無(wú)明顯證據(jù)可證明權(quán)利要求直接指向不可獲得專利的抽象概念時(shí)，則該權(quán)利要求不得因?yàn)榇朔N原因而被視為不滿足美國(guó)專利法第101條所規(guī)定的可獲專利的主題；②除非單一且最為合理的理解是該權(quán)利要求直接指向的無(wú)非就是一種基本的原理或無(wú)形的概念，且該權(quán)利要求對(duì)于該概念適用到特定的應(yīng)用程序沒(méi)有任何限定，不得依據(jù)美國(guó)專利法第101條認(rèn)定權(quán)利要求直接指向的是抽象概念。這就是“無(wú)非就是”檢驗(yàn)法。依據(jù)該方法，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院指出，由于阿里斯專利的權(quán)利要求借助計(jì)算機(jī)進(jìn)行的限定構(gòu)成了發(fā)明實(shí)施中的重要組成部分，使得權(quán)利要求限定于一項(xiàng)非常具體的媒介概念應(yīng)用，通過(guò)這種媒介幫助完善各方之間的交收，因此阿里斯公司的權(quán)利要求直接指向的是屬于可獲專利的主題。

四、“無(wú)非就是”檢驗(yàn)法面臨的挑戰(zhàn)

知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的核心要素，越來(lái)越受到重視，如何解釋知識(shí)產(chǎn)權(quán)法，也成為廣為矚目的話題[3]。而怎樣對(duì)專利法作出合理的解釋，從而為商業(yè)方法專利的創(chuàng)造與生存開(kāi)辟應(yīng)有的法律空間，已經(jīng)成為主要發(fā)達(dá)國(guó)家共同關(guān)注的研究對(duì)象[4]。隨著科技的不斷發(fā)展和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化，“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法和“無(wú)非就是”檢驗(yàn)法本身的合理性也必將受到時(shí)代的挑戰(zhàn)。

在交收銀行案中，普羅斯特法官表示不同意多數(shù)法官提出的“無(wú)非就是”檢驗(yàn)法，指出該檢驗(yàn)法有悖于美國(guó)聯(lián)邦最高法院于2012年3月20日作出的普羅米修斯案判決。在該案中，美國(guó)聯(lián)邦最高法院對(duì)第101條的解釋是，方法權(quán)利要求要成為可獲專利的主題必須含有“發(fā)明構(gòu)思”才可，縱使方法權(quán)利要求應(yīng)用了抽象概念，但該方法不過(guò)是技術(shù)領(lǐng)域中眾所周知的基本知識(shí)，則不具備“發(fā)明構(gòu)思”，不屬于可獲專利的主題。普羅斯特法官認(rèn)為，交收銀行案的涉案權(quán)利要求僅是借助計(jì)算機(jī)實(shí)施的抽象而老舊的想法，不屬于可獲專利的主題。簡(jiǎn)言之，交收銀行案法官之間爭(zhēng)論的核心在于雙方對(duì)于美國(guó)專利法第101條所述的“發(fā)明”采用了迥然不同的解釋方法。多數(shù)法官認(rèn)為“發(fā)明”需嚴(yán)格依據(jù)權(quán)利要求進(jìn)行定義，不能忽視權(quán)利要求的限定而將一種方法抽象成一種基本原理，并指出普羅斯特法官的謬誤就在于此。而普羅斯特法官在承認(rèn)權(quán)利要求的重要性同時(shí)尖銳地提問(wèn)：“那么，發(fā)明在哪里呢？”一言以蔽之，多數(shù)法官在解釋“發(fā)明”的概念時(shí)采用了專利法上的通用方法，而普羅斯特法官采用的方法更接近于美國(guó)聯(lián)邦最高法院在普羅米修斯案所遵循的方法。

圍繞第101條的解釋產(chǎn)生的這些爭(zhēng)議預(yù)示著這是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題，而這些關(guān)于美國(guó)商業(yè)方法存亡規(guī)則的疑問(wèn)，也只有在法院對(duì)法律條文的不斷詮釋中才能得到解決。

五、結(jié)語(yǔ)

我國(guó)專利法規(guī)定智力活動(dòng)的規(guī)則和方法不能授予專利，在一定程度上限制了商業(yè)方法獲取專利的機(jī)會(huì)。我國(guó)法院應(yīng)當(dāng)盡量避免直接適用這一寬泛的條款，而優(yōu)先從新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性以及是否充分披露等方面判定是否授予專利，并在分析權(quán)利要求時(shí)批判地借鑒“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”檢驗(yàn)法和“無(wú)非就是”檢驗(yàn)法，深刻理解抽象概念與抽象概念的運(yùn)用之間的區(qū)別與聯(lián)系，從而對(duì)于商業(yè)方法是否超出智力活動(dòng)的范疇、是否可以獲取專利權(quán)等問(wèn)題給出令人信服的解答。

[1] Robert L Harmon. Harmon on Patent[M].Chicago：BNA Books,2007:299.

[2] 阿瑟·R·米勒,邁克·H·戴維斯.知識(shí)產(chǎn)權(quán)法:專利、商標(biāo)和著作權(quán)(影印本)：第三版[M].北京:法律出版社,2004:21.

[3] 金春陽(yáng).知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合理邊界研究[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2013:118.

[4] 村林隆一,小松陽(yáng)一郎.專利及實(shí)用新案的法律咨詢[M].東京:青林書(shū)院,2004:44.