實用新型專利的創(chuàng)造性與現(xiàn)有技術(shù)的啟示——評最高院（2012）行提字第 7號

邢文飛 陳偉

（ 1.國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會 北京 100088； 2.北京聿宏知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司，北京 100088）

最近，最高人民法院對曹忠泉申訴的/名稱為“裁剪機磨刀機構(gòu)中斜齒輪組的保油裝置”的實用新型專利無效行政糾紛案作出（2012）行提字第7號判決書，判決撤銷北京市高級人民法院（2010）高行終字第634號行政判決、北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第1326號行政判決；撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會第13216號無效宣告請求審查決定；國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會針對上海精凱服裝機械有限公司對曹忠泉第200520014575.5號實用新型專利提出的其他無效理由和證據(jù)重新作出決定。此案涉及實用新型專利創(chuàng)造性的評價標準，尤其涉及在實用新型專利創(chuàng)造性審查中如何考慮要解決的技術(shù)問題和達到的技術(shù)效果問題，值得思考。

1 案情簡介

本專利名稱為“裁剪機磨刀機構(gòu)中斜齒輪組的保油裝置”，專利號為200520014575.5，申請日為2005年9月1日，專利權(quán)人為曹忠泉。

本專利的權(quán)利要求：

1.1 一種裁剪機磨刀機構(gòu)中斜齒輪組的保油裝置，其特征在于在斜齒輪位置（2）和中間齒輪位置（3）的周圍位置設(shè)有擋油圍壁（4）。

1.2 根據(jù)權(quán)利要求1所述的保油裝置，其特征在于圍壁（4）上留有供其內(nèi)的中間齒輪與其外的傳動齒輪嚙合的缺口。

1.3 根據(jù)權(quán)利要求2所述的保油裝置，其特征在于圍壁（4）與斜齒輪機匣（8）或磨刀機匣（1）制成一體。

1.4 根據(jù)權(quán)利要求1所述的保油裝置，其特征在于圍壁（6）外的傳動齒輪位置（5）上設(shè)置弧形蓋板（7）。

圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

精凱公司于2008年11月27日對本專利提出無效宣告請求，認為本專利的權(quán)利要求1、2、4相對于附件5-1不具備新穎性和創(chuàng)造性，其中附件5-1為US3672586號專利說明書。

曹忠泉隨后修改了權(quán)利要求書，修改后的內(nèi)容為：

1.一種裁剪機磨刀機構(gòu)中斜齒輪組的保油裝置，其特征在于在斜齒輪位置（2）和中間齒輪位置（3）的周圍位置設(shè)有擋油圍壁（4），圍壁（4）上留有供其內(nèi)的中間齒輪與其外的傳動齒輪嚙合的缺口。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的保油裝置，其特征在于圍壁（4）與斜齒輪機閘（8）或磨刀機閘（1）制成一體。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的保油裝置，其特征在于圍壁（4）外的傳動齒輪位置（5）上設(shè)置弧形蓋板（7）。

經(jīng)審查，專利復審委員會作出第13216號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第13216號決定），以權(quán)利要求相對于附件5-1不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性為由，宣告本專利權(quán)全部無效。其具體理由為：

本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案與附件5-1的區(qū)別在于：（1）本專利權(quán)利要求l的技術(shù)方案針對的是裁剪機磨，附件5-1技術(shù)方案的應(yīng)用環(huán)境是繞線機；（2）本專利的中間齒輪是與外部的傳動齒輪嚙合，而附件5-1中的齒輪146是與帶有螺紋的傳動螺桿相配合工作的。渦輪蝸桿傳動、圓柱齒輪傳動、斜齒輪傳動、圓錐齒輪傳動等方式均是所屬技術(shù)領(lǐng)域中的慣用技術(shù)手段。裁剪機磨刀機構(gòu)和繞線機均是機械設(shè)備，二者均涉及齒輪組保油潤滑的問題。根據(jù)實際需要，采用斜齒輪傳動替代附件5-1中的螺桿傳動并將繞線機中齒輪組保油潤滑的技術(shù)應(yīng)用于裁剪機磨刀機構(gòu)中從而得到權(quán)利要求l的技術(shù)方案對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是很容易想到和實現(xiàn)的。因此，權(quán)利要求1相對于附件5-l不具備實質(zhì)性特點和進步，不符合2000年修正的《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第22條第3款的規(guī)定。

本專利權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征具體限定了圍壁（4）與斜齒輪機閘（8）或磨刀機閘（1）制成一體。附件5-l已經(jīng)公開了將護罩200適宜且嚴格地與基架支撐物198固定起來的技術(shù)內(nèi)容，即已經(jīng)給出了將相當于圍壁的護罩與支撐物相固定的啟示，制成一體技術(shù)屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識，結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域中上述公知常識將圍壁（4）與斜齒輪機閘（8）或磨刀機閘（1）制成一體從而得到權(quán)利要求2的技術(shù)方案對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，權(quán)利要求2的技術(shù)方案相對于附件5-l不具備實質(zhì)性特點和進步，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

本專利權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征進一步限定了圍壁外的傳動齒輪位置上設(shè)置弧形蓋板。附件5-1還公開了以下技術(shù)內(nèi)容：由于潤滑劑向上經(jīng)過第一輸送管202，經(jīng)過擋板206中的出入口204（圖4），該擋板形成了第二個或底部輸送管210接收部分208的底壁。在第二個輸送管210內(nèi)部，潤滑劑滴在擋板206上，擋板206降至前側(cè)壁202A并且移向擋板之間的第一通道214。通道214也降至前側(cè)壁202A。通過焊接，擋板及通道以任意合理方式固定在頂壁212上（參見附件5-1中文譯文第6頁第3段，附圖3至6）。附件5-1中的擋板206位于齒輪組和帶有螺紋的螺桿上方，其與相當于“擋油圍壁”的護罩200的正前部200A、圓柱部200B、后圓弧部200C相互配合，客觀上可以起到將潤滑油保持在齒輪的周圍，權(quán)利要求3中的弧形蓋板的主要作用是與圍壁相互配合將飛濺的潤滑油保留在斜齒輪的周圍，因此附件5-1中的擋板206就相當于權(quán)利要求3中的弧形蓋板。從而，附件5-l已經(jīng)公開了權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征，在其引用的權(quán)利要求相對于附件5-1不具備創(chuàng)造性的情況下，權(quán)利要求3的技術(shù)方案相對于附件5-1不具備實質(zhì)性特點和進步，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

專利權(quán)人不服第13216號決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，請求撤銷該決定。經(jīng)審理，北京市第一中級人民法院作出（2009）一中行初字第1326號行政判決，維持專利復審委員會作出的第13216號決定。

專利權(quán)人仍不服，上訴至北京市高級人民法院，經(jīng)審理，北京市高級人民法院作出（2010）高行終字634號行政判決書，認為一審判決認定事實清楚，適用法律正確。據(jù)此判決：駁回上訴，維持原判。

隨后，專利權(quán)人向最高人民法院申請再審，經(jīng)審理，最高人民法院以附件5-1與本專利實際要解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果并不相同，且附件5-1對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來講，不存在促使其獲得本專利所請求保護的技術(shù)方案和技術(shù)效果的技術(shù)啟示為由，作出（2012）行提字第7號行政判決書，撤銷北京市高級人民法院（2010）高行終字第634號行政判決、北京市第一中級人民法院（2009）一中行初字第1326號行政判決；撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會第13216號無效宣告請求審查決定；國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會針對上海精凱服裝機械有限公司對曹忠泉第200520014575.5號實用新型專利提出的其他無效理由和證據(jù)重新作出決定。

最高人民法院在其判決書中指出：“創(chuàng)造性是發(fā)明創(chuàng)造的本質(zhì)特性，是對發(fā)明創(chuàng)造相較于現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新高度要求。我國專利法對實用新型創(chuàng)造性的要求是同申請日以前已有的技術(shù)相比，具有實質(zhì)性特點和進步。在評價發(fā)明創(chuàng)造是否具備創(chuàng)造性時，不僅要考慮發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案本身，還要考慮發(fā)明創(chuàng)造所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將其作為一個整體看待，即應(yīng)從發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)原理、技術(shù)構(gòu)思、技術(shù)效果等方面綜合認定。”

隨后，判決書中又對技術(shù)領(lǐng)域的確定進行了論述：“技術(shù)領(lǐng)域是要求保護的發(fā)明或者實用新型所屬或者應(yīng)用的具體技術(shù)領(lǐng)域，不是上位的或者相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明或者實用新型本身。確定發(fā)明或者實用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)當以權(quán)利要求所限定的內(nèi)容為準，一般根據(jù)專利的主題名稱，結(jié)合技術(shù)方案所實現(xiàn)的技術(shù)功能、用途加以確定。附件5-1公開的技術(shù)內(nèi)容涉及繞線機潤滑系統(tǒng)的潤滑問題，本專利的技術(shù)方案是要解決裁剪機斜齒輪組的保油潤滑問題。雖然繞線機屬于紡織機械，裁剪機屬于服裝機械，二者在應(yīng)用環(huán)境上有區(qū)別，但本專利和對比文件的技術(shù)方案均涉及機械系統(tǒng)的潤滑問題，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域?！?/p>

關(guān)于所解決的技術(shù)問題，判決書中認為：“本專利為一種裁剪機磨刀機構(gòu)中斜齒輪組的保油裝置，根據(jù)本專利權(quán)利要求書和說明書，為了實現(xiàn)其發(fā)明目的，本專利在斜齒輪位置和中間齒輪位置的周圍設(shè)置了擋油圍壁，將飛濺的潤滑油保留在斜齒輪的周圍；在圍壁外的傳動齒輪位置上設(shè)置了弧形蓋板，防止圍壁內(nèi)的潤滑油甩出。從附件5-l所公開的潤滑系統(tǒng)的技術(shù)特征來看，其與本專利實際要解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果并不相同。附件5-l中由拋油環(huán)160，齒輪146、150，護罩200以及擋板206等構(gòu)成的潤滑系統(tǒng)的主要作用是從機油箱162獲取潤滑油，并將潤滑油輸送到需要潤滑的部件，設(shè)置護罩200的直接向前部分200A、圓柱形部件200B、后圓弧片200C以及擋板206的主要目的就是為上述技術(shù)功能服務(wù)的。為此，護罩200設(shè)置了進油口，以從機油箱獲取潤滑油，擋板206設(shè)置了出入口204，以接收潤滑油。由于本專利與附件5—1所要解決的技術(shù)問題并不相同，因此所達到的技術(shù)效果也不同，本專利的技術(shù)特征所達到的技術(shù)效果是將潤滑油保持在齒輪周圍不外漏，實現(xiàn)齒輪的良好潤滑和防止?jié)櫥臀廴静剂?；護罩200和擋板206所起到的技術(shù)效果是將潤滑油輸送出去，而不是保持在齒輪周圍不外漏。”

關(guān)于技術(shù)啟示方面，判決書中則認為：“附件5-1公開的潤滑系統(tǒng)的技術(shù)方案所要解決的主要技術(shù)問題是有效輸送潤滑油，以實現(xiàn)對繞線機的內(nèi)部構(gòu)件進行潤滑，而不是防止?jié)櫥惋w濺污染布料。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來講，在看到附件5-l所公開的技術(shù)方案基礎(chǔ)上，無動機將其潤滑系統(tǒng)中的護罩200和擋板206的技術(shù)特征加以改進后，應(yīng)用到裁剪機磨刀機構(gòu)中，以解決本專利所要解決的防止?jié)櫥惋w濺，將潤滑油保持在斜齒輪周圍的技術(shù)問題。因此，附件5-1對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來講，不存在促使其獲得本專利所請求保護的技術(shù)方案和技術(shù)效果的技術(shù)啟示?！?/p>

因此，最高人民法院認為：“本專利權(quán)利要求1請求保護的技術(shù)方案相對于對比文件附件5-l是非顯而易見的，具有實質(zhì)性特點和進步，具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。由于本專利權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性，其從屬權(quán)利要求2、3亦具備創(chuàng)造性。”

2 案例評析

本案的爭議焦點在于本專利與附件5-l相比是否具有創(chuàng)造性，其實質(zhì)是在評價實用新型的創(chuàng)造性時，不僅要考慮現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域，還需要考慮其所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果是否相同。

《專利審查指南》在第四部分第六章中規(guī)定：實用新型專利創(chuàng)造性審查的有關(guān)內(nèi)容，包括創(chuàng)造性的概念、創(chuàng)造性的審查原則、審查基準以及不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷等內(nèi)容，參照該指南第二部分第四章的規(guī)定。而在《專利審查指南》第二部分第四章中關(guān)于發(fā)明的創(chuàng)造性的規(guī)定中指出：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。因此，在判斷實用新型創(chuàng)造性時，不僅要考慮所述技術(shù)領(lǐng)域，還應(yīng)當整體考察所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果。

最高人民法院在其判決書中認為附件5-1涉及繞線機與本專利涉及裁剪機，但二者僅在應(yīng)用環(huán)境上有區(qū)別，本專利和附件5-1的技術(shù)方案均涉及機械系統(tǒng)的潤滑問題，屬于相同技術(shù)領(lǐng)域。但是判決書中又指出，從附件5-1所公開的潤滑系統(tǒng)的技術(shù)特征來看，附件5-1要解決的技術(shù)問題和實現(xiàn)的技術(shù)效果為有效輸送潤滑油，以實現(xiàn)對繞線機的內(nèi)部構(gòu)件進行潤滑，而不是本專利的防止?jié)櫥惋w濺污染布料。由于附件5-1和本專利解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果均不一樣，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員，無法從附件5-1中得出技術(shù)啟示，改進本專利的裁剪機的磨刀機構(gòu)，已解決本專利所要解決的防止?jié)櫥惋w濺，將潤滑油保持的斜齒輪周圍的技術(shù)問題，從而認定本專利的權(quán)利要求1相對于附件5-1是非顯而易見的，具有實質(zhì)性特點和進步。

筆者同意最高人民法院關(guān)于附件5-1和本專利屬于相同技術(shù)領(lǐng)域的判斷，但對最高人民法院關(guān)于是否存在技術(shù)啟示的判斷持有不同意見。

對于評價專利的創(chuàng)造性來說，其評價對象時，首先關(guān)注的是專利中所涉及的技術(shù)，其次關(guān)注使用專利產(chǎn)品的技術(shù)所帶來的功能和技術(shù)效果。

筆者在此想談?wù)摰囊稽c是，本專利為一種裁剪機磨刀機構(gòu)中斜齒輪組的保油裝置，為了實現(xiàn)其發(fā)明目的，本專利在斜齒輪位置和中間齒輪位置的周圍設(shè)置了擋油圍壁，將飛濺的潤滑油保留在斜齒輪的周圍；在圍壁外的傳動齒輪位置上設(shè)置了弧形蓋板，防止圍壁內(nèi)的潤滑油甩出。而從附件5-1所公開的潤滑系統(tǒng)的技術(shù)特征來看，拋油環(huán)160，齒輪146、150，護罩200以及擋板206等構(gòu)成的潤滑系統(tǒng)的主要作用是從機油箱162獲取潤滑油，并將潤滑油輸送到需要潤滑的部件，設(shè)置護罩200的直接向前部分200A、圓柱形部件200B、后圓弧片200C以及擋板206的主要目的是為了上述技術(shù)功能服務(wù)的，為此，護罩200設(shè)置了進油口，以從機油箱獲取潤滑油，擋板206設(shè)置了出入口204，已接受潤滑油。盡管附件5-1中的裝置與本專利的裝置有屬于不同的機械裝置，但其機械結(jié)構(gòu)是相似的，所以應(yīng)為相同技術(shù)領(lǐng)域，只是在解決現(xiàn)有技術(shù)問題時，其關(guān)注問題有少許差別，但作為本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，《專利審查指南》在第二部分第4章中規(guī)定：本領(lǐng)域的技術(shù)人員為，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力。由此來看，本領(lǐng)域技術(shù)人員是有一定認識水平的并且知道常規(guī)的技術(shù)手段和實驗手段的能力。附件5-1中的潤滑系統(tǒng)明確指出了護罩200以及擋板206等構(gòu)成的潤滑系統(tǒng)的主要作用是從機油箱162獲取潤滑油，并將潤滑油輸送到需要潤滑的部件，并不能簡單地認為所述護罩200和擋板206是用于輸送潤滑油的裝置，本領(lǐng)域技術(shù)人員可根據(jù)其部件的名稱和現(xiàn)有技術(shù)的知識判斷得到所述的護罩200和擋板206在輸送裝置時可以起到有效保持潤滑油并防止?jié)櫥退Τ龅淖饔?。也就是說附件5-1已經(jīng)實質(zhì)上解決了本專利要解決的技術(shù)問題，并達到了本專利的技術(shù)效果，雖然附件5-1本身關(guān)注的問題和聲稱的技術(shù)效果與本專利不同，但并不能機械地推論本領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從中得到啟示。

筆者在此想強調(diào)的是，在考慮實用新型的創(chuàng)造性的過程中，應(yīng)當整體考慮技術(shù)領(lǐng)域所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果是否相同。當技術(shù)領(lǐng)域相同，而要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果不同時，如果技術(shù)手段相同，則應(yīng)當考慮本領(lǐng)域的技術(shù)人員是否通過常規(guī)實驗或常規(guī)技術(shù)手段推斷得到并從中得到技術(shù)啟示。而不能簡單地認為解決技術(shù)問題和技術(shù)效果不同，就認定對比文件不能帶來技術(shù)啟示。