淺析包含商標或商品名申請的審查一致性問題

李征 王浩

一、前言

在實質審查過程中經(jīng)常會見到申請人使用注冊商標或者商品名稱對技術方案進行闡述和說明，這一現(xiàn)象在化學領域中由為明顯。而縱觀審查指南與操作規(guī)程的相關規(guī)定，均未對權利要求書和說明書中商標或者商品名的存在做出嚴格禁止的規(guī)定，在具體操作上仍留有余地。

正是因為這樣，在實際審查過程中，審查員在遇到各種各樣的出現(xiàn)商標或是商品名的情況時，處理方式也不一致，有很多已經(jīng)獲得授權，如ZL97122089·1和ZL200610035466·0等；而還有一部分被駁回并進入復審程序，通過對目前已經(jīng)公開的復審決定進行檢索發(fā)現(xiàn)，共有6件因為存在的商標或商品名而導致不清楚的案件被駁回，但是經(jīng)過復審審理后，駁回均被撤銷；而查閱2006年以來局、中心及部門三級質檢的情況，并沒有發(fā)現(xiàn)因為申請文件中存在商標或商品名導致不清楚而被定的質檢問題，也沒有存在因認為商標或商品名不清楚而被定的過渡質疑的質檢問題，可見質檢部門對于這類問題采取的是較為寬松的尺度。

于是，筆者將結合《專利審查指南》以及《審查操作規(guī)程》中對申請文件中存在注冊商標或商品名的相關規(guī)定，并對比歐美日專利審查部門對其的相關規(guī)定，通過對國內實審案例以及復審案例的分析和探討，對涉及商標或商品名的申請文件的審查如何實現(xiàn)一致的問題提供一些借鑒。

二、結合案例的分析與討論

1、現(xiàn)行審查指南與審查操作規(guī)程的相關規(guī)定

對于申請文件中注冊商標和商品名稱的使用，現(xiàn)行的審查指南中存在以下規(guī)定：“說明書中無法避免使用商品名稱時，其后應當注明其型號、規(guī)格、性能及制造單位。說明書中應當避免使用注冊商標來確定物質或產品”?？梢?，商標和商品名稱允許其在不得已情況下有條件的在說明書中使用。

而在現(xiàn)行的審查操作規(guī)程中，對說明書中注冊商標和商品名稱的使用做出了如下規(guī)定：“在說明書中僅使用商標或商品名表示發(fā)明中涉及的產品或物質的，所用商標或商品名應當在申請日之前具有已知的確切技術含義，否則會導致所屬技術領域的技術人員無法確認所述產品或物質，以致無法實現(xiàn)發(fā)明的技術方案。必須結合請求保護的技術方案的技術領域以及具體技術內容來判斷是否允許在說明書中使用商標或商品名來表示產品或物質”。也就是說在審查操作規(guī)程對說明書中使用商標或商品名的限制也是有條件的使用，但是其尺度較審查指南寬松，須根據(jù)具體案情來具體分析。

但需要引起注意的是，對于確定專利權保護范圍的權利要求書中出現(xiàn)的注冊商標與商品名稱如何處理和把握這一問題上，現(xiàn)行的審查指南和審查操作規(guī)程中的要求卻是一致的嚴格。在審查指南中僅給出了化合物權利要求的要求：“化合物應當用通用的命名法來命名，不允許使用商品名或代號”。但對其他類型的權利要求并未給出相關的任何說明。而在現(xiàn)行的審查操作規(guī)程中，則規(guī)定了“一般不允許在權利要求中使用商標或商品名，除非所用商標或商品名在申請日前已具有已知的確切含義”。

2、歐美日三局的相關規(guī)定與做法

對于此種權利要求中使用注冊商標或者商品名稱的做法，歐洲專利局的審查員通常是不允許的，其主要原因也是因為商標或商品名所指代物質的不確定性，會引發(fā)專利權的不確定性和不穩(wěn)定性。如果出現(xiàn)權利要求存在商標或商品名的情況，歐洲專利局的審查員一般會以權利要求不清楚提出審查意見并要求申請人做出修改，甚至如果在說明書中也僅使用商標或商品名對物質和產品進行說明的話，還會提出說明書公開不充分的審查意見。

同樣的，美國專利商標局的審查指南和具體判例對此問題是有著明確的說明“商標或商品名是用于識別物品的來源而并非是物品本身，由于商標或商品名不能恰當?shù)赜脕碜R別任何特定的材料或產品，因此其不能夠準確地說明權利要求的范圍”。即不允許在權利要求中使用商標或商品名，審查員會以該權利要求不滿足35 U·S·C·112的要求而拒絕其權利要求。

日本專利特許廳對商標的使用也有著明確而嚴格的規(guī)定，日本專利審查基準第51·03章的記載，如果權利要求或者說明書中存在注冊商標，原則上應該根據(jù)專利法第36條第6項第2款之規(guī)定發(fā)出不予接受通知書；但如果能夠同時滿足以下三個條件，則可接受：（i）所選用的商標對發(fā)明來說有著明確的意義；（ii）商標所指定產品的性能、組分以及結構都是確定和明確的；（iii）發(fā)明所記載的技術方案已經(jīng)充分公開，并不依賴該商標所指定的產品可也能夠實施。雖然該規(guī)定看似屬于有條件的使用，但是在實際操作中，幾乎沒有能夠同時滿足以上三個條件的申請，因此基本上是不允許在權利要求中存在商標名。

由此可見，美、日、歐三局對權利要求中商標和商品名的使用都是有著嚴格的規(guī)定的，一般情況下都是對其予以禁止的。

3、國內實審與復審案例的分析與討論

雖然從規(guī)章制度層面上看，對于涉及商標或是商品名的申請文件的審查，中國與歐、美、日三局的規(guī)定如出一轍，均是較為嚴格的限制，但是從國內目前的審查實際操作上看，情況并不是這樣。

案例一：復審請求審查決定第FS20226號，在該案的復審過程中，合議組根據(jù)申請人提供了附件6和附件7認可了在權利要求中使用商品名Gelucire

50/13和Eudragit

L30D不會導致不清楚。理由是請求人提交的附件6（公開日期為1999年4月）和附件7（公開日期為1994年）分別明確說明了 Gelucire

50/13和Eudragit

L30D的組分，即Gelucire

50/13源自硬化棕櫚油和PEG1500的反應且其組成包括20%的單-、二-和三-甘油酯，72%的PEGl500的單-和二-脂肪酸酯和8%的游離PEGl500；Eudragit

L30D是聚（甲基丙烯酸，丙烯酸乙酯）1：1，且附件6和7的公開日期均在本申請的申請日之前，即Eudragit

L30D和Gelucire

50/13在申請日前具有已知的確切含義。

其中附件6為封面印有“Pharmaceutical Excipient for Oral Semi-Solid Formulations”、“ Gelucire？50/13 CONTROLLED RELEASE AND INCREASED BIOAVAILABILITY”以及“WHERE SEMI-SOLID TECHNOLOGY TAKES FORM GATTEFOSSé”的復印件，其中第3頁印有“PF-96327-1st Edition April 99-3000 ex”，共3頁；附件7為Handbook of Pharmaceutical Excipients， Second Edition，1994年，封面頁、版權頁及第362-366頁復印件，共7頁。

案例二：復審請求審查決定第FS29324號，該案的權利要求1-3中出現(xiàn)商品名為Iriodin 的顏料，實質審查中審查員認為該商品沒有明確的含義，并且申請人也未提供任何證據(jù)證明該商品在申請日前具有確切的含義，因而駁回該申請。申請人在復審時提交了附件1和附件2來證明Iriodin 顏料具有明確含義。其中附件1為Merck公司的Iriodin for Plastics產品手冊，第1-15頁，復印件共15頁；附件2為Perlglanzpigmente， Maisch Roman/Weigand Manfred，1991，全書復印件共40頁。

在前置審查過程中，國家知識產權局原審查部門認為：請求人提交了兩份證據(jù)，但其中附件2只涉及有關珍珠色顏料的原理、性質的論述，沒有涉及Iriodin 顏料的具體組分和構成，不能為其提供明確的定義；附件1作為一份產品目錄，首先不是正規(guī)出版物，難以作為證據(jù)使用，其次附件1也沒有具體的公開時間，從而難以確定其是否是申請日之前的現(xiàn)有技術，因此堅持駁回決定。

在復審過程中，申請人又提供了附件3-9作為證據(jù)陳述了權利要求中出現(xiàn)的Iriodin 商品名具有確切含義的理由，認為：（1）Iriodin 是德國Merck公司自二十世紀60年代即開始生產的珠光顏料，且其具有確定的含義；（2）Iriodin 顏料的不同在于顏色而不是化學性質，而且使用不同的顏料對本申請要求保護的模塑制品的防火性能損害不會到這些模塑制品不能用于飛機裝潢的程度，并未對權利要求進行修改。其中附件3、5和9為Merck公司網(wǎng)站www·merck-chemicals·com：標題為分別為“50 years of effect pigment by Merck-Merck4Printing， Plastics， Coatings-Merck Chemicals”、“Pigment Type- Iriodin - Merck4Printing， Plastics， Coatings-Merck Chemicals”和“Merck Pigments unifies its product brands and brand architecture”的文章，網(wǎng)絡打印件分別為共1頁、1頁和2頁；附件4為“Iriodin 云母鈦珠光顏料在塑料中的應用”，張昀，《塑料工業(yè)》第26卷第5期，44-45頁，1998年9月，復印件共2頁；附件6為“汽車涂料用珠光顏料Iriodin/Afflair的顏色配方”，Sigrid F· Teaney， Ingrid Denne， 《涂料工業(yè)》1994年第1期，第41-46、49頁，復印件共7頁；附件7為“Pearl luster pigments give plastics an edge”， Plastics Additives & Compounding，2000年11月，第30-31頁，復印件共2頁；附件8為EP0668092A1，公開日1995年8月23日，復印件共8頁。據(jù)此，合議組接受了申請人的意見，撤銷了原審查部門的駁回決定。

案例三：2010106057518，權利要求中出現(xiàn)“8）脫脂清洗工序：使用生田牌脫脂機，控制脫脂機速度為60～70m/min”，審查員在一通中指出權利要求不清楚，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，申請人答復時改為“脫脂機”，最終審查員以權利要求修改超范圍駁回了該申請。該案件經(jīng)過部門審查標準執(zhí)行一致性小組討論認為，判斷權利要求中出現(xiàn)商標名是否導致不清楚主要考慮以下兩個方面：

1、該商標名代表的脫脂機在申請日前是否具有公認確切的結構和/或組成；

2、如果該商標名代表的脫脂機在申請日具有一系列公知的型號機型，該系列的脫脂機是否均能起到相同的作用。

如果不是上述兩種情況，采用以下做法：

1、審查員通過初步檢索發(fā)現(xiàn)該商標名無確切含義，可在第一次審查意見通知書中質疑該權利要求不清楚。

2、申請人在意見陳述中如果能找到證據(jù)證明在申請日前該商標或商品名所對應的設備是已知的，而且是固定不變的具有確切含義，則審查員接收認為克服了該缺陷；反之，如果該商標或商品名所對應的設備不是已知的，而且不是固定不變如有一系列結構不同的設備，則商標或商品名所對應的設備無確切含義，不予接收。

3、申請人如果修改權利要求，將該省標或商品名刪除，則超出了原權利要求書所要求保護的范圍是不允許的。

案例四：201010596644·3，權利要求中出現(xiàn)了“根據(jù)權利要求2所述的鋼簾線拉拔潤滑劑，其特征在于其中的油類添加劑包括棕櫚油、長城5號錠子油和殼牌機油，三種成分按1：1～2·5：1～3的比例混合”，該案件提交部門會審認為，“殼牌”屬于殼牌公司商標，殼牌機油的組成并不是固定不變的，隨著時間的推移會不斷推出基于新配方的新產品，因此，權利要求3的保護范圍不清楚。

從以上的四個案例可以看出，在前審階段，實審審查員對于包含商標或商品名的權利要求的處理還是比較謹慎和從嚴的，而復審則相對寬松，只要申請人能提供合理的證據(jù)證明包含該商標或商品名的限定指代的物質是有確切含義的，即予以接受。兩者考慮的角度不同，前者更多關注的是專利權保護范圍的邊界是否清晰和權利是否穩(wěn)定，而后者更多注重的是申請人的利益，從申請人的角度出發(fā)去考慮。

三、結語

通過上面的分析可知，審查指南和操作規(guī)程中對商標和商品名在申請文件中使用的限制并不完善，這也給審查員較為寬松的裁量權，在政策導向有變化或是自身的審查經(jīng)驗不斷積累時，容易呈現(xiàn)截然不同的處理方式，使得針對這類問題的審查標準難以趨于一致。而對于此類問題，無論是認可或是不認可，均存在一定的問題和弊端，如果予以認可，那么這類權利要求在確定性和穩(wěn)定性上都是經(jīng)不起推敲的，在后續(xù)的確權和維權時就會非常被動，也可能造成比較嚴重的后果；如果不予以認可，我國目前處于知識產權事業(yè)發(fā)展的快速上升階段，與其他發(fā)達國家比如歐美日的發(fā)展還是有較大的差距，廣大民眾對于知識產權的認知度還不夠，一刀切必定不是合適的處理方式，也會損害了申請人的合法權益；而為了允許有條件的使用而在審查指南和操作規(guī)程中對其給出規(guī)范做法，需要限制到什么程度才能使得在實質審查操作過程中能有較為明確的指示，這一點希望能引起大家的共同關注，《專利審查指南》和《審查操作規(guī)定》對應部分也有待進一步完善。