國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的最新變化：歐洲、美國(guó)和澳大利亞/新西蘭的比較研究

丹.吉芬克　克里斯汀.柯斯特　約翰.沃爾克

在全球經(jīng)濟(jì)中，發(fā)明人需具備在世界范圍保護(hù)自己知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力。如果缺失“全球性”專利或商標(biāo)，那么當(dāng)一家公司的發(fā)明涉及復(fù)雜技術(shù)和創(chuàng)建品牌時(shí)，則需要在多個(gè)轄區(qū)進(jìn)行保護(hù)。如果這家公司決定提交外國(guó)申請(qǐng)或者進(jìn)入國(guó)際申請(qǐng)的國(guó)家階段，則很有可能委托專利代理人或外國(guó)代理人在每個(gè)指定轄區(qū)分別提交申請(qǐng)。因此，專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所和服務(wù)提供商起到重要作用，并且在這一過(guò)程中扮演兩種角色：一方面，他們必須在當(dāng)?shù)氐膶＠虡?biāo)局代理該案件；另一方面，他們還必須就如何在外國(guó)市場(chǎng)提高成功可能性，向這家公司提出建議。

不過(guò)，不同轄區(qū)之間存在各種差異，最近制定的法規(guī)和出現(xiàn)的變化可能對(duì)外國(guó)申請(qǐng)人及其申請(qǐng)策略帶來(lái)重要影響。以下各節(jié)分別介紹了歐洲、美國(guó)、澳大利亞和新西蘭的近期申請(qǐng)策略變化及其影響。中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人已經(jīng)在海外注冊(cè)專利、外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)的，必須注意所有這些變化，以增加外國(guó)申請(qǐng)的成功機(jī)率。

一、歐洲的最新變化

歐洲政治和歐洲專利并不是一回事。一方面，歐洲有歐盟——政治經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，目前共有27個(gè)成員國(guó)。另一方面，歐洲專利組織在《歐洲專利公約》的制約之下進(jìn)行專利授權(quán)。歐洲專利組織目前共有38個(gè)成員國(guó)，但是歐洲專利組織是獨(dú)立組織，而不是歐盟的下屬組織。當(dāng)前，根據(jù)《歐洲專利公約》授予的專利，必須在每個(gè)所需成員國(guó)進(jìn)行確權(quán)（Validation）。為簡(jiǎn)化這一流程，長(zhǎng)期以來(lái)，各方努力與有關(guān)當(dāng)局建立一個(gè)統(tǒng)一的組織和一致的程序，以便在整個(gè)歐盟范圍內(nèi)，對(duì)專利進(jìn)行一般法律權(quán)利的授權(quán)與確權(quán)。最近，這一方面出現(xiàn)了突破。

早在2011年，歐盟理事會(huì)就已批準(zhǔn)在創(chuàng)建統(tǒng)一專利保護(hù)制度領(lǐng)域加強(qiáng)合作。通過(guò)加強(qiáng)合作，歐盟制定了兩項(xiàng)創(chuàng)立統(tǒng)一專利保護(hù)制度的法規(guī)（2012年12月17日歐盟法規(guī)第1257/2012 號(hào)，以及2012年12月17日歐盟理事會(huì)法規(guī)第1260/2012號(hào)），這兩項(xiàng)法規(guī)于2013年1月 20日生效。這兩項(xiàng)法規(guī)的開(kāi)始實(shí)施時(shí)間為2014年1月1日，或者在另外一項(xiàng)協(xié)定——《統(tǒng)一專利法院協(xié)定》的生效之日（以時(shí)間在后者為準(zhǔn)）。事實(shí)上，《統(tǒng)一專利法院協(xié)定》（歐盟理事會(huì)文件 16315/12 （PI 148， COUR 77））已經(jīng)由歐盟25國(guó)（不包括波蘭和西班牙）于2013年2月19日在布魯塞爾簽署。該協(xié)定可能于2014年1月1日生效，但也可能延后，因?yàn)榘ǚ▏?guó)、德國(guó)和英國(guó)在內(nèi)的13個(gè)成員國(guó)必須首先批準(zhǔn)該協(xié)定。該協(xié)定的生效將需要進(jìn)一步修改相關(guān)歐盟法規(guī)，分別涉及司法管轄權(quán)以及民事和商事判決的認(rèn)可與執(zhí)行（歐盟法規(guī)第 1215/2012號(hào)）。

統(tǒng)一專利法院將有權(quán)審理侵權(quán)訴訟和撤銷專利權(quán)訴訟。不過(guò)，所有這類訴訟都要基于歐洲專利組織審查和授權(quán)的專利，即訴爭(zhēng)專利都要符合《歐洲專利公約》規(guī)定的專利性要求。

起草人希望按照《歐洲專利公約》起草專利申請(qǐng)文件的，不會(huì)再出現(xiàn)其他問(wèn)題。當(dāng)然，有些方面仍然與當(dāng)前情況相似，例如，權(quán)利要求的數(shù)量、第二種醫(yī)學(xué)用途權(quán)利要求的格式、特征組合的原始披露等，這些內(nèi)容仍然非常重要，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)考慮。

建立統(tǒng)一專利保護(hù)制度所引發(fā)的更多變化可能出現(xiàn)在提交與申請(qǐng)策略上。例如，如果申請(qǐng)人要求專利保護(hù)的歐洲國(guó)家數(shù)量有限，則統(tǒng)一專利保護(hù)制度可能沒(méi)有必要，并且可能實(shí)際成本高昂。在這種情況下，已經(jīng)提交國(guó)際申請(qǐng)（PCT）的中國(guó)申請(qǐng)人可以只考慮進(jìn)入相應(yīng)的國(guó)家階段，而不進(jìn)入歐洲階段。不過(guò)，如果尋求的是《歐洲專利公約》之下的專利授權(quán)，則在授權(quán)之后，還會(huì)出現(xiàn)另一個(gè)問(wèn)題：相關(guān)專利是做成統(tǒng)一專利，還是在選定的《歐洲專利公約》成員國(guó)內(nèi)，通過(guò)確權(quán)程序，將該專利做成歐洲專利的國(guó)家組成部分。此外，在至少7年的過(guò)渡期間（最長(zhǎng)可延至14 年），專利權(quán)人還可選擇放棄統(tǒng)一專利法院的專屬管轄。因此，將來(lái)會(huì)出現(xiàn)各種策略問(wèn)題，當(dāng)然也會(huì)有各種解答。

二、美國(guó)的最新變化

在過(guò)去十年間，美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律的各個(gè)領(lǐng)域——專利、商標(biāo)、版權(quán)，甚至是聯(lián)邦法院都在實(shí)務(wù)和執(zhí)法上出現(xiàn)了法律變化。

多數(shù)變化是因?yàn)殡娮由虅?wù)和互聯(lián)網(wǎng)的興起，后者從根本上改變了美國(guó)乃至世界的商業(yè)進(jìn)程以及相鄰知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系之間的法律協(xié)調(diào)。

美國(guó)專利商標(biāo)局是統(tǒng)一的專利商標(biāo)管理部門，管轄范圍包括美國(guó)的50個(gè)州以及屬地（波多黎各、關(guān)島、所羅門群島等）。專利商標(biāo)系統(tǒng)的法律專屬于聯(lián)邦政府的職權(quán)范圍。

由于電子商務(wù)的變化，美國(guó)商標(biāo)系統(tǒng)幾乎成為流動(dòng)的在線注冊(cè)與更新系統(tǒng)?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的開(kāi)啟改變了商標(biāo)法的許多方面，提高了品牌使用與保護(hù)的重要作用。全國(guó)性商標(biāo)注冊(cè)所帶來(lái)的收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一個(gè)州或?qū)俚氐淖?cè)，包括：公開(kāi)通報(bào)對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)的所有權(quán)主張；法律上推定對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)的所有權(quán)以及在全國(guó)范圍內(nèi)或者在注冊(cè)商品/服務(wù)上使用相關(guān)標(biāo)識(shí)的專屬權(quán)利；能夠在聯(lián)邦法院提起涉及相關(guān)標(biāo)識(shí)的訴訟；以美國(guó)注冊(cè)為基礎(chǔ)，在其他國(guó)家獲得注冊(cè)；能夠?qū)⒃诿雷?cè)資料在美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)部備案，以阻止進(jìn)口侵權(quán)的外國(guó)商品；有權(quán)使用聯(lián)邦注冊(cè)標(biāo)志以及加入美國(guó)專利商標(biāo)局的在線數(shù)據(jù)庫(kù)。

最近，美國(guó)專利系統(tǒng)也發(fā)生重大變化。美國(guó)專利分為三個(gè)大類：實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利和植物專利。實(shí)用新型專利涵蓋的是發(fā)明的功能方面，最近幾年，盡管受到法院判決的一些限制，但是美國(guó)仍然是世界上專利保護(hù)范圍和多樣性最為廣泛的國(guó)家之一。如果發(fā)明中使用了機(jī)械或者改變了物質(zhì)形態(tài)，則可申請(qǐng)專利。外觀設(shè)計(jì)專利的范圍很廣，涵蓋了物體的裝飾性方面，而植物專利則涵蓋了通過(guò)有性生殖創(chuàng)造的植物。

版權(quán)涵蓋了各種著作權(quán)行為，包括著作、音樂(lè)、視覺(jué)藝術(shù)、建筑設(shè)計(jì)作品、雕塑等。美國(guó)版權(quán)制度是一種登記制度，這種登記制度已經(jīng)因?yàn)閿?shù)字化時(shí)代的現(xiàn)實(shí)而慢慢發(fā)生改變。在美國(guó)，版權(quán)登記對(duì)保護(hù)版權(quán)權(quán)利并非必需，但可提供額外保護(hù)和增加損害賠償；如果是法定賠償，則不必進(jìn)行實(shí)際傷害估價(jià)。

所有專利、商標(biāo)和版權(quán)案件幾乎都在聯(lián)邦法院系統(tǒng)提起訴訟。聯(lián)邦法官在美國(guó)聯(lián)邦法律的各個(gè)方面對(duì)相關(guān)法律的含義進(jìn)行解釋，這樣雖然美國(guó)法律有成文法典，但是法律的含義并非一成不變，甚至可以根據(jù)相關(guān)事實(shí)和當(dāng)前情況，以不同方式做出解讀。專利案件一般在美國(guó)地區(qū)法院進(jìn)行審理，然后上訴到美國(guó)聯(lián)邦巡回法院上訴法庭，最后上訴到美國(guó)最高法院。這種審理系統(tǒng)因?yàn)樵V訟費(fèi)用過(guò)高而受到批評(píng)，而產(chǎn)生訴訟費(fèi)用的主要原因是證據(jù)開(kāi)示程序；最近由于采用電子證據(jù)開(kāi)示程序，電子郵件、文本和其他通信方式獲得認(rèn)可，訴訟費(fèi)用領(lǐng)域出現(xiàn)了變化。

如上所述，知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)領(lǐng)域的最新變化指向?qū)＠到y(tǒng)——由于《美國(guó)發(fā)明法案》的通過(guò)和目前的完整實(shí)施，專利系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生急劇變化。

美國(guó)專利法變化綜述

《萊?！访芩拱l(fā)明法案》也被稱為《美國(guó)發(fā)明法案》（P.L. 112-29），于2011年9月16日獲得批準(zhǔn)，目前已經(jīng)完全成為美國(guó)法律?！睹绹?guó)發(fā)明法案》的關(guān)鍵要點(diǎn)和條款包括：

（1）使美國(guó)過(guò)渡到“申請(qǐng)優(yōu)先”制度。目前美國(guó)偏向“發(fā)明人優(yōu)先申請(qǐng)”，但是仍然允許對(duì)第一申請(qǐng)人是否是發(fā)明人提出異議。

（2）延長(zhǎng)發(fā)明人的寬限期，即使發(fā)明人在有效申請(qǐng)日期之前一年以內(nèi)做出披露，也可對(duì)專利權(quán)進(jìn)行保護(hù)，這樣發(fā)明人在與潛在買家或投資人進(jìn)行決定性談判時(shí)，不必?fù)?dān)心喪失專利權(quán)。

（3）美國(guó)為發(fā)明人提供披露之后為期一年的申請(qǐng)寬限期；在先技術(shù)判斷標(biāo)準(zhǔn)的變化也對(duì)做出披露的發(fā)明人提供幫助。

（4）與國(guó)際慣例保持一致?，F(xiàn)在，“在先技術(shù)”的定義包括在世界任何地區(qū)做出的公開(kāi)披露，包括口頭披露等非印刷方式披露。這使得美國(guó)與現(xiàn)實(shí)的在先技術(shù)情況更趨一致，但是由于非公開(kāi)以及非書(shū)面形式的披露，專利更容易遭遇異議。

（5）從外國(guó)優(yōu)先權(quán)日期起，為美國(guó)專利申請(qǐng)?zhí)峁┰谙燃夹g(shù)的效果。過(guò)去，專利法律只表明專利申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)公開(kāi)之后才具有在先技術(shù)效果。

（6）不再要求發(fā)明人提出最佳發(fā)明實(shí)施模式，作為侵權(quán)訴訟或授權(quán)后期復(fù)審抗辯。不過(guò)，提出最佳實(shí)施模式仍然是明智的做法，因?yàn)槿绻麤](méi)有披露最佳實(shí)施模式，則美國(guó)法院仍然只關(guān)注保護(hù)內(nèi)容。

（7）對(duì)符合微型實(shí)體資格的全體申請(qǐng)人，提供75%的專利費(fèi)折扣。要證明符合這一標(biāo)準(zhǔn)可能并不容易，需要提供文件資料。

上述內(nèi)容依據(jù)的是美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)美國(guó)專利法律范圍變化的解讀。如前所述，在某些時(shí)候，聯(lián)邦法院系統(tǒng)將按照當(dāng)前實(shí)際存在的系統(tǒng)進(jìn)行法律解讀，這樣執(zhí)行人員將能更加清楚地了解范圍變化以及美國(guó)專利的今后優(yōu)勢(shì)。

三、澳大利亞和新西蘭的最新變化

澳新地區(qū)重點(diǎn)關(guān)注2013年4月15日生效的《2012 年知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律修正案（提升標(biāo)準(zhǔn)）》對(duì)澳大利亞帶來(lái)的最新影響以及《2008 年專利法案》的即將生效可能對(duì)新西蘭產(chǎn)生的影響。

澳大利亞專利法的變化

澳大利亞有許多以“提升標(biāo)準(zhǔn)”形式通過(guò)的修正案，但是以下內(nèi)容可能讓外國(guó)申請(qǐng)人尤其關(guān)注。

澳大利亞取消了公知一般常識(shí)的地區(qū)限制（目前僅限澳大利亞），從而提升了“創(chuàng)造性”標(biāo)準(zhǔn)。在“實(shí)用性”上，目前要求說(shuō)明書(shū)披露“具體、實(shí)質(zhì)、可信”的使用發(fā)明的方式，這更加接近美式要求。此外，根據(jù)新的充分性要件（基于歐洲專利（英國(guó)）條款），在披露方式上，說(shuō)明書(shū)必須“足夠明確和足夠完整，以使相關(guān)發(fā)明能夠被熟練技術(shù)人員實(shí)施”。另外，“公平基礎(chǔ)”要求也被新的“說(shuō)明書(shū)證明”要求取代。

除了專利性標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在又有一些其他程序變化，要求申請(qǐng)人在收到審查請(qǐng)求指令后2個(gè)月（先前6個(gè)月）內(nèi)提交審查申請(qǐng)。此外，從首個(gè)審查報(bào)告之日起，12個(gè)月（先前21個(gè)月）內(nèi)將會(huì)獲得受理。另外一項(xiàng)重要變化是要求申請(qǐng)人在提交審查申請(qǐng)的同時(shí)提交權(quán)利聲明——先前可以在受理之前任何時(shí)間提交權(quán)利聲明。

澳大利亞商標(biāo)法的變化

其中一個(gè)主要變化涉及修訂后的第41條，該條是關(guān)于審查期間的可登記性假定。簡(jiǎn)而言之，如果登記官不能確定一件商標(biāo)是否能夠有所區(qū)別，則應(yīng)當(dāng)采用可登記性假定。其他重要變化集中在商標(biāo)異議程序及執(zhí)行程序。雖然異議程序的變化是為加快審理，但是執(zhí)行程序的變化卻是為了強(qiáng)化權(quán)利的執(zhí)行。異議時(shí)限已經(jīng)從公告之日起的3個(gè)月減為2個(gè)月。

此外，在新的異議程序下，所有訴訟的展期也更加嚴(yán)格。總之，由于現(xiàn)在門限要求更加嚴(yán)格，因此展期的取得將更加困難。更為重要的是，現(xiàn)在展期期限的授予將由登記官自行決定，以登記官認(rèn)為適當(dāng)?shù)钠谙逓榛A(chǔ)。

新西蘭專利商標(biāo)法律的預(yù)期變化

《2008年新西蘭專利法案》經(jīng)過(guò)議會(huì)二讀，目前可能于2013年開(kāi)始生效。該法案帶來(lái)的主要變化包括過(guò)渡到絕對(duì)新穎性標(biāo)準(zhǔn)（而不是目前使用的地方新穎性標(biāo)準(zhǔn)），并且審查范圍除了新穎性，還包括創(chuàng)造性和實(shí)用性依據(jù)。

該法案的先前一大障礙是如何處理軟件專利。目前可能的情況是，在計(jì)算機(jī)程序的排除方面，新西蘭的法律系統(tǒng)將實(shí)質(zhì)基于英國(guó)（和歐洲）法律。新西蘭希望設(shè)置一個(gè)指向“計(jì)算機(jī)軟件本身”的計(jì)算機(jī)軟件除外條款。這樣除外范圍要小于先前計(jì)劃范圍，并且將對(duì)設(shè)備中的軟件應(yīng)用程序提供相當(dāng)程度的專利保護(hù)。

在計(jì)算機(jī)程序和商業(yè)方法范疇，讓我們?cè)倩氐桨拇罄麃啠诳蒲新?lián)盟有限公司訴專利專員（[2013] FCA 71）一案中，澳大利亞專利局拒絕對(duì)一項(xiàng)計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明授予專利，該案的最新判決支持了澳大利亞專利局的決定。

法院認(rèn)為，一項(xiàng)計(jì)算機(jī)實(shí)施的發(fā)明要獲得專利，需要具有“物理效果”。此外，法院結(jié)論認(rèn)為，這種物理效果不得僅僅包括使用計(jì)算機(jī)生成該類信息。申請(qǐng)人已向聯(lián)邦全席法院提交上訴申請(qǐng)書(shū)。目前，各方正在焦急等待本項(xiàng)判決在上訴程序中的進(jìn)展，以確定澳大利亞商業(yè)方法專利的明確原則。

作為一個(gè)關(guān)鍵性的“商標(biāo)”事件，新西蘭于 2012 年 12 月加入《馬德里公約》。由于澳大利亞也是該公約的成員國(guó)，因此現(xiàn)在外國(guó)申請(qǐng)人在制定商標(biāo)申請(qǐng)策略時(shí)，可以把澳大利亞和新西蘭更加作為“單一市場(chǎng)”看待。

結(jié)論

隨著歐洲可能建立統(tǒng)一專利法院，以及因此可能在多個(gè)歐盟成員國(guó)國(guó)內(nèi)取得統(tǒng)一專利法院的授權(quán)專利，申請(qǐng)人將可能根據(jù)自身需要修改保護(hù)性權(quán)利。與此同時(shí)，完善的起草和申請(qǐng)策略將成為關(guān)鍵。在歐洲專利申請(qǐng)和訴訟程序的中央化和去中央化方面，能否獲得相關(guān)法律專利知識(shí)極為重要。

關(guān)于美國(guó)，盡管過(guò)去幾年大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)法規(guī)都發(fā)生了重大變化，但是基礎(chǔ)并沒(méi)有改變，對(duì)于各種類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，美國(guó)的保護(hù)仍然是一項(xiàng)不錯(cuò)的投資。美國(guó)是世界上最大的商品和服務(wù)市場(chǎng)之一，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)仍然是該國(guó)的一個(gè)重要目標(biāo)。

雖然澳大利亞和新西蘭在多數(shù)方面非常相似，但是目前兩國(guó)的專利法律和實(shí)務(wù)仍然相對(duì)獨(dú)立。根據(jù)一項(xiàng)協(xié)定，兩國(guó)將共同建立“單一申請(qǐng)流程”，以實(shí)現(xiàn)對(duì)于同一項(xiàng)發(fā)明，申請(qǐng)人可在兩國(guó)一次性在線提交專利申請(qǐng)。

盡管如此，申請(qǐng)人還是提交兩個(gè)單獨(dú)申請(qǐng)，而非單一“跨國(guó)”申請(qǐng)。兩國(guó)的另一個(gè)目標(biāo)是由同一名審查員同時(shí)審查兩份申請(qǐng)，以減少重復(fù)性，但在推出這種審查系統(tǒng)之前，新西蘭需要通過(guò)《專利法案》，以更新該國(guó)的專利法律和實(shí)務(wù)。

因此，對(duì)于外國(guó)專利申請(qǐng)人和權(quán)利人，當(dāng)涉及國(guó)際申請(qǐng)以及其他知識(shí)資產(chǎn)管理的問(wèn)題時(shí)，像丹尼麥爾 （Dennemeyer & Associates）這樣的律師事務(wù)所將成為他們的首選，本所在歐洲、美國(guó)、亞洲以及澳大利亞/新西蘭等轄區(qū)都聘有專利律師，并且全球辦事處超過(guò)10 個(gè)。我們丹尼麥爾律師事務(wù)所隨時(shí)在這一領(lǐng)域提供全面的法律建議和支持。我們的律師經(jīng)過(guò)完善培訓(xùn)，并且不斷提升技能，以確保隨時(shí)跟進(jìn)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律領(lǐng)域的最新變化，尤其是關(guān)鍵轄區(qū)的最新變化。

隨著歐洲可能建立統(tǒng)一專利法院，以及因此可能在多個(gè)歐盟成員國(guó)國(guó)內(nèi)取得統(tǒng)一專利法院的授權(quán)專利，申請(qǐng)人將可能根據(jù)自身需要修改保護(hù)性權(quán)利。與此同時(shí)，完善的起草和申請(qǐng)策略將成為關(guān)鍵。在歐洲專利申請(qǐng)和訴訟程序的中央化和去中央化方面，能否獲得相關(guān)法律專利知識(shí)極為重要。