專利審查不同階段優(yōu)先權(quán)的核實(shí)

孫國(guó)輝　李彬

引言

優(yōu)先權(quán)原則源自1883年簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》。所謂“優(yōu)先權(quán)”是指申請(qǐng)人在一個(gè)締約國(guó)第一次提出申請(qǐng)后，可以在一定期限內(nèi)就同一主題向其他締約國(guó)申請(qǐng)保護(hù)，其在后的申請(qǐng)?jiān)谀承┓矫姹灰暈槭窃诘谝淮紊暾?qǐng)的申請(qǐng)日提出的。

優(yōu)先權(quán)的概念具體規(guī)定于巴黎公約第4條A款：已經(jīng)在本聯(lián)盟的一個(gè)國(guó)家正式提出專利、實(shí)用新型注冊(cè)、外觀設(shè)計(jì)注冊(cè)或商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)的任何人，或其權(quán)利繼受人，為了在其他國(guó)家提出申請(qǐng)，在規(guī)定的期間內(nèi)應(yīng)享有優(yōu)先權(quán)。巴黎公約進(jìn)一步于第4條B款中具體規(guī)定了優(yōu)先權(quán)的效力，其規(guī)定如下：在上述期間屆滿前在本聯(lián)盟的任何其他國(guó)家后來提出的任何申請(qǐng)，不應(yīng)由于在這期間完成的任何行為，特別是另外一項(xiàng)申請(qǐng)的提出、發(fā)明的公布或利用、外觀設(shè)計(jì)復(fù)制品的出售、或商標(biāo)的使用而成為無效，而且這些行為不能產(chǎn)生任何第三人的權(quán)利或個(gè)人占有的任何權(quán)利。第三人在作為優(yōu)先權(quán)根據(jù)的第一次申請(qǐng)的日期以前所取得的權(quán)利，依照本聯(lián)盟每一個(gè)國(guó)家的國(guó)內(nèi)法予以保留。在巴黎公約的第4條C款中則對(duì)前兩款中的期間做了明確限定：上述優(yōu)先權(quán)的期間，對(duì)于專利和實(shí)用新型應(yīng)為十二個(gè)月，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)應(yīng)為六個(gè)月。

各國(guó)在專利法及相關(guān)法規(guī)定中均沒有涉及優(yōu)先權(quán)的強(qiáng)制性實(shí)質(zhì)審查程序。在我國(guó)《專利法》中第二十九條、第三十條以及《專利法實(shí)施細(xì)則》中第三十一條、第三十二條、第三十三條分別對(duì)獲得優(yōu)先權(quán)作了規(guī)定。在我國(guó)的初步審查階段主要是針對(duì)享有優(yōu)先權(quán)的主體、優(yōu)先權(quán)提出的期限、要求優(yōu)先權(quán)的聲明、在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人等進(jìn)行審查。在實(shí)質(zhì)審查階段，需要對(duì)是否是相同主題、在先申請(qǐng)是否是首次申請(qǐng)等進(jìn)行核實(shí)，而具體的核實(shí)時(shí)機(jī)存在三種：第一種是在檢索到的對(duì)比文件的主題與申請(qǐng)的主題相同或密切相關(guān)，而對(duì)比文件的公開日在申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日與申請(qǐng)日之間；第二種是對(duì)比文件所公開的內(nèi)容與申請(qǐng)的全部主題相同，或者部分相同，而對(duì)比文件的申請(qǐng)日在申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間，公開日在申請(qǐng)的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后；第三種是對(duì)比文件所公開的內(nèi)容與申請(qǐng)的全部主題相同，或者部分相同，而對(duì)比文件的優(yōu)先權(quán)日在申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間，公開日在申請(qǐng)的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后。上述三種情況下進(jìn)行優(yōu)先權(quán)的實(shí)質(zhì)核實(shí)，也就是說在實(shí)審階段不必然對(duì)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)。在后續(xù)無效階段，專利復(fù)審委通常基于無效宣告請(qǐng)求人的請(qǐng)求對(duì)專利優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)。

優(yōu)先權(quán)是申請(qǐng)人聲明主張的一種權(quán)利，其應(yīng)承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，而在實(shí)質(zhì)審查階段不必然對(duì)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行審查，一旦享有優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)獲得授權(quán)，推定其優(yōu)先權(quán)成立，而這種推定成立的權(quán)利存在一定的不穩(wěn)定性，這種不穩(wěn)定性也在一定程度上削弱了優(yōu)先權(quán)的功能，因此優(yōu)先權(quán)在初審、實(shí)審以及后續(xù)無效不同階段的核實(shí)，對(duì)享有優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)最終的命運(yùn)起著重要的影響。

案例分析

下面就從初審、實(shí)審、后續(xù)無效程序?qū)?yōu)先權(quán)核實(shí)的具體案例中進(jìn)行分析：

（一）初審核實(shí)

【案例1】

皇家飛利浦電子股份有限公司的一件國(guó)際申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)枮?007800489105，申請(qǐng)日為2007年12月24日，即為在后申請(qǐng)，其優(yōu)先權(quán)文件的申請(qǐng)?zhí)枮?006201733176，為一件中國(guó)實(shí)用新型，申請(qǐng)人為飛利浦（中國(guó)）投資有限公司，即為在先申請(qǐng)。

從上述案例可見，在先申請(qǐng)和要求在先申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的主體不同，在該國(guó)際申請(qǐng)進(jìn)入國(guó)家階段聲明中，申請(qǐng)人聲明了享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，而在初審階段并未對(duì)享有優(yōu)先權(quán)的主體進(jìn)行核實(shí)。在后續(xù)的實(shí)質(zhì)審查階段，審查員查看該優(yōu)先權(quán)文件，發(fā)現(xiàn)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人與本申請(qǐng)的申請(qǐng)人不同，因此認(rèn)為優(yōu)先權(quán)不成立，并將該在先申請(qǐng)作為抵觸申請(qǐng)?jiān)u述了在后申請(qǐng)的新穎性，申請(qǐng)人在收到第一次審查意見通知書后，提交了申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓證明。根據(jù)審查指南第一部分第一章第6.2.2.4節(jié)中規(guī)定要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人與在先申請(qǐng)中記載的申請(qǐng)人不一致的，在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在提出在后申請(qǐng)之日起三個(gè)月內(nèi)提交由在先申請(qǐng)全體申請(qǐng)人簽字或蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件，在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人期滿未提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件，或者提交的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件不符合規(guī)定的，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書。

從本案中可以看出，在實(shí)審中發(fā)現(xiàn)由于形式要件的缺陷而不能享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，可能導(dǎo)致本案不能授權(quán)；如果在初審階段即時(shí)發(fā)現(xiàn)本案與在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的主體不同，即時(shí)通知申請(qǐng)人，減小了本案優(yōu)先權(quán)喪失的概率；而從另外一個(gè)角度看，盡管在本案在初審審查階段存在一定的缺陷，由于優(yōu)先權(quán)是申請(qǐng)人所主張的權(quán)利，既然是自身所主張的權(quán)利，就更應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)，在優(yōu)先權(quán)主體發(fā)生變化時(shí)，按照規(guī)定提交轉(zhuǎn)讓證明，充分發(fā)揮優(yōu)先權(quán)的有效作用。因此無論是申請(qǐng)人還是審查部門均應(yīng)最大限度發(fā)揮自己的職能，盡量確保申請(qǐng)人的權(quán)利不受損失。

（二）實(shí)審核實(shí)

【案例2】

美商威睿電通公司的一件申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)枮?009101618212，申請(qǐng)日為2009年8月3日，即為在后申請(qǐng)，其優(yōu)先權(quán)文件為美國(guó)的臨時(shí)申請(qǐng)US61/140885，申請(qǐng)日為2008年12月25日，即為在先申請(qǐng)，該在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人最初為安東尼·李，于2008年12月25日將該申請(qǐng)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給美商威睿電通公司。

該申請(qǐng)共有14項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1-7是一組方法權(quán)利要求，權(quán)利要求8-14是一組產(chǎn)品權(quán)利要求。

1、權(quán)利要求1：一種用于在雙模接入終端中減少網(wǎng)絡(luò)同步時(shí)間的方法，其中所述雙模接入終端支持第一和第二網(wǎng)絡(luò)，所述方法包括：確定在所述雙模接入終端之內(nèi)CDMA系統(tǒng)時(shí)間是否可用；響應(yīng)于確定CDMA系統(tǒng)時(shí)間可用：放棄通過導(dǎo)頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時(shí)間；從存儲(chǔ)器讀取CDMA系統(tǒng)時(shí)間；以及將CDMA系統(tǒng)時(shí)間編程到系統(tǒng)時(shí)間單元中；以及響應(yīng)于確定CDMA系統(tǒng)時(shí)間不可用：通過所述導(dǎo)頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時(shí)間；以及將CDMA系統(tǒng)時(shí)間編程到所述系統(tǒng)時(shí)間單元中。

2、權(quán)利要求8：一種具有減少網(wǎng)絡(luò)同步時(shí)間的雙模接入終端，其中所述雙模接入終端支持第一和第二網(wǎng)絡(luò)，其包括：存儲(chǔ)器；以及系統(tǒng)時(shí)間單元，耦接到所述存儲(chǔ)器；其中所述雙模接入終端被配置為確定在所述雙模接入終端之內(nèi)CDMA系統(tǒng)時(shí)間是否可用；如果在所述雙模接入終端之內(nèi)CDMA系統(tǒng)時(shí)間可用，則所述雙模接入終端放棄通過導(dǎo)頻獲取步驟來獲取CDMA系統(tǒng)時(shí)間，從所述存儲(chǔ)器中讀取CDMA系統(tǒng)時(shí)間，并將CDMA系統(tǒng)時(shí)間編程到所述系統(tǒng)時(shí)間單元中；以及如果在所述雙模接入終端之內(nèi)CDMA系統(tǒng)時(shí)間不可用，則所述雙模接入終端通過所述導(dǎo)頻獲取步驟來獲取CDMA系統(tǒng)時(shí)間，并將CDMA系統(tǒng)時(shí)間編程到所述系統(tǒng)時(shí)間單元中。

在實(shí)質(zhì)審查過程中，審查員檢索到一篇“E-UTARN-cdma2000 Connectivity and Interworking： Air Interface Specification Revision 0，3GPP C.P0087-0 Version 0.70”（為對(duì)比文件1），公開日為2009年1月29日，其公開了本申請(qǐng)的技術(shù)方案，但其在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日與申請(qǐng)日之間公開，為PX文件，需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)。

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求1中記載了雙模接入終端在終端內(nèi)的CDMA系統(tǒng)時(shí)間可用的情況下，放棄通過導(dǎo)頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時(shí)間，使用終端內(nèi)的CDMA系統(tǒng)時(shí)間；而在終端內(nèi)的CDMA系統(tǒng)時(shí)間不可用的情況下，通過導(dǎo)頻獲取步驟獲取CDMA系統(tǒng)時(shí)間，以減少與CDMA接入網(wǎng)絡(luò)的同步時(shí)間；而在先申請(qǐng)中記載了基于CDMA-2000系統(tǒng)信息獲取系統(tǒng)時(shí)間，返回網(wǎng)絡(luò)獲取指示，然后，接入終端進(jìn)入到導(dǎo)頻獲取狀態(tài)?？梢?，在在先申請(qǐng)中并未記載在終端內(nèi)CDMA系統(tǒng)時(shí)間可用和不可用的兩種情況下如何獲取系統(tǒng)時(shí)間，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能直接地、毫無疑義地確定出。因此權(quán)利要求1不能享有優(yōu)先權(quán)。

由于獨(dú)立權(quán)利要求8的技術(shù)特征與權(quán)利要求1的技術(shù)特征相對(duì)應(yīng)，因此基于相同的理由，權(quán)利要求8也能享有優(yōu)先權(quán)。

從而兩組獨(dú)立權(quán)利要求的從屬權(quán)利要求也均不能享有優(yōu)先權(quán)。

由于本申請(qǐng)所享有的優(yōu)先權(quán)文件是美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)，而美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)對(duì)于正式申請(qǐng)來說，無論是在形式上還是在內(nèi)容上都欠完善，以臨時(shí)申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)很可能包含超出臨時(shí)申請(qǐng)記載內(nèi)容以外的特征，優(yōu)先權(quán)文本可能只是一個(gè)最初的想法、一個(gè)階段性的技術(shù)文檔等，基于上述特點(diǎn)，以臨時(shí)申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)的常規(guī)專利申請(qǐng)，容易存在優(yōu)先權(quán)不成立的情形。經(jīng)過核實(shí)，上述在后申請(qǐng)不能享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，所檢索出的對(duì)比文件成為影響權(quán)利要求創(chuàng)造性的X類文件。

（三）后續(xù)無效程序中核實(shí)

【案例3】

1986年4月30日，德國(guó)弗克公司向中國(guó)專利局提出一項(xiàng)名稱為“香煙或類似物的翻蓋包裝盒”的專利申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)枮?6103037.0，同時(shí)要求以兩項(xiàng)德國(guó)專利申請(qǐng)P3515775.5（申請(qǐng)日為1985年5月2日）和P3522614.5（申請(qǐng)日為1985年6月25日）為優(yōu)先權(quán)。經(jīng)實(shí)質(zhì)審查后，中國(guó)專利局于1989年9月13日審定公告了該專利，該專利要求保護(hù)一種專門用于包裝香煙束的翻蓋盒。

1993年9月22日，意大利吉第公司（以下簡(jiǎn)稱吉第公司）就弗克公司的上述發(fā)明專利向中國(guó)專利局專利復(fù)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求，認(rèn)為該專利不具有新穎性和創(chuàng)造性。在本案審理過程中，無效請(qǐng)求人吉第公司提出，由于該專利要求的兩項(xiàng)德國(guó)優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)沒有公開該專利要求保護(hù)的翻蓋盒中“豎向縱沿為斜角過渡的圍襯”這一基本的、必不可少的技術(shù)特征，因此該專利不能享有優(yōu)先權(quán)，而在該專利申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日之間公開的國(guó)際煙草雜志TJI 3/1985（公開日為1985年6月）足以對(duì)該專利的專利性構(gòu)成影響。

上述無效請(qǐng)求人針對(duì)已授權(quán)的德國(guó)弗克公司專利所享有的優(yōu)先權(quán)提出異議，并推定在優(yōu)先權(quán)不成立情況下，該專利權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，此時(shí)專利復(fù)審委員會(huì)則責(zé)無旁貸的要對(duì)優(yōu)先權(quán)問題進(jìn)行審查。可見，優(yōu)先權(quán)在后續(xù)程序中也顯現(xiàn)了其強(qiáng)大的功能，但其相應(yīng)也給公眾帶了無效該權(quán)利要求的突破點(diǎn)。固然優(yōu)先權(quán)是權(quán)利人對(duì)抗第三人的利器，但也存在一定的軟肋，也就是說，權(quán)利人在要求優(yōu)先權(quán)的同時(shí)，要根據(jù)所在國(guó)家的具體法規(guī)確定其是否真正享有優(yōu)先權(quán)，來確保這把利器的防御能力，而不要成為別人手中的利器。

上述案例中專利權(quán)人弗克公司認(rèn)為，在初步審查階段和實(shí)審階段審查員沒有對(duì)其專利的優(yōu)先權(quán)提出異議；在專利無效階段，復(fù)審委員會(huì)對(duì)其專利的優(yōu)先權(quán)進(jìn)行審查，并宣告該專利優(yōu)先權(quán)不成立，最終導(dǎo)致宣告該專利無效。由于優(yōu)先權(quán)是申請(qǐng)人自己所聲明享有的權(quán)利，而不是專利局所授予的權(quán)利，其應(yīng)對(duì)自己所聲稱的權(quán)利負(fù)責(zé)，其在聲明享有該權(quán)利時(shí)，就盡量做到明確其確實(shí)是否真正能夠享受這份權(quán)利。

結(jié)語

結(jié)合目前的審查實(shí)踐，初審階段主要是針對(duì)優(yōu)先權(quán)的形式要件進(jìn)行核實(shí)，實(shí)質(zhì)審查階段主要是針對(duì)優(yōu)先權(quán)的主題進(jìn)行核實(shí)，其依據(jù)審查員是否檢索出中間文件，例如PE、PX、PY，決定是否對(duì)優(yōu)先權(quán)核實(shí)；而在復(fù)審無效階段，主要是基于無效宣告請(qǐng)求人的請(qǐng)求對(duì)專利優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)。從申請(qǐng)角度來講，優(yōu)先權(quán)是申請(qǐng)人所主張的權(quán)利，其應(yīng)對(duì)自己所享有的權(quán)利負(fù)責(zé)，在享受這份權(quán)利的同時(shí)，也要盡可能的確定是否真正享有這份權(quán)利；從審查角度來講，審查員不必然對(duì)申請(qǐng)是否實(shí)質(zhì)享有優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)。在上述三個(gè)案例中，在實(shí)審程序中審查員檢索到中間文件以及相應(yīng)后續(xù)的無效程序中第三人對(duì)優(yōu)先權(quán)提出異議，上述優(yōu)先權(quán)的核實(shí)均屬于被動(dòng)核實(shí)，而作為聲明享有優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)人應(yīng)主動(dòng)核實(shí)確認(rèn)所聲明的優(yōu)先權(quán)是否實(shí)質(zhì)上享有，審查員也盡可能在適當(dāng)時(shí)機(jī)對(duì)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行核實(shí)，將這種主動(dòng)核實(shí)與被動(dòng)核實(shí)充分結(jié)合起來，充分發(fā)揮優(yōu)先權(quán)的功能，盡量減少由于優(yōu)先權(quán)的不成立導(dǎo)致專利申請(qǐng)的相應(yīng)權(quán)利喪失。綜上，申請(qǐng)人應(yīng)充分利用優(yōu)先權(quán)這一制度，基于誠(chéng)實(shí)信用原則，最大保障其自身的利益。

在專利申請(qǐng)的審查過程中，初步審查階段、實(shí)質(zhì)審查階段以及后續(xù)的無效階段均可能會(huì)涉及到優(yōu)先權(quán)的核實(shí)。本文結(jié)合了在三個(gè)不同階段的優(yōu)先權(quán)核實(shí)特點(diǎn)和相應(yīng)的三個(gè)案例，闡述了優(yōu)先權(quán)判斷過程中的主體、時(shí)機(jī)和判斷方式，希望對(duì)審查過程中的優(yōu)先權(quán)的核實(shí)起到一定的借鑒意義。

優(yōu)先權(quán)在初審、實(shí)審以及后續(xù)無效不同階段的核實(shí)，對(duì)享有優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)最終的命運(yùn)起著重要的影響。