關(guān)于專利審查中“直接地、毫無(wú)疑義地確定”含義的探討

王 偉 李福永 徐長(zhǎng)波 王 晶

專利審查協(xié)作北京中心

1 從立法宗旨角度分析修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)制定和執(zhí)行現(xiàn)狀

從專利法的立法宗旨出發(fā)，我國(guó)采用先申請(qǐng)?jiān)瓌t，如果允許申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的修改超過原始提交的說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，就會(huì)造成對(duì)其他申請(qǐng)人來(lái)說不公平的后果；如果通過修改引入了新的內(nèi)容，則有可能造成先就該新的內(nèi)容提出申請(qǐng)的申請(qǐng)人因?yàn)槠渖暾?qǐng)日在被修改申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后而得不到專利權(quán)；但是申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)難免存在表述不準(zhǔn)確、保護(hù)范圍過寬或者說明書與權(quán)利要求書不一致等缺陷，如果不克服這些缺陷，就會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)人無(wú)法獲得專利權(quán)或者影響專利保護(hù)范圍的確定性，同時(shí)也會(huì)影響公眾對(duì)專利信息的利用，因此允許申請(qǐng)人可以合法的對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。

2 歐洲對(duì)于修改超范圍的現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)

由于美國(guó)采用“先發(fā)明制”，與我國(guó)所采用的“先申請(qǐng)制”不同，所以不具備參考性，我們現(xiàn)在僅針對(duì)歐洲的審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。根據(jù)歐專局《審查指南》的規(guī)定，在判斷發(fā)明專利申請(qǐng)的修改是否超出原始申請(qǐng)的內(nèi)容時(shí)，判斷主題不僅要考慮申請(qǐng)日提交的說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容，還要考慮對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說屬于“隱含公開”的內(nèi)容。

3 從審查主體角度對(duì)我國(guó)關(guān)于修改超范圍的審查標(biāo)準(zhǔn)的分析

對(duì)“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的定義進(jìn)行分析，“知曉申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)”，意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展水平，有能力看到本申請(qǐng)區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明點(diǎn)所在，能夠通過說明書實(shí)施例所記載的內(nèi)容，不經(jīng)過任何歸納、總結(jié)和推理，毫無(wú)異議地確定本申請(qǐng)文件所解決的技術(shù)問題以及所采用的技術(shù)手段，即申請(qǐng)人所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)本質(zhì)，而并非僅僅停留在文字所記載的內(nèi)容上，即可以從技術(shù)本質(zhì)上去判斷修改之后沒有文字記載的技術(shù)特征或者技術(shù)方案是否可以從原申請(qǐng)文件中“直接地、毫無(wú)疑義地確定”；“具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)試驗(yàn)手段的能力，但他不具備創(chuàng)造能力”意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員通過自身所具備的常規(guī)試驗(yàn)手段，明確修改之后的技術(shù)特征或者技術(shù)方案可以實(shí)施，并且與本申請(qǐng)解決相同的技術(shù)問題并達(dá)到相同的技術(shù)效果，這點(diǎn)也是進(jìn)行修改是否超范圍判斷時(shí)的必要條件。因此站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，即使存在文字記載內(nèi)容的不一致，他也應(yīng)該通過自己所具有的技術(shù)知識(shí)和試驗(yàn)?zāi)芰Γ鶕?jù)該領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)，去確定到底這種修改是不是“直接地、毫無(wú)疑義地確定”的內(nèi)容，而非直接根據(jù)文字記載發(fā)生了變化，就直接認(rèn)定為這種修改是超范圍的，這種判斷是本領(lǐng)域技術(shù)人員所應(yīng)該具備的能力。

關(guān)于“直接地”判斷標(biāo)準(zhǔn)，我們可以理解為對(duì)申請(qǐng)文件表面所記載的內(nèi)容進(jìn)行微小文字變動(dòng)，即申請(qǐng)人意圖公眾看到的修改內(nèi)容，不需要經(jīng)過分析和判斷，本領(lǐng)域技術(shù)人員，甚或普通公眾，都有能力可以“看到”這種修改實(shí)質(zhì)上就是原申請(qǐng)文件所記載的內(nèi)容，并未發(fā)生本質(zhì)變化。

最難把握和理解的應(yīng)該是對(duì)“毫無(wú)疑義地確定”的審查，疑義，顧名思義，是存在疑問，難以斷定。雖然“本領(lǐng)域技術(shù)人員”有特定的含義，但是對(duì)于審查員來(lái)說，確實(shí)存在著技術(shù)水平、理解層面的差異，由于這個(gè)差異的制約，只能最大程度地接近本領(lǐng)域技術(shù)人員地水平。但是實(shí)質(zhì)審查中往往也存在困難，使得審查員無(wú)法站在完全統(tǒng)一的本領(lǐng)域技術(shù)人員的高度上進(jìn)行審查，對(duì)于沒有記載在原申請(qǐng)文件，也不能從原申請(qǐng)文件直接地確定的修改特征，不同的審查員根據(jù)自身的理解，針對(duì)同樣的修改得到不同的結(jié)論也是在實(shí)質(zhì)審查中經(jīng)常遇到的情況。針對(duì)修改超范圍審查標(biāo)準(zhǔn)的不一致問題，筆者認(rèn)為，“毫無(wú)疑義地確定”應(yīng)該是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過申請(qǐng)文件記載的信息，依據(jù)其所掌握的本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)和技能，確定其最可能的情形，而其它本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)此并無(wú)異議。

4 通過案例進(jìn)行“毫無(wú)疑義地確定”的分析

4.1 案例1：涉及形式撰寫錯(cuò)誤

該發(fā)明專利申請(qǐng)的原始申請(qǐng)文件中：權(quán)利要求中記載有下述特征“原始大地形的分辨率為M*N，其中M*N滿足(2m+1)*(2n+1)；平均分塊的地形子塊的分辨率為K*K，即(2k+1)*(2k+1)”，而說明書中具體實(shí)施方式中僅記載了“如圖2所示，是對(duì)原始全分辨率為17*17的地形分塊的示意圖。在本方法中首先對(duì)地形進(jìn)行均勻分塊，原始地形分辨率為M*N(M＝N＝24+1)，分塊大小為K*K(K＝22+1)，1＜K＜min(m，n)；分塊數(shù)目為P*Q(P＝(M-1)/(K-1)，Q＝(N-1)/(K-1))”，附圖2中是-17*17的地形分塊圖。

申請(qǐng)人主動(dòng)修改將權(quán)利要求中該特征修改為“原始大地形的分辨率為M*N，其中M*N滿足(2m+1)*(2n+1)；平均分塊的地形子塊的分辨率為K*K，即(2k+1)*(2k+1)”，即其中的m、n、k均為上角標(biāo)、分別代表m、n、k次方，但原申請(qǐng)文件中涉及的m、n、k均是乘的關(guān)系。

具體分析：

對(duì)于本案來(lái)說，該錯(cuò)誤存在不唯一的修改方式，因此實(shí)質(zhì)上是存在疑問的，從表面上看并非能從中毫無(wú)疑義的確定哪種修改是不超范圍的，但是我們?cè)谶M(jìn)行實(shí)質(zhì)審查時(shí)需要考慮如下：修改方式應(yīng)是在技術(shù)上可行、修改變動(dòng)最小、最合理的修改；修改不僅滿足某點(diǎn)的要求，從申請(qǐng)文件整體看，該修改也應(yīng)當(dāng)在整體上滿足要求。

從本申請(qǐng)文件的技術(shù)方案本身來(lái)分析，對(duì)原始全分辨率為17*17的地形分塊進(jìn)行分析，在本方法中首先對(duì)地形進(jìn)行均勻分塊，原始地形分辨率為M*N(M＝N＝24+1)，分塊大小為K*K(K＝22+1)，1＜K＜min(m，n)；分塊數(shù)目為P*Q(P＝(M-1)/(K-1)，Q＝(N-1)/(K-1))；為了解決本申請(qǐng)的技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)對(duì)地形子塊產(chǎn)生冗余的區(qū)域進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，不同地形子塊共享冗余區(qū)域，在所采用的技術(shù)手段中，必然需要滿足M＝N＝17，K＝5，P＝Q＝4；那么24＋1＝17以及22＋1＝5同時(shí)滿足的情況只有將乘數(shù)修改為指數(shù)；雖然對(duì)于22＋1＝5來(lái)說，2作為乘數(shù)也可以成立，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員站在對(duì)技術(shù)方案整體把握的高度上，不應(yīng)該根據(jù)這點(diǎn)雖然表面上構(gòu)成疑義，但是明顯與技術(shù)方案整體相矛盾的情況，機(jī)械地去進(jìn)行修改超范圍的判斷，作為本領(lǐng)域技術(shù)人員，應(yīng)該根據(jù)自己所具備的常識(shí)明確的排除這個(gè)疑義。

因此，經(jīng)過對(duì)技術(shù)問題和技術(shù)方案本身的分析，將m,n,k修改成指數(shù)的修改方式不僅滿足了原說明書中M＝N＝24+1=17，K＝22＋1＝5的情況，同時(shí)從權(quán)利要求書和說明書整體上驗(yàn)證也無(wú)不妥。這種修改雖然存在些許疑義，但是對(duì)于站在本領(lǐng)域技術(shù)人員角度上的審查員來(lái)說，不存在任何異議，該方案僅有可能是發(fā)生筆誤，將指數(shù)誤寫為乘數(shù)，因此將乘數(shù)修改為指數(shù)的方式是可以從原申請(qǐng)文件毫無(wú)疑義地確定地內(nèi)容，這種修改既符合專利法和審查指南的規(guī)定，也在不影響公眾利益的同時(shí)保護(hù)了申請(qǐng)人的利益。

4.2 案例2：涉及新增特征的“二次概括”

案由：申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求1進(jìn)行修改，增加了特征“磨盤的磨面與磨棍之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”，但是該特征并未記載在原申請(qǐng)文件中，而是根據(jù)說明書記載的三個(gè)實(shí)施例導(dǎo)出的；

第一實(shí)施例：在上下機(jī)殼之間的連接螺釘上裝有彈性機(jī)構(gòu)，并裝有調(diào)節(jié)螺釘，當(dāng)有過大的雜鐵等不可粉碎的物料進(jìn)入時(shí)，由于上下機(jī)殼之間的調(diào)節(jié)螺釘?shù)恼{(diào)節(jié)以及彈性機(jī)構(gòu)的彈性作用，迫使下機(jī)殼下移并偏轉(zhuǎn)，使得磨棍與磨盤之間的間隙增大而通過，而不會(huì)出現(xiàn)卡死現(xiàn)象，同時(shí)，彈性機(jī)構(gòu)還迫使磨棍向磨盤施加壓力；

第二實(shí)施例：磨棍通過鉸鏈裝在支架上，并在兩者之間裝有彈性裝置，使磨棍在一定范圍內(nèi)擺動(dòng)，并具有一定彈性，并使磨棍向磨盤施加壓力；

第三實(shí)施例：在支架和磨輥之間的主軸上裝有彈性機(jī)構(gòu)，這樣可使支架在主軸上做軸向移動(dòng)和具有一定的彈性，并可以使磨輥向磨盤施加壓力。

具體分析：

原說明書和權(quán)利要求書并未記載所新增的技術(shù)特征，但是三個(gè)實(shí)施例中已經(jīng)清楚的記載了磨輥與磨盤之間的間隙可以根據(jù)物料的粒度大小通過位于上下機(jī)殼之間的彈性機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力而使下機(jī)殼下移并偏轉(zhuǎn)而發(fā)生相對(duì)移動(dòng)，實(shí)質(zhì)上公開了磨輥與磨盤之間間隙的可調(diào)節(jié)增大；或者通過位于磨輥與支架之間的彈性裝置所產(chǎn)生的彈性力使磨輥在一定范圍內(nèi)擺動(dòng)，實(shí)質(zhì)上公開了磨輥相對(duì)磨盤的間隙可調(diào)節(jié)的變化，或者通過裝在支架和磨輥之間的主軸上的彈性機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力迫使磨輥下移來(lái)被動(dòng)調(diào)節(jié)磨盤與磨輥之間的間隙，實(shí)質(zhì)上公開了磨輥與磨盤之間相對(duì)運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致間隙的可調(diào)節(jié)變化；并且磨輥與磨盤之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)也可以得到實(shí)質(zhì)上存在一個(gè)磨合面，即相對(duì)的面。

經(jīng)過上述分析，上述新增特征雖然沒有文字記載，但是站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度分析，上述新增特征中所包含的可調(diào)節(jié)的間隙以及間隙式磨合面均已經(jīng)在實(shí)施例中實(shí)質(zhì)公開，并未對(duì)實(shí)施例的內(nèi)容進(jìn)行任何程度的概括，因此確定得到“磨盤的磨面與磨棍之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”這個(gè)特征，是沒有任何異議的，這點(diǎn)實(shí)質(zhì)上也是本申請(qǐng)的發(fā)明點(diǎn)所在；如果機(jī)械的理解為由于上述特征沒有文字記載，且與三個(gè)實(shí)施例中的任何一個(gè)均不等同，涉及對(duì)實(shí)施例的二次概括而認(rèn)為上述特征超范圍，對(duì)申請(qǐng)人并不公平，也忽略了本領(lǐng)域技術(shù)人員本身所具備的普通技術(shù)知識(shí)和能力。

事實(shí)上，該觀點(diǎn)也得到了復(fù)審委、北京中級(jí)法院以及高級(jí)法院的支持，在無(wú)效審理的過程中，復(fù)審委和法院均給出了一致的觀點(diǎn)，認(rèn)為該修改符合專利法第33條的規(guī)定。

新增特征的修改，在具體的實(shí)質(zhì)審查過程中較為普遍。由于我國(guó)的專利法以及審查指南未對(duì)“二次概括”進(jìn)行清晰、明確的定義，審查員進(jìn)行新增特征是否屬于“二次概括”的相關(guān)審查時(shí)，確實(shí)存在標(biāo)準(zhǔn)稍顯嚴(yán)苛的情況，過于注重新增特征有無(wú)明顯記載，而忽視了站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度上所進(jìn)行的“毫無(wú)異議”地分析。

歐專局在進(jìn)行新增特征的超范圍判斷時(shí)，明確規(guī)定可以采用“新穎性判斷法“進(jìn)行判斷，主要考慮”雖未明確記載但對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是‘隱含公開’的技術(shù)內(nèi)容“這里的隱含公開僅僅是單純的”隱含，“公開在原說明書和權(quán)利要求書中，并不涉及慣用手段的直接置換，我國(guó)的審查操作規(guī)程也明確規(guī)定可以根據(jù)”新穎性判斷法“進(jìn)行新增特征超范圍的判斷，這種“新穎性判斷法”實(shí)際上已經(jīng)加入了“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識(shí)和能力元素，同時(shí)也體現(xiàn)了“無(wú)異議”的原則，需要通過普通技術(shù)知識(shí)去判斷是否公開，同時(shí)，“隱含公開”自然也直接實(shí)現(xiàn)了無(wú)異議的結(jié)果，這樣的審查標(biāo)準(zhǔn)更加具體，判斷思路也更加明確。

5 結(jié)語(yǔ)

在實(shí)質(zhì)審查過程中，目前在判斷修改超范圍時(shí)還存在一些較為嚴(yán)格和機(jī)械的情形，從某種程度上來(lái)說甚至損害了申請(qǐng)人的利益，本文提出，在判斷修改超范圍時(shí)不應(yīng)僅僅局限于形式上的簡(jiǎn)單對(duì)比，應(yīng)該站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的高度上，從技術(shù)問題出發(fā)去進(jìn)行技術(shù)本質(zhì)上的判斷。在修改沒有導(dǎo)致所解決的技術(shù)問題，采用的技術(shù)手段以及達(dá)到的技術(shù)效果發(fā)生任何實(shí)質(zhì)變化的情況下，“直接地、毫無(wú)疑義地確定”地含義不應(yīng)局限于“唯一確定”這一標(biāo)準(zhǔn)，可以適當(dāng)放寬，在盡量不損害公眾利益的前提下保護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益。

法律規(guī)范的制訂難以窮盡實(shí)際中可能發(fā)生的一切情況，因此，賦予執(zhí)法者一定的自由裁量權(quán)是必需的，對(duì)于執(zhí)法者本身來(lái)說，如何把握自由裁量的度要從總體上把握，而非機(jī)械地套用。

[1]劉小靜，黃非.淺談歐洲專利局判斷修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用.中國(guó)發(fā)明與專利.2012年第2期，第83－86頁(yè)

[2]專利審查指南.（2010版）.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局編.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

[3]審查操作規(guī)程-實(shí)質(zhì)審查分冊(cè).（2 0 1 1版）.國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局編.知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社