服務(wù)外包接包企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律風險及防范研究

劉 俊

(東華理工大學文法學院，江西撫州344000)

服務(wù)外包接包企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律風險及防范研究

劉 俊

(東華理工大學文法學院，江西撫州344000)

對服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可能遭遇的知識產(chǎn)權(quán)法律風險，現(xiàn)有的研究成果多針對發(fā)包方利益而言。文章從維護服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)中接包方利益的角度出發(fā)，闡述了接包方可能遇到的商業(yè)秘密泄露、所有權(quán)流失、侵權(quán)和價值評估等主要知識產(chǎn)權(quán)法律風險，進而從法律和制度等層面提出了相應的防范措施和建議。

服務(wù)外包;接包企業(yè);知識產(chǎn)權(quán);風險防范

離岸外包是服務(wù)外包的重要形式之一，對接包國家而言，不僅可以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速提升服務(wù)業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量，而且可以有效轉(zhuǎn)變其外貿(mào)發(fā)展方式。經(jīng)過20年的快速發(fā)展，中國的服務(wù)外包行業(yè)已經(jīng)具備了一定的規(guī)模，業(yè)務(wù)范圍由最初的IT服務(wù)外包擴大到更高層次的業(yè)務(wù)流程外包，兩者共同成為目前服務(wù)外包業(yè)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國軟件服務(wù)外包市場規(guī)模接近50億美元，業(yè)務(wù)流程外包市場規(guī)模超過25億美元。預計到2012年，中國離岸服務(wù)外包市場規(guī)模將超過90億美元。

由于離岸外包的技術(shù)含量相對較高，在服務(wù)外包合同的訂立和履行過程中，不可避免的要涉及信息和技術(shù)在發(fā)包方和接包方之間的共享和轉(zhuǎn)移，因此，離岸外包產(chǎn)業(yè)中的專利、著作權(quán)、商業(yè)秘密和核心技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)問題一直受到高度關(guān)注。美國《E－WEEK》雜志曾指出:“許多美國公司擔心中國IT企業(yè)的參與將導致核心技術(shù)的流失”［1］，知識產(chǎn)權(quán)保護已成為服務(wù)外包，尤其是離岸研發(fā)外包中的核心問題。在離岸服務(wù)外包中，作為發(fā)包方的外包客商通常對自己的專利、核心技術(shù)和商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)是否將發(fā)生風險非常重視和警覺，并采取各種有效的措施予以防范，發(fā)包方的知識產(chǎn)權(quán)風險也一直備受國內(nèi)學者關(guān)注。但事實上，在離岸服務(wù)外包中，知識產(chǎn)權(quán)的風險是雙向的，接包方作為研發(fā)成果的提供方同樣會面臨商業(yè)秘密流失、所有權(quán)歸屬、核心技術(shù)被復制等法律風險。為了在承接離岸外包中提升自己的技術(shù)創(chuàng)新能力，接包方應在強化保護發(fā)包方知識產(chǎn)權(quán)的同時，注重自主知識產(chǎn)權(quán)的積累和創(chuàng)造，避免因知識產(chǎn)權(quán)風險給企業(yè)帶來損失。

1 接包企業(yè)面臨的知識產(chǎn)權(quán)風險分析

1.1 商業(yè)秘密流失風險

與其他知識產(chǎn)權(quán)以法律保護為主的模式不同，商業(yè)秘密的保護往往更注重技術(shù)和管理，以自我保護為主，法律保護為輔。同制造外包相比，服務(wù)外包中的商業(yè)秘密大多屬于經(jīng)營性信息，其保密難度比技術(shù)性信息要大得多［2］。直觀來看，作為商業(yè)信息載體的外包項目是從發(fā)包方傳遞給接包方，發(fā)包方的商業(yè)秘密更易受到侵害，對發(fā)包方商業(yè)秘密的保護歷來受到各方重視，但外包業(yè)務(wù)中接包方自身的商業(yè)秘密同樣有被外泄的風險。背景知識的共享性要求接包方也要貢獻出自己的專有知識，這就意味著發(fā)包方一旦獲得這些知識就可以免費重復使用，接包企業(yè)有可能面臨自身的知識產(chǎn)權(quán)被發(fā)包方模仿和挪用等問題。服務(wù)外包合同履行過程中和履行完畢后產(chǎn)生的新的知識產(chǎn)權(quán)也可能涉及到知識轉(zhuǎn)移，設(shè)計人員也可能把接包方資料嵌入系統(tǒng)，如果接包方在業(yè)務(wù)交付過程中沒有進行清理，一旦交付后該商業(yè)秘密將為發(fā)包方獲取，也會造成商業(yè)秘密流失的風險①本文中的背景知識產(chǎn)權(quán)是指服務(wù)外包合同當事方在合同簽訂前各自已擁有的知識產(chǎn)權(quán)，前景知識產(chǎn)權(quán)則指在合同履行過程中新形成的知識產(chǎn)權(quán)。。

1.2 知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬風險

在服務(wù)外包關(guān)系存續(xù)期間甚至合同履行完畢之后，合同雙方需要不斷溝通、磋商，甚至共同開發(fā)、實施相關(guān)方案和成果，這就必然涉及到知識產(chǎn)權(quán)的歸屬問題。

按服務(wù)外包合同的性質(zhì)，應屬于委托或合作開發(fā)合同。依我國法律的規(guī)定，在研發(fā)過程中形成的知識產(chǎn)權(quán)，其權(quán)利歸屬應首先由雙方當事人約定，如無約定或約定不明，則應歸屬完成或共同參與研發(fā)的當事方所有。但由于國際服務(wù)外包市場的競爭激烈，我國企業(yè)在勞動力價格上的優(yōu)勢正逐漸減弱，決定了接包方企業(yè)在服務(wù)外包合同談判中的劣勢地位。因此，發(fā)包方在簽訂外包合同時往往要求擁有研發(fā)成果的所有權(quán)，而接包方迫于經(jīng)濟壓力，不得不在外包合同中明確放棄研發(fā)成果，因而面臨喪失知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)風險。

1.3 知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險

在IT服務(wù)外包領(lǐng)域，IT服務(wù)商完全可能接觸到發(fā)包方的機密信息和核心技術(shù)，由于軟件產(chǎn)品可復制性強的技術(shù)特點、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保密制度的不完備和企業(yè)技術(shù)、管理人員流失等諸多原因，接包方直接或間接將上述信息和技術(shù)泄露給發(fā)包方的競爭對手或在合同履行完畢后將合同中明確屬于發(fā)包方所有的前景知識產(chǎn)權(quán)用于內(nèi)部研發(fā)或是其他外包項目，則可能導致發(fā)包方利益受損。近年來，印度服務(wù)外包行業(yè)頻發(fā)技術(shù)機密遭到惡意泄露和販賣的案例，對整個印度服務(wù)外包行業(yè)和品牌都產(chǎn)生了一定的負面影響，印度業(yè)界受到很大震動［3］。在業(yè)務(wù)流程外包領(lǐng)域，無論是處于上游的核心服務(wù)外包，中游的產(chǎn)品方案集成和技術(shù)集成服務(wù)還是下游的數(shù)據(jù)編碼處理②當前，中國企業(yè)尚未涉足核心業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域，最下游的編碼處理占了80%以上，而僅承接處于產(chǎn)業(yè)鏈底層的業(yè)務(wù)是不利于接包企業(yè)技術(shù)能力的提升的，且經(jīng)濟效益也屬微利，這一不利局面亟待改善。，同樣存在接包企業(yè)未充分履行知識產(chǎn)權(quán)保密和管理義務(wù)而導致的侵犯發(fā)包方所有的專利權(quán)、數(shù)據(jù)庫權(quán)利、軟件著作權(quán)和商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)的風險。

不僅如此，在服務(wù)外包中還可能涉及到對第三方技術(shù)的使用，如果發(fā)包方提供的共享知識產(chǎn)權(quán)有權(quán)屬瑕疵，承包方就有可能因此面臨共同侵權(quán)的危險，不僅會導致研發(fā)項目無法進行，還可能遭到第三方的索賠，損害商業(yè)信譽。

1.4 知識產(chǎn)權(quán)價值評估風險

在服務(wù)外包合同訂立過程中，可能需要對雙方提供共享的知識產(chǎn)權(quán)進行價值評估，由于技術(shù)和經(jīng)濟地位上的優(yōu)勢，發(fā)包方對其面臨的知識產(chǎn)權(quán)價值評估風險往往事先就做出了合理預期和防范。受合同訂立和履行過程中弱勢地位的影響，接包方經(jīng)常忽略對己方背景知識產(chǎn)權(quán)的評估，即便有些接包企業(yè)明白知識產(chǎn)權(quán)價值評估的必要性，由于知識產(chǎn)權(quán)本身具有無形性、專有性、時間性、地域性等特性，使得知識產(chǎn)權(quán)的價值評估無論在理論還是在實務(wù)中皆有諸多疑惑。目前，對知識產(chǎn)權(quán)進行評估常用的方法主要有收益法、市場價值法和重置成本法，但由于知識產(chǎn)權(quán)價值上的模糊性和易變性，使得上述常用的評估方法皆存在一定缺陷，要準確的評估知識產(chǎn)權(quán)的價值本身就有一定困難。

2 強化接包企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風險防范機制的若干建議

2.1 增強保護意識、提升管理水平，構(gòu)筑防止核心技術(shù)和商業(yè)秘密泄露的“防火墻”

接包方之所以能夠從外國企業(yè)獲得服務(wù)外包業(yè)務(wù)，除了企業(yè)本身的規(guī)模、質(zhì)量、低勞動力成本外，發(fā)包方更看重的是接包方所擁有的相關(guān)核心技術(shù)。雖然外包企業(yè)都會通過簽訂保密協(xié)議的方式來控制核心技術(shù)的使用。但是接包方在具體研發(fā)過程中，總會無意識地把己有核心技術(shù)運用到相關(guān)產(chǎn)品和流程的設(shè)計中，在項目完成后的知識轉(zhuǎn)移過程中，又常因為疏忽而對備份資料未及時清理或因為人員的流失等因素，導致發(fā)包方有機會接觸到相關(guān)機密信息或核心技術(shù)。因此，作為服務(wù)外包業(yè)務(wù)的接包方，保護好己有核心技術(shù)尤其重要。

此外，還應注重商業(yè)秘密的保護和管理。第一，通過勞動合同規(guī)定員工的保密義務(wù)，員工進入企業(yè)時，要連同他們的雇用協(xié)議一起簽訂要遵守的保密合同和就業(yè)禁止條款，確保所有員工都會自覺遵守本企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護規(guī)定。第二，加強對內(nèi)部員工的知識產(chǎn)權(quán)教育。通過專門的教育和培訓，使每一位員工知曉知識產(chǎn)權(quán)保護的必要性和重要性，才能在日常業(yè)務(wù)中提防內(nèi)部機密信息的泄密。第三，實行商業(yè)秘密分級管理。如借鑒美國企業(yè)的經(jīng)驗，對不同文件通過不同顏色的紙張加以區(qū)分，每種安全級別的商業(yè)文件都有不同的保管場所和專職的人員，或者將每一重要的商業(yè)秘密分割成多個部分，不同的部分安排不同的人員從事開發(fā)、操作、管理，使得企業(yè)中盡可能少的員工掌握該商業(yè)秘密的整體部分。第四，與發(fā)包方簽訂保密協(xié)議和不競爭協(xié)議，并盡可能限制發(fā)包方獲悉己方的商業(yè)秘密的范圍和人員，防止己方商業(yè)秘密被發(fā)包方挪用或泄漏。

2.2 合理利用合同規(guī)則，明確知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬，強化企業(yè)核心競爭能力

對服務(wù)外包合同履行過程中形成的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)歸屬問題，相關(guān)國際公約并未明確，各國知識產(chǎn)權(quán)法的規(guī)定也不盡相同。以委托研發(fā)的軟件著作權(quán)為例，美國版權(quán)法將委托作品視為雇傭作品來對待，雇主被視為作者而享有著作權(quán)，創(chuàng)作作品的受托人不享有著作權(quán)，其基本目的是保護投資者的利益，誰投資誰擁有著作權(quán);而法國知識產(chǎn)權(quán)法第111條則規(guī)定，作者就其所創(chuàng)作的作品享有排他性的經(jīng)濟權(quán)利，任何雇傭或勞務(wù)合同都不影響作者享有有關(guān)權(quán)利。同時，作者又可以以合同方式將其中的經(jīng)濟權(quán)利轉(zhuǎn)讓給委托方或雇主［4］。

依我國《著作權(quán)法》、《計算機軟件保護條例》、《專利法》及《合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定，服務(wù)外包過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)，其權(quán)利歸屬首先遵循的是合同優(yōu)先原則，在無相關(guān)約定或約定不明的情況下，才依法律規(guī)定確定其權(quán)利歸屬。無論是軟件著作權(quán)還是專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)，如屬于委托開發(fā)所完成的，如無相反約定，其權(quán)利歸屬研究開發(fā)方;如屬于合作研發(fā)的，則權(quán)利屬于參與合作研發(fā)的當事方共有，一方轉(zhuǎn)讓共有的權(quán)利的，其他各方享有優(yōu)先受讓權(quán)①參見《專利法》第8條、《合同法》第339條、340條;《著作權(quán)法》第13、17條、《計算機軟件保護條例》第10、11條。。

如前所述，出于維護己方技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)共享風險的考慮，在服務(wù)外包合同中，發(fā)包方往往要求將合同項下產(chǎn)生的所有知識產(chǎn)權(quán)均歸屬自己。但筆者認為，基于培育企業(yè)創(chuàng)新能力，提高自主知識產(chǎn)權(quán)含量，增強企業(yè)核心競爭力的考慮，我國服務(wù)外包接包企業(yè)還是應該盡最大努力爭取己方的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益。接包方維護自己知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的途徑有共享或共享研發(fā)中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)兩種途徑:第一，與發(fā)包方共享服務(wù)外包中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)，最好的方式是改變企業(yè)在軟件外包業(yè)務(wù)中的角色，實現(xiàn)從服務(wù)提供者到業(yè)務(wù)合作伙伴的角色轉(zhuǎn)變。承包方與發(fā)包方形成利益共享、風險共擔的業(yè)務(wù)合作伙伴，共同承擔軟件的開發(fā)，實現(xiàn)共享研發(fā)產(chǎn)品和信息的知識產(chǎn)權(quán)［5］。第二，在無法取得前景知識產(chǎn)權(quán)共有權(quán)的情況下，接包方應考慮放棄共有，爭取共享相關(guān)技術(shù)和信息?？梢栽诜?wù)外包合同中約定，研發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)歸發(fā)包方所有，接包方根據(jù)己方需要獲得相應類型的許可使用權(quán)利，以取得許可證的形式分享研發(fā)成果的前景知識產(chǎn)權(quán)利益。

2.3 完善項目管理與監(jiān)督機制，保護客戶的知識產(chǎn)權(quán)，盡可能減少知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法律風險

對于中國的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，日本貿(mào)易振興會曾做過相應調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示，80%的在華日本公司認為知識產(chǎn)權(quán)保護是他們目前最擔心的問題［6］。排除國家立法和執(zhí)法層面的因素外，接包方知識產(chǎn)權(quán)管理制度或制度執(zhí)行不力是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險的主要誘因。筆者建議，服務(wù)外包企業(yè)應針對離岸外包中知識產(chǎn)權(quán)風險的特殊性制定專門的管理制度，應分項目、分階段建立獨立的知識產(chǎn)權(quán)管理檔案，做到對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險的全程防范。

首先，分項目建立獨立的知識產(chǎn)權(quán)管理檔案。按知識產(chǎn)權(quán)所有權(quán)的不同，將發(fā)包方、承包方和第三方的知識產(chǎn)權(quán)分開管理，這是離岸服務(wù)外包中避免知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風險的第一步。其次，在合同簽訂階段，做好知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的調(diào)查工作，如屬于發(fā)包方的知識產(chǎn)權(quán)，應明確接包方使用的范圍和期限;如屬于第三方的知識產(chǎn)權(quán)，應做好授權(quán)許可的各項準備。在此階段還可要求發(fā)包方對其提供的背景知識產(chǎn)權(quán)進行權(quán)利瑕疵擔保，防止因發(fā)包方提供的背景知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬有瑕疵，而使承包方面臨共同侵權(quán)的風險;第三，在研發(fā)過程中，嚴格督促己方研發(fā)人員嚴守知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定，建立監(jiān)控系統(tǒng)、密碼門等安全和預警措施，清楚記錄工作日志，定期向發(fā)包方傳送知識產(chǎn)權(quán)保護的管理情況，確保信任機制的長期性和經(jīng)常性;最后，研發(fā)工作結(jié)束后，再次檢查研發(fā)過程中對所涉知識產(chǎn)權(quán)是否合法使用，如有違法或違約行為，應立即補正。

2.4 建立健全知識產(chǎn)權(quán)價值評估體系，合理提升自主知識產(chǎn)權(quán)市場價值

對于知識產(chǎn)權(quán)價值評估，我國現(xiàn)行立法并不完善。2006年國家財政部及知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評估管理工作若干問題的通知》，對知識產(chǎn)權(quán)評估機構(gòu)及從業(yè)人員、評估的標準做了簡單的規(guī)定?！锻ㄖ芬?guī)定:在評估過程中，要考慮知識產(chǎn)權(quán)的特殊性，科學、客觀地分析知識產(chǎn)權(quán)預期收益的可行性和合理性。但這些規(guī)定仍顯粗糙、實際操作性不強，沒有具體的標準，且該通知在法律法規(guī)中的級別低，難以被實際應用。筆者建議，今后的知識產(chǎn)權(quán)價值評估工作應重點從以下四方面入手:首先，加快知識產(chǎn)權(quán)評估的立法，對知識產(chǎn)權(quán)的評估機構(gòu)、知識產(chǎn)權(quán)評估從業(yè)人員及知識產(chǎn)權(quán)價值的具體評估標準進行規(guī)定;其次，建立一套完備的知識產(chǎn)權(quán)價值評估體系，這有助于在國內(nèi)市場加快知識產(chǎn)權(quán)商品化的進程;第三，加快培養(yǎng)知識產(chǎn)權(quán)評估從業(yè)人員，建立一支高素質(zhì)的知識產(chǎn)權(quán)評估隊伍;最后，建立、健全知識產(chǎn)權(quán)中介服務(wù)體系，使之更好地為知識產(chǎn)權(quán)價值評估服務(wù)。

［1］楊海.中國服務(wù)外包知識產(chǎn)權(quán)風險和適用法律研究［J］.現(xiàn)代管理科學，2010(5):72.

［2］刑素軍.服務(wù)外包中接包企業(yè)對商業(yè)秘密的自我保護［J］.科技管理研究，2010(14):210.

［3］王曄.知識產(chǎn)權(quán)保護——離岸外包管理的核心要素［J］.IT時代周刊，2006(14):16.

［4］李明德，許超.著作權(quán)法［M］.北京:法律出版社，2003:155.

［5］任彥.印度向“零盜版”進軍［N］.人民日報，2007－04－27.

［6］任彥.關(guān)鍵就在知識產(chǎn)權(quán)保護——從中印之爭看我國服務(wù)外包發(fā)展［J］.時代經(jīng)貿(mào)，2007(10):37.

Intellectual Property Legal Risks and Precautions in Service Outsourcing Package Enterprises

LIU Jun
(College of Chinese and Law，East China Institute of Technology，F(xiàn)uzhou344000，China)

In terms of possible intellectual property legal risks of service outsourcing industry development，contract-issuing party interests are attached great importance in the available research findings.To safeguard the contractor interests of service outsourcing industry，the major intellectual property legal risks are elaborated in the paper ，such as possible leaking commercial secret，loss of proprietary rights，infringement act and value assessment.Accordingly from laws and regulations，the corresponding precautions and suggestions are put forward in the paper.

service outsourcing;outsourcing package enterprises;intellectual property;risk precaution

D923.4

A

1674-3512(2012)02-0157-04

2012-03-06責任編輯:王菊梅

江西省科技廳軟科學研究項目“高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)承接中的知識產(chǎn)權(quán)資本化風險防范法律機制研究”(2009DR06000)和江西省“十一五”社會科學規(guī)劃課題“高新產(chǎn)業(yè)承接中的知識產(chǎn)權(quán)資本化法律風險防范機制研究”(08FX16)的研究成果。

劉 俊(1970—)，男，江西南豐人，重慶大學法學博士，教授，碩士生導師，主要從事知識產(chǎn)權(quán)法、環(huán)境與資源保護法研究。

劉俊.服務(wù)外包接包企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)法律風險及防范研究［J］.東華理工大學學報:社會科學版，2012，31(2):157-160.

Liu Jun.Intellectual property legal risks and precautions in service outsourcing package enterprises［J］.Journal of East China Institute of Technology(Social Science)，2012，31(2):157-160.