訴前禁令在知識產(chǎn)權(quán)糾紛中的運用研究

羅曉霞

(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)人文社會科學(xué)學(xué)院，長沙410128)

知識產(chǎn)權(quán)訴前禁令是人民法院為及時制止正在實施或即將實施的侵犯權(quán)利人知識產(chǎn)權(quán)或有侵權(quán)之可能的行為，根據(jù)當(dāng)事人的申請發(fā)布的一種禁止或限制行為人實施某種行為的強制命令。世界知識產(chǎn)權(quán)組織《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》(Trips協(xié)議)第50條對制止侵權(quán)行為的臨時措施進行了具體的規(guī)定，為適應(yīng)Trips協(xié)議的要求，我國在加入世界貿(mào)易組織前后即2000—2001年之間修訂的《專利法》、《商標(biāo)法》和《著作權(quán)法》增加了關(guān)于訴前禁令的規(guī)定，稱之為“訴前停止侵權(quán)行為”。隨后，最高人民法院于2001年頒布了《關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律若干問題的規(guī)定》、《關(guān)于訴前停止侵犯商標(biāo)專用權(quán)行為及保全證據(jù)運用法律問題的解釋》，這些司法解釋對訴前禁令在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域中適用的具體規(guī)則進行了規(guī)定。我國在引入訴前禁令制度以來，這一制度的合理性一直備受爭議。此外，由于具體規(guī)則的疏漏，法官對抽象規(guī)則理解和把握上的分歧，亦使這一制度在實際運用過程中出現(xiàn)了不少問題，值得在理論上作進一步研究。2008年11月17日，最高人民法院公布了近三十年來100個知識產(chǎn)權(quán)典型案例，本文作為主要分析樣本的案例“某集成電路設(shè)計有限公司訴某有限公司、東莞市某電子科技有限公司、黃某訴前停止侵犯專利權(quán)案”就是其中之一。①陜西省西安市中級人民法院(2007)西立禁字第001號民事判決。該案是一起由專利糾紛引起的有關(guān)訴前禁令的典型案例，也是我國在涉外知識產(chǎn)權(quán)糾紛中適用訴前禁令的成功范例，意義可謂深遠。

該案的基本案情簡介如下:申請人某集成電路設(shè)計有限公司是美國Nasdaq(納斯達克)上市公司，擁有專利號為01145044.4的“可變?nèi)宇l率的過取樣數(shù)字類比轉(zhuǎn)換器”發(fā)明專利權(quán)，該專利的授權(quán)日為2005年5月11日。申請人發(fā)現(xiàn)某有限公司向中國境內(nèi)銷售侵犯申請人發(fā)明專利權(quán)的STMP35xx系列多媒體播放器主控芯片;東莞市某電子科技有限公司在進口、使用前述侵犯申請人專利權(quán)的多媒體播放器主控芯片，并銷售包含這些芯片的MP3播放器等產(chǎn)品;黃某在銷售包含這些芯片的MP3播放器等產(chǎn)品。申請人經(jīng)對上述芯片產(chǎn)品進行技術(shù)分析得知，該產(chǎn)品包含了申請人01145044.4專利的全部技術(shù)特征，落入了申請人的專利保護范圍。申請人認為，被申請人未經(jīng)申請人許可，實施申請人專利，侵犯了申請人專利權(quán)。根據(jù)我國《專利法》第61條規(guī)定，特向西安市中級人民法院提出訴前停止侵犯專利權(quán)行為申請并獲支持。本文將以該案為主要分析樣本并結(jié)合類似案件，對知識產(chǎn)權(quán)糾紛中運用訴前禁令的主要問題進行探討，以求教于同仁。

一、申請訴前禁令的主體資格考察

我國《專利法》第61條規(guī)定:專利權(quán)人或者利害關(guān)系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權(quán)的行為，如不及時制止將會使其合法權(quán)益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責(zé)令停止有關(guān)行為和財產(chǎn)保全的措施。據(jù)此，有權(quán)提出專利侵權(quán)訴前禁令申請的，一是專利權(quán)人，二是利害關(guān)系人。其中，利害關(guān)系人包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。在審判實踐中，申請人是否具有申請資格可從兩方面進行把握。

1.審查權(quán)利的合法有效性。認定的依據(jù)是申請人所提供的相關(guān)證據(jù)，包括對申請人提交的專利證書、專利年費的繳納憑證、已發(fā)表的作品原件、著作權(quán)登記證書、商標(biāo)證書等進行認定。這些證據(jù)首先應(yīng)能證明申請人擁有的權(quán)利是經(jīng)過合法授權(quán)獲得，且尚在法律保護期限內(nèi);其次，應(yīng)能證明申請人有權(quán)禁止他人使用，如果申請人雖是合法的權(quán)利人，但無權(quán)禁止他人使用其權(quán)利，人民法院不宜作出禁令。如在北京市第二中級人民法院受理的北京某體育經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司提出的涉及“跤王”注冊商標(biāo)的訴前禁令申請案即反映了這一問題。在這個案件中，雖然申請人是“跤王”文字注冊商標(biāo)的專用權(quán)人，根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，就該注冊商標(biāo)所享有的專用權(quán)受法律保護。但是被申請人所提供的大量證據(jù)，如在“跤王”注冊商標(biāo)核準(zhǔn)注冊之前已出版的竇某所著《一代跤王》的著作，中國摔跤協(xié)會的《證明》，全國各地均有以“跤王”為名稱的比賽等足以說明“跤王”二字為人們對高水平摔跤選手的通稱。在這種情況下，雖然北京某體育經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司的“跤王”注冊商標(biāo)是通過合法途徑獲得，但“跤王”作為一個通用名稱，權(quán)利人無權(quán)禁止他人對“跤王”這一稱號在其原有含義上的正當(dāng)使用。因此，法院結(jié)合具體案情，最終認為，申請人的訴前禁令申請不符合法律規(guī)定的要求，依法駁回了其申請。

2.審查權(quán)利的穩(wěn)定性。專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)是經(jīng)過行政授權(quán)而產(chǎn)生的權(quán)利，授權(quán)如有錯誤，權(quán)利可能會在事后被宣告無效或撤銷。因此，在決定是否頒發(fā)禁令的審查中，應(yīng)關(guān)注該項商標(biāo)權(quán)或?qū)＠麢?quán)是否正處于被申請無效宣告的程序中或處于被申請撤銷的程序中，對于處于上述程序中的專利權(quán)或商標(biāo)權(quán)的訴前禁令申請，人民法院不宜作出頒發(fā)禁令的決定。在司法實踐中，對于實用新型和外觀設(shè)計專利，應(yīng)要求申請人提供專利檢索報告，以幫助判斷涉案專利的穩(wěn)定性。此外，對權(quán)利的穩(wěn)定性審查還可結(jié)合被申請人所提出的抗辯申請人權(quán)利的有效性和穩(wěn)定性的證據(jù)進行，審查是否有與申請人的專利或商標(biāo)相同或者明顯近似的在先權(quán)利的存在。

二、訴前禁令審查標(biāo)準(zhǔn)的把握

對于訴前禁令的審查標(biāo)準(zhǔn)，兩大法系的立法政策寬嚴(yán)不一。大陸法系訴前禁令的審查標(biāo)準(zhǔn)較為寬松，賦予了法官較大的自由裁量權(quán)，主要審查權(quán)利的有效性及被申請人是否構(gòu)成侵權(quán)兩方面。英美法系則對訴前禁令規(guī)定了較為嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)。美國法院在決定是否發(fā)布臨時禁令時主要參考以下因素:一是具有勝訴的可能性，這種可能性是較大的可能性，而不僅僅是可能性。二是存在難以彌補的損失。從司法實踐看，難以彌補的損失通常包括原告的人格權(quán)益受到侵害，原告將要受到難以估計的經(jīng)濟損失以及原告難以得到足夠的經(jīng)濟賠償。三是申請人與被申請人利益的平衡。禁令的實施某種程度是以限制被申請人的程序保障利益為代價的，因此在決定是否采用禁令時，法官必須充分考慮它給申請人帶來的損害，衡量的原則是適用禁令給被申請人帶來的不利要小于不適用禁令給申請人帶來的不利。四是公共利益因素。如果對某個專利或某個商標(biāo)所依存產(chǎn)品的技術(shù)加以限制，會對公共利益造成不良影響時，即使構(gòu)成侵權(quán)的初步證據(jù)已經(jīng)具備，法院也不應(yīng)授予禁令［1］。參照國外的立法經(jīng)驗，結(jié)合我國相關(guān)規(guī)定和司法實踐，對訴前禁令的審查標(biāo)準(zhǔn)主要從以下方面考量。

1.被申請人正在實施或可能實施的行為是否構(gòu)成侵權(quán)。如何理解“被申請人正在實施或可能實施的行為是否構(gòu)成侵權(quán)”，對此，最高人民法院在2003年通過的對某制藥有限公司與美國某公司專利侵權(quán)指定管轄請求案的個案批復(fù)中確立了我國司法審查的勝訴可能性標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)這一批復(fù)的精神，“被申請人正在實施或可能實施的行為是否構(gòu)成侵權(quán)”應(yīng)理解為申請人是否具有“勝訴的可能性”，而非“勝訴的必然性”，即申請人提供的證據(jù)材料及聽證情況，達到了可以證明侵權(quán)行為存在合理的可能性的程度。由于訴前禁令對被申請人來說后果相當(dāng)嚴(yán)重，將直接影響被申請人的商業(yè)信譽、市場競爭能力，因此法院在審查上應(yīng)該從嚴(yán)把握，采取慎重的態(tài)度，對申請人提供的證據(jù)的審查不應(yīng)僅僅停留于表面，而是應(yīng)作相對實質(zhì)性的審查，尤其是對被控侵權(quán)物與申請人權(quán)利保護范圍相同或相似性的對比說明，被申請人提供其抗辯不相似、不相同的對比說明，更要進行重點審查。在認定侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)上，筆者主張法院在審理中應(yīng)傾向于要求申請人勝訴的可能性更大些。對申請人勝訴可能性的認定從嚴(yán)把握可以有效防止申請人濫用訴前禁令給被申請人造成不應(yīng)有的損害，同時也有效維護了公共利益。

就本案而言，在被申請人正在實施或可能實施的行為是否構(gòu)成侵權(quán)的問題上，申請人某集成電路設(shè)計有限公司提供了被控侵權(quán)產(chǎn)品以及專利技術(shù)與被控侵權(quán)產(chǎn)品技術(shù)特征對比材料，對于這些材料，除了法院通過表面分析即可初步認定構(gòu)成侵權(quán)的以外，需要作深入技術(shù)分析的材料應(yīng)該請有關(guān)專家或?qū)ｉT機構(gòu)進行鑒定后才能作是否構(gòu)成勝訴可能性的判斷。

2.不采取禁令是否會給申請人的合法權(quán)益造成難以彌補的損害。何謂“難以彌補的損害”，從現(xiàn)有相關(guān)規(guī)定來看，立法尚缺乏可作為依據(jù)的具體標(biāo)準(zhǔn)。周曉冰認為，以下幾種情形可以認定為將造成“難以彌補的損害”:(1)涉及著作人身權(quán)內(nèi)容或者涉及商譽的侵權(quán)行為;(2)侵權(quán)行為的發(fā)生或繼續(xù)發(fā)生將嚴(yán)重搶占權(quán)利人的市場份額，影響權(quán)利人的重大利益的;(3)侵權(quán)行為如不制止將嚴(yán)重擴大侵權(quán)行為的范圍和損害后果的。申請人應(yīng)充分舉證證明如不采取措施將使其合法權(quán)益遭受難以彌補的損失。申請人可提供其產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售利潤以及市場份額減少的相關(guān)證明，或是被控侵權(quán)產(chǎn)品的銷售規(guī)模，用以初步證明申請人可能遭受的損失或是被申請人可能因侵權(quán)獲得的利潤;對于較易認定的實用新型、外觀設(shè)計案件，如果通過對申請人提供的初步證據(jù)及對比說明文件即可較有力地證明侵權(quán)行為存在，那么對申請人提交難以彌補損害的證據(jù)的要求可相應(yīng)放寬;對于較為復(fù)雜不易判斷的侵權(quán)案件，因其勝訴可能性證明力度較弱，則應(yīng)要求申請人提供強有力的證據(jù)證明不采取禁令措施申請人的損失將無法彌補;對一些經(jīng)濟利益不十分顯著的專利產(chǎn)品，如果被控侵權(quán)行為不會帶給申請人過于嚴(yán)重的經(jīng)濟損失或商譽損失，即使初步判定申請人勝訴的可能性較大，仍應(yīng)考慮以最終的金錢賠償方式來替代訴前禁令;申請人受到的損害可以用金錢來衡量并可以金錢方式予以賠償，那么這種損害就不是“不可彌補”，訴前禁令也不應(yīng)作出［2］。因此，申請人應(yīng)舉證證明其非財產(chǎn)性權(quán)益也將遭到嚴(yán)重損害，如造成申請人名譽，良好的商業(yè)信譽、聲譽的破壞，產(chǎn)品市場份額的減少，這些都是難以彌補損害的輔助性判斷標(biāo)準(zhǔn)。

就本案而言，法官對損害的不可彌補性作出判斷的依據(jù)，一是基于知識產(chǎn)品易擴散的特點。被申請人對于專利產(chǎn)品的使用都是處于流通環(huán)節(jié)中的使用，涉及產(chǎn)品數(shù)量巨大，社會影響大，如不及時制止，將導(dǎo)致申請人專利產(chǎn)品價格下滑、信譽受損，使其合法權(quán)益受到難以彌補的損害。二是在某種程度上有保護國家利益的考慮。以期通過國內(nèi)法院發(fā)布禁令抗衡美國國際貿(mào)易委員會利用337條款對某集成電路設(shè)計有限公司產(chǎn)品在美國市場的打擊。維護本國利益是各國法院在進行涉外案件的審理中不得不考慮的因素。如果法院對后者完全不加考慮，我國國內(nèi)企業(yè)可能面臨的困境是可想而知的，可能遭遇的損失也是不可彌補的。

3.申請人是否提供足額擔(dān)保。在確定申請人應(yīng)提供的擔(dān)保的數(shù)額時，應(yīng)綜合考慮被申請人的生產(chǎn)規(guī)模、銷售情況、銷售收入、利潤情況、訴前禁令可能給被申請人造成的實際損失及訴前禁令可能持續(xù)的時間等因素綜合確定。上述實際損失包括直接損失和間接損失，并應(yīng)考慮合理的倉儲、保管費用及人員工資等合理費用支出。人民法院可以組織聽證程序由雙方當(dāng)事人協(xié)商申請人應(yīng)提供擔(dān)保的具體數(shù)額，協(xié)商不成的，法院也可依據(jù)雙方當(dāng)事人的陳述綜合確定。

4.所采取的措施是否損害公共利益。在訴前禁令簽發(fā)與否的權(quán)衡中，公共利益也是法官做出判斷時必須考慮的重要因素。正如羅斯科·龐德所主張的:“立法和判決是平衡利益和進行調(diào)解對抗的申訴過程;社會利益是起主導(dǎo)作用，個人利益受到保護的范圍只是為了一項或多項社會利益得到更深一層的保護?！彼倪@一思想在美國的司法實踐中得到廣泛體現(xiàn)。美國法官在發(fā)布訴前禁令時都將公共利益作為一個重要因素予以考慮。

三、申請錯誤的法律后果

2001年最高人民法院《關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》第13條規(guī)定，申請人不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失，被申請人可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴請求申請人賠償。如上所述，“勝訴可能性”是法院在審查訴前禁令所涉及的案件必須要考察的因素，即便如此，最后簽發(fā)的禁令仍有可能出現(xiàn)錯誤。根據(jù)司法解釋的規(guī)定，申請錯誤的禁令，對于給被申請人造成的損失，應(yīng)由申請人給予賠償。

目前，學(xué)界和司法實踐對“申請錯誤”的理解存在分歧。一種觀點認為，一旦訴前禁令被撤銷或申請人在法定期限內(nèi)未起訴，或起訴后，案件經(jīng)過審理申請人敗訴的，申請人的申請即構(gòu)成申請錯誤，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)申請錯誤的賠償責(zé)任。另一種觀點認為，只有在申請人主觀上確有過錯或存在濫用訴權(quán)的情況下，才存在申請錯誤。在申請人不存在主觀惡意的情況下，即使訴前禁令被撤銷，也不屬于申請錯誤，申請人不應(yīng)當(dāng)對被申請人承擔(dān)賠償責(zé)任。對此，筆者贊同第一種觀點。理由是:其一，申請人的主觀錯誤難以認定，而申請人的不當(dāng)申請給被申請人造成的損害卻客觀存在;其二，即便申請人沒有過錯，但被申請人的損失確由申請人的行為引起，如果要求同樣沒有過錯的被申請人來承擔(dān)損失有悖公平原則;其三，在這種情況下責(zé)任的分擔(dān)實際上是一種風(fēng)險的分擔(dān)，申請人在提出申請時應(yīng)該充分預(yù)見到，如果申請不當(dāng)可能給被申請人造成的損害，因此由申請人對其能夠預(yù)見到的由其行為給他人造成的損害承擔(dān)責(zé)任也是合理的。

基于以上理由，筆者認為，在申請人提出申請后，只要存在申請人在法定期間沒有起訴、申請人撤訴、法院撤銷禁令或申請人在法定期間起訴后敗訴等諸種情形之一，都應(yīng)視為申請錯誤，由此給被申請人造成的損失，申請人應(yīng)予賠償。當(dāng)然，在申請人撤訴的情況下，不排除當(dāng)事人通過和解就是否賠償達成協(xié)議，這時當(dāng)然應(yīng)尊重雙方的協(xié)議，由雙方自行決定是否賠償及如何賠償。

實踐中爭議較多的還有一種情況，那就是原告申請訴前禁令時，其專利權(quán)處于有效狀態(tài)，臨時措施啟動后，原告的專利被宣告無效，這種情況申請人是否屬于“申請錯誤”呢?代表性的案例如廣東某玩具實業(yè)有限公司與汕頭市某塑膠有限公司財產(chǎn)損害賠償糾紛一案。從這個案件的審理可以看出一、二審法院的態(tài)度是:當(dāng)訴前禁令做出后，專利被宣告無效，申請人的訴前禁令申請是否存在錯誤關(guān)鍵是看申請人主觀上有無過錯。筆者認為，當(dāng)專利權(quán)被確認無效后，被申請人能否就該專利權(quán)被宣告無效前已經(jīng)由申請人申請，并被獲準(zhǔn)的訴前停止侵犯專利權(quán)行為或財產(chǎn)保全而受到的損失要求申請人賠償，這個問題涉及訴訟風(fēng)險的承擔(dān)。出現(xiàn)這種情況應(yīng)由申請人來承擔(dān)對被申請人的賠償責(zé)任。首先，專利審查無論是經(jīng)過實質(zhì)審查還是形式審查都可能出現(xiàn)錯誤授權(quán)，尤其是外觀設(shè)計專利和實用新型專利是采取形式審查，權(quán)利相對發(fā)明專利而言更不穩(wěn)定，在專利侵權(quán)訴訟中其專利性遭遇被告質(zhì)疑并進而被申請宣告無效是常有的事，對于申請人來說，這是一種可以預(yù)見到的訴訟風(fēng)險，這種風(fēng)險由申請人來承擔(dān)更符合公平原則。其次，專利一旦被宣告無效便被視為自始無效。因此，由申請人來承擔(dān)對于一個無效的專利申請訴前禁令而給被申請人造成的損失是符合情理的。

四、訴前禁令在其他知識產(chǎn)權(quán)糾紛中的運用

目前，關(guān)于專利、商標(biāo)、著作權(quán)領(lǐng)域的訴前禁令，法律和司法解釋都作了明確規(guī)定，對于其他一些知識產(chǎn)權(quán)案件，如反不正當(dāng)競爭案件、植物新品種案件能否適用訴前禁令在實踐中有不同的意見。一種意見認為，知識產(chǎn)權(quán)訴前禁令應(yīng)嚴(yán)格依法進行，在法律及相關(guān)的司法解釋沒有明確規(guī)定可以適用訴前禁令的案件不應(yīng)該適用;另一種意見認為，根據(jù)Trips協(xié)議的精神，訴前禁令應(yīng)適用于所有的知識產(chǎn)權(quán)案件。

盡管在國外類似判例較多，然而在我國司法實踐中鮮見有將訴前禁令制度運用于其他知識產(chǎn)權(quán)的判例。的確如學(xué)者所言，在我國，訴前禁令適用于其他知識產(chǎn)權(quán)案件有一定的難度，表現(xiàn)在:一是沒有明確的法律依據(jù);二是其他知識產(chǎn)權(quán)由于缺乏相應(yīng)的專門法進行有針對性的調(diào)整，往往存在界線模糊、難以認定的特點，如商業(yè)秘密。盡管如此，筆者認為，上述理由尚不足以成為在其他知識產(chǎn)權(quán)中絕對不適用訴前禁令的依據(jù)。Trips協(xié)議要求成員國對所有的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人給予相同的保護，因此，其他知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人在其權(quán)利受到侵犯時，如確有必要，應(yīng)有權(quán)申請法院實施訴前禁令。同時，鑒于其他知識產(chǎn)權(quán)具有界限模糊、難以界定等特征，故筆者認為，對于其他知識產(chǎn)權(quán)訴前禁令的適用應(yīng)該更為謹慎，審查標(biāo)準(zhǔn)的把握應(yīng)更為嚴(yán)格。如反不正當(dāng)競爭案件的申請人與被申請人是競爭對手的關(guān)系，如果措施把握不當(dāng)可能造成扼制競爭的不良后果。另外，在反不正當(dāng)競爭案件中，權(quán)利人的權(quán)利界線相對模糊，在未經(jīng)實體審理之前，單憑表面證據(jù)很難判斷申請人是否享有請求權(quán)，例如要認定某一經(jīng)營信息是否屬于商業(yè)秘密，未經(jīng)各方當(dāng)事人充分舉證、質(zhì)證、甚至經(jīng)過專家鑒定，是難以作出結(jié)論的。而按照目前的法律規(guī)定，采取訴前禁令措施一般要求在48小時內(nèi)作出初步判斷，這對于反不正當(dāng)競爭案件來說，難度是相當(dāng)大的。因此，在對類似案件作出訴前禁令的決定前，法官對勝訴可能性的把握應(yīng)該比對專利、商標(biāo)、著作權(quán)糾紛的把握更大些。在嚴(yán)格把握的情況下，訴前禁令不應(yīng)排除適用于其他知識產(chǎn)權(quán)。

［1］ 曾育生.淺議在反不正當(dāng)競爭糾紛中適用訴前禁令制度［J］.廣東科技，2006，(11).

［2］ 韓天嵐.知識產(chǎn)權(quán)訴訟中訴前禁令的適用［J］.電子知識產(chǎn)權(quán)，2004，(4).