淺談針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改

詹超慧，李 鵬

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

中國專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款規(guī)定：“申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見通知書后對專利申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改?！卑凑丈鲜鲆?guī)定，在國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出通知書之后，申請人就不再能夠?qū)ζ渖暾埼募鲃舆M(jìn)行修改，而是只能針對“審查意見通知書”指出的缺陷進(jìn)行修改，這樣的修改就是申請人進(jìn)行的被動修改。從立法宗旨來看，其實(shí)質(zhì)是從節(jié)約審查程序的角度規(guī)定了被動修改的限制，這對于審查員的審查程序以及申請人的修改方式有著極其重要的指導(dǎo)意義。

然而，申請人在答復(fù)實(shí)際申請的過程中會發(fā)現(xiàn)審查員對不同申請中相同修改方式的處理方式并不完全相同，導(dǎo)致了申請人不能明確該相同修改方式是否符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，從而給申請人帶來疑惑。本文通過具體的案例分析，明確了哪些修改方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，分析了審查員對不同申請中相同修改方式的處理方式不同的原因，并給出了相應(yīng)建議。

1 相關(guān)規(guī)定

《專利審查指南（2010）》在第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)[1]“答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式”中做出了如下規(guī)定：“根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，在答復(fù)審查意見通知書時(shí)，對申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改，如果修改的方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，則這樣的修改文本一般不予接受?！?/p>

然而，對于雖然修改的方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，但其內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權(quán)的前景，這種修改就可以被視為是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于節(jié)約審查程序。

在《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定了不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的修改的5種情形：

1）主動刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。

2）主動改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍。

3）將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。

4）主動增加了新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

5）主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求中未出現(xiàn)過。

2 案例分析

從《專利審查指南（2010）》中的規(guī)定可見，審查員在處理申請人“答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式”時(shí)具有一定的裁量權(quán)，但這同時(shí)也給申請人造成了一定的困擾。例如，在一個(gè)申請中，申請人以某種修改方式進(jìn)行修改，盡管該修改不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，但審查員基于節(jié)約審查程序的目的接受了修改文本，從而導(dǎo)致申請人誤認(rèn)為該修改方式是符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定的。當(dāng)在另一個(gè)申請中，申請人采用同樣的修改方式進(jìn)行修改，審查員認(rèn)為該修改不是針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改而不予接受時(shí)，申請人往往就感到難以理解。

2.1 典型案例

本節(jié)對申請人容易混淆并產(chǎn)生疑惑的兩種典型案例加以分析，以避免申請人在對專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的理解中的誤區(qū)。

1）對于不同申請中增加新的從屬權(quán)利要求或新的獨(dú)立權(quán)利要求，審查員的處理方式不同。

【案例1】

某申請，原權(quán)利要求1為：

權(quán)利要求1：一種圖像顯示控制方法，包括步驟：存儲多條圖像數(shù)據(jù)；將所述多條圖像數(shù)據(jù)中在相近日期和時(shí)間拍攝的一組圖像數(shù)據(jù)分組為事件；檢測場景改變的定時(shí)；基于場景改變的定時(shí)將包含在所述事件中的一組圖像數(shù)據(jù)分組為劃分為更小的組的子事件，以及按照以子事件為單位顯示圖像的方式控制顯示。

審查員在第一次審查意見通知書中指出權(quán)利要求1中“分組為劃分為更小的組的子事件”有歧義導(dǎo)致該權(quán)利要求不清楚的缺陷后，申請人將權(quán)利要求1進(jìn)行了修改，修改后的權(quán)利要求1如下：

權(quán)利要求1：一種圖像顯示控制方法，包括步驟：存儲多條圖像數(shù)據(jù)；將所述多條圖像數(shù)據(jù)中在相近日期和時(shí)間拍攝的一組圖像數(shù)據(jù)分組為事件；檢測場景改變的定時(shí)；基于場景改變的定時(shí)將包含在所述事件中的一組圖像數(shù)據(jù)分組為子事件，所述子事件是將該一組圖像數(shù)據(jù)劃分成的更小的組；以及，按照以子事件為單位顯示圖像的方式控制顯示。

同時(shí)，申請人在修改文本中還增加了新的從屬權(quán)利要求2：

權(quán)利要求2：根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其中所述控制顯示進(jìn)一步包括：首先用列表顯示事件；當(dāng)從所述列表中選擇希望的事件時(shí)，以將所選擇的事件劃分成的更小的組的子事件為單位顯示圖像；以及當(dāng)從所顯示的圖像中選擇了一個(gè)圖像時(shí)，僅顯示該圖像。

案例分析：

第一種情況，倘若在本案中原權(quán)利要求書只有一組權(quán)利要求，即權(quán)利要求1及其從屬權(quán)利要求，審查員在第一次審查意見通知書中只指出了權(quán)利要求1中“分組為劃分為更小的組的子事件”有歧義導(dǎo)致該權(quán)利要求不清楚的缺陷，則申請人應(yīng)針對審查員所指出的缺陷進(jìn)行修改。其中，申請人將權(quán)利要求1中的“分組為劃分為更小的組的子事件”修改為“分組為子事件，所述子事件是將該一組圖像數(shù)據(jù)劃分成的更小的組”是針對審查員所指出的缺陷進(jìn)行的修改，而增加新的從屬權(quán)利要求2是申請人主動進(jìn)行的修改，導(dǎo)致審查員需要審查新增加的從屬權(quán)利要求2是否有修改超范圍的缺陷或者是否有不清楚的缺陷，從而延長了審查時(shí)間以及審查周期，不利于節(jié)約審查程序。可見，申請人主動增加從屬權(quán)利要求2屬于《專利審查指南（2010）》第二部分第五章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定的5種“不予接受”的主動修改方式之一，并且會導(dǎo)致增加審查員的工作量且不利于節(jié)約后續(xù)審查程序，審查員可以認(rèn)為“新增加從屬權(quán)利要求2”的修改方式不是針對審查員指出的缺陷進(jìn)行的修改，申請人提交的修改文本不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，因而不予接受。

第二種情況，倘若在本案中原權(quán)利要求書中存在產(chǎn)品權(quán)利要求5與方法權(quán)利要求1完全對應(yīng)一致，并且原權(quán)利要求書中存在產(chǎn)品權(quán)利要求6與新增加的權(quán)利要求2完全對應(yīng)一致，此時(shí)要注意的是，并不是只要不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定的修改方式就絕對不能接受。根據(jù)《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)的相關(guān)規(guī)定，即使修改的方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，但修改的內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條的規(guī)定，同時(shí)審查員不需要花費(fèi)額外的時(shí)間進(jìn)行檢索和審查，且有利于節(jié)約后續(xù)審查程序，審查員可以接受申請人所提交的修改文本。若原權(quán)利要求書中存在與新增加的權(quán)利要求2完全對應(yīng)一致的產(chǎn)品權(quán)利要求，審查員在一通的時(shí)候已經(jīng)審查過該對應(yīng)的產(chǎn)品權(quán)利要求并且其已符合授權(quán)條件，那么，審查員容易確定新增加的從屬權(quán)利要求2也符合授權(quán)條件，申請人新增加的從屬權(quán)利要求2并不會給審查員帶來額外的審查負(fù)擔(dān)，為了節(jié)約審查程序，審查員可以接受申請人提交的修改文本并作出授權(quán)決定。

最后，對于申請人主動增加獨(dú)立權(quán)利要求的情形與本案中主動增加從屬權(quán)利要求的情形類似，其屬于《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定的5種“不予接受”的主動修改方式之一，但是如果修改的內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條的規(guī)定，同時(shí)審查員不需要花費(fèi)額外的時(shí)間進(jìn)行檢索和審查，且有利于節(jié)約后續(xù)審查程序，審查員可以接受申請人所提交的修改文本。

2）對于不同申請中刪除經(jīng)審查員檢索和評述過的一組權(quán)利要求而保留與其不具有單一性的另一組權(quán)利要求，審查員的處理方式不同。

【案例2】

申請一：

原權(quán)利要求書有兩組權(quán)利要求（1～20）和（21～89）。

審查員檢索到對比文件1，在第一次審查意見通知書中，審查員指出這兩組權(quán)利要求之間相同的技術(shù)特征已被對比文件1公開，即不具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，從而不具有單一性。同時(shí)，審查員引用對比文件1評述了權(quán)利要求1～20不具有創(chuàng)造性。

答復(fù)一通時(shí)，申請人刪除了權(quán)利要求1～20，僅保留了權(quán)利要求21～89。

申請二：

原權(quán)利要求書有12項(xiàng)權(quán)利要求，其中具有獨(dú)立權(quán)利要求1、4、7、10、11、12。

審查員認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求（1、10）、（4、11）與（7、12）之間屬于明顯不具有單一性的情形，要求申請人修改，刪去不符合單一性規(guī)定的權(quán)利要求。同時(shí)，僅針對獨(dú)立權(quán)利要求（1、10）及其從屬權(quán)利要求即權(quán)利要求1～3、10進(jìn)行了檢索和審查，審查意見為權(quán)利要求1～3不具有創(chuàng)造性，權(quán)利要求10不具有新穎性。

申請人答復(fù)時(shí)刪除了部分權(quán)利要求，僅保留了權(quán)利要求（7、12）及其從屬權(quán)利要求。

案例分析：

為克服明顯缺乏單一性的缺陷，刪除經(jīng)審查員檢索和評述的權(quán)利要求，而保留與該權(quán)利要求不具有單一性的其他未經(jīng)檢索的權(quán)利要求，這種方式的修改不屬于專利法第五十一條第三款規(guī)定的針對通知書指出的缺陷進(jìn)行的修改，不能被接受。

對于申請的主題之間不明顯缺乏單一性的專利申請，審查員在檢索和評述了一組權(quán)利要求之后，如果該組權(quán)利要求不能被授權(quán)，申請人修改選擇了另一組與其缺乏單一性的權(quán)利要求作為審查基礎(chǔ)，則審查員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審查上述另一組權(quán)利要求，而不應(yīng)認(rèn)為申請人的修改不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定。

對于本案的申請一，審查員是在檢索之后才確定申請的主題之間缺乏單一性的，即該申請屬于申請的主題之間不明顯缺乏單一性的情形，為了在兼顧申請人的利益的前提下保證行政工作效率，審查員在檢索和審查了權(quán)利要求（1～20）并認(rèn)為權(quán)利要求（1～20）不能被授予專利權(quán)，申請人修改時(shí)選擇了與其不具有單一性的權(quán)利要求（21～89）作為審查基礎(chǔ)，則審查員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)檢索和審查權(quán)利要求（21～89），而不能認(rèn)為這樣的修改方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定。

對于本案的申請二，審查員認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求（1、10）、（4、11）與（7、12）之間明顯不具有單一性，即該申請屬于申請的主題之間明顯缺乏單一性的情形，審查員在第一次審查意見通知書中已經(jīng)選擇獨(dú)立權(quán)利要求（1、10）及其從屬權(quán)利要求進(jìn)行檢索審查，發(fā)出審查意見通知書，給出相應(yīng)的審查意見并告知單一性缺陷，并且審查員在第一次審查意見通知書中通常會提醒申請人“只刪除已檢索和評述過的該組權(quán)利要求而保留與該組權(quán)利要求不具有單一性的未經(jīng)檢索的權(quán)利要求及其從屬權(quán)利要求”的修改方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第51條第3款的規(guī)定，那么申請人在答復(fù)時(shí)只能針對第一次審查意見通知書中評述過的獨(dú)立權(quán)利要求（1、10）及其從屬權(quán)利要求進(jìn)行修改或意見陳述并刪除其他不具有單一性的權(quán)利要求。在本案的申請二中，申請人在答復(fù)時(shí)刪除已檢索和評述過的獨(dú)立權(quán)利要求（1、10）及其從屬權(quán)利要求而僅保留了與權(quán)利要求（1、10）不具有單一性的權(quán)利要求（7、12）及其從屬權(quán)利要求的修改方式不是針對審查員在通知書中指出的缺陷進(jìn)行的修改，審查員可以認(rèn)為申請人提交的修改文本不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定而不予接受。

2.2 小結(jié)

通過上文的兩種典型案例的分析可以看出，審查員在處理申請人“答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式”時(shí)具有一定的裁量權(quán)，相應(yīng)地審查員在對不同申請中相同的修改方式的處理方式也不完全相同，申請人不應(yīng)認(rèn)為審查員接受了某種修改方式，則該修改方式就必然符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定。

因而，當(dāng)申請人在答復(fù)審查意見通知書對申請文本進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)注意盡量避免出現(xiàn)《專利審查指南（2010）》第二部分第八章第5.2.1.3節(jié)中規(guī)定的不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的修改的5種情形，同時(shí)，若申請人進(jìn)行了該五種情形之一的修改并認(rèn)為這樣的修改并不會給審查員帶來額外的審查負(fù)擔(dān)，則應(yīng)在意見陳述書中陳述其理由，否則審查員容易認(rèn)為其修改方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定。

而當(dāng)申請人收到審查員發(fā)出的修改文本不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定的通知書后，若申請人對審查員的論點(diǎn)有反對意見，例如，審查員經(jīng)過檢索之后才確定申請的主題之間缺乏單一性并評述了第一組權(quán)利要求的情況，申請人刪除第一組權(quán)利要求并保留與第一組權(quán)利要求不具有單一性的其它未經(jīng)檢索的權(quán)利要求，審查員認(rèn)為該修改方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，則申請人可以在意見陳述書中詳細(xì)闡述反對意見，著重指出審查員是經(jīng)過檢索之后才確定申請的主題之間缺乏單一性的，那么該申請屬于申請的主題之間不明顯缺乏單一性的情形，這種情形下如果審查員檢索和評述過的第一組權(quán)利要求不能被授權(quán)，申請人修改選擇了另一組與其缺乏單一性的權(quán)利要求作為審查基礎(chǔ)，則審查員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審查上述另一組權(quán)利要求，而不應(yīng)認(rèn)為申請人的修改不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定。

3 結(jié)語

本文結(jié)合《專利審查指南（2010）》中的相關(guān)規(guī)定，通過對典型案例的分析，對不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定的修改方式進(jìn)行了梳理，從立法本意上剖析為何審查員對相同修改方式的處理方式會有所不同，避免了申請人在對專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款的理解中的誤區(qū)，并給出了申請人在答復(fù)審查意見通知書時(shí)的建議，希望對遇到此類審查意見通知書的申請人能有所幫助[2-3]。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]完善的審查規(guī)則是專利制度的保障——《專利審查指南》解讀（一）.[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2010/201002/t20100201_489207.html.

[3]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011：417-419.