美國知識產(chǎn)權擔保融資的立法與實踐*

謝黎偉

(福建江夏學院，福建 福州 350108)

隨著知識經(jīng)濟的發(fā)展，知識產(chǎn)權對經(jīng)濟發(fā)展的推動作用日益顯著，知識產(chǎn)權的經(jīng)濟價值也日益受到資本市場的承認和重視。在此背景下，以知識產(chǎn)權作為擔保標的的融資方式也應運而生并獲得長足發(fā)展。作為知識產(chǎn)權大國的美國，其知識產(chǎn)權擔保融資活動的規(guī)模和范圍居于各國之首。這除了得益于先進的經(jīng)濟和科技發(fā)展水平外，美國現(xiàn)代化的融資擔保法也功不可沒。盡管如此，面對知識產(chǎn)權擔保這一新的融資方式，美國現(xiàn)有擔保融資制度也難以應付自如，存在不少需要解決的問題。本文以專利、商標和著作權為例，考察美國知識產(chǎn)權擔保制度的現(xiàn)狀，并分析其利弊得失，期望能對我國相關制度的建設有所裨益。

一、知識產(chǎn)權擔保的法律適用：聯(lián)邦法還是州法

在英美財產(chǎn)法理論中,動產(chǎn)分為“占有物”和“訴體物”。前者通過占有而擁有，后者通過訴訟而享有?！霸V體物”一詞最先應用于債務，后來這一術語擴展到所有其他的無形財產(chǎn)，諸如專利和版權等知識產(chǎn)權。[1]因而知識產(chǎn)權擔保同樣適用動產(chǎn)擔保的規(guī)則。美國的傳統(tǒng)動產(chǎn)擔保制度一直以英國法為基礎，沿用質押(pledge)、按揭(mortgage)、附條件買賣(conditional sale)、信托收據(jù)(trust receipt)等擔保形式。[2]眾多的擔保形式設立條件要求各異，程序繁簡不一，權利義務關系復雜，阻礙了擔保交易的發(fā)展。有鑒于此，美國統(tǒng)一州法委員會和美國法學會于1952年起草完成了《美國統(tǒng)一商法典》(簡稱UCC)，其第九編“擔保交易”(secured transactions)對于動產(chǎn)擔保不再做擔保形式的區(qū)分，統(tǒng)一采用“擔保權” (security interest)這一術語指代所有在動產(chǎn)上設定的擔保形式，全面而細致地規(guī)定了動產(chǎn)擔保權的設立、公示、效力和行使等各方面的法律關系。UCC第九編隨后被美國各州所采用，從而統(tǒng)一了美國各州的動產(chǎn)擔保交易制度。[注]《美國統(tǒng)一商法典》第九編的最新修訂文本于1998年通過，至2001年美國所有各州都采納了此文本。它被公認為是現(xiàn)代動產(chǎn)融資擔保法的典范。不僅在美國產(chǎn)生了強烈的反響，而且對世界各國的動產(chǎn)擔保交易立法也有不可忽視的影響。[3]

在適用范圍上，UCC第九編109條(a)明確規(guī)定：“除本條(c)和(d)另有規(guī)定外，本編適用于：(1)依合同在動產(chǎn)或固定附著物之上創(chuàng)設擔保權的交易，其形式如何，在所不問?！睋Q言之，只要在動產(chǎn)上創(chuàng)設擔保權，即在UCC第九編的規(guī)范之下。UCC第九編還進一步指出，“一般無形財產(chǎn)”(general intangible)上設立的擔保適用該編的規(guī)定。所謂“一般無形財產(chǎn)”，根據(jù)UCC第九編的定義，是指除應收賬款、有體動產(chǎn)、物權憑證、信用證、石油、天然氣或其他礦物等之外的任何動產(chǎn)。[注]UCC第九編第102條(42)。盡管定義中沒有具體指明“一般無形財產(chǎn)”包括專利、商標和著作權，但該編的正式評注在解釋“一般無形財產(chǎn)”時，列舉“知識產(chǎn)權”作為“一般無形財產(chǎn)”的一種類型。[注]UCC 第九編正式評注第102條(d)。不過有美國學者對將知識產(chǎn)權歸入“一般無形財產(chǎn)”的做法提出批評，認為這樣會使債務人無法準確知曉其知識產(chǎn)權設立擔保的后果，從而損害債務人對其知識產(chǎn)權的創(chuàng)造和利用。因此主張UCC第九編應具體列舉專利、商標、版權等知識產(chǎn)權，并給予明確的定義。參見Xuan-Thao Nguyen. Collateralizing Intellectual Property, 42 Ga. L. Rev. 1-46, 2007。由此可見，在知識產(chǎn)權上創(chuàng)設的擔?？梢赃m用UCC第九編的規(guī)定。

但是事情似乎并不那么簡單，因為UCC第九編還存在著“讓步”條款，它規(guī)定：“本編不適用于以下情形：(1)當某一美國的成文法、規(guī)章或者條約優(yōu)先于本編而適用時；……”[注]UCC 第九編正式評注第109條(c)(1)。UCC第九編起草者的意圖顯然是為了避免聯(lián)邦成文法和UCC第九編可能存在的沖突，當兩者規(guī)定相左時，UCC第九編應讓位于聯(lián)邦成文法。在知識產(chǎn)權領域，聯(lián)邦成文法有專利法、版權法和商標法(又稱蘭哈姆法)。其中專利法和商標法只是規(guī)定了轉讓的登記和效力，而沒有明確提及專利和商標擔保的登記和效力問題，例如專利法第261條規(guī)定，“除非轉讓(transfer)、讓與(grant)、出讓(conveyance) 在發(fā)生之日起的三個月內(nèi)或先于其后的買賣或按揭在專利商標局登記。否則不得對抗其后的買受人或按揭權人?！?蘭哈姆法也做了類似的規(guī)定。[注]蘭哈姆法第1060條。版權法在擔保問題上態(tài)度要明確得多，它允許版權以轉讓(assignment)、按揭(mortgage)、抵押(hypothecation)等方式進行權利移轉，并規(guī)定有關的書面文件應在版權局登記。[注]美國版權法第101條。其第205條(c)還規(guī)定：上述權利移轉文件的登記對第三人具有“推定通知”(constructive notice)的公示效力，可以對抗第三人的權利要求。

可見，在這三部聯(lián)邦成文法中，在知識產(chǎn)權擔保的問題上，版權法的規(guī)定最為具體明確，指出按揭、抵押等擔保形式應當在版權局登記，否則不具有對抗第三人的效力。而專利法和商標法則未明確專利或商標的擔保是否應當在專利商標局登記以及其效力如何。因此，專利和商標擔保的登記和效力究竟應當由聯(lián)邦法還是應當由UCC第九編管轄？這成為美國法院和學界長期爭論不休的話題，下文將對此具體論述之。

二、知識產(chǎn)權擔保的設立：以書面形式為要件

由于知識產(chǎn)權是無形財產(chǎn)權，無法進行事實上的占有和實際控制，因此，知識產(chǎn)權擔保屬于非占有型的擔保。通常認為，知識產(chǎn)權擔保的設立(creation)適用UCC第九編的規(guī)定。對于非占有型的擔保，UCC第九編要求采用書面(包括電子文檔)擔保協(xié)議(security agreement)形式設立，并由當事人確認。[注]UCC第九編第203條(b)(3)(A)。所謂“確認”是指“簽字、蓋章或符號、加密等大致相同的方式”。從此規(guī)定可以看出，知識產(chǎn)權擔保協(xié)議不能采用口頭形式。除了書面擔保協(xié)議外，依據(jù)UCC第九編的規(guī)定，擔保權在當事人之間的有效成立應具備以下實質要件：1.協(xié)議的對價已經(jīng)確定；2.債務人對擔保物享有所有權或者享有將擔保物轉讓給債權人的權利；3.擔保標的已記載在擔保協(xié)議中，并經(jīng)債務人確認。[注]UCC第九編第203條(b)。擔保協(xié)議對擔保標的的記載并不要求非常具體地列舉擔保物的名稱，只要依據(jù)擔保協(xié)議能夠合理地確定擔保物即可。[注]UCC第九編第108條(a)。例如，當事人可以在擔保協(xié)議中約定以債務人的所有“一般無形財產(chǎn)”來擔保債務的履行，而不必列舉是專利、商標還是版權。因為“一般無形財產(chǎn)”這一術語已經(jīng)將知識產(chǎn)權囊括在其中。當上述三個要件滿足時，擔保權即在當事人之間有效成立并附著于擔保標的上。

由于蘭哈姆法對商標轉讓有特殊規(guī)定，這給在商標權上設立擔保帶來一定麻煩。蘭哈姆法第1060條規(guī)定，“已注冊商標或者已經(jīng)提交申請注冊的商標可以連同商標的商業(yè)信譽被轉讓，或者連同與使用該商標有關聯(lián)并由該商標代表的商業(yè)信譽一并轉讓?！奔瓷虡瞬荒軉为氜D讓，必須連同它所代表的營業(yè)共同轉讓。雖然商標權擔保不同于商標轉讓，但一旦債務人到期無法履行債務，債權人行使擔保權時，就會遇到此問題。因此，為避免擔保無效，債權人必須在擔保協(xié)議中約定與商標所代表的產(chǎn)品有關的生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)也一并擔保。[4]

三、知識產(chǎn)權擔保的登記：聯(lián)邦登記與UCC登記之爭

UCC第九編明確區(qū)分了知識產(chǎn)權擔保的設立和對抗第三人的效力問題，在知識產(chǎn)權擔保上采取的是登記對抗主義。即知識產(chǎn)權擔保的設立僅僅是在協(xié)議的當事人之間產(chǎn)生可執(zhí)行力，而要對第三人產(chǎn)生效力，知識產(chǎn)權擔保還必須登記，以公示擔保權的存在，否則不能對抗其他的債權人或擔保權人?？梢?，擔保權的登記對擔保權人利益的保障具有非常重要的意義。然而恰恰在知識產(chǎn)權擔保的登記上，由于聯(lián)邦成文法和UCC第九編措辭模糊，有較大的解釋空間，因此美國法院在此問題上存在意見分歧，使知識產(chǎn)權擔保的登記問題爭議不斷，至今仍懸而未決。

(一)版權擔保的登記

如上文所述，版權法中已明文規(guī)定按揭、抵押等擔保形式應當在版權局登記。所以美國法院的判例也傾向于認為版權法已經(jīng)提供了版權擔保登記制度，UCC第九編的登記制度不適用于版權登記。在此方面的典型判例是Peregrine案。[注]In re Peregrine Entertainment, Ltd., 116 B.R.194 (C.D. Cal. 1990).該案中的債務人以其擁有的電影作品的版權向債權人提供擔保，該作品版權已在版權局辦理了登記。債權人依據(jù)UCC第九編的規(guī)定向州辦公室辦理了版權擔保登記，但未向版權局做相應的登記。后來債務人宣告破產(chǎn)，當債權人試圖行使其擔保權時，破產(chǎn)管理人卻認為其版權擔保登記無效，拒絕了其要求。債權人遂向破產(chǎn)法院起訴，請求法院支持其請求。破產(chǎn)法院審理后認為，盡管債權人未在版權局辦理版權擔保登記，但其根據(jù)UCC第九編辦理的登記也足以產(chǎn)生公示效力。版權局的登記和州登記是兩個平行的公示方法，因而認定債權人的UCC登記有效。破產(chǎn)管理人不服，上訴至聯(lián)邦地區(qū)法院。聯(lián)邦地區(qū)法院撤銷了破產(chǎn)法院的判決，強調(diào)版權擔保只有在版權局登記才能產(chǎn)生對抗第三人的公示效力，依照UCC第九編登記無此效力。法院分析，聯(lián)邦版權登記制度的目的在于推動版權登記在全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一，如果存在與之相競爭的另一個登記制度，則會造成法律混亂，使建立聯(lián)邦版權登記制度的目的落空。而根據(jù)版權法的條文分析，版權法規(guī)定的擔保登記已經(jīng)排除了州擔保登記的適用。而且UCC第九編本身存在的“讓步”條款，也使其將版權擔保的登記讓位于聯(lián)邦版權法。因此，法院得出結論，版權擔保登記不存在兩個平行的登記制度，版權局的擔保登記是唯一有效的公示方法。

不過，對于Peregrine案的判決，有的法院認為它只適用于在版權局登記的作品，對未在版權局登記的作品并不適用。[注]依照美國現(xiàn)行版權法，版權自創(chuàng)作完成并固定在有形介質上時產(chǎn)生。版權登記由版權人自行決定，與版權的獲得無關。例如在2002年的World Auxilary Power Co案中，[注]In re World Auxilary Power Co., 303 F.3d 1120, (9th Cir. 2002).第九巡回法院拒絕將Peregrine案的判決運用到未在版權局登記的版權作品，認為這樣將使作品版權登記成為作品擔保權登記的一個必不可少的前置條件，這樣的要求將使那些未在版權局進行版權登記的作品無法成為擔保標的，這不符合版權法的立法目的。因而該法院判定：對于那些未在版權局登記的作品，按照UCC第九編的規(guī)定進行登記就可以產(chǎn)生公示效力。然而也有法院持相反的觀點，認為Peregrine案的判決也適用于未在版權局登記的作品。例如，在AEG Acquisition 案和Avalon Software案中，[注]In re AEG Acquisition Corp. 127 B.R. 34 (Bankr. C.D. Cal 1991), In re Avalon, 209 B.R. 517 (Bankr. D. Ariz. 1997).法院都堅持認為版權擔保登記只能在版權局進行，如果作品尚未在版權局登記，則必須首先在版權局進行版權登記，然后再在版權局辦理版權擔保登記。

由此可見，在版權擔保登記的問題上，已在版權局登記版權的作品，其版權擔保登記應在版權局辦理，美國法院對此存在共識。但未在版權局登記版權的作品，其版權擔保登記應如何進行，對此仍然存在意見分歧。

(二)專利權擔保的登記

與版權相比，專利權擔保的登記問題更為復雜。前已述及，美國專利法條文本身并未明確論及擔保登記問題，故而專利權擔保是否需要在專利商標局登記就成為爭議頗大的問題。從歷史上看，在UCC第九編產(chǎn)生之前，專利權擔保通常以“按揭”或“附條件買賣”的形式進行，由專利商標局辦理登記。這緣于最高法院1891年判決的Waterman案，[注]Waterman v. McKenzie, 138 U.S. 252 (1891).最高法院在該案的判決中指出：“專利權是無形財產(chǎn)權，無法進行實際的轉移或占有，在專利商標局進行的按揭登記等同于占有的轉移，這使得按揭權人享有對抗包括按揭人在內(nèi)的其他人的權利。”但隨著UCC第九編的出現(xiàn)，如何辦理專利權擔保登記就成了令人困惑的問題。

1973年的Holt案是首個遭遇此難題的案例。[注]Holt v. United States, 13 U.C.C. Rep.,Serv. (Callaghan) 336 (D.D.C. 1973).此案中的債權人將包括專利申請權在內(nèi)的擔保物作了UCC登記。而債務人隨后又將專利申請權轉讓給了第三人，在判斷專利申請權的UCC登記是否具有對抗第三人的效力時，法院認為，由于在專利申請權上設立擔保不同于轉讓，專利法第261條的用語中本身也未提到擔保權。專利法并未排除UCC第九編的適用。因此認定，專利法并不要求在專利商標局辦理擔保登記，債權人的UCC擔保登記是產(chǎn)生公示效力的恰當方法，足以產(chǎn)生對抗第三人的公示效力。在2001年的Cybernetic案中，[注]In re Cybernetic Services, Inc., 252 F.3d 1039 (9th Cir. 2001).第九巡回法院也抱同樣的態(tài)度，堅持UCC登記的優(yōu)先效力。

然而，在Transportation Design案中,[注]In re Transportation Design & Tech.， Inc. 48B.R. 635 (Bankr. S.D. Cal 1985).加利福尼亞南區(qū)破產(chǎn)法院對此有不同的理解。該案中債權人在債務人的所有“一般無形財產(chǎn)”上設立了擔保權，這當中包括了專利權。后來債務人申請破產(chǎn)，其破產(chǎn)管理人聲稱，由于債權人沒有在專利商標局做擔保登記，債權人的專利擔保權不具有對抗破產(chǎn)管理人的法定留置權的效力。法院在該案審理中對專利權的轉讓和擔保做了區(qū)分，認為兩者存在本質的區(qū)別。專利法沒有明確提及專利權擔保問題，但是由于專利法第261條規(guī)定了專利權轉讓的登記，所以專利擔保權人若要對抗其后的受讓人，必須在專利商標局登記。而UCC的擔保登記可以對抗其后的法定留置權人。法院最后得出的結論是：聯(lián)邦登記和UCC登記可以共存，因為兩者沒有直接的沖突。

Transportation Design案與Holt案的區(qū)別在于：前者認為專利商標局的擔保登記可以對抗后手的按揭權人和受讓人，UCC的擔保登記只能對抗其后的法定留置權人(通常是破產(chǎn)管理人)。后者則強調(diào)UCC的擔保登記可以對抗其后的所有擔保權人和受讓人。顯然，Transportation Design案縮小了Holt案的適用范圍。

不過，堪薩斯州地區(qū)破產(chǎn)法院對Transportation Design案和Holt案的判決均不以為然，該法院堅持認為：在專利權擔保上，聯(lián)邦登記制度完全排除了UCC登記。在其審理的City Bank案中就明確表達了這一觀點。[注]City Bank & Trust v. Otto Fabric, Inc. 83 B.R. 780 (D.Kan. 1988).該案也是一個破產(chǎn)案件，債權人在債務人“破產(chǎn)寬限期”[注]此期間為債務人提出破產(chǎn)申請之日前90日，在此90日內(nèi)，債務人的財產(chǎn)轉讓或設定擔保的行為可以被視為無效。之前辦理了UCC專利權擔保登記。而在“破產(chǎn)寬限期”內(nèi)，債權人又以“附條件買賣”的方式在專利商標局辦理了擔保登記。如此一來，哪個擔保登記具有公示效力就成為本案的焦點，如果認為州的UCC擔保登記具有公示效力的話，債權人就可以據(jù)此對抗破產(chǎn)管理人的法定留置權。反之，如果認為只有聯(lián)邦擔保登記具有公示效力的話，債權人就會因為此登記在“破產(chǎn)寬限期”內(nèi)進行而被認定無效。法院的觀點是：鑒于專利法允許以“按揭”或“附條件買賣”的方式設立擔保，專利法已經(jīng)建立了擔保登記制度，因此聯(lián)邦擔保登記完全排除了州的UCC擔保登記。在法院的分析中還考慮了其中的政策因素，認為從合理和便捷的角度考慮，只有單一的登記制度才是適宜的，要求聯(lián)邦和州的雙重擔保登記不符合這一政策目標。

上述判例表明，美國法院對專利權擔保登記的態(tài)度可以分成三派：1.贊成州UCC登記是唯一有效的擔保登記；2.支持聯(lián)邦登記是唯一有效的擔保登記；3.擁護聯(lián)邦和州的二元登記體制，認為聯(lián)邦和州的擔保登記各有不同的適用范圍。這種狀況導致法律上的不確定性，使得債權人難以準確預見專利權擔保登記的法律后果。

(三)商標權擔保的登記

美國的商標制度頗為獨特，涉及商標的法律共有三類：一是聯(lián)邦商標法(蘭哈姆法)，二是州成文商標法，三是由判例構成的州普通法。商標也因此分成聯(lián)邦注冊的商標和州法管轄的未注冊商標。

與專利法類似，蘭哈姆法也只明確規(guī)定了商標轉讓的登記。蘭哈姆法第1060條規(guī)定：“除非在商標轉讓后的三個月內(nèi)或者先于其后的受讓人在專利商標局登記，否則商標轉讓不得對抗其后的受讓人?！庇嘘P聯(lián)邦商標的行政規(guī)章也指出：“依據(jù)商標法注冊的商標或者已經(jīng)提出注冊申請的商標，其轉讓在專利商標局辦理登記，其他與商標有關的文件的登記由局長決定?！盵注]37 C.F.R. §2185.因此，商標權擔保登記的法律適用依然有賴于法院的解釋。

在Roman Cleanser案中，[注]In Re Roman Cleanser, 43 B.R. 940 (Bankr. E.D. Mich 1984).法院裁定州的UCC登記就足以產(chǎn)生對抗第三人的公示效力。在該案中，Roman公司向NAC公司借款，并以公司的“一般無形財產(chǎn)”(其中包括Roman公司的聯(lián)邦注冊商標)為NAC公司設定擔保。NAC公司做了州擔保登記。數(shù)年以后，Roman公司向另一債權人借款，并在合同中規(guī)定，如果Roman公司違約，債權人將可以獲得Roman公司商標的永久性排他使用權。Roman公司后來無法歸還借款并申請破產(chǎn)。此債權人對Roman公司的商標主張權利，但破產(chǎn)管理人予以拒絕。此時，NAC公司也參加進來，主張其UCC登記的擔保權優(yōu)先于第二債權人和破產(chǎn)管理人的權利。法院指出，蘭哈姆法僅明確規(guī)定了商標轉讓的登記，其他文件的登記取決于行政裁量權，因此，州的UCC擔保登記可以產(chǎn)生對抗第三人的效力。此后的不少判例都認同了上述觀點，[注]In re 199Z, Inc., 137 B.R. 778 (Bankr. C.D. Cal. 1992);In re Together Dev. Corp., 227 B.R. 439, 441 ( D. Mass. 1998); Trimarchi v. Together Development Corp., 255 B.R. 606 (D. Mass. 2000).均認為商標轉讓和設立擔保是兩回事，商標轉讓是所有權的轉移，擔保僅是債務履行的保障。既然聯(lián)邦商標法未規(guī)定商標擔保的登記，州的UCC擔保登記就是有效的。

至于未在聯(lián)邦注冊的商標，由于不受蘭哈姆法管轄，其擔保理所當然地應當辦理州的UCC登記，對此并無爭議?？梢?，美國法院在商標權擔保登記問題上的見解比較一致，都認為聯(lián)邦注冊商標的擔保應辦理州擔保登記。這就引發(fā)了一個有趣的問題：為何專利法和商標法條文措辭相似，都只有權利轉讓登記的規(guī)定，均未明示權利的擔保登記問題，而法院對待兩者的態(tài)度卻大相徑庭呢？對此美國學者提供的一種解釋是，美國的專利制度是全國統(tǒng)一的，而商標制度則由聯(lián)邦和州兩級構成，聯(lián)邦商標法并未一統(tǒng)天下，不少商標未辦理聯(lián)邦登記。因此，承認州擔保登記的優(yōu)先效力具有更大的合理性。[5]

四、知識產(chǎn)權擔保權的行使：優(yōu)先次序沖突與“商業(yè)合理性”標準

當債務人無法履行債務，擔保權人需要行使擔保權時，可能會遇到數(shù)個擔保權人在同一知識產(chǎn)權擔保物上主張權利的情況，這時就會出現(xiàn)如何確定擔保權的優(yōu)先次序問題，而知識產(chǎn)權擔保登記和公示的最終目的也在于確定擔保權的優(yōu)先次序。雖然確定優(yōu)先次序的一般規(guī)則是“登記在先，權利在先”，但聯(lián)邦成文法和UCC之間仍然有所差異。依據(jù)UCC的規(guī)則，在同一擔保物上的確定優(yōu)先次序的是“先登記”原則，即先登記的擔保權優(yōu)先于后登記的擔保權和受讓人，已登記公示的擔保權優(yōu)先于未登記公示的擔保權以及其后的受讓人。[注]UCC第九編第301條、312條(5)。但是聯(lián)邦專利法、商標法和版權法都規(guī)定有一個登記“寬限期”。即只要以“附條件買賣”或“按揭”的方式設立擔保，擔保權人在設立之后的三個月或一個月內(nèi)登記都具有追溯效力。換言之，在此寬限期內(nèi)，即使其他擔保權人或受讓人做了相應登記，也不能對抗早于其設立擔保權但晚于其登記的擔保權人。寬限期的存在給擔保登記的效力帶來了不確定性，對擔保融資具有明顯的負面影響。由于UCC和聯(lián)邦法的優(yōu)先次序確定規(guī)則不同，因此在UCC登記和聯(lián)邦登記的擔保權在行使時，其法律效果也將存在較大的差異。這種優(yōu)先次序規(guī)則的沖突顯然只有通過修訂相關法律才能解決。

按照UCC第九編第507條的規(guī)定，擔保權人在公開或非公開出售知識產(chǎn)權擔保物時應符合“商業(yè)合理性”標準。雖然何謂“商業(yè)合理性”標準并無明確的界定，但在此方面，判例法提供了一些應當考慮的因素。在Four Star Music案中，[注]In re Four Star Music Co., 29 U.C.C. Rep. Serv. 343(Bankr. M. D. Tenn. 1979).Four Star Music公司在行使擔保權時出售了受版權保護的音樂作品，但由于在出售時未咨詢專家意見；沒有進行適當?shù)墓纼r；也沒有試圖與潛在的可能購買者聯(lián)系購買事宜。基于以上情況，法院認定Four Star Music公司的做法違反了合理的商業(yè)慣例，其出售行為無效。

對于知識產(chǎn)權擔保物的執(zhí)行程序，由于不存在聯(lián)邦法的規(guī)定，因此由州法管轄。各州在這方面的規(guī)定不盡相同。有的州(如紐約州)要求在處分知識產(chǎn)權擔保物時依據(jù)“衡平法上的債權人訴訟”(creditor’s bill in equity)方式進行。[注]它是一個單獨的訴訟，通過此訴訟進行擔保物的強制轉讓。而有的州則允許通過和處分有形財產(chǎn)相同的方式進行。Kingsrow Enterprises案就是一個很好的例子，[注]Kingsrow Enterprises, Inc. v. Metromedia, Inc. 203 U.S.P..Q. 489(S.D.N.Y. 1978).該案中的債權人依照一般的處分程序扣押了享有版權的電視節(jié)目錄像帶，但是由于紐約州法規(guī)定必須以“衡平法上的債權人訴訟”方式才能實現(xiàn)版權的移轉，故而法院裁定，由于債權人未按適當?shù)某绦驅崿F(xiàn)版權的移轉，債權人雖然可以享有錄像帶的所有權，但是不享有錄像帶的版權，所以不能播放這些錄像帶。

五、美國知識產(chǎn)權擔保制度的利弊分析

(一)美國知識產(chǎn)權擔保制度之所長

第一，功能主義和一元化的擔保權概念提高了擔保交易的效率，降低了融資成本。UCC的擔保權概念不僅突破了大陸法系物權法上以物權的內(nèi)容和類型為核心構建的物權法定主義樊籬，也擺脫了普通法系傳統(tǒng)擔保制度的窠臼，堪稱革命性的制度創(chuàng)新。UCC第九編以務實的觀點出發(fā)，建立起功能主義和一元化的擔保權概念。不論擔保交易的形式如何，只要具有相同的擔保功能，就采用統(tǒng)一的術語，適用相同的法律機制。這不僅更加明晰了擔保交易當事人之間的法律關系，還可以最大限度地減少交易成本，保障交易安全，方便當事人充分發(fā)揮知識產(chǎn)權擔保的功能，從而為拓展融資渠道，提高知識財產(chǎn)的利用效率提供了有力的制度保障。

第二，可以在未來取得的知識產(chǎn)權上設立擔保。依照UCC第九編的規(guī)定，當事人可以約定“浮動擔?！?floating charge)，即動產(chǎn)擔保一旦設立，擔保權可以自動涵蓋擔保物在設立后所取得的財產(chǎn)和收益，無需另行登記，這一規(guī)定對于知識產(chǎn)權擔保融資活動的開展更具有重要意義。這是因為：知識產(chǎn)權擔保物往往并非一成不變，而是經(jīng)常處在變動發(fā)展中。例如，計算機軟件被開發(fā)之后，經(jīng)常進行版本升級，推出性能更好、功能更強的新版本。專利在授權后，發(fā)明設計人也可能會發(fā)現(xiàn)原專利技術的不足，進一步改進完善，甚至開發(fā)出可替代原專利的新技術。在上述情形下，如果未將未來取得的知識產(chǎn)權納入擔保物范圍，擔保物的價值將大幅“縮水”，甚至可能一文不值，債權人的債權也就失去了安全保障。為避免這種困境，債權人就需要密切關注知識產(chǎn)權擔保物的狀況并及時辦理擔保登記，這無疑加重了債權人的監(jiān)督和登記成本。UCC第九編的規(guī)定可以有效地解決此問題。

第三，“通知登記制”簡化了擔保登記的手續(xù)，降低了登記成本。UCC第九編創(chuàng)設了“通知登記制” (notice filing)，即當事人在辦理擔保登記時，只需提交一份格式化的“融資擔保聲明書” (financing statement)，其中須記載的事項簡略，僅包括當事人的姓名、地址、對擔保物的描述以及當事人的簽名等基本信息。[注]UCC第九編第第110條，第402條(1)。在該體制下，當事人不必提供知識產(chǎn)權擔保協(xié)議，這樣不但可以避免因公開擔保協(xié)議而泄露當事人的商業(yè)信息的風險，而且也使登記簡便快捷?！巴ㄖ怯浿啤钡牧硪粌?yōu)勢是當事人無須具體列舉知識產(chǎn)權擔保物。例如，以專利做擔保物時，不必具體指明該專利的名稱和專利號。只要在聲明書中注明擔保物包括“一般無形動產(chǎn)”即可。這樣的設計為在未來取得的知識產(chǎn)權上設立擔保掃清了障礙，降低當事人的登記成本，同時也減輕了登記機關的審核負擔。

(二)美國知識產(chǎn)權擔保制度的弊端

由于知識產(chǎn)權擔保登記在法律適用上的不確定性，債權人為了維護其擔保權益，避免擔保登記無效，往往采取“雙重登記”的做法，即一方面在專利商標局和版權局辦理擔保登記，另一方面也在州辦公室做相應的UCC登記。但這種做法也非萬全之策，仍然存在不小的法律風險。

首先，在專利商標局辦理擔保登記需要以“按揭”或“附條件買賣”的方式進行，這意味著擔保物所有權的轉移，債權人在法律上成為知識產(chǎn)權的所有人。在此情形下，一旦發(fā)生侵權訴訟，債權人就成了訴訟當事人，需要承擔訴訟風險，在目前美國知識產(chǎn)權侵權賠償額節(jié)節(jié)攀升的情況下，[注]據(jù)統(tǒng)計，在1990年之前，只有一件專利侵權案的賠償額超過1億美元，而現(xiàn)在超過該數(shù)額的賠償已經(jīng)司空見慣。參見Paul McDougall, How to Avoid the Patent Trap, InformationWeek, Oct.30, 2006, p.23.這對債權人來說無疑是很大的風險。

其次，聯(lián)邦擔保登記和州擔保登記是兩類不同的登記體制，前者是“交易登記制” (transaction filing)，后者是“通知登記制” 。兩者的不同之處在于：“交易登記制”要求對擔保合同進行登記，而且必須具體列明知識產(chǎn)權擔保物的類型和名稱。由于所要求的文件不同，當事人不得不準備兩種文件，走兩套程序。更為棘手的是，由于聯(lián)邦擔保登記采用“交易登記制”，這使得債務人未來取得的知識產(chǎn)權無法設立擔保，債權人的利益無法得到可靠保障。

再次，與UCC的“登記在先，權利在先”的優(yōu)先次序確定規(guī)則不同，專利法、商標法、版權法均規(guī)定了登記寬限期。上述寬限期的存在，使得后登記的權利仍可能優(yōu)先于先登記的權利，這使得債權人在寬限期內(nèi)，即使同時檢索聯(lián)邦和州的擔保登記，也無法完全確定債權人的知識產(chǎn)權擔保權優(yōu)先于其他權利人。[6]因這些因素而增加的交易成本最終需要由債務人負擔，從而增加了債務人的融資成本，降低了知識產(chǎn)權作為擔保物的價值。

(三)相關的改革建議

鑒于上述知識產(chǎn)權擔保登記制度和“雙重登記”的弊端，美國學界和實務界紛紛提出改革知識產(chǎn)權擔保登記制度的建議，一種意見是：另起爐灶，專門制定一個類似于UCC第九編的聯(lián)邦法，以UCC第九編為藍本重構知識產(chǎn)權擔保登記制度。原有的專利法、版權法和蘭哈姆法繼續(xù)規(guī)范專利、版權和商標的歸屬和轉讓，而新的聯(lián)邦法規(guī)定專利、版權和商標的擔保登記。[7]

美國律師協(xié)會的一份研究報告則建議：保留UCC登記，并在現(xiàn)有的聯(lián)邦知識產(chǎn)權法中引入UCC的“通知登記制”和“浮動擔保”，建立UCC和聯(lián)邦登記并存的混合體制。報告還主張，將UCC登記和聯(lián)邦登記的效力做出區(qū)分：UCC的知識產(chǎn)權擔保登記獲得的公示效力可以對抗其他擔保權人，但不能對抗買受人。而聯(lián)邦的知識產(chǎn)權擔保登記可以對抗買受人，但不能對抗其他擔保權人。[8]

還有觀點認為，應修訂現(xiàn)行專利法和商標法，使之完全適用于專利和聯(lián)邦注冊商標擔保的登記。版權法繼續(xù)適用于已登記版權作品的擔保登記，未登記版權的作品適用UCC登記。而商業(yè)秘密和其他未注冊商標、服務標記、商號的擔保登記則由UCC負責。[9]

在國會方面，也提出了一些相關法案，包括“知識產(chǎn)權擔保協(xié)調(diào)法”(Intellectual Property Security Interest Coordination Act)和“知識產(chǎn)權擔保法”(Intellectual Property Security Act)，兩個法案的內(nèi)容非常相似，均認為在聯(lián)邦的水平上解決知識產(chǎn)權擔保問題有助于實現(xiàn)法律的可預期性和一致性，減少當事人的風險和增加知識產(chǎn)權作為擔保物的價值。[10]但這些法案最后都無疾而終，未能成為正式的法律。

從美國聯(lián)邦第九巡回法院[注]第九聯(lián)邦巡回法院管轄范圍包括加州在內(nèi)等九個州和關島，其中加州高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)達，因此轄區(qū)內(nèi)此類案件的訴訟較多。近年的司法實踐看，則傾向于認為聯(lián)邦法支配已登記版權作品的擔保登記，UCC管轄未登記版權作品、專利和商標的擔保登記。[11]但是由于最高法院對此問題并未表態(tài)，美國法院的對知識產(chǎn)權擔保登記問題的看法并未統(tǒng)一，結果迥異的判決仍可能出現(xiàn)。

從降低交易成本，提高經(jīng)濟效率的角度看，建立全國統(tǒng)一的知識產(chǎn)權擔保登記制度是理想的方式。從便捷商業(yè)交易，減少融資風險的角度看，UCC的制度設計有明顯的優(yōu)勢。因此，將兩者結合，建立聯(lián)邦層次的類似于UCC的知識產(chǎn)權擔保登記制度在理論上應是最佳的選擇。但是，美國的知識產(chǎn)權法橫跨聯(lián)邦法和州法，在聯(lián)邦一級統(tǒng)一知識產(chǎn)權擔保登記會涉及聯(lián)邦和地方分權的憲政原則，將會打破已有的權力和利益分配格局，茲事體大，會遇到很大的障礙和阻力。相比之下，聯(lián)邦和州兩級混合的知識產(chǎn)權擔保登記體制可能更容易被各方接受。但無論單一制還是混合制都需要對現(xiàn)行的聯(lián)邦知識產(chǎn)權法作較大的修改，這又牽涉多方利益的沖突和協(xié)調(diào)，所以，美國知識產(chǎn)權擔保制度的改革任重道遠，目前的局面在短期內(nèi)難以改變。

六、對我國知識產(chǎn)權擔保制度的啟示

我國在政體上屬于單一制國家，不存在美國等聯(lián)邦制國家出現(xiàn)的聯(lián)邦法和地方法的分權問題，這為我國知識產(chǎn)權融資擔保法制的統(tǒng)一奠定了前提和基礎。但是我國知識產(chǎn)權融資擔保法制的現(xiàn)狀也不容樂觀。原因在于：

其一，登記機關“林立”與“缺位”現(xiàn)象并存，給擔保登記帶來困擾。知識產(chǎn)權擔保融資通常有兩種方式：一是單獨以知識產(chǎn)權為標的設立擔保。二是與其他財產(chǎn)共同設立擔保。當企業(yè)以廠房，機動車、機器設備、產(chǎn)品以及知識產(chǎn)權共同設立擔保時，就不得不和多個登記機關打交道。廠房抵押由房地產(chǎn)管理部門辦理，機動車抵押由機動車的登記部門辦理，機器設備、產(chǎn)品的動產(chǎn)抵押登記由財產(chǎn)所在地的工商行政管理部門辦理登記。[注]《擔保法》第42條。而知識產(chǎn)權又要依據(jù)類型的不同而分別向知識產(chǎn)權局、版權局、商標局登記。如此眾多的登記機關勞民傷財，使得當事人不勝其煩。對于債權人而言，要查明債務人財產(chǎn)的擔保狀況也非易事，必須同時查詢多個登記機關，增加了搜尋成本。另一方面，在登記機關“林立”的同時，還存在著登記機關“缺位”的現(xiàn)象。當知識產(chǎn)權人試圖以商業(yè)秘密權、商號權辦理擔保登記時，由于缺乏法律規(guī)定，又會出現(xiàn)找不到登記機關的情況，使得此類知識產(chǎn)權實際上無法設立擔保。

其二，“登記生效主義”模式降低了交易效率，不利于交易便捷。美國UCC登記采用的是“登記對抗主義”，未經(jīng)登記，擔保權不得對抗第三人，但不影響擔保權在當事人之間的效力。我國《擔保法》未對質權設立與質押合同的處理作出區(qū)分，規(guī)定知識產(chǎn)權質押合同自登記之日生效。而《物權法》第227條對此做了區(qū)分，規(guī)定知識產(chǎn)權出質時，“質權自有關主管部門辦理出質登記時設立”。這樣即使質押合同未登記，僅是質權不成立，不影響質押合同的成立。當事人仍然可依據(jù)質押合同追究違約方的合同責任。這顯然是立法上的一大進步。不過遺憾的是，《物權法》仍然堅持“登記生效主義”，未經(jīng)登記，擔保權在當事人之間不發(fā)生法律效力。從總體上看，“登記生效主義”模式雖然方便登記機關對質押合同的管理，但國家干預色彩過濃，明顯有違私法自治的精神，不利于交易的便捷，妨礙擔保交易的發(fā)展。從實際運作看，登記機關也只是對登記文件進行形式審查而非實質審查，加之并未建立起擔保登記機關錯誤登記的國家賠償制度，因此即使采取“登記生效主義”，當事人的利益亦無可靠保障。

其三，未來取得的知識產(chǎn)權無法設立擔保。在目前專利權、著作權、商標權質押的登記規(guī)定中，要求在質押合同中必須具體載明專利名稱和專利號，提交作品的權利證明或者商標注冊證復印件。[注]《專利權質押登記辦法》第9條，《著作權質權登記辦法》第12條，《注冊商標專用權質權登記程序規(guī)定》第4條。這意味著，知識產(chǎn)權質押一旦設立，債務人后來取得的知識產(chǎn)權如要成為擔保標的，必須另行向登記機關辦理登記。如果未辦理質押登記，則不為擔保權的效力所及。如此必然增加了債權人的監(jiān)督和登記成本，降低了融資效率。

針對我國知識產(chǎn)權融資擔保的制度缺陷，借鑒美國制度的利弊得失，結合我國的實際情況，筆者建議在以下方面加以改進：

1.加強電子數(shù)據(jù)庫建設，推進登記信息共享機制的建立。毋庸置疑，建立統(tǒng)一的知識產(chǎn)權擔保登記機關是理想的選擇。但由于擔保登記本身專業(yè)性強，擔保登記機關的設立和變更牽涉眾多的利益關系，建立統(tǒng)一的擔保登記機關非一朝一夕之功，難以一蹴而就。而且在目前動產(chǎn)擔保登記機關尚未統(tǒng)一之前，知識產(chǎn)權擔保登記機關的統(tǒng)一也為時尚早。不過，目前數(shù)據(jù)電子化和互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，為緩解登記機關林立的弊端提供了新的解決途徑。因此，知識產(chǎn)權局、版權局、商標局應當加快建立起專利、著作權、商標質押登記信息的電子數(shù)據(jù)庫，各數(shù)據(jù)庫之間實現(xiàn)信息共享，方便公眾在線查詢。在此基礎上，逐步實現(xiàn)知識產(chǎn)權質押的在線登記和網(wǎng)上審核，提高知識產(chǎn)權擔保登記的效率，抵消登記機關眾多帶來的負面影響。

2.廢棄“登記生效主義” ，改采“登記對抗主義”。目前的“登記生效主義”模式不利于提高交易效率，也容易誘發(fā)“一物二押”的道德風險。例如甲和乙簽訂質押合同，將專利質押給乙之后，甲又將專利質押給丙，如果甲和丙之間的質押合同先辦理了登記，則乙的專利質押權將無法生效。乙充其量只能追究甲的違約責任，而無法主張質押權，無疑會損害在先權利人的利益，有違公平原則。況且，“登記對抗主義”在我國立法中也不乏其例，《海商法》《民用航空法》《物權法》中都規(guī)定船舶、航空器和機動車抵押“非經(jīng)登記，不得對抗(善意)第三人”。[注]《海商法》第13條，《民用航空法》第16條，《物權法》第188條。既然船舶、航空器等價值較高的動產(chǎn)抵押都可以實行“登記對抗主義”，那么作為“準動產(chǎn)”的知識產(chǎn)權同樣采用此模式又有何不可呢？從比較法上看，多數(shù)西方國家的法律都將知識產(chǎn)權擔保登記作為擔保權人對抗第三人的要件，擔保權在當事人雙方達成合意時成立。[12]因此，采用“登記對抗主義”符合公平正義的法律精神，也與大多數(shù)國家的通行做法相吻合。

3.修改《物權法》的規(guī)定，實現(xiàn)知識產(chǎn)權浮動擔保。《物權法》在制定過程中借鑒了英美法系的“浮動擔?！敝贫?，創(chuàng)設了動產(chǎn)“浮動抵押”。其第191條規(guī)定：“經(jīng)當事人書面協(xié)議，企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者可以將現(xiàn)有的以及將有的生產(chǎn)設備、原材料、半成品、產(chǎn)品抵押，債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)抵押權的情形，債權人有權就實現(xiàn)抵押權時的動產(chǎn)優(yōu)先受償?！睆奈牧x上推敲，動產(chǎn)浮動抵押的主體限于企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者。排除了自然人?？腕w的范圍局限在有形的動產(chǎn)，不包括知識產(chǎn)權。如此一來，未來取得的知識產(chǎn)權將無法以該條為依據(jù)設立浮動擔保，無疑消減了動產(chǎn)浮動抵押的制度價值。對此問題有兩個解決方案：一是修改《物權法》第181條，增加“知識產(chǎn)權”作為浮動抵押的客體。二是在《物權法》第17章第2節(jié)“權利質權”中加入“浮動質押”的規(guī)定。相比之下，由于我國在立法體系上將知識產(chǎn)權擔保權定位為權利質權，與動產(chǎn)質權規(guī)定在同一章中，并適用動產(chǎn)質權的一般規(guī)定。因此，采用第一種方案將使知識產(chǎn)權浮動擔保歸入抵押權，造成邏輯結構的混亂，危及立法體系的和諧。而第二種方案可以避免上述弊端，是一個更妥當?shù)倪x擇。同時，為了配合知識產(chǎn)權浮動擔保，有必要將目前的“交易登記制”轉型為“通知登記制”，如此則既可減輕登記機關的審查負擔，也為知識產(chǎn)權浮動質押創(chuàng)造了條件。

[參考文獻]

[1]F. H. 勞森, B. 拉登. 財產(chǎn)法[M]. 施天濤, 梅慎實, 孔祥俊, 譯.北京: 中國大百科全書出版社, 1998: 19-20.

[2]高圣平. 動產(chǎn)擔保交易制度比較研究[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2008: 53-56.

[3]許明月. 英美擔保法要論[M]. 重慶: 重慶出版社, 1998: 272-273.

[4]John L. Mesrobian, Keneth R. Schaeer. Secured Transactions Based on Intellectual Property[Z].72 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 828, 849-851, 1990.

[5]Thomas L. Bahrick, Security Interests in Intellectual Property[Z].15 AIPLA.Q.J 30, 45-46, 1987.

[6]Shawn K. Baldwin, “To Promote the Progress of Science and Useful Arts”:A Role for Federal Regulation of Intellectual Property as Collateral[Z]. 143 U. Pa. L. Rev. 1701, 1716-1719, 1994-1995.

[7]Harold R. Weinberg & William J. Woodward, Jr., Easing Transfer and Security Interest Transactions in Intellectual Property[Z]. An Agenda for Reform, 79 Ky.L.J. 61, 93-94,1990-1991.

[8]ABA.Task Force. Security Interests in Intellectual Property Rep[R]. p.10-13.

[9]Alice Haemmerli, Insecurity Interests: Where Intellectual Property and Commercial Law Collide[Z]. 96 Colum. L. Rev. 1645, 1732， 1996.

[10]Scott J. Lebson. Security Interests in Intellectual Property in the United States: Are They Really Secure?[EB/OL]. http://www.ladas.com/IPProperty/ipprop_securityinterests.html. [2011-06-20].

[11]Xuan-Thao Nguyen Collateralizing Intellectual Property[Z]. 42 Ga. L. Rev. 1, 26, 2007.

[12]胡開忠. 權利質權制度研究[M]. 北京：中國政法大學出版社, 2004:265.