應(yīng)對337(二):慎選337條款抗辯律師

史蒂文.E.艾德楷(Steven E.Adkins) 王翔 丹尼爾.N.卡薩邊(Daniel N.Kassabian) 劉錚

應(yīng)訴337條款調(diào)查案,重要的第一步是選擇可靠、得力的律師,他們應(yīng)該對ITC獨特的規(guī)則、訴訟程序以及快速度的進(jìn)程非常熟悉

在上一篇文章中,我們提到,隨著越來越多的中國企業(yè)出口產(chǎn)品到美國,這些企業(yè)面臨著令人困惑、昂貴、極具殺傷力的美國訴訟。

生產(chǎn)出口美國的產(chǎn)品(或這些產(chǎn)品的零部件),或?qū)⒋祟惍a(chǎn)品出口到美國的企業(yè),如被認(rèn)定違反337 條款,其產(chǎn)品就會被美國海關(guān)扣押,并在幾個月之內(nèi)被驅(qū)逐出美國市場。

這一法規(guī)由設(shè)在華盛頓特區(qū)的美國國際貿(mào)易委員會(ITC)負(fù)責(zé)執(zhí)行。在337 條款調(diào)查案中,專利所有人,即“起訴方”,請求ITC 指示美國海關(guān)在所有美國口岸扣押侵權(quán)產(chǎn)品。如果確系違法,ITC 將發(fā)布排除令禁止被訴企業(yè)的產(chǎn)品入境(有限排除令);或在特定情況下,禁止全球生產(chǎn)某一類可能侵權(quán)產(chǎn)品的所有生產(chǎn)商的該類產(chǎn)品入境(全面排除令)。

過去,很多中國企業(yè)對337 調(diào)查案采取不應(yīng)訴的被動方式來對待,被缺席判為產(chǎn)品侵權(quán),由此失去美國市場。

近年來,很多中國企業(yè)聘用律師抗辯,開始積極參與到此類調(diào)查案中來。一些中國企業(yè)在ITC 陸續(xù)勝訴,得以繼續(xù)在美國市場銷售它們的產(chǎn)品。

如果企業(yè)決定應(yīng)訴337 條款調(diào)查案,保護(hù)企業(yè)在美國的市場,重要的第一步是選擇可靠、得力的律師。好律師應(yīng)該對ITC 獨特的規(guī)則、訴訟程序以及快速度的進(jìn)程非常熟悉。

選擇律師在任何復(fù)雜的訴訟中都很困難,在ITC 訴訟中尤其如此。根據(jù)市場行情,選擇報價最低的律師是一種極強(qiáng)的誘惑。雖然價格是一個關(guān)鍵要素,卻不應(yīng)該是中國企業(yè)的惟一或者最重要的考慮因素。企業(yè)選擇負(fù)責(zé)ITC337 條款調(diào)查案抗辯的律師,應(yīng)仔細(xì)考慮如下五個方面的情況。

實戰(zhàn)經(jīng)驗

雖然337 條款調(diào)查在某種程度上與美國其他訴訟相似,但在很多重要方面也有很大的不同。

與其他復(fù)雜訴訟相比,ITC 調(diào)查速度通?？旌芏?。

聯(lián)邦法院專利訴訟案通常比在中國國內(nèi)的訴訟復(fù)雜,時間也更長,一般在開始后三年才開庭,而ITC 可在調(diào)查開始后六個月之內(nèi)開庭。

但I(xiàn)TC337 條款調(diào)查案所面臨的法律問題,進(jìn)行的披露及需要的材料,并不比聯(lián)邦法院專利訴訟案少或簡單,在六個月之內(nèi)完成,常常讓對ITC337 條款調(diào)查案不熟悉的企業(yè)及其代理律師措手不及。

此外,337 條款調(diào)查案的規(guī)則程序與其他法庭明顯不同。ITC 現(xiàn)有六位行政法官(ALJ),每一個行政法官遵循自己的基本準(zhǔn)則(GroundRules)進(jìn)行調(diào)查。每一位優(yōu)秀的ITC 出庭律師,都知道對這些基本準(zhǔn)則仔細(xì)地研究并嚴(yán)格地遵守。

因此,企業(yè)應(yīng)首先詢問律師是否有過做337條款調(diào)查案的實戰(zhàn)經(jīng)驗,以及是否代表過本企業(yè)調(diào)查案所指定的那位行政法官審理過其他案件,并請該律師提供一份所代表過的ITC 案件的清單。

企業(yè)還應(yīng)判斷該律師在每一337 案件中的參與程度。一些律師可能在簡歷上聲稱自己做過337 調(diào)查案,但實際上只參與過一些不重要的邊緣性的工作,沒有負(fù)過責(zé)任,沒有參與過庭審,也沒有在庭審中進(jìn)行過有效的辯論。

企業(yè)可以審查相關(guān)調(diào)查案件的文件,以更好地了解該律師在這些案件中扮演的具體角色。

ITC 公開文件可在HTTPS://EDIS.USITC.GOV 上查閱(機(jī)密文件名稱列表在ITC 網(wǎng)站公布,但文件本身不向公眾公開)。

最后,企業(yè)應(yīng)該請該律師解釋案件的大致時間表,以及在調(diào)查案中的重要事件會在何時發(fā)生,而且是如何發(fā)生的。

下面這個例子可說明聘用這樣的律師的必要性。本文作者之一曾訪問過一家剛剛在ITC 被告的中國企業(yè)。他們決定聘用一位美國專利律師出庭抗辯,因為此人是所有候選的美國律師中報價最低的一位。幾個月后,ITC 行政法官發(fā)出幾項對該企業(yè)極其不利的命令,他認(rèn)為該企業(yè)在披露過程中多次違反規(guī)定,并判定該企業(yè)的多項辯護(hù)無效。該企業(yè)才意識到,此律師顯然不熟悉ITC 的工作。該企業(yè)后來在ITC 敗訴,并因違反ITC 的排除令而承擔(dān)了高于2000 萬美元的巨額罰款。

如果在選擇律師時做更好的調(diào)查,選擇合適的律師,企業(yè)應(yīng)該是可以不受或者少受損失的。

與美國海關(guān)工作的經(jīng)驗

ITC 認(rèn)定被訴方產(chǎn)品侵權(quán)后,將指示美國海關(guān)在美國各口岸沒收侵權(quán)產(chǎn)品。海關(guān)官員即使懂專利法,也不懂各個產(chǎn)業(yè)不同的產(chǎn)品。被訴方律師可以向海關(guān)官員解釋ITC 排除令應(yīng)該覆蓋哪些產(chǎn)品。因此,律師與美國海關(guān)的交涉十分關(guān)鍵。

當(dāng)企業(yè)面試律師時,必須請他們描述執(zhí)行ITC 排除令時與美國海關(guān)交涉的經(jīng)驗。只有非常熟悉美國海關(guān)在華盛頓特區(qū)國際貿(mào)易辦公室的工作程序,才能有效代表公司,這是企業(yè)聘用的律師至關(guān)重要的一點。

例如,代表律師必須能解釋涉案的相關(guān)技術(shù)、專利的權(quán)利要求、企業(yè)產(chǎn)品以及ITC 排除令是否應(yīng)該覆蓋其產(chǎn)品。具備這樣處理海關(guān)事務(wù)的經(jīng)驗的律師并不多,企業(yè)可因此縮小選擇范圍。

本文作者之一最近遇到一家在ITC 敗訴的企業(yè),禁止該企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入美國的排除令已經(jīng)發(fā)布。當(dāng)我們詢問公司有關(guān)下一步與美國海關(guān)交涉的計劃時,該公司說律師聲稱在海關(guān)那里沒有任何事情可做:案子結(jié)束了,公司敗訴了。

這是錯誤的。正確的做法應(yīng)該是與海關(guān)聯(lián)系,嘗試與海關(guān)官員見面,并向他們解釋ITC 排除令的范圍。如果排除令并不覆蓋企業(yè)所有產(chǎn)品,企業(yè)的代理律師有責(zé)任確保海關(guān)了解哪些產(chǎn)品不包括在ITC 排除令應(yīng)有的范圍之內(nèi)。律師必須熟悉美國海關(guān)的工作程序,以確定海關(guān)在執(zhí)行排除令時只扣押排除令范圍之內(nèi)的產(chǎn)品。

訴訟團(tuán)隊的經(jīng)驗

沒有好的士兵,再好的將軍也不能打勝仗。

ITC337 調(diào)查案工作量很大,不是一兩個律師可以完成的。一般情況下,需要一個很好的團(tuán)隊,在前面所述的得力的、有經(jīng)驗的律師率領(lǐng)下工作。

企業(yè)應(yīng)該對負(fù)責(zé)律師的團(tuán)隊有一定了解。

團(tuán)隊中最好有具有不同程度的法律經(jīng)驗的律師。一般的企業(yè)總是認(rèn)為,所有的律師都是越有經(jīng)驗越好。這不一定是對的。復(fù)雜的工作當(dāng)然應(yīng)該由成熟的律師來做。但是,任何訴訟,包括ITC337 調(diào)查案,都有很多繁瑣、重復(fù)的工作。

這些工作由年輕一點、便宜一點的律師來做更經(jīng)濟(jì)、有效。企業(yè)省費(fèi)用,也可以讓成熟的律師關(guān)注更重要的、策略上的東西。

團(tuán)隊中最好有一些律師在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域有相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗,可以降低訴訟成本。這些技術(shù)領(lǐng)域的經(jīng)驗可能從學(xué)校教育中來,從工作中來,也可能從參與類似的案子中來。與涉案的專利和產(chǎn)品有關(guān)的經(jīng)驗,同樣可以節(jié)約費(fèi)用。

有一些起訴方曾用同樣或有關(guān)的專利,在美國聯(lián)邦法院或ITC 告過別的企業(yè),有一些律師已經(jīng)和這些起訴方對抗過了。熟悉相關(guān)技術(shù)、專利和產(chǎn)品的律師,不需要大量時間學(xué)習(xí)企業(yè)的技術(shù)、涉案的專利和產(chǎn)品,可在案件早期掌握進(jìn)程,從而降低成本。

若有律師能聽說讀寫中文,也會有幫助。有中文能力的律師,可以節(jié)約披露過程的費(fèi)用,他們可以和企業(yè)的技術(shù)、財政等人員進(jìn)行有效的交流,并可以快速閱讀企業(yè)的書面材料,減少在翻譯過程中的錯誤、時間和費(fèi)用。

應(yīng)訴費(fèi)用預(yù)算

即使在近年的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)出現(xiàn)之前,費(fèi)用也是面臨ITC 調(diào)查案的企業(yè)經(jīng)常提出的問題。

現(xiàn)在,這一問題更為重要。

候選律師應(yīng)估算大致費(fèi)用并準(zhǔn)備詳盡的書面方案,這樣企業(yè)可以對侵權(quán)指控的抗辯成本做到心中有數(shù)。實際開支與預(yù)算出現(xiàn)偏離時,律師應(yīng)該馬上向企業(yè)說明。雖然訴訟有很大的不確定性,律師仍然應(yīng)該提供一個大致的時間表,用以解釋訴訟的各個階段以及相應(yīng)的費(fèi)用。

企業(yè)還需要一份聘用函或合同,明確企業(yè)與律師之間關(guān)系的范圍和委托的具體事項、聘用的具體條件,包括價格和付款方式。如果企業(yè)對該聘用函或合同存有疑問,最好在簽字之前明確提出。

幾年前,一家中國公司曾與本文作者之一聯(lián)系。該企業(yè)聘用了一家美國律師事務(wù)所處理ITC訴訟。美國律師口頭估算費(fèi)用大致是每月3 萬美元,另加上一小筆專家費(fèi)和行政費(fèi)用。前三個月內(nèi),費(fèi)用在每月3 萬-4 萬美元?？墒窃诘谒膫€月,律師費(fèi)漲到了35 萬美元,另加上5 萬美元的專家費(fèi)用。

這個企業(yè)沒有任何美國訴訟經(jīng)驗,原以為抗辯的花費(fèi)要少得多。他們感覺自己掉進(jìn)了陷阱。

如果最開始就有書面的預(yù)算,該企業(yè)就能在花這么多錢之前,決定最佳的策略是什么。

建立溝通機(jī)制

不論在中國還是美國,評估一個律師的關(guān)鍵都是直接與律師本人交談。通過這樣的會面,企業(yè)不但可以提出具體問題,還可以借此評估律師的能力、判斷力和學(xué)識。

企業(yè)應(yīng)借此機(jī)會,確定該律師是否了解公司業(yè)務(wù)、明白企業(yè)抗辯的目標(biāo)。企業(yè)還能了解不同的抗辯策略有不同的花費(fèi),這樣在選擇律師推薦的策略時可作出明智的決定。

此外,企業(yè)應(yīng)利用這個機(jī)會,建立一個長期的溝通機(jī)制。公司應(yīng)指定一名公司高級員工與律師直接聯(lián)系。如有需要,應(yīng)指派一個員工團(tuán)隊擔(dān)任此工作。該員工或團(tuán)隊最好經(jīng)常性地——比如,每周或者每兩周——與律師進(jìn)行電話會議,討論案件的進(jìn)展?fàn)顟B(tài),請律師解答問題,并了解律師對企業(yè)方面有什么需要等。

該員工或團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人應(yīng)該對公司業(yè)務(wù)和抗辯目標(biāo)有深入的了解,并有相當(dāng)?shù)穆毼缓蜎Q定權(quán)。

這樣,在337 這樣迅速發(fā)展的訴訟中,可以及時與企業(yè)內(nèi)部各方進(jìn)行聯(lián)系,能讓同事們有效而快速地合作,及時向律師提供所需信息或材料,并能在關(guān)鍵時刻快速作出策略性的決定。

遵循以上步驟,可以幫助企業(yè)選擇得力的律師,使公司處于有利抗辯成功的最佳形勢,爭取勝訴而得以繼續(xù)在美國市場銷售其產(chǎn)品。■

艾德楷是奧睿國際律師事務(wù)所合伙人,王翔是奧睿國際律師事務(wù)所北京辦事處管理合伙人,卡薩邊是奧睿國際律師事務(wù)所舊金山辦事處律師,劉錚是奧睿國際律師事務(wù)所硅谷辦事處律師