如何定義美國337調(diào)查條款中的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”

虞文燕

摘要向美國國際貿(mào)易委員會提起337調(diào)查的請求,所涉知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人必須證明其已經(jīng)在美國設(shè)立了受該權(quán)利保護的有關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè),或證明該等產(chǎn)業(yè)正在設(shè)立過程中,該要求即所謂的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”。在美國《關(guān)稅法》337條款下,“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”這一術(shù)語含義模糊不清,沒有明確的界定。本文試圖通過對美國國際貿(mào)易委員會以往337調(diào)查案例的研究,對337調(diào)查中“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的界定標準進行詳細的分析,以總結(jié)出美國國際貿(mào)易委員會在這種跨境業(yè)務(wù)背景下如何定義“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的一般規(guī)律。

關(guān)鍵詞技術(shù)標準經(jīng)濟標準實質(zhì)性投資

中圖分類號:D971.2文獻標識碼:A文章編號:1009-0592(2009)06-135-03

一、背景

“337條款”這一術(shù)語是美國1930年《關(guān)稅法》第1337節(jié)的簡稱,現(xiàn)被匯編在《美國法典》第19編1337節(jié)。337條款由國際貿(mào)易委員會(“ITC”)予以執(zhí)行,該會是執(zhí)掌美國眾多貿(mào)易法規(guī)的獨立政府機構(gòu)(其他涉及ITC職權(quán)的法規(guī)包括反傾銷法和反補貼法,這些法規(guī)由ITC和商務(wù)部共同執(zhí)行)。

通常的誤解是,337條款的保護對象不包括外國企業(yè)。事實并非如此。實際上,如果一家外國企業(yè)擁有美國的專利,并在美國實施了該專利,即便該種實施是在特定情形下進行的(例如通過被許可人或分包人),只要符合美國法律制定的特定標準及ITC在判例中為該標準做出的相應(yīng)解釋,該外國企業(yè)便可順利地向ITC提起337調(diào)查的申請。

日本企業(yè)曾成功運用337條款中的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”標準來排除美國市場中包括中國企業(yè)在內(nèi)的外國競爭者。由于在337條款下,“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”這一術(shù)語的含義沒有明確的界定,ITC往往會遵循以往的判例中所樹立的原則來對申請人是否符合“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”進行界定。本文試圖通過對ITC相關(guān)案例的研究,探求進口項下美國知識產(chǎn)權(quán)保護中這一最常用的行政機制-337調(diào)查中是如何定義“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的,并總結(jié)出一般規(guī)則,以供業(yè)內(nèi)人士參考。

二、337調(diào)查簡介

ITC擁有公認的337條款下對專利侵權(quán)、商標侵權(quán)、版權(quán)侵權(quán)、虛假原產(chǎn)地標示、濫用商業(yè)秘密等行為的管轄權(quán)。在337條款下,ITC有權(quán)對進口或進口貨物銷售過程中的不正當競爭行為和不公平交易行為進行調(diào)查并作出裁決。該種調(diào)查通常是根據(jù)美國企業(yè)或符合337條款保護要求的外國企業(yè)提起的訴請進行的,但ITC也可自行發(fā)起337條款的調(diào)查。如果ITC經(jīng)調(diào)查認定進口產(chǎn)品侵犯了美國的知識產(chǎn)權(quán)、構(gòu)成了不正當競爭行為,ITC有權(quán)采取簽署排除令,禁止侵權(quán)產(chǎn)品進入美國市場,在普遍排除令下,ITC甚至有權(quán)不分來源地禁止所有同類侵權(quán)產(chǎn)品進入美國市場。

337調(diào)查的主要程序包括:申請、立案、應(yīng)訴、聽證前會議、取證、聽證會、行政法官初裁、委員會復(fù)議。如果任何一方當事人對ITC的裁決結(jié)果不服,可以向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。ITC做出的違反337條款的裁決,應(yīng)提交總統(tǒng)審議。如總統(tǒng)在收到ITC裁決后60日內(nèi)未基于政策因素予以否決,則該裁決將成為最終裁決。實踐中,總統(tǒng)極少否決ITC的終裁。

需要注意的是,適用337條款的前提是在美國國內(nèi)必須實際存在或?qū)⒁嬖诘南嚓P(guān)產(chǎn)業(yè),并且該產(chǎn)業(yè)應(yīng)用或?qū)嵤?37條款所保護的美國知識產(chǎn)權(quán)。按照規(guī)定,當不正當競爭行為將要或已經(jīng)破壞或?qū)嵸|(zhì)性損害美國的產(chǎn)業(yè),或妨礙美國該類產(chǎn)業(yè)的建立,或抑制、壟斷美國貿(mào)易或商業(yè)時,才可以發(fā)起337調(diào)查。

三、如何界定337調(diào)查條款中的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”

(一)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件

如上文所述,向ITC提起337調(diào)查的請求,所涉知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人必須證明其已經(jīng)在美國設(shè)立了受該權(quán)利“保護的有關(guān)產(chǎn)品””的產(chǎn)業(yè),或證明該等產(chǎn)業(yè)正在設(shè)立過程中豎。該要求即所謂的“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件”。

“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的含義似乎是一目了然的。其實不然。在337條款下,“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”這一術(shù)語含義模糊不清,沒有明確的界定。事實上,337條款“既不要求申請人生產(chǎn)專利產(chǎn)品,也不要求其說明所涉專利涉及的產(chǎn)品產(chǎn)自申請人的被許可方”。 根據(jù)規(guī)定,如果美國存在受專利、版權(quán)、商標等保護的相關(guān)產(chǎn)品存在以下情況,應(yīng)當認定美國存在該產(chǎn)業(yè):

(A)工廠或設(shè)備的重大投資;

(B)勞力或財力的重大投入;或者

(C)專利實施方面的實質(zhì)性投資,包括工藝,研究和開發(fā),或許可。

該規(guī)定并不要求申請人在美國實際生產(chǎn)產(chǎn)品,而是要求申請人就所涉產(chǎn)品在美國進行了重大的投資。ITC在多個判決中提到了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件的各個方面,分析這些案例,可以發(fā)現(xiàn),總的趨勢是,“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的門檻越來越低,也就是說,對滿足要件所必要的美國國內(nèi)經(jīng)營活動的要求正在逐步減少。下文將對ITC以往判例中“重大投資和活動”的界定標準進行詳細的分析。

(二)兩項標準

ITC為確定337調(diào)查的申請人是否滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件制定了兩項標準。其中,技術(shù)標準考慮“申請人是否正在實施或從業(yè)于所涉專利”,經(jīng)濟標準則考察“是否進行了重大或?qū)嵸|(zhì)性的商業(yè)開發(fā)”。

1.技術(shù)標準

申請人首先要證明其正在實施或應(yīng)用異議所涉之專利。ITC認為,申請人只需表明其產(chǎn)品符合爭議所涉專利的一項權(quán)利要求即可。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件 “技術(shù)標準”的執(zhí)行并非根據(jù)僵化的公式,而是根據(jù)產(chǎn)品和市場的實際情況綜合考慮的。在分析一項專利的權(quán)利要求時,ITC首先考察內(nèi)部證據(jù),包括權(quán)利要求的語言及其詳述的內(nèi)容等。然后,ITC會考察外部證據(jù),包括發(fā)明者的證詞、專家證詞和學術(shù)論文等。當然,外部證據(jù)使用的目的是為了便于ITC對專利的理解,而非改變或抵觸權(quán)利要求本身的語言和用詞。

2.經(jīng)濟標準

為符合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟標準,申請人必須表明,其已經(jīng)根據(jù)《美國法典》第19編第1337節(jié)(a)(3)條規(guī)定的三項內(nèi)容中的任意一點建立了或正在建立國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)應(yīng)當涉及:(1)工廠或設(shè)備的重大投資;(2)人力或財力的重大投入;或(3)實質(zhì)性的實施或應(yīng)用投資,包括工藝、研究開發(fā)和許可。因上述標準是選擇性陳述的,符合上述三大標準中的任何一個標準都足以滿足“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的要求。需要注意的是,法律并沒有要求國內(nèi)產(chǎn)業(yè)必須達到特定的規(guī)模。

ITC并未將經(jīng)濟標準限定為申請人的直接活動。在近年來的調(diào)查中,ITC認可將申請人的承包人、分包人或被許可人完成的工作認定為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的部分投資,在判定企業(yè)的經(jīng)濟活動是否滿足“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的要求,甚至連由本身為被許可人的外國企業(yè)分許可的第三方在美國國內(nèi)所進行的投資及從事的活動都會被考慮在內(nèi)。

另外,申請人母公司或關(guān)聯(lián)公司的活動也被認定為投資的一部分。例如,在特定LED產(chǎn)品案中,ITC查明,申請人不僅在工藝、研發(fā)方面有實質(zhì)性的投資,其美國關(guān)聯(lián)方也對有關(guān)所涉產(chǎn)品的工藝和/或研發(fā)活動進行了實質(zhì)性的投資。ITC據(jù)此認定,申請人符合重大投資的條件。

(三)對比增值分析

ITC認為,在產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營活動并非全部在國內(nèi)開展的情形下,根據(jù)337(a)(3)(A)-(B)條款對國內(nèi)和外國經(jīng)濟活動進行對比分析是適當?shù)呢[。對比分析包括增值分析以確定美國國內(nèi)的活動對產(chǎn)品所增加的價值。增值分析法通過外國生產(chǎn)成本和國內(nèi)生產(chǎn)成本的對比來確定國內(nèi)活動對最終產(chǎn)品所增價值的百分比。如在特定魔方案豛中,因國內(nèi)服務(wù)對進口價值為1.00美元的產(chǎn)品增加了0.92美元的價值,ITC認定申請人重大國內(nèi)活動的存在(下文將詳述)。

在特定農(nóng)業(yè)車輛及其零部件案豜中,行政法官查明:申請人國內(nèi)成本包括了涉案產(chǎn)品29%的要素成本,10%的其他生產(chǎn)成本及費用(包括營銷、產(chǎn)品支持、保修支持、零件、銷售及經(jīng)銷商支持為國內(nèi)費用)。另外,申請人有12名全職為涉案產(chǎn)品提供支持的國內(nèi)雇員、5名全職搬運工人以及其他負責產(chǎn)品有關(guān)工作的國內(nèi)工人。行政法官根據(jù)上述事實認定,申請人已經(jīng)舉證證明其設(shè)立了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。

即使在一些案例中不受重視,對比分析和增值分析法作為確定申請人是否滿足 “國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的要件分析方法,ITC從未排除其適用。

(四)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)各項要素的具體分析

1.337(3)(A)條款:工廠和設(shè)備的重大投資

ITC將辦公場所、實驗室和機器設(shè)備的投資作為工廠和設(shè)備的重大投資。

在特定男性避孕產(chǎn)品案豝中,盡管美國國內(nèi)的承包人不是申請人產(chǎn)品的唯一生產(chǎn)商,ITC認定,申請人支付給承包人生產(chǎn)產(chǎn)品的款項是“重大的”,并且申請人對國內(nèi)承包人用于產(chǎn)品之進一步加工的“無塵車間”的投資是重大的,因此,申請人符合立國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的要件要求。

工廠和設(shè)備的投資無需是源自美國的資金。在特定顯示控制器案豞中,申請人從其美國銀行賬戶支付設(shè)備和器械的款項,該筆資金自其加拿大之姐妹公司轉(zhuǎn)撥。ITC認為,因該款項的支付是為美國的設(shè)施和設(shè)備在美國進行的,資金來源于加拿大與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件分析無關(guān)。

2.337(3)(B)條款:人力或財力的重大投入

ITC認為,人力或財力的重大投入包括發(fā)生在美國境內(nèi)的工人的雇傭、工人的管理、辦公人員薪資等各方面的投入以及其他費用。在分析申請人的支出是否屬于“投資”時,ITC認為, “在工廠和設(shè)備方面的投資……必須是不可撤銷和具有約束力的”。雇傭的工人可以包括那些不是專職為申請人生產(chǎn)產(chǎn)品的工人。

3.337(3)(C)條款:應(yīng)用的實質(zhì)性投資,包括工藝、研發(fā)和許可

(1)工藝

為滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件的經(jīng)濟標準,ITC也將工程師提供的技術(shù)協(xié)助、工藝研究中使用的儀器設(shè)備作為工藝投資的一部分。在特定基帶處理器芯片案豟中,ITC認為申請人在美國國內(nèi)的工藝研究中,使用了精密的電子設(shè)備包括光譜分析器、調(diào)節(jié)器、合成器、示波鏡和網(wǎng)路分析器等,構(gòu)成了工藝、開發(fā)以及實施的實質(zhì)性國內(nèi)投資。

在特定LED產(chǎn)品案豠中,ITC在認定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)是否存在時,認可了與工藝的質(zhì)量控制相關(guān)的投資。鑒于申請人擁有200名在美國國內(nèi)從事工藝的質(zhì)量控制、修理及進口產(chǎn)品包裝工作的員工這樣的事實,ITC認定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的存在。

(2)研發(fā)

在特定光盤控制器芯片案豣中,行政法官認為,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)分析不應(yīng)集中在判定國內(nèi)企業(yè)是否在任何程度上參與生產(chǎn)涉案產(chǎn)品,而應(yīng)集中分析 “該產(chǎn)業(yè)在特征上是否充分、必然是國內(nèi)的”。在該案中,ITC最終認為,盡管只有全部芯片生產(chǎn)的一小部分是在國內(nèi)進行的,國內(nèi)生產(chǎn)商實施專利并投資于產(chǎn)品研究和開發(fā)這一事實,使得“國內(nèi)活動的性質(zhì)和重大性”足以證明國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的存在。

盡管337條款的用語是現(xiàn)在時態(tài),國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件的分析發(fā)生在申請人提起申請以后,ITC認為申請人過去的投入與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)分析也應(yīng)當是相關(guān)的。在特定視頻圖形顯示控制器豤中,盡管申請人當前并沒有在美國生產(chǎn)所涉之國內(nèi)產(chǎn)品,ITC根據(jù)申請人過去在研發(fā)上的投資認定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的存在。在特定電池驅(qū)動的乘坐式玩具車輛及其元件案豥中,即使申請人已因生產(chǎn)新規(guī)格的產(chǎn)品而停止所涉專利之實施,只保留了少量存貨作為維保備件,行政法官仍然認定,過去的研究開發(fā)費用足以確定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的存在。同樣,在特定變速風力渦輪機及其元件案豦中,盡管專利權(quán)人申請破產(chǎn),ITC仍然根據(jù)申請人過去的投資和有限的延續(xù)的專利實施認定了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的存在。

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求的經(jīng)濟標準不僅可基于申請人對涉案產(chǎn)品研究開發(fā)的大量投資,也可以基于與涉案產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品的研究開發(fā)。在特定基帶處理器芯片案豧中,申請人為與涉案產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、與芯片的參考設(shè)計和技術(shù)性能測試有關(guān)的研發(fā)進行了重大的投入,ITC由此認定申請人對研發(fā)進行了重大投資。

同樣,在特定NAND閃存電路產(chǎn)品案豨中,申請人在美國有近700名員工,其2005年在研究開發(fā)方面的開支為170000美元,絕大部分都與NAND芯片相關(guān),而超過95%的涉案產(chǎn)品使用該種芯片,因此,ITC認為申請人對研究開發(fā)進行了重大投資。

(3)許可

337(a)(3)(C)明確規(guī)定可以通過許可確定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的存在.。

如上文提到的,在實踐中,ITC甚至接受以分許可人的活動判斷是否符合“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟標準”。比較典型的案例為特定光盤控制器芯片案豩。在該案中,申請人的產(chǎn)品由一家美國公司(Sunext)設(shè)計,該公司是一家外國公司(Sunext Tech.)的全資子公司,而Sunext Tech. 是申請人的被許可人Sunplus 的全資子公司,行政法官因Sunext在美國國內(nèi)的經(jīng)營活動認定申請人符合國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的標準。被申請人抗辯道:申請人不應(yīng)以“未經(jīng)許可的第三方”的活動來達到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟標準,因為該第三方僅僅是從一個本身只是受許可人的外國企業(yè)處獲得許可的分許可人。但是,行政法官認為,證據(jù)表明,無論直接、間接,Sunext 與其全資下屬公司Sunext 設(shè)計公司獲得了所涉專利的許可,而337(a)(3)(C)明確規(guī)定可以通過許可確定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。因此,行政法官認定,該案申請人符合所涉專利的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要件的經(jīng)濟標準。

(4)分包

ITC很早就已認可,申請人的承包人或分包人在美國國內(nèi)開展的工作可被視為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的部分投資。在特定充氣糖果產(chǎn)品方法案豬中,ITC以承包人運用涉案專利辦法長期、完整地在美國國內(nèi)生產(chǎn)糖果為理由,認定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)存在。

在特定鹽酸地爾硫制劑案豭中,MMD公司(一家美國公司,申請人的承包人)負責在美國境內(nèi)將進口的散裝的地爾硫(Diltiazem)轉(zhuǎn)換為劑量形式。申請人與承包人長期保持散裝地而硫的排他性供應(yīng)關(guān)系。ITC認為,盡管理論上申請人與承包人可以中斷相互間的商業(yè)往來或停止使用涉案專利,但這將付出沉重的商業(yè)代價。申請人選擇與承包人合作實施一項美國專利,而承包人是一家美國公司,其在美國境內(nèi)的活動可使散裝地而硫增值并投入美國消費市場。承包人通過履行其與申請人的合同在美國投資并雇傭員工,該種投資具有重大意義。ITC認為,申請人提供了足夠的證據(jù)證明,該承包人在美國從事的有關(guān)專利產(chǎn)品的活動和投資足以滿足337條款的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)要求。

(5)其他——質(zhì)量控制,修理和包裝

在特定魔方案豮中, ITC認為,質(zhì)控、包裝和修理引起的產(chǎn)品在美國的增值,證明了申請人在美國國內(nèi)的業(yè)務(wù)的重要意義。

在本案中,申請人在新澤西雇傭了200名員工,從事申請人從不同海外渠道進口的魔方的質(zhì)控、修理和包裝等工作。當魔方運至新澤西工廠后,每一個魔方都將接受檢驗。經(jīng)過該第一道的質(zhì)控檢驗, 大約16,000,000個 魔方中將有1,000,000 被檢為不合格。經(jīng)過第一道的質(zhì)控后,那些瑕疵率在1-3%之間的魔方將接受包裝前的深度質(zhì)控檢驗。申請人還在美國進行魔方的修理,并在魔方的模型生產(chǎn)、魔方設(shè)計和材料提升方面進行了大量投入。更為重要的是,申請人還證明了,魔方的進口成本為近1.00美元,而其在美國為魔方開展的工作使其增值了0.92美元。據(jù)此,ITC最終認定申請人的國內(nèi)商業(yè)活動構(gòu)成“美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的適當要素。

四、結(jié)語

如上所述,在337調(diào)查中,當申請人涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營活動不是全部在美國開展時,申請人是否在美國國內(nèi)設(shè)立了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的問題將變得難以認定。但是,由于這種跨境的合作和生產(chǎn)活動在當今國際經(jīng)濟活動中十分普遍,因此有必要對ITC在這種跨境業(yè)務(wù)背景下如何定義“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”作出具體分析。

綜合上文所述,一個申請人要證明其在美國設(shè)立了“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”,應(yīng)滿足《美國法典》第19編第1337節(jié)(a)(3)條所規(guī)定的任意一項重大投資的要求,具體可以考慮以下一些因素:實施所涉專利的投資(包括工藝、研發(fā)方面的投入);人力和財力(主要在雇傭方面)的投入;涉案產(chǎn)品的質(zhì)量控制、修理、包裝及維護方面的工廠和設(shè)備投資;承包人、分包人或被許可人的投資及其開展的工作;申請人在美國的母公司或其他關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)濟活動,等等。即使無法證明上述投資在絕對值上構(gòu)成“重大”,還可以將涉案產(chǎn)品的國內(nèi)活動與國外活動重要性進行對比,或?qū)⑸姘府a(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)成本及國外生產(chǎn)成本進行對比增值分析,以證明申請人的國內(nèi)商業(yè)活動構(gòu)成了美國“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的適當要素。