管理美國專利訴訟風險

截至2008年，中國在全球出口所占份額已達8.9％，成為世界第二大出口國。其中，運往美國的出口產品占總出口額的1／3以上，美國是中國出口最大的市場。但是，美國不僅僅是一個巨大的消費市場，也是一個訴訟多發(fā)地。

雅培公司案敲響的警鐘

2009年6月29日，美國德克薩斯東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院(Eastern Districtof Texas)的陪審團做出了歷史上賠償金額最大的專利侵權判決：雅培公司(Abbott Laboratories)的關節(jié)炎治療藥物阿達木單抗(Humira)被判侵犯強生公司(JohnsonJohnson)旗下公司Centocor的專利，因此雅培公司必須向Centocor支付16.7億美元作為損害賠償金，其中包括11.68億美元的利潤損失以及5.04億美元的專利許可費。強生公司和雅培公司都是醫(yī)療保健行業(yè)的大公司，也是關節(jié)炎治療藥物市場上的直接競爭對手。

雅培公司案顯示了專利在市場競爭中日益強大的影響力，也為產品出口到美國的中國企業(yè)敲響了警鐘。因此，中國企業(yè)若能對美國專利訴訟的風險及其對業(yè)務的影響有所了解，將十分有益。

專利侵權的界定

在美國，當事方生產、使用、銷售、允諾銷售或進口侵權產品都將構成專利侵權。因此，即使是完全在中國境內生產的產品，也可能因為將這些產品進口和／或銷售到美國而侵犯美國專利。此外，如果作為第三方供應某產品或部件，而該產品或部件日后被用于制造受專利權保護的設備，在確認設備制造商直接侵權的同時，該第三方供應商的行為可能被認定為間接侵權。因此，即使不直接出口或在美國銷售侵權產品或部件，中國企業(yè)仍有可能面臨間接侵犯美國專利的風險。

專利通常包含界定保護范圍的一項或多項權利要求。根據美國專利法，如果被告產品(或工藝)實施了專利權利要求中的每一元素，則構成字面侵權。此外，即使侵權設備或工藝不在專利權利要求的字面范圍內，如果被告產品或工藝在實質上和專利權利要求雷同，則依據等同原則仍然可能會被認定為侵權行為。

侵害管轄的不同歸屬

在美國，聯(lián)邦地區(qū)法院以及美國國際貿易委員會(U.S.International Trade Commission)可以受理專利案件審判。美國國際貿易委員會受理涉及美國關稅法337條款的進口商品知識產權糾紛，但是其管轄權一般要比美國聯(lián)邦地區(qū)法院的管轄權寬，因為美國國際貿易委員會的管轄權是對物的管轄——只要有侵權產品進入美國海關，美國國際貿易委員會就對此產品有管轄權。而美國聯(lián)邦地區(qū)法院的管轄權是對人的。因此，即使中國企業(yè)在美國沒有侵權行為，但因為其出口到美國的產品侵權，美國國際貿易委員會對其侵權產品有管轄權，但是美國聯(lián)邦地區(qū)法院就很可能沒有管轄權。

聯(lián)邦地區(qū)法院和美國國際貿易委員會對專利侵權訴訟所提供的救濟也有所不同。聯(lián)邦地區(qū)法院可判決賠償專利所有人的經濟損失，包括損失的(遞增的)利潤和合理的專利許可費，并可下達禁止令以阻止侵權人進一步生產、使用、銷售或進口侵權產品。相比之下，美國國際貿易委員會則不會判決賠償經濟損失，但可以下達排除令，禁止侵權產品進入美國市場。

在有證據支持管轄權的前提下，美國專利所有人很可能會同時在美國國際貿易委員會和聯(lián)邦地區(qū)法院提起專利侵權訴訟，因為這樣不僅能獲得聯(lián)邦地區(qū)法院判決的金錢損害賠償金，還能享受美國國際貿易委員會準予的排除令。盡管被控侵權人可以因為在國際貿易委員會應訴，而申請暫時停止聯(lián)邦地區(qū)法院的審理進程，但對中國出口公司而言，面臨兩起訴訟實質上意味著更高的訴訟風險。

專利侵權后的“蝴蝶效應”

在美國，由法院簽發(fā)的判決書可能對商業(yè)市場產生巨大影響。如果被告的產品被判定專利侵權，就會出現一系列“蝴蝶效應”，其命運也將因此而懸于一線。例如，該公司可能不得不支付高額的損害賠償金。更為嚴重的是，如果法院還發(fā)出了永久禁令，則被告將被禁止在美國銷售被訴產品。即使原告同意授予被告該項專利權的使用，許可費也會增加產品成本。此外，專利侵權人在大眾心目中，特別是在客戶眼中的形象往往不好，因此，敗訴可能會影響公司的聲譽，甚至失去訂單。

專利訴訟可能迫使被告公司放棄原告專利所涵蓋的整個產品系列。1986年，寶麗來(Polaroid)向馬薩諸塞州地區(qū)法院(District Court ofMassachusetts)起訴柯達(Kodak)侵犯其7項即時攝影專利，法院對柯達發(fā)出禁令并要求其向寶麗來支付9.1億美元的損害賠償金。該案件后來被上訴到聯(lián)邦巡回法院，法院維持原判，認為“沒有任何法律、公平性或公正性依據能夠為支持柯達再在這個市場里分得一杯羹”。這一訴訟最終迫使柯達完全放棄了立拍得相機產品。

就上市公司而言，專利訴訟也可能在很大程度上影響其籌集資金的能力。例如，在獲得不利的裁決后，其股票價格可能會大幅下跌。在雅培公司案宣判的當天，其紐約證券交易所綜合交易股價下跌了2.5％。

專利所有人還可能更愿意對下游客戶主張其專利權，因為這樣專利許可費計算基礎高得多。在Quanta訴LG案中，LG公司對英特爾公司(Intel)的下游客戶廣達電腦公司(Quanta Computers)——筆記本電腦制造商提起訴訟，稱其因英特爾芯片產品而構成專利侵權行為。但是，這并不意味著上游供應商——英特爾完全擺脫了困境。相反，該供應商可能受到極大的影響，下游客戶可能向供應商主張專利連帶責任賠償，因此可能需要替他們支付案件的辯護費用。此外，下游客戶很可能會為了解決訴訟而改投別的供應商，比如改用專利所有人為其供應商。如果出現這種情況，原始供應商就將失去客戶和市場份額。

應對美國專利訴訟

鑒于美國專利訴訟對企業(yè)業(yè)務的潛在影響，中國出口企業(yè)應該在早期就從戰(zhàn)略層面對專利訴訟風險進行管理。

中國企業(yè)應在向美國出口產品之前對專利侵權風險進行分析。例如，中國企業(yè)最好向其美國專利律師征求法律意見，如自由運作意見及未侵權／專利無效意見。如果中國企業(yè)并沒有意識到有相關構成威脅的專利，但又希望確認沒有影響其出口的產品，則自由運作檢索和法律意見可提供與侵權相關的風險評估。如果公司已經知道存在的專利構成威脅，則建議尋求未侵權／專利無效意見，這樣可以減小被判惡意侵權而處以三倍損害賠償金處罰的可能性。

美國專利權人發(fā)出的通知函是訴訟風險的強烈信號。在收到此類信函后，中國企業(yè)應立即向美國專利律師尋求建議，并對通知函做出適當的答復。聯(lián)邦巡回法院規(guī)定，一家公司在知曉某一個美國專利之后，就“有義務謹慎確定自己是否侵權該專利”，否則，該公司可能被判惡意侵權并處以三倍的損害賠償金。為了達到這一要求，中國企業(yè)應即時尋求上述未侵權／專利無效意見。對通知函的分析和應答都應在美國專利律師的指導下進行。

進攻是最佳的防御，中國企業(yè)應建立一個強大的美國專利組合，以保護自己免受訴訟威脅。這些專利可以用于專利侵權訴訟的反訴，并可以在和解談判中用作談判籌碼。此外，憑借其美國專利組合，中國企業(yè)還可以探尋交叉許可的機會或進行其他形式的業(yè)務合作。例如，中國臺灣設計生產商——鴻海集團在這方面起到了很好的示范作用。在1996年被美國安普公司(AMP)起訴后，鴻海集團被禁止將電器連接件進口到美國，隨后鴻海集團迅速增加了美國專利申請數量并與其競爭對手就這些專利進行交叉許可。