法國立體商標(biāo)糾紛案啟示

李遼

編者按：

在推進(jìn)全面依法治國不斷深入的大背景下，企業(yè)法治建設(shè)持續(xù)發(fā)展。對關(guān)鍵領(lǐng)域和核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不斷加強(qiáng)，對有再生希望的企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)重組，為推動依法合規(guī)治企提供指導(dǎo)和借鑒。本刊邀請法學(xué)專家、法律學(xué)者、專業(yè)律師等，針對一些典型案例進(jìn)行解析，以期對企業(yè)法治建設(shè)與合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供參考。

隨著商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展，世界各國和地區(qū)商標(biāo)注冊范圍不斷擴(kuò)大，商標(biāo)種類也不斷增加。其中，立體商標(biāo)作為新型商標(biāo)，比普通商標(biāo)更具有視覺沖擊力，能使消費(fèi)者更好識別商品或服務(wù)來源。

與普通平面商標(biāo)不同，立體商標(biāo)以具有長、寬、高的立體物質(zhì)形態(tài)出現(xiàn)，通常包括商品形狀、包裝或裝飾。2001 年，我國商標(biāo)法正式將立體商標(biāo)作為商標(biāo)可視性標(biāo)志的一種，由此，立體商標(biāo)被列入商標(biāo)法保護(hù)范圍。但目前，立體商標(biāo)注冊申請是一個難點(diǎn)，我國對于立體商標(biāo)注冊條件以及通過使用獲得顯著性的證明方式，尚未有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

克里斯蒂昂迪奧爾香料公司（下稱“迪奧爾公司”）的立體商標(biāo)國際注冊行政糾紛案，是關(guān)于立體商標(biāo)注冊申請的著名案例，也是 2018 年中國法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件。

該案申請商標(biāo)的申請人為迪奧爾公司，申請商標(biāo)的原屬國為法國，核準(zhǔn)注冊時間為 2014 年 4 月 16 日，國際注冊日期為 2014 年 8 月 8 日，國際注冊所有人為迪奧爾公司，指定使用商品為香水、濃香水等。

該申請商標(biāo)完成國際注冊后，迪奧爾公司根據(jù)《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》（下稱“馬德里協(xié)定”）及《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》（下稱“有關(guān)議定書”）有關(guān)規(guī)定，通過世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局（下稱“國際局”），向澳大利亞、丹麥、芬蘭、英國和中國等提出領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。

2015 年 7 月 13 日，原國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱“商標(biāo)局”，2018 年 3 月改稱“國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局”）向國際局發(fā)出申請商標(biāo)的駁回通知書，以申請商標(biāo)缺乏顯著性為由，駁回全部指定商品在中國的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。之后，迪奧爾公司向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱“商標(biāo)評審委員會”）提出復(fù)審申請。商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，該申請商標(biāo)難以起到區(qū)別商品來源的作用，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著性，駁回了該申請商標(biāo)在中國的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。迪奧爾公司不服，提起行政訴訟，認(rèn)為該申請商標(biāo)為指定顏色的三維立體商標(biāo)，公司已經(jīng)向商標(biāo)評審委員會提交申請商標(biāo)的三面視圖，但商標(biāo)評審委員會卻將申請商標(biāo)作為普通商標(biāo)進(jìn)行審查，決定作出的事實(shí)基礎(chǔ)有誤。迪奧爾公司還認(rèn)為，該申請商標(biāo)設(shè)計(jì)獨(dú)特，并通過公司長期宣傳推廣，具有較強(qiáng)顯著性，其領(lǐng)土延伸保護(hù)申請應(yīng)當(dāng)獲得支持。

之后，北京知識產(chǎn)權(quán)法院及北京市高級人民法院均未支持迪奧爾公司訴訟主張。其理由為：迪奧爾公司并未在國際局國際注冊簿登記之日起 3 個月內(nèi)向商標(biāo)局聲明申請商標(biāo)為三維標(biāo)志并提交至少包含三面視圖的商標(biāo)圖樣，而是直至駁回復(fù)審階段在第一次補(bǔ)充理由書中才明確提出申請商標(biāo)為三維標(biāo)志并提交了三面視圖。在這種情況下，商標(biāo)局將申請商標(biāo)作為普通圖形商標(biāo)進(jìn)行審查，并無不當(dāng)。商標(biāo)局在商標(biāo)檔案中對該申請商標(biāo)指定顏色、商標(biāo)形式等信息是否存在登記錯誤，并非本案審理范圍，迪奧爾公司可通過其他途徑尋求救濟(jì)。迪奧爾公司不服二審判決，向最高人民法院申請?jiān)賹?。最高人民法院裁定提審，并判決撤銷一審、二審判決及被訴決定，判令商標(biāo)評審委員會重新作出復(fù)審決定。

【專家點(diǎn)評】

優(yōu)化注冊程序，保護(hù)境外當(dāng)事人合法權(quán)益

四大爭議焦點(diǎn)

第一，被訴決定依據(jù)的事實(shí)基礎(chǔ)是否有誤。

迪奧爾公司主張，申請商標(biāo)為“三維立體商標(biāo)”，而商標(biāo)局檔案信息中將其記載為“普通商標(biāo)”，被訴決定作出的事實(shí)依據(jù)明顯有誤。商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，申請人迪奧爾公司自國際通知日起 3 個月內(nèi)未提交證明該申請商標(biāo)是三維立體商標(biāo)的證據(jù)，商標(biāo)局將商標(biāo)描述成普通圖形商標(biāo)進(jìn)行審查，并無不當(dāng)。最高人民法院認(rèn)為，該申請商標(biāo)國際注冊信息中明確記載，申請商標(biāo)指定的商標(biāo)類型為“三維立體商標(biāo)”，且其三維形式被具體描述為：商標(biāo)如同精致拉長的數(shù)字“8”，上部是一個小的圓球，底部為橢圓形狀，瓶身裝飾為金色。在無相反證據(jù)情況下，申請商標(biāo)國際注冊信息中關(guān)于商標(biāo)具體類型的記載，應(yīng)當(dāng)視為迪奧爾公司關(guān)于該申請商標(biāo)為三維標(biāo)志的聲明形式。也可合理推定，在該申請商標(biāo)指定中國進(jìn)行領(lǐng)土延伸保護(hù)過程中，國際局向商標(biāo)局轉(zhuǎn)送的申請信息與之相符，商標(biāo)局應(yīng)知曉上述信息。因國際注冊商標(biāo)的申請人無需在指定國家再次提出注冊申請，故由國際局向商標(biāo)局轉(zhuǎn)送的申請商標(biāo)信息，應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)局對申請商標(biāo)指定中國領(lǐng)土延伸保護(hù)進(jìn)行審查的事實(shí)依據(jù)。但是，被訴決定將該申請商標(biāo)作為圖形商標(biāo)進(jìn)行審查，其認(rèn)定的商標(biāo)類型與迪奧爾公司請求保護(hù)的商標(biāo)類型明顯不符，其決定依據(jù)事實(shí)基礎(chǔ)有誤。

第二，被訴決定是否違反法定程序。

迪奧爾公司認(rèn)為，既然公司已經(jīng)在評審程序中提出申請商標(biāo)為指定顏色的三維立體商標(biāo)，并補(bǔ)充了三面視圖，而商標(biāo)評審委員會遺漏迪奧爾公司該主張，并以“普通商標(biāo)”為基礎(chǔ)作出決定的行為違反了法定程序。但商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，商標(biāo)局和商標(biāo)評審委員會審查員知曉申請商標(biāo)是三維立體商標(biāo)，但再審申請人未及時提交相關(guān)證據(jù)存在一定過錯，因此被申請人不存在任何失誤。最高人民法院認(rèn)為，迪奧爾公司已經(jīng)在評審程序中明確了申請商標(biāo)的具體類型為三維立體商標(biāo)，并通過補(bǔ)充三面視圖的方式提出了補(bǔ)正要求，商標(biāo)評審委員會既未在被訴決定中予以如實(shí)記載，也未針對迪奧爾公司上述主張對商標(biāo)局駁回決定依據(jù)的相關(guān)事實(shí)是否有誤予以核實(shí)，仍將申請商標(biāo)作為“圖形商標(biāo)”進(jìn)行審查，并駁回了迪奧爾公司復(fù)審申請，違反法定程序，并可能損害行政相對人合法利益。商標(biāo)評審委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)審程序規(guī)定，以三維立體商標(biāo)為基礎(chǔ)，重新對申請商標(biāo)是否具備顯著特征等問題予以審查。

第三，申請商標(biāo)是否具備顯著性。

迪奧爾公司認(rèn)為，申請商標(biāo)是公司為真我香水設(shè)計(jì)、獨(dú)特且具有顯著性的三維立體商標(biāo)，并提出申請人已在商標(biāo)分類表第 3 類商品上注冊第 7505828 號商標(biāo)，該商標(biāo)與本案申請商標(biāo)外觀完全相同。商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，商品包裝和容器天然缺乏顯著性，相關(guān)消費(fèi)者看到玻璃瓶想到的是一個容器，很少有人能通過瓶子識別出這是一個商標(biāo)。

第四，申請商標(biāo)是否通過使用獲得顯著性。

迪奧爾公司認(rèn)為，經(jīng)過近 20 年長期穩(wěn)定推廣，申請商標(biāo)的知名度和顯著性穩(wěn)步提高，申請商標(biāo)與申請人之間產(chǎn)生了一一對應(yīng)關(guān)系，申請商標(biāo)已經(jīng)起到識別商品來源的作用。但商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，涉案商標(biāo)設(shè)計(jì)的瓶底帶有文字“Jadore”，其所有使用證據(jù)均附有文字說明，無法證明單純是由三維標(biāo)志起到的識別作用，而不是文字起到的識別作用。

關(guān)于商標(biāo)顯著性的兩個焦點(diǎn)問題，最高人民法院未給出明確結(jié)論，而是認(rèn)為，商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會在重新審查認(rèn)定中應(yīng)重點(diǎn)考量如下因素：一是申請商標(biāo)的顯著性與經(jīng)過使用取得的顯著性，特別是申請商標(biāo)進(jìn)入中國市場的時間、能夠證明其實(shí)際使用與宣傳推廣情況的證據(jù)，以及申請商標(biāo)因此而產(chǎn)生識別商品來源功能的可能性。二是審查標(biāo)準(zhǔn)一致性的原則。商標(biāo)評審及司法審查程序雖然要考慮個案情況，但審查的基本依據(jù)均為商標(biāo)法及其相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，不能以個案審查為由忽視執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性。

本案典型意義

本案中，迪奧爾公司國際注冊的商標(biāo)是三維立體商標(biāo)，但指定中國領(lǐng)土延伸保護(hù)時，中國商標(biāo)局按圖形商標(biāo)進(jìn)行審查，其原因在于國際局對立體商標(biāo)申請注冊文件的要求與中國法律規(guī)定不一致。

根據(jù)國際局要求，三維立體商標(biāo)在申請國際注冊時，只需向國際局提交該申請商標(biāo)的正面視圖，但根據(jù)我國商標(biāo)法規(guī)定，以三維標(biāo)志申請商標(biāo)注冊的，應(yīng)當(dāng)在申請書中予以聲明，說明商標(biāo)的使用方式，并提交能夠確定三維形狀的圖樣，且提交的商標(biāo)圖樣應(yīng)當(dāng)至少包含三面視圖。同時，指定中國領(lǐng)土延伸保護(hù)的申請人，要求將三維標(biāo)志作為商標(biāo)保護(hù)的，自該商標(biāo)在國際局國際注冊簿登記之日起 3 個月內(nèi)，應(yīng)當(dāng)通過依法設(shè)立的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向商標(biāo)局提交規(guī)定的材料。未在期限內(nèi)提交相關(guān)材料的，商標(biāo)局將駁回該領(lǐng)土延伸保護(hù)的申請。

迪奧爾公司未在上訴期限內(nèi)向商標(biāo)局聲明申請商標(biāo)為三維標(biāo)志并提交至少包含三面視圖的商標(biāo)圖樣。因此，商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，商標(biāo)局將該申請商標(biāo)作為普通圖形商標(biāo)進(jìn)行審查，并無不當(dāng)。

最高人民法院表示，馬德里協(xié)定及有關(guān)議定書制定的主要目的是通過建立國際合作機(jī)制，確立和完善商標(biāo)國際注冊程序，減少和簡化注冊手續(xù)，方便申請人以最低成本在所需國家獲得商標(biāo)保護(hù)。申請商標(biāo)若進(jìn)行了指定中國領(lǐng)土延伸保護(hù)的馬德里商標(biāo)國際注冊申請，有關(guān)申請材料應(yīng)當(dāng)以國際局向商標(biāo)局轉(zhuǎn)送的內(nèi)容為準(zhǔn)?，F(xiàn)有證據(jù)可以合理推定，迪奧爾公司已經(jīng)在商標(biāo)國際注冊程序中對申請商標(biāo)為三維立體商標(biāo)這一事實(shí)作出了聲明，說明了申請商標(biāo)具體使用方式，并提供了申請商標(biāo)的一面視圖?；谏鲜鍪聦?shí)，迪奧爾公司已經(jīng)根據(jù)馬德里協(xié)定及其議定書規(guī)定，完成了申請商標(biāo)的國際注冊程序以及我國商標(biāo)法實(shí)施條例第十三條規(guī)定的“聲明與說明”義務(wù)，應(yīng)當(dāng)屬于申請手續(xù)基本齊備的情形。在申請材料僅欠缺商標(biāo)法實(shí)施條例規(guī)定的部分視圖等形式要件下，商標(biāo)行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)秉承積極履行國際公約義務(wù)的精神，給予申請人合理補(bǔ)正機(jī)會，平等、充分保障包括迪奧爾公司在內(nèi)的國際注冊申請人合法利益。

給國際商標(biāo)申請人的建議

在國際注冊商標(biāo)指定中國領(lǐng)土延伸保護(hù)時，商標(biāo)申請人除了要知曉和遵守國際商標(biāo)注冊規(guī)定以外，也要知曉和遵守中國法律。本案商標(biāo)申請人在其國際注冊商標(biāo)指定中國領(lǐng)土延伸保護(hù)時，如果能夠知曉中國商標(biāo)法規(guī)定，并按照規(guī)定委托中國商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在規(guī)定時限內(nèi)向中國商標(biāo)局補(bǔ)充提交三面視圖，可能有利于商標(biāo)局全面了解其申請注冊商標(biāo)類型，給予更精準(zhǔn)審查。

（責(zé)編惠寧寧）