關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)初步審查制度的思考

曹晴云 宋揚

摘 要：在本國優(yōu)先權(quán)的初步審查中，筆者發(fā)現(xiàn)很多申請人為了滿足審查指南中規(guī)定的本國優(yōu)先權(quán)成立的條件，會采用撤回在先申請享有的優(yōu)先權(quán)的方式。如果實際屬于部分優(yōu)先權(quán)的情形，采用撤回優(yōu)先權(quán)的方式會損害申請人的利益。本文對現(xiàn)有本國優(yōu)先權(quán)初步審查制度進(jìn)行深入分析，排查其中可能存在的風(fēng)險點，并在最后提出了一種較為合理的審查處理方式，希望能對此類問題的解決提供參考。

關(guān)鍵詞：本國優(yōu)先權(quán);撤回優(yōu)先權(quán);首次申請;巴黎公約;相同主題;初步審查

中圖分類號：D923.42 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? 文章編號：1003-5168（2021）27-0124-03

Abstract： In the preliminary examination of the domestic priority set， it is found that many applicants will withdraw the priority of the previous application in order to meet the conditions of the domestic priority set forth in the examination guide. If it is part of the priority， the withdrawal of priority will damage the interests of the applicant. This paper makes an in-depth analysis of the existing domestic priority preliminary review system， investigates the possible risk points. Finally， this paper puts forward a more reasonable way of review， hoping to provide a reference for solving such problems.

Keywords：domestic priority;withdrawal priority;first application;Paris Convention; same subject;preliminary review

1 引言

根據(jù)《專利審查指南》（以下簡稱“審查指南”）的規(guī)定，發(fā)明專利申請的本國優(yōu)先權(quán)審查要經(jīng)歷初步審查和實質(zhì)審查兩個階段[1]。如果實質(zhì)審查員檢索到優(yōu)先權(quán)日與申請日之間公開的可能影響專利申請新穎性、創(chuàng)造性或可能會造成重復(fù)授權(quán)的文件（PX、PY、PE、R）的情況下，則需要核實優(yōu)先權(quán)[2]，但此時進(jìn)行核實的基礎(chǔ)是經(jīng)過初步審查合格予以公布的優(yōu)先權(quán)。如果優(yōu)先權(quán)在初步審查階段沒有被承認(rèn)，發(fā)明實審員一般會認(rèn)可初步審查員的意見，不再去核實優(yōu)先權(quán)。并且如果優(yōu)先權(quán)不成立，在申請文件的公布文本中不會體現(xiàn)優(yōu)先權(quán)的信息，公眾無法查詢并獲知在先申請的內(nèi)容。因此，優(yōu)先權(quán)在初步審查階段中能否獲得承認(rèn)是至關(guān)重要的。如果初步審查員判斷出現(xiàn)偏差，會給申請人帶來風(fēng)險。本文擬對現(xiàn)有本國優(yōu)先權(quán)的初步審查制度進(jìn)行深入分析，排查其中可能在的風(fēng)險點，以期消除該風(fēng)險點對本國優(yōu)先權(quán)審查的影響。

2 問題的提出

在本國優(yōu)先權(quán)的初步審查過程中，初步審查員經(jīng)常會遇到優(yōu)先權(quán)連環(huán)套的情況，即申請人就相同主題提出了A、B、C三件專利申請，申請A的申請日早于申請B，申請B的申請日早于申請C，申請B提出了優(yōu)先權(quán)聲明，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的是在先申請A，申請C也提出了優(yōu)先權(quán)聲明，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的是在先申請B。此時，根據(jù)《專利法實施細(xì)則》第32條第2款規(guī)定“已經(jīng)要求過外國或者本國優(yōu)先權(quán)的，不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)”和審查指南第一部分第一章第6.2.2.1節(jié)的進(jìn)一步規(guī)定“在先申請的主題應(yīng)當(dāng)沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，或者雖然要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，但未享有優(yōu)先權(quán)”，初步審查員會以在先申請B已經(jīng)享有優(yōu)先權(quán)為由，針對在后申請C的優(yōu)先權(quán)請求發(fā)出“視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書”。

申請人在收到該通知書后，為了能使在后申請C的優(yōu)先權(quán)成立，針對申請B提交了撤回優(yōu)先權(quán)聲明，請求撤回申請B享有的申請A的優(yōu)先權(quán)，以實現(xiàn)在先申請B的優(yōu)先權(quán)狀態(tài)從“享有”變?yōu)椤拔聪碛小保⑶乙源藶槔碛商峤灰庖婈愂鰰蠡謴?fù)申請C享有申請B的優(yōu)先權(quán)。

此時，雖然初步審查員接受申請人的意見，發(fā)出“修改更正通知書”，并做出優(yōu)先權(quán)成立的審查結(jié)論，但仍存在著申請人利益可能損害的情形。例如部分優(yōu)先權(quán)的情形，實際上在后申請C可以要求在先申請B的優(yōu)先權(quán)，但申請人采取撤回申請B享有的申請A的優(yōu)先權(quán)的方式，會導(dǎo)致申請B新穎性和創(chuàng)造性判斷的時間標(biāo)準(zhǔn)推后。造成這種情形的原因，一方面是申請人自身對于專利相關(guān)知識不熟悉，采取了錯誤的應(yīng)對方式;另一方面是目前關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的審查制度存在著風(fēng)險。也即在部分優(yōu)先權(quán)情形下，初步審查員為什么還要發(fā)出“視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書”呢？

3 關(guān)于“首次申請”的判斷風(fēng)險

經(jīng)過查閱發(fā)現(xiàn)，關(guān)于“首次申請”的認(rèn)定，除了我們一般認(rèn)為的事實上的第一次申請以外，巴黎公約還給出了一種例外情況。巴黎公約第4條C款規(guī)定“（4）在本聯(lián)盟同一國家內(nèi)就第（2）項所稱的以前第一次申請同樣的主題所提出的后一申請，如果在提出該申請時前一申請已被撤回、放棄或駁回，沒有提供公眾閱覽，也沒有遺留任何權(quán)利，而且如果前一申請還沒有成為要求優(yōu)先權(quán)的根據(jù)，應(yīng)認(rèn)為是第一次申請，其申請日應(yīng)為優(yōu)先權(quán)期間的起算日。在這以后，前一申請不得作為要求優(yōu)先權(quán)的根據(jù)?！?/p>

根據(jù)巴黎公約的這條規(guī)定，“首次申請”不能機械地從字面上來理解，在特定的情況下，事實上的第二次申請也可以作為巴黎公約意義上的“首次申請”，條件包括：第一，在后申請與第一次申請針對的是相同主題;第二，在后申請與第一次申請在同一成員國提出;第三，在提出在后申請之前，第一次申請已經(jīng)放棄、撤回或者被駁回，沒有供公眾閱覽，未遺留任何權(quán)利問題;第四，不論在同一國家或任何其他國家，第一次申請沒有成為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ);第五，在第一次申請與在后申請之間的時間間隔中，該申請人也沒有向其他成員國就相同主題提出過申請。

雖然巴黎公約的該例外情況沒有在我國專利法規(guī)中進(jìn)行規(guī)定，但如果該例外情況只適用于外國優(yōu)先權(quán)，則對于本國國民明顯不公。在此我們對以上五條進(jìn)行逐一分析，看一下現(xiàn)行的本國優(yōu)先權(quán)審查中是否包括了該例外情況。

第一項條件是關(guān)于相同主題的判斷;第二項條件是關(guān)于在后申請國家和在先申請國家的判斷;關(guān)于第三項條件，根據(jù)審查指南第一部分第一章6.2.2.5節(jié)和6.2.3節(jié)規(guī)定“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍薄氨灰暈槌坊氐脑谙壬暾埐坏谜埱蠡謴?fù)”“要求本國優(yōu)先權(quán)的，撤回優(yōu)先權(quán)后，已按照專利法實施細(xì)則第三十二條第三款規(guī)定被視為撤回的在先申請不得因優(yōu)先權(quán)要求的撤回而請求恢復(fù)”，即只要在后申請?zhí)岢鰞?yōu)先權(quán)請求，其在先申請即視為撤回，也稱國優(yōu)視撤，即認(rèn)為第一次申請A自在后申請B提出之日起即視為撤回。

“沒有供公眾閱覽”涉及申請A的公開問題。如果第一次申請A沒有供公眾閱覽，也沒有遺留任何權(quán)利，那么該第一次申請A是無法檢索、無法為他人獲知和獲得的，不會損害公眾的利益。如果申請A先行公開了，申請B再提出，則申請B就不具有新穎性了，不具備新穎性的申請當(dāng)然不能再作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)[3]。

關(guān)于第四項條件涉及申請A是否為首次申請的判斷，需要檢索申請人在申請A之前是否存在相同主題的更早專利。如果存在更早專利，可以確定在先申請A并不是該申請人提出相同主題的首次申請。關(guān)于第五項條件“在第一次申請與在后申請之間的時間間隔中，該申請人也沒有向其他成員國就相同主題提出過申請”，如果在申請A和申請B之間還存在國外相同主題的申請D，則即使沒有申請A，此時的申請B不是全球范圍內(nèi)的第一次申請。

在審查指南中，上述第一項、第二項條件均有相應(yīng)的審查規(guī)定，第三項條件中的“在提出在后申請之前，第一次申請沒有供公眾閱覽”、第四項和第五項條件均需要通過檢索才能知曉，在實質(zhì)審查階段中會得以解決。綜上，通過逐一分析可以看出，雖然我國沒有將巴黎公約的該例外情況寫入專利法規(guī)中，但目前本國優(yōu)先權(quán)審查中實際包括了該例外情況的審查。

4 關(guān)于“相同主題”的判斷風(fēng)險

關(guān)于相同主題的判斷，在目前審查指南的初審部分（第一部分第一章第6.2.2.1節(jié)）規(guī)定“在先申請的主題應(yīng)當(dāng)沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，或者雖然要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，但未享有優(yōu)先權(quán)”。在前述案例中，審查員針對在后申請C的優(yōu)先權(quán)請求發(fā)出“視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書”，也即涉及其中“主題”是否相同的判斷。

相同主題的判斷，實際上是需要判斷各項權(quán)利要求的技術(shù)方案是否記載在在線申請文件中，這需要本領(lǐng)域技術(shù)人員從技術(shù)方案整體進(jìn)行考量。而初步審查員并不掌握該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)內(nèi)容，不具備該技術(shù)領(lǐng)域的教育背景，那么在判定過程中，很容易出現(xiàn)偏差[4]。例如，某一在后申請B，僅僅是對技術(shù)內(nèi)容描述方式做出改變，相對于在先申請A并沒有引入新的技術(shù)內(nèi)容，初步審查員可能因為技術(shù)術(shù)語不一致而認(rèn)為優(yōu)先權(quán)不成立，或者前述部分優(yōu)先權(quán)的判定情形。

對于發(fā)明實審員來說，一般是在初步審查員判定的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步審查，此外雖然其可以通過內(nèi)部系統(tǒng)提交查看優(yōu)先權(quán)內(nèi)容，但需要提交申請、等待審批，這樣會給優(yōu)先權(quán)的核實工作帶來不便。如果優(yōu)先權(quán)不成立，在申請文件的公布文本中也不會體現(xiàn)優(yōu)先權(quán)的信息，公眾無法查詢并獲知在先申請的內(nèi)容。因此，初步審查員對于優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定是否準(zhǔn)確對于案件審查至關(guān)重要。如果初步審查員判斷出現(xiàn)偏差，會給申請人帶來風(fēng)險。

即使申請人沒有針對申請B提出撤回優(yōu)先權(quán)申請，僅是在“視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書”的指定期限內(nèi)提交意見陳述，并且初步審查員接受申請人的意見，發(fā)出“修改更正通知書”，做出優(yōu)先權(quán)成立的審查結(jié)論，但這種做法仍會增大審查成本和申請人的答復(fù)成本。因此初步審查員關(guān)于“相同主題”判斷是目前優(yōu)先權(quán)審查中存在的一個風(fēng)險點，需要加強有效的監(jiān)督。

5 本國優(yōu)先權(quán)審查制度的修改建議

本國優(yōu)先權(quán)作為巴黎公約優(yōu)先權(quán)原則的一種衍生制度，其產(chǎn)生的本意在于保護(hù)本國申請人的利益，在一定程度上為本國申請人提供便利。通過追溯分析巴黎公約中“首次申請”的例外情況，發(fā)現(xiàn)雖然我國沒有將巴黎公約的該例外情況寫入專利法規(guī)中，但實際上包括了該例外情況的審查。而目前關(guān)于“相同主題”的判斷存在著風(fēng)險，這主要是由于初步審查員不具備技術(shù)優(yōu)勢，無法準(zhǔn)確判斷是否屬于相同主題，一旦出現(xiàn)偏差，會給申請人帶來風(fēng)險。

為了消除這種風(fēng)險，筆者認(rèn)為：第一，在初審階段將涉及優(yōu)先權(quán)的申請進(jìn)行分類、打標(biāo)，尤其是部分優(yōu)先權(quán)的情形，對于優(yōu)先權(quán)連環(huán)套情形中是否屬于相同主題不予處理，留待發(fā)明實審員處理;第二，在內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)控庫中保留在先申請，并且公眾可以查詢，以便發(fā)明實審員和公眾對優(yōu)先權(quán)認(rèn)定進(jìn)行監(jiān)督。

參考文獻(xiàn)：

[1] 尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[2] 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

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[4] 常津銘，劉華楠，張亢.專利法實施細(xì)則及指南中有關(guān)本國優(yōu)先權(quán)內(nèi)容的試探性的修改建議[J].河南科技，2020（30）：85-88.