外觀設(shè)計專利權(quán)失效后的法律保護(hù)

祝學(xué)貞

（北京德恒（東莞）律師事務(wù)所，廣東 東莞 523000）

外觀設(shè)計專利權(quán)由于權(quán)利到期、未繳年費、宣告無效等事由權(quán)利用盡之后，能否繼續(xù)受保護(hù)？答案是肯定的。專利權(quán)失效后，其權(quán)利客體進(jìn)入公有領(lǐng)域，這一規(guī)則不能簡單適用屬于作品的外觀設(shè)計專利[1]。屬于作品的外觀設(shè)計專利，權(quán)利人同時擁有專利權(quán)和著作權(quán)，外觀設(shè)計專利權(quán)保護(hù)期屆滿后，相關(guān)權(quán)利主體僅僅會喪失專利法保護(hù)，但是本身享有的著作權(quán)仍舊存在。在此需要注意的是，如果已經(jīng)失效的外觀設(shè)計反復(fù)被使用，進(jìn)而促使商品來源顯著性有所增加，也會受到《反不正當(dāng)競爭法》中條例的保護(hù)[2]。

一、外觀設(shè)計專利權(quán)失效后的著作權(quán)保護(hù)

理論界對外觀設(shè)計專利在其專利失效后是否還能依著作權(quán)法進(jìn)行后續(xù)保護(hù)一直存在爭議。東莞某家具有限公司訴武漢某家具制造有限公司著作權(quán)侵權(quán)案、某壁紙著作權(quán)侵權(quán)案的司法實踐給出了很好的思路指引。

（一）否定式的司法實踐

東莞某家具有限公司與深圳市印象北美家具有限公司、武漢某家具制造有限公司著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛系列案。東莞某家具有限公司一批家具外觀設(shè)計專利未及時繳納專利費用后失效，原告起訴被告銷售與其相同設(shè)計的產(chǎn)品侵犯了其對家具享受的著作權(quán)。

（2019） 粵 0303民 初 20292號、（2019） 粵0303民初26423號案法院認(rèn)定本案“床”“沙發(fā)”的設(shè)計要點主要體現(xiàn)在造型線條上，大部分均由豎形條、橫條組成，均屬于已進(jìn)入公有領(lǐng)域的常規(guī)設(shè)計，并無明顯的變化、色彩搭配或樣式設(shè)計等，也并未充分說明及證明上述要素的選擇與組合具有著作權(quán)意義上的獨創(chuàng)性和藝術(shù)創(chuàng)作高度①（2019）粵0303民初20292號案。。此外，從整體上看，涉案“床”“沙發(fā)”設(shè)計圖與普通的床、沙發(fā)在外形上區(qū)別不大，造型設(shè)計較為簡單，缺乏藝術(shù)性及美感。綜上，根據(jù)在案證據(jù)，原告訴請保護(hù)的“床”“沙發(fā)”設(shè)計圖缺乏著作權(quán)法意義上的獨創(chuàng)性，該圖并不符合《中華人民共和國著作權(quán)法實施條例》第二條、第四條第（八）項對美術(shù)作品藝術(shù)美感、獨創(chuàng)性有所要求，但是對于著作權(quán)法而言，不能將其認(rèn)定為法律意義上的美術(shù)作品，原告據(jù)此要求被告承擔(dān)本案著作權(quán)侵權(quán)責(zé)任的訴訟請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院依法不予支持②（2019）粵0303民初26423號案。。

（2019）粵0303民初20189號案認(rèn)可了家具屬于著作權(quán)法保護(hù)的圖形作品，雖然被控侵權(quán)商品與原告訴請保護(hù)作品整體造型基本一致，但是該圖形作品從平面到立體的轉(zhuǎn)換，不屬于著作權(quán)性質(zhì)的復(fù)制③（2019）粵0303民初20189號案。。著作權(quán)法規(guī)定的復(fù)制系以印刷、翻錄、錄音、拓印等方式，將相關(guān)作品制作成一份及以上。這里的復(fù)制、拓印等便是對美術(shù)作品美感以及表達(dá)的再現(xiàn)。本案將作品由平面到立體實物的轉(zhuǎn)換，并未再現(xiàn)原圖形作品中點線面結(jié)合的圖形化表達(dá)，而是柜體實用性的實現(xiàn)，不屬于著作權(quán)性質(zhì)的復(fù)制，故銷售與涉案圖形作品造型相同的柜子，不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。

（二）肯定式的司法實踐

（2014）房民初字第03083號、（2014）豐民（知）初字第18895號、（2015）蘇知民終字第00037號系列《莫奈》壁紙案。P公司設(shè)計了《莫奈》系列壁紙，并通過申請獲得外觀設(shè)計專利權(quán)，后因未及時繳納專利年費，該專利權(quán)提前終止。P公司以《莫奈》壁紙屬于《著作權(quán)法》中的美術(shù)作品，涉案公司生產(chǎn)銷售的壁紙中使用的圖案與《莫奈》壁紙的圖案相同，侵犯了其對《莫奈》壁紙享受的著作權(quán)的侵權(quán)事實提起了訴訟①（2014）房民初字第03083號案。②（2014）豐民（知）初字第18895號案。③（2015）蘇知民終字第00037號案。。

法院認(rèn)為P公司《莫奈》壁紙圖案系將菊花花葉變形組合而成，因此該作品具有獨創(chuàng)性，在我國著作權(quán)法當(dāng)中，屬于法律意義上的美術(shù)作品?！赌巍繁诩垐D案同時擁有了外觀設(shè)計專利權(quán)與著作權(quán)兩種不同種類的知識產(chǎn)權(quán)，兩種權(quán)利并行不悖，《莫奈》壁紙擁有的著作權(quán)不因其外觀設(shè)計專利權(quán)的失效而滅失。

（三）對不同審判結(jié)果的司法實踐的思考

由上文司法實踐情況我們不難看出，當(dāng)外觀設(shè)計專利失效之后，相關(guān)主體想要根據(jù)著作權(quán)法獲得后續(xù)保護(hù)是有一定限制的。首先，需要判斷該外觀設(shè)計專利是否符合著作權(quán)法意義上的作品。無論是作品的設(shè)計圖案，還是將這一作品作為實用藝術(shù)，只有滿足著作權(quán)法作品要求的構(gòu)成要件，才能夠獲得相關(guān)后續(xù)保護(hù)。

其次要判定利用行為是否造成著作權(quán)法保護(hù)的某種權(quán)利的侵犯。侵權(quán)行為認(rèn)定呈現(xiàn)紛繁復(fù)雜的局面，基本要領(lǐng)是：首先判斷著作權(quán)人或鄰接權(quán)人享有權(quán)利的種類和范圍。其次掌握作品、被控作品的表達(dá)形式和特點。再次將兩個作品進(jìn)行比較是否構(gòu)成相同或相似。第四是調(diào)查是否有接觸或可能接觸的可能性。

二、外觀設(shè)計專利權(quán)失效后的反不正當(dāng)競爭保護(hù)

專利失效后的外觀設(shè)計的反不正當(dāng)競爭保護(hù)是建立在對失效制度和自由競爭（模仿自由）的尊重之上，保護(hù)條件更為綜合、全面及嚴(yán)苛。

著名的涼茶包裝之爭就是對于專利權(quán)已失效的外觀設(shè)計請求反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的實踐。最具參考價值的要數(shù)上海某文具制造有限公司與寧波某文具有限公司一案，前者訴訟后者侵犯自身知識產(chǎn)權(quán)。該案經(jīng)過三次審理，成為當(dāng)年十大知識產(chǎn)權(quán)案件之一。原告上海某文具制造有限公司是知名的中外合資文具制造公司，曾獲得諸多榮譽(yù)，例如中國名牌等。在本案件當(dāng)中，原告主張自身K-35型中性筆的特有裝飾被被告生產(chǎn)的681型水筆仿制，因此構(gòu)成不正當(dāng)競爭。訴訟要求為被告停止一切侵權(quán)行為，并且要向原告賠償相關(guān)損失。在本案一審當(dāng)中判斷原告勝訴，被告不服再次上訴。理由是有關(guān)K-35型中性筆的外觀設(shè)計專利已經(jīng)失效，而裝飾環(huán)與筆帽夾作為外觀的一種，不應(yīng)該再受到法律上的保護(hù)。上海市高級人民法院二審審理認(rèn)為K-35型中性筆的外觀設(shè)計應(yīng)受多重保護(hù)。寧波某文具公司不服，又提出再審，在再審過程中雙方當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議。

歸納以上案例，總結(jié)有關(guān)外觀設(shè)計專利權(quán)失效后獲得反不正當(dāng)競爭法獲得保護(hù)的應(yīng)當(dāng)滿足的客體條件為：

（一）屬于“商業(yè)外觀”。結(jié)合目前國外立法經(jīng)驗和我國司法實踐，反不正當(dāng)競爭法下“商業(yè)外觀”是指一個產(chǎn)品完整的外觀以及該產(chǎn)品的圖片，包括大小，材質(zhì)、形狀，顏色或顏色搭配、圖形，甚至獨有的廣告和市場推廣方式。

（二）具有競爭關(guān)系，他人對該設(shè)計的使用會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆或者誤認(rèn)。競爭關(guān)系含義非常廣泛，想要確定兩者是否存在市場競爭關(guān)系，不會以兩者是否處于同一服務(wù)類別或者同一行業(yè)作為限制。如果雙方在市場當(dāng)中存在聯(lián)系，其中一方以不正當(dāng)行為損害了另一方主體合法權(quán)益以及經(jīng)營活動，那么可以認(rèn)定兩者之間存在競爭關(guān)系。并且對競爭關(guān)系進(jìn)行了詳細(xì)劃分，主要分為三種，首先為行為人與他人之間存在著直接競爭關(guān)系。其次是經(jīng)營者雖未排擠競爭對手的競爭，但通過不正當(dāng)競爭手段獲取競爭優(yōu)勢的行為。最后是以不正當(dāng)手段破壞他人競爭優(yōu)勢的行為。

（三）使用該設(shè)計的商品必須構(gòu)成知名商品。反不正當(dāng)競爭法所稱的知名商品，以其在中國境內(nèi)為相關(guān)公眾所知悉為必要。基于此認(rèn)定某商品是否屬于知名商品，在此過程中需要結(jié)合商品在中國市場上的銷售業(yè)績、對象、區(qū)域等因素，還要考慮品牌宣傳范圍、程度等，并且結(jié)合商品在國外已知名的情況，進(jìn)行綜合判斷。

（四）該設(shè)計具有顯著性；最高院司法解釋第二條針對“顯著性”進(jìn)行了非常詳實地展開?！皡^(qū)別商品來源”是對“顯著性特征”的一層限定，即該包裝或裝潢不僅是有顯著特征，而且其稍有、罕見的特質(zhì)是具有能夠讓消費者將其與特定產(chǎn)品來源相聯(lián)系的品質(zhì)。

（五）功能性排除。這種設(shè)計既不屬于由商品自身的性質(zhì)所決定的設(shè)計，也不屬于為實現(xiàn)某種技術(shù)效果所必需的設(shè)計或者使商品具有實質(zhì)性價值的設(shè)計。

通過以上論述，外觀設(shè)計專利權(quán)失效后的保護(hù)是有限度、有條件的，但同時只要失效后的外觀設(shè)計具備被其他法律保護(hù)的基礎(chǔ)，其可以受到不同制度的交叉保護(hù)。