淺析專利法中不支持法條在專利審查中的判斷與答復(fù)技巧

梅欽

摘要：為進(jìn)一步把握權(quán)利要求和說(shuō)明書(shū)的關(guān)系，本文從立法宗旨、分析方法及審查意見(jiàn)答復(fù)三個(gè)方面，并結(jié)合實(shí)際案例，對(duì)《專利法》第26條第4款“不支持”法條的審查與答復(fù)進(jìn)行了分析和探討，以期為專利相關(guān)工作的讀者提供參考和幫助。

關(guān)鍵詞：專利法 ?不支持 ?判斷 ?答復(fù)

1.引言

《專利法》第26條第4款規(guī)定“權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)”，該法條的立法宗旨就在于權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)與申請(qǐng)人所作的技術(shù)貢獻(xiàn)相稱，以避免申請(qǐng)人以較小的公開(kāi)內(nèi)容換取較大的保護(hù)范圍而損害公眾的利益。《專利審查指南》對(duì)“以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)”的解釋如下：權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f(shuō)明書(shū)的支持;權(quán)利要求書(shū)中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書(shū)充分公開(kāi)的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的范圍;并給出了進(jìn)一步的解釋：如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測(cè)說(shuō)明書(shū)給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。

權(quán)利要求沒(méi)有以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)大致可分為以下幾種情形：（1）權(quán)利要求的技術(shù)方案與說(shuō)明書(shū)的技術(shù)方案不一致;（2）純功能性限定的權(quán)利要求;（3）權(quán)利要求中的功能性限定以說(shuō)明書(shū)中的特定方式完成，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了還可以實(shí)現(xiàn)此功能的其它方式（如：等同替代方式、明顯變型方式）;（4）所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決相同的技術(shù)問(wèn)題、并達(dá)到相同的技術(shù)效果;（5）權(quán)利要求的概括包含推測(cè)的內(nèi)容，而其效果又難以預(yù)先確定和評(píng)價(jià)。下面通過(guò)一些具體案例來(lái)闡述對(duì)于“不支持”法條審查的一些思考。

2.不支持法條的案例解析

（1）純功能性限定

案例1：權(quán)利要求1：一種清洗裝置，其特征在于，該裝置可以產(chǎn)生一種液霧，所產(chǎn)生的液霧可以充滿整個(gè)廁所。說(shuō)明書(shū)中給出一種具體實(shí)施例為：在廁所的墻壁上安裝了一個(gè)液霧發(fā)生器，液霧發(fā)生器內(nèi)部設(shè)置了一液體容器，該容器與霧化噴嘴相連，液霧發(fā)生器設(shè)置了一按鈕，按動(dòng)發(fā)生器按鈕時(shí)，該液霧發(fā)生器可以噴射出消毒液霧，用于殺滅廁所內(nèi)部的細(xì)菌， 并具體給出了該液霧發(fā)生器的詳細(xì)結(jié)構(gòu)。

案例分析：該權(quán)利要求的限定語(yǔ)“該裝置可以產(chǎn)生一種液霧，所產(chǎn)生的液霧可以充滿整個(gè)廁所”為單純的“功能性限定”，對(duì)裝置的具體結(jié)構(gòu)沒(méi)有進(jìn)行任何描述，實(shí)現(xiàn)上述功能的裝置可以有很多種，該單純“功能性限定”是“明顯”得不到說(shuō)明書(shū)的支持，屬于“明顯”不符合專利法第二十六條第四款的情形。

總結(jié)：對(duì)于純“功能性限定”，由于功能效果特征包括了所有能夠?qū)崿F(xiàn)的方案，且缺少結(jié)構(gòu)形狀特征，通常是得不到說(shuō)明書(shū)支持的，應(yīng)該從嚴(yán)把關(guān);對(duì)于部分功能效果限定，即“結(jié)構(gòu)+功能”的情況，在沒(méi)有明確證據(jù)證明權(quán)利要求不能得到說(shuō)明書(shū)支持的情況下，可以通過(guò)該種權(quán)利要求判斷功能性限定是否支持的思路應(yīng)該從發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)著手，判斷該功能性限定是否是體現(xiàn)發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征，如果不是，那么可實(shí)現(xiàn)該功能的技術(shù)特征是公知的，如果是，那么對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)就不能夠明了除說(shuō)明書(shū)中記載的方式外還能有什么方式能完成該功能，因此對(duì)體現(xiàn)發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征用功能來(lái)限定是得不到說(shuō)明書(shū)支持的。

（2）概括得出

1）上位概括

案例2：某案授權(quán)的權(quán)利要求1如下：1.一種制品，該制品包括：包括納米纖維骨架的襯底;以及在所述襯底上的涂層，該涂層包含與至少一種直徑為0. 3nm至300nm的納米填料結(jié)合的聚合物。說(shuō)明書(shū)中記載了其要解決的技術(shù)問(wèn)題是：需要成本較低且在較高的流速下具有較低污垢的用于超濾系統(tǒng)中的改進(jìn)的過(guò)濾器，其提供的產(chǎn)品是用于液體和離子分離的高 通量、低污垢的過(guò)濾介質(zhì)。

案例分析：根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的其要解決的技術(shù)問(wèn)題，可以得知，過(guò)濾介質(zhì)必須是濾過(guò)性的，不能完全致密;但權(quán)利要求1使用上位概括“制品”，權(quán)利要求的其它技術(shù)特征也無(wú)法體現(xiàn)其過(guò)濾特性，其上位概括“制品”的含義更寬泛，甚至涵蓋了完全致密的情況。因此權(quán)利要求1的技術(shù)方案沒(méi)有以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。

2）并列選擇概括

案例3：權(quán)利要求1：一種圖像處理設(shè)備，包括：采用鍵盤、鼠標(biāo)或觸摸屏的輸入裝置…，而說(shuō)明書(shū)中僅給出了使用鍵盤作為輸入裝置的圖像處理設(shè)備的實(shí)施例。

案例分析：該權(quán)利要求采用并列概括方式說(shuō)明其圖像處理設(shè)備中的輸入裝置可以采用鍵盤、鼠標(biāo)或觸摸屏之一。雖然說(shuō)明書(shū)只給出鍵盤作為輸入裝置的圖像處理設(shè)備的實(shí)施例，但本領(lǐng)域技術(shù)人員知道，在發(fā)明的圖像處理設(shè)備中鼠標(biāo)以及觸摸屏均可以起到與鍵盤等效的數(shù)據(jù)輸入作用，使用鼠標(biāo)或觸摸屏的技術(shù)方案可以合理概括得出，因此，該權(quán)利要求能夠得到說(shuō)明書(shū)的支持，其判斷不應(yīng)該局限于具體實(shí)施例部分。

總結(jié)：關(guān)于“概括得出”的判斷，應(yīng)該是在申請(qǐng)的技術(shù)方案的環(huán)境下，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，緊扣發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)，其判斷不應(yīng)該局限于具體實(shí)施例部分，審查重點(diǎn)應(yīng)放在體現(xiàn)發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征上，而不是放在已是現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征上。

（3）數(shù)值范圍

案例4：權(quán)利要求2：如權(quán)利要求1所述的一種助熔劑法制備氫氧化鑭晶體的新方法，其特征在于：通過(guò)控制反應(yīng)時(shí)間，可以調(diào)控氫氧化鑭晶體的直徑從納米級(jí)至毫米級(jí)大小。某審查員一通：說(shuō)明書(shū)中沒(méi)有給出直徑為毫米級(jí)的實(shí)施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不能從說(shuō)明書(shū)中記載內(nèi)容合理概括得出權(quán)利要求2中記載的“可以調(diào)控氫氧化鑭晶體的直徑從納米級(jí)至毫米級(jí)”。因此權(quán)利要求2得不到說(shuō)明書(shū)的支持。

案例分析：本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)發(fā)明內(nèi)容部分已經(jīng)記載了氫氧化鑭晶體的直徑從納米級(jí)至毫米級(jí)，且實(shí)施例4中制備了平均粒徑為100納米的氫氧化鑭晶體，實(shí)施例5-7中僅通過(guò)延長(zhǎng)體系的反應(yīng)時(shí)間即制備出了平均尺寸從50μmx2.5μm增大到2mmx250μm的晶體。但是在對(duì)權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)的支持進(jìn)行判斷時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮說(shuō)明書(shū)的全部?jī)?nèi)容，而不應(yīng)僅限于具體實(shí)施例?；谡f(shuō)明書(shū)的記載內(nèi)容，本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測(cè)出通過(guò)本申請(qǐng)的方法能夠制備出納米級(jí)和毫米級(jí)的晶體，而且晶體尺寸能夠隨反應(yīng)

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時(shí)間延長(zhǎng)而增大，從而容易地將本發(fā)明擴(kuò)展至權(quán)利要求2的“可以調(diào)控氫氧化鑭晶體的直徑從納米級(jí)至毫米級(jí)”。此外，審查員在對(duì)權(quán)利要求2得不到說(shuō)明書(shū)支持提出質(zhì)疑時(shí)，僅籠統(tǒng)地以“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不能從說(shuō)明書(shū)中記載內(nèi)容合理概括得出”為由，并未給出充分理由或舉出反例進(jìn)行充分說(shuō)理，從而給出了權(quán)利要求2得不到說(shuō)明書(shū)支持的錯(cuò)誤審查意見(jiàn)。

總結(jié)：在判斷權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)的支持時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮說(shuō)明書(shū)的全部?jī)?nèi)容，而不是僅限于具體實(shí)施方式部分的內(nèi)容;如果說(shuō)明書(shū)的其他部分也記載了有關(guān)具體實(shí)施方式或?qū)嵤├膬?nèi)容，從說(shuō)明書(shū)的全部?jī)?nèi)容來(lái)看，能說(shuō)明權(quán)利要求的概括是適當(dāng)?shù)?，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為權(quán)利要求得到了說(shuō)明書(shū)的支持。

（4）一般功能性限定

案例5：權(quán)利要求1：一種機(jī)械玩具動(dòng)物，由動(dòng)力機(jī)構(gòu)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)及運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成，其特征在于，該玩具包括一個(gè)能使玩具動(dòng)物實(shí)現(xiàn)蹲下、坐立、趴下、站立、行走的控制機(jī)構(gòu)（該控制機(jī)構(gòu)是發(fā)明點(diǎn)）。說(shuō)明書(shū)：只公開(kāi)了控制機(jī)構(gòu)的一個(gè)具體實(shí)施例。

案例分析：說(shuō)明書(shū)中僅給出了所述控制機(jī)構(gòu)的一種具體實(shí)施方式，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員 根據(jù)說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容不能想到其它具有相同功能的控制機(jī)構(gòu)，即不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書(shū)中未提到的其它替代方式來(lái)完成，因此該權(quán)利要求得不到說(shuō)明書(shū)的支持。

總結(jié)：對(duì)于一般功能性限定，若以說(shuō)明書(shū)實(shí)施例中記載的特定方式完成，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說(shuō)明書(shū)中未提到的其他替代方式來(lái)完成，該權(quán)利要求會(huì)得不到說(shuō)明書(shū)的支持。

3.克服不支持審查意見(jiàn)的注意事項(xiàng)和答復(fù)策略

（1）不要為了迎合審查員的建議，在未經(jīng)過(guò)深思熟慮就輕易將說(shuō)明書(shū)中記載的的下位特征或附加技術(shù)特征添加到獨(dú)立權(quán)利要求中，第一個(gè)不利后果是權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍會(huì)顯著縮小，第二個(gè)不利后果是在專利維權(quán)階段，基于禁止反悔原則，申請(qǐng)人通過(guò)修改方式明確放棄的技術(shù)方案及其等同技術(shù)方案都不能得到授權(quán)權(quán)利要求的保護(hù)，這樣會(huì)給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多的規(guī)避空間，還可能會(huì)使得一個(gè)好的專利權(quán)不能產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)效益。

（2）在判斷權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書(shū)支持時(shí)，需要區(qū)分創(chuàng)新點(diǎn)和非創(chuàng)新點(diǎn)，因?yàn)閷?duì)體現(xiàn)發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征用純功能來(lái)限定是得不到說(shuō)明書(shū)支持的，需要確定出哪些特征在說(shuō)明書(shū)中是充分公開(kāi)，哪些是簡(jiǎn)略公開(kāi)，體現(xiàn)發(fā)明點(diǎn)的技術(shù)特征是否撰寫在權(quán)利要求中，以避免審查員以“純功能性限定”為理由來(lái)認(rèn)為權(quán)利要求得不到說(shuō)明書(shū)的支持。

（3）若審查員僅以文字記載范圍為前提提出權(quán)利要求得不到說(shuō)明書(shū)的支持，專利代理人或申請(qǐng)人可以基于說(shuō)明書(shū)具體記載的實(shí)施方式，在審查意見(jiàn)答復(fù)中列舉一種或多種等同替代方式或者明顯變型方式進(jìn)行爭(zhēng)辯，而不一定需要將說(shuō)明書(shū)中記載的具體實(shí)施方式添加到權(quán)利要求中而縮小保護(hù)范圍。

4.結(jié)束語(yǔ)

《專利法》第26條第4款規(guī)定的權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)是平衡申請(qǐng)人與社會(huì)公眾利益訴求的絕佳法條，審查員只有理解了其立法本意，才能準(zhǔn)確把握該法條的執(zhí)行尺度，并通過(guò)有理有據(jù)的審查意見(jiàn)對(duì)專利代理人或申請(qǐng)人進(jìn)行引導(dǎo)，使權(quán)利要求修改后具有不影響其合法權(quán)益的保護(hù)范圍，希望本文能對(duì)審查員和廣大代理人在實(shí)際工作中起到一點(diǎn)幫助。

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