論局部外觀設(shè)計(jì)制度下的侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則

羅雨佳

【摘? 要】2020年10月17日，第十三屆全國人大常委第二十二次會議通過了關(guān)于修改專利法的決定，標(biāo)志著我國對《專利法》第四次修訂活動的完成。本次修改進(jìn)一步完善了外觀設(shè)計(jì)相關(guān)制度、專利開放許可制度、調(diào)整專利侵權(quán)法定賠償額上限等內(nèi)容。其中的第二條第四款明確地規(guī)定了將產(chǎn)品的局部外觀設(shè)計(jì)作為我國專利保護(hù)的客體。這意味著我國正式地以立法形式確立了局部外觀設(shè)計(jì)制度，同時，這一制度的建立也將給專利侵權(quán)訴訟中的侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則帶來改變。

【關(guān)鍵詞】專利法修改;局部外觀設(shè)計(jì);侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則

1.問題的提出

何謂局部外觀設(shè)計(jì)？根據(jù)《專利法》的定義，指的是對產(chǎn)品的局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。①與產(chǎn)品的整部相較而言，其最大的特點(diǎn)在于“局部性”。從狹義理解來看，即與產(chǎn)品構(gòu)成不可分割關(guān)系的部分（如鞋底、杯把、壺嘴等）。事實(shí)上，隨著行業(yè)不斷地精細(xì)化發(fā)展，像以往那樣能夠讓人眼前一亮或是能夠撼動整個行業(yè)的顛覆性發(fā)明已并不多見。目前，大多數(shù)常見產(chǎn)品已進(jìn)入行業(yè)發(fā)展成熟期，因傳統(tǒng)和成熟產(chǎn)品的形狀趨于固定、可創(chuàng)新設(shè)計(jì)的空間已非常之小，實(shí)踐中發(fā)明人與生產(chǎn)廠家傾向于通過對局部設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)以提升產(chǎn)品的市場競爭力，若對這種局部創(chuàng)新不加以保護(hù)，不僅會給局部設(shè)計(jì)的剽竊者帶來可趁之機(jī)，更是不利于產(chǎn)品的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國并非首先確立局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)制度的國家。目前與我國長期進(jìn)行貿(mào)易往來的世界主要知識產(chǎn)權(quán)國家和地區(qū)在三四十年前已確立了該制度。美國最早對局部外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行保護(hù)，其通過In re Zahn vs. USPTO（美國專利商標(biāo)局）一案②修改了專利審查手冊中關(guān)于“外觀設(shè)計(jì)”的定義③，開啟了世界對局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的先例。1999年日本修改其《外觀設(shè)計(jì)法》，確認(rèn)了局部外觀設(shè)計(jì)能夠得到保護(hù)。④隨后，韓國也將局部外觀設(shè)計(jì)納入了外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍。2001年12月，歐盟理事會通過了《共同體外觀設(shè)計(jì)保護(hù)條例》，確認(rèn)了部分外觀設(shè)計(jì)可受專利保護(hù)的地位。雖然各國關(guān)于“局部”的定義不盡相同，具體的規(guī)定上也存在著細(xì)微的差別。但不可否認(rèn)的是，我國確立了局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)制度后，不僅能打擊剽竊局部設(shè)計(jì)的行為、提高我國企業(yè)的市場競爭力，還能鼓勵產(chǎn)品的局部創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，更有利于與國際社會接軌、提高我國知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)水平及國際競爭力。

2.我國法律框架下外觀設(shè)計(jì)的侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

我國通過先后頒布《專利法》、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《司法解釋一》）、《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《司法解釋二》）以及《專利審查指南》等法規(guī)和文件，對外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則作出規(guī)定。

我國長期以來的司法實(shí)踐，法院對外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)進(jìn)行判斷強(qiáng)調(diào)的是對“整體視覺效果進(jìn)行綜合判斷”⑤，即所謂的“整體觀察，綜合判斷”原則⑥。這種注重整體效果的侵權(quán)認(rèn)定方法對于局部外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)來說是有限的。局部外觀設(shè)計(jì)與產(chǎn)品整體外觀設(shè)計(jì)最大的區(qū)別就在于，局部外觀設(shè)計(jì)是應(yīng)用在產(chǎn)品外觀的“某一部分”或是“某一局部”，是對產(chǎn)品某個部分作出的設(shè)計(jì)。若依舊按照原有的保護(hù)思路，只有將局部的外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)新融入產(chǎn)品中，才能從而獲得間接的保護(hù)，那么將會給剽竊者抄襲局部外觀設(shè)計(jì)留下了可能性空間。

因此，筆者認(rèn)為對局部外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)的認(rèn)定規(guī)則進(jìn)行重構(gòu)是十分有必要的。

3.局部外觀設(shè)計(jì)制度對侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則的影響及構(gòu)建

新修訂的專利法將局部外觀設(shè)計(jì)制度納入法律保護(hù)體系之舉是順應(yīng)國際社會潮流、同國際知識產(chǎn)權(quán)制度接軌的必然要求。

以立法的形式對局部外觀設(shè)計(jì)給予保護(hù)后，就會涉及局部外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)認(rèn)定問題。當(dāng)權(quán)利人將這類糾紛訴諸法院時，首先需要我們厘清局部外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)認(rèn)定規(guī)則、認(rèn)定主體及其他等問題。

3.1局部外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)認(rèn)定的主體標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒏淖?/p>

長期以來，對于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件中，相同或者近似外觀設(shè)計(jì)的判斷主體，《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》都沒有明確。最高人民法院通過《司法解釋一》明確，人民法院應(yīng)當(dāng)以“一般消費(fèi)者”的知識水平和認(rèn)知能力來判斷外觀設(shè)計(jì)是否相同或近似。理論界關(guān)于外觀設(shè)計(jì)的侵權(quán)認(rèn)定主體問題一直爭論紛紛，多數(shù)學(xué)者都認(rèn)同《司法解釋一》和《專利審查指南》中的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)為判斷主體應(yīng)當(dāng)為“一般消費(fèi)者”。然而，局部外觀設(shè)計(jì)制度的確立，意味著侵權(quán)認(rèn)定主體除了要對產(chǎn)品整體的設(shè)計(jì)進(jìn)行分析、比較，更要對產(chǎn)品的局部設(shè)計(jì)部分以及該局部對整體所起到的作用進(jìn)行分析和比較，這就對“一般消費(fèi)者”的知識水平提出了更高的要求，原有的標(biāo)準(zhǔn)未必能完全滿足這一要求。因此，筆者認(rèn)為在確立了局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)制度后，我國外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)認(rèn)定的主體標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒏淖儭?/p>

美國外觀專利的侵權(quán)認(rèn)定以“一般觀察者”作為認(rèn)定主體，該“一般觀察者”需要具有相關(guān)領(lǐng)域的一般涉及知識，其在知識水平和辨別方面的能力要高于產(chǎn)品的一般消費(fèi)者。⑦日本外觀設(shè)計(jì)專利的侵權(quán)認(rèn)定主體為“一般觀察者”，對其要求是具備一定的設(shè)計(jì)知識。歐盟外觀專利侵權(quán)判定的主體是“見多識廣的用戶”，這種“見多識廣的用戶”的知識水平和辨別能力高于“一般消費(fèi)者”，但是要低于本領(lǐng)域的“普通設(shè)計(jì)人員”。

引了局部外觀設(shè)計(jì)保護(hù)制度后，在侵權(quán)認(rèn)定時，需要對涉案外觀設(shè)計(jì)與局部外觀設(shè)計(jì)專利在產(chǎn)品中所處的位置及所占比例、該局部外觀設(shè)計(jì)本身的形狀、大小比例等因素進(jìn)行綜合考慮。這一規(guī)定對原有“一般消費(fèi)者”的認(rèn)知能力和認(rèn)知水平提出了更高的要求，更傾向于本領(lǐng)域設(shè)計(jì)人員的水平。綜合其他學(xué)者觀點(diǎn)來看，筆者認(rèn)為局部外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)認(rèn)定模式可以分為兩個步驟，首先，是否相同的認(rèn)定比較簡單，只需要通過直接比對的方式即可確認(rèn)，對認(rèn)定主體的知識水平要求也較低，所以先由一般消費(fèi)者對涉案外觀設(shè)計(jì)與受保護(hù)的局部外觀設(shè)計(jì)進(jìn)行比對是否相同。其次，在確認(rèn)不相同的基礎(chǔ)上，由產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域的普通設(shè)計(jì)人員來對二者是否相似進(jìn)行判斷，因?yàn)檫@種判定極可能需要對相關(guān)產(chǎn)品的現(xiàn)有設(shè)計(jì)、外觀設(shè)計(jì)手法的運(yùn)用、創(chuàng)造過程及可創(chuàng)造空間等方面知識，這已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出對一般消費(fèi)者的認(rèn)知能力要求。

3.2“整體觀察、綜合判斷”的規(guī)則將會受到?jīng)_擊

我國立法明確規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)認(rèn)定分為兩步，首先需要判定被控侵權(quán)的產(chǎn)品與外觀設(shè)計(jì)專利所對應(yīng)的產(chǎn)品是否屬于相同或相近種類;其次，在確認(rèn)產(chǎn)品相同或類似后，需要判定被控侵權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)是否相同或近似。那么在引入了局部外觀設(shè)計(jì)制度后，不僅要考慮該局部設(shè)計(jì)所運(yùn)用在的產(chǎn)品類別，還需要考慮該局部設(shè)計(jì)所處的位置，以及對產(chǎn)品外觀效果的影響。

因此，需要在堅(jiān)持原有的“整體觀察、綜合判斷”規(guī)制的基礎(chǔ)上，近一步進(jìn)行細(xì)化。

（1）重視局部外觀設(shè)計(jì)在產(chǎn)品整體外觀中所處的地位及效果。具體來說，首先要破除以往在外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案件中，忽略局部設(shè)計(jì)相對產(chǎn)品上其他特征而言重要性的判斷理念。

（2）正確理解局部外觀設(shè)計(jì)的概念和地位，在侵權(quán)判斷時，不能將被訴侵權(quán)的外觀設(shè)計(jì)整體與授權(quán)的局部外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)行對比。在我國的司法實(shí)踐中，法院一般將產(chǎn)品正常使用狀態(tài)下的可視整體外觀作為比對對象。⑧即在侵權(quán)案件審理過程中，只將含有局部外觀設(shè)計(jì)的整體設(shè)計(jì)作為“整體觀察、綜合判斷”的對象，這樣實(shí)際上忽略了局部設(shè)計(jì)的改進(jìn)和創(chuàng)新，弱化其創(chuàng)新設(shè)計(jì)在產(chǎn)品整體外觀中的地位。

（3）應(yīng)將被訴侵權(quán)外觀設(shè)計(jì)中相應(yīng)的部分與局部外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)行比對。即對局部外觀設(shè)計(jì)的比對側(cè)重局部的設(shè)計(jì)特征區(qū)別。產(chǎn)品整體的不同部分設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的效果及在整體的作用是不一樣的，因此在判斷被訴侵權(quán)外觀設(shè)計(jì)和局部外觀設(shè)計(jì)專利是否相同或相似時，應(yīng)當(dāng)將前者相應(yīng)的部分（即涉案部分）與專利內(nèi)容進(jìn)行比對，兩者若相同或相似則構(gòu)成侵權(quán)，反之不構(gòu)成侵權(quán)。

（4）在原有“整體觀察、綜合判斷”判斷規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)行延伸。在正確認(rèn)識了比對對象后，“整體觀察”指的是將案涉外觀設(shè)計(jì)中被主張侵權(quán)的部分所在整體與局部外觀設(shè)計(jì)專利的整體進(jìn)行對比，判斷二者是否相同或近似，不能僅用兩者的其中某個或某些要求進(jìn)行比較?！熬C合判斷”指的是在整體觀察的步驟結(jié)束后，側(cè)重對比局部的設(shè)計(jì)特征區(qū)別，如該局部在整體中所處的位置、所占比例起到的作用、運(yùn)用的設(shè)計(jì)手法、設(shè)計(jì)要素及視覺效果后得出綜合性的判斷結(jié)果。

4.結(jié)語

隨著我國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，各類型的產(chǎn)業(yè)也隨之進(jìn)步。專利法的權(quán)利客體范圍也應(yīng)不斷做出新的變化來適應(yīng)。局部外觀設(shè)計(jì)制度的誕生標(biāo)志著我國專利法體系的進(jìn)一步發(fā)展與完善。目前，距離新專利法的正式實(shí)施還有一段時間，為了應(yīng)對在局部外觀設(shè)計(jì)的侵權(quán)審理過程中可能出現(xiàn)的問題，對我國的探索局部外觀專利保護(hù)的新路徑、總結(jié)建立局部外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)認(rèn)定的新標(biāo)準(zhǔn)提出了更高水平的要求。

注釋

①《專利法》第二條第四款。

②In re Zahn，617 F.2d 261，204 USPQ 988（CCPA1980）.

③MPEP 1502 Definition of a Design[R-2]： In a design patent application， the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied to an article of manufacture（or portion thereof） and not the article itself.

④日本國會制定：《日本專利法》，杜穎譯，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 2009年第2版。

⑤《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第11條。

⑥《專利審查指南（2010）》第四部分第五章5.2.4。

⑦李明德：《美國知識產(chǎn)權(quán)法（第二版）》，法律出版社2014年版。

⑧李青文：《規(guī)則與方法：局部外觀設(shè)計(jì)的專利保護(hù)路徑》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2020年第3期。

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[3]杜穎譯：日本專利法.經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2009.

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華東政法大學(xué)? ? 上海? ? 200042