醫(yī)藥生物領域分析檢測技術專利申請的創(chuàng)造性的探討

孫春梅

作者單位：100066 北京，國家知識產權局專利局，Email：13810515743@139.com

我國專利事業(yè)起步于 1980年，雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。2020年我國發(fā)明專利授權 53.0 萬件，國內（不含港澳臺）每萬人口發(fā)明專利擁有量達到 15.8 件。我國在全球創(chuàng)新指數(shù)報告中的排名由 2012年的第 34 位提升到2020年的第 14 位，位居中等收入經(jīng)濟體之首，是世界上進步最快的國家之一。這表明我國創(chuàng)新能力不斷增強，知識產權綜合實力快速躍升。

專利申請的實審過程可以看作是證明專利申請具備專利法所規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性等的過程。很多專利申請由于不具備創(chuàng)造性而被國家知識產權局駁回。因此理解創(chuàng)造性法條和創(chuàng)造性的評價思路對于專利申請獲得穩(wěn)定的保護范圍很重要，也為申請人對專利申請創(chuàng)造性的答復提供重要思路。本文以具體案例為例，從審查角度探討專利申請的創(chuàng)造性，以期為申請人提供專利申請不同的理解角度，有助于創(chuàng)新主體制定專利戰(zhàn)略，更好地進行專利創(chuàng)造、保護和運用。

發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步。實質審查程序遵守的基本原則之一包括聽證原則，即在實質審查過程中，審查員在做出駁回決定之前，應當給申請人提供至少一次針對駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)陳述意見和（或）修改申請文件的機會，即審查員作出駁回決定時，駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)應當在之前的審查意見通知書中已經(jīng)告知過申請人。這表明，申請人的意見陳述在審查實踐中起到非常重要的作用。申請人通常會根據(jù)審查員發(fā)出的審查意見通知書中指出的缺陷，圍繞該缺陷相關的事實和證據(jù)，結合申請文件的具體情況答復自己的意見。有針對性地聚焦爭議焦點、通過證據(jù)加說理的方式將問題解釋清楚，這樣的答復意見通常能達到比較好的效果。現(xiàn)通過下面的例子來說明分析檢測技術中經(jīng)常出現(xiàn)的問題和情況。

1 案例

⑴檢測對象有差別

一種厚樸酚與和厚樸酚的檢測方法，采用熱分離和色譜分離相結合，實現(xiàn)厚樸酚與和厚樸酚的快速分離，檢測對象為厚樸及其復方制劑（塊狀或粉末狀固體）。

對比文件 1 公開一種裂解-氣相色譜-質譜聯(lián)用技術檢測厚樸浸膏中厚樸酚與和厚樸酚的方法，檢測對象為厚樸浸膏。

醫(yī)藥生物領域包括很多檢測方法的專利申請，有些申請相對于現(xiàn)有技術的創(chuàng)新點在于由于檢測對象的不同而導致檢測方法產生差別。申請人答復創(chuàng)造性時會關注樣品不同而忽視技術方案本身，更強調技術領域的差別。在該例中對比文件 1 的對象與本申請不同，以及檢測目標也稍微不同。申請人認為本申請檢測對象為厚樸及其復方制劑，而對比文件 1 采用的是厚樸浸膏；并且對比文件 1 重點在于厚樸浸膏基于模擬卷煙燃燒過程的揮發(fā)性組分分析，而本申請以檢測厚樸及其復方制劑中厚樸酚以及和厚樸酚為目的。

在審查實踐中，最接近的現(xiàn)有技術，是指現(xiàn)有技術中與要求保護的發(fā)明最密切相關的一個技術方案，例如，與要求保護的發(fā)明技術領域相同或者相近的現(xiàn)有技術。對比文件 1作為最接近的現(xiàn)有技術，也是采用熱分離和色譜技術相結合檢測厚樸浸膏，兩者的檢測思路相同，檢測方法與本申請相似。對比文件 1 的發(fā)明目的與本申請是否一致與對比文件1 能否用于評價權利要求的創(chuàng)造性并不直接相關。由于卷煙中添加的是厚樸浸膏，對比文件 1 為了模擬卷煙燃燒過程，因此采用的樣品為厚樸浸膏，厚樸浸膏的化學成分包括厚樸酚與和厚樸酚，而中藥厚樸的主要活性成分也是厚樸酚與和厚樸酚。當本領域技術人員為了對厚樸藥材本身的藥性進行檢測時，容易想到直接選擇該厚樸藥材作為檢測樣品，將對比文件公開的方法用于檢測厚樸或其復方制劑。

⑵檢測對象的數(shù)量存在差別

一種 GC-Q-TOF/MS 檢測仁果類水果中 708 種農藥殘留的偵測方法，包括：建立 708 種農藥 TOF/MS 數(shù)據(jù)庫，同時對仁果類水果中 708 種農藥進行定性偵測與確證，該方法包括以下步驟……。

對比文件 1 公開了一種氣相色譜-四極桿飛行時間質譜法鑒定常見果蔬中152 種農藥殘留的檢測方法，采集了蘋果、芹菜、梨、桃子、甘藍、番茄六種果蔬進行實際樣品分析。

由于 TOF-MS 方法是分析領域常規(guī)的檢測方法。該例中申請人會重點強調對比文件 1 僅僅公開了農藥數(shù)量為152 種的檢測方法，不存在將農藥檢測數(shù)量擴展到 700 多種的技術啟示；并特別強調改進現(xiàn)有技術會遇到的困難，當待測農藥的基數(shù)擴展 3～4 倍（待測農藥數(shù)量多出 550 余種）時，其準確檢測所遇到的困難和不同農藥參數(shù)之間的干擾（基質效應）將成幾何倍的增加，而不是簡單的疊加。

TOF-MS（飛行時間質譜）檢測器具有很高的質量數(shù)分辨率和掃描速度，現(xiàn)有技術中 GC-Q-TOF/MS（液相色譜-四級桿-飛行時間質譜）農藥篩查精確質量數(shù)據(jù)庫已經(jīng)實現(xiàn)了 700 多種農藥的偵測、定性與確證；本領域客觀存在對仁果類水果中的多種農藥殘留進行偵測的需求，本技術領域有檢測更多種類農藥的需求和動機，當偵測 708 種農藥殘留時，很容易想到采用對比文件 1 的 GC-Q-TOF/MS方法進行偵測；這對本領域技術人員來說不需要付出創(chuàng)造性勞動。

⑶技術效果得不到實驗數(shù)據(jù)的支撐

很多分析檢測領域專利申請將發(fā)明內容概括精煉形成權利要求，這樣的權利要求往往保護范圍很大，容易被對比文件破壞其創(chuàng)造性。為了克服權利要求不具備創(chuàng)造性的缺陷，申請人往往從說明書中尋找技術特征加入權利要求中。

權利要求 1 為一種測定玉米粒中的脂質轉移蛋白變應原的量的方法，該方法包括：從研磨的玉米粒至少部分純化具有 9 kD 的分子量的玉米衍生的脂質轉移蛋白以形成提取物；在紫外和質譜檢測的情況下使用液相層析測定所述提取物中的玉米衍生的脂質轉移蛋白的量。

修改后的權利要求 1 為一種測定玉米粒中的脂質轉移蛋白變應原的量的方法，該方法包括：從研磨的玉米粒至少部分純化具有 9 kD 的分子量的玉米衍生的脂質轉移蛋白以形成提取物；

添加牛血清清蛋白到所述提取物中，且將提取物置于用于液相層析的取樣容器中，其中所述取樣容器包括聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物以最小化取樣容器對提取物中的脂質轉移蛋白的吸附；

在紫外和質譜檢測的情況下使用液相層析測定所述提取物中的玉米衍生的脂質轉移蛋白的量。

申請人將“添加牛血清清蛋白到所述提取物中，且將提取物置于液相層析的取樣容器中，其中所述取樣容器包括聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物以最小化取樣容器對提取物中的脂質轉移蛋白的吸附”加入權利要求 1 中，認為增加的這部分技術特征能夠解決液相層析的取樣容器對蛋白質的不利吸附問題。

但審查實踐認為，液相層析領域可以采用不同材質的取樣容器，而聚丙烯管具有較低的蛋白質吸附特性，本領域技術人員可以選擇采用聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物作為液相層析的取樣容器，以使取樣容器對提取物中的蛋白的吸附最小化，這是本領域的常用技術手段。對于添加牛血清清蛋白的作用，本申請說明書中并未明確說明，因而只能依據(jù)本領域的常規(guī)認知，牛血清清蛋白可以作為蛋白的穩(wěn)定劑，防止蛋白的分解，以及防止蛋白的非特異性吸附，因此本領域技術人員能夠想到將牛血清清蛋白加入到含有蛋白質的提取物中，并且將提取物置于包括聚丙烯管形瓶或聚丙烯管形瓶插入物的取樣容器中以降低塑料試管壁對蛋白質的吸附。

審查指南中指出，實現(xiàn)發(fā)明的優(yōu)選的具體實施方式是說明書的重要組成部分，它對于充分公開、理解和實現(xiàn)發(fā)明，支持和解釋權利要求都是極為重要的。加入權利要求中的技術特征如果在說明書中沒有記載其技術效果，這種修改方式的作用通常難以被認可。

⑷涉及實驗參數(shù)的申請

色譜技術發(fā)展到今天，已經(jīng)作為一門獨立、成熟的技術。從審查實踐來看，開創(chuàng)性的發(fā)明申請相對較少，占比不高，大部分專利法申請屬于對現(xiàn)有技術的改進。色譜分析領域的專利申請的創(chuàng)新點主要集中在樣品的前處理（樣品的采集、樣品的制備）、具體色譜分析方法以及隨后的數(shù)據(jù)處理和結果分析。由于色譜分析方法中主要由具體方法步驟進行限定，包含很多具體實驗參數(shù)，發(fā)明申請的創(chuàng)新焦點最終會集中到具體參數(shù)上。

一種高山紅景天苷的提取方法，該方法的步驟包括將樣品置于微波爐中，功率 500 W，微波 2 min，將超聲清洗儀設置 60 ℃，超聲提取 5 min。對比文件 1 同樣公開了一種高山紅景天中紅景天苷的提取方法，樣品置于微波爐中，功率 500 W，微波 1 min，超聲清洗儀設置 60 ℃，超聲提取40 min。

本申請和對比文件都是將樣品研磨粉碎過篩，先利用微波處理樣品，微波后進行超聲提取，最終得到了紅景天苷提取液，并且微波的功率和超聲的溫度也相同；本申請與對比文件的主要區(qū)別在于本申請進行微波和超聲提取的時間不同，本申請微波時間更長，超聲進行的時間較短。

申請人在意見答復中通常會將重點放在微波和超聲提取時間的不同上，論述微波和超聲提取時間的選擇不是本領域的常規(guī)選擇，并且這種選擇會帶來預料不到的技術效果。

申請人在原始申請文件中提到，現(xiàn)有技術中紅景天苷的提取方法主要包括超聲提取法、微波破碎提取法等。本申請采用超聲+微波破碎提取法獲得紅景天苷，色譜分析表明峰形完整、雜質干擾少、紅景天苷含量較高。原始申請文件中沒有提及微波+超聲提取紅景天苷已經(jīng)是本領域的現(xiàn)有技術，也沒有對微波和超聲提取時間進行相應的對比實驗，沒有實驗數(shù)據(jù)表明本申請采用的微波和超聲提取時間的選擇具有預料不到的技術效果。

審查實踐中認為，對比文件是將樣品研磨粉碎過篩，首先利用微波處理樣品，微波后進行超聲提取，最終得到了紅景天苷提取液。本領域技術人員知曉，在對比文件采用的提取方法中，紅景天苷的提取效果與樣品的粒徑、超聲提取的時間以及微波提取的時間等密切相關。在對比文件的基礎上，為了增強高山紅景天苷的提取效果，本領域技術人員有動機對上述各種常規(guī)參數(shù)調整，在考慮樣品粒徑、超聲時間和微波時間對樣品提取的綜合影響下，選取合適的樣品粒徑、超聲和微波時間，對本領域技術人員來說不需要付出創(chuàng)造性的勞動，并且也沒有產生預料不到的技術效果。

對于補交的實驗數(shù)據(jù)，主要依據(jù)在于原始申請文件的記載，補交實驗數(shù)據(jù)所要證明的技術效果能夠從專利申請文件公開的內容中得到。對于本案來說，由于原申請文件對于微波和超聲提取時間沒有記載相關的實施例以及相應的技術效果的描述，因此即使申請人補交實驗數(shù)據(jù)，其所能達到的技術效果通常也無法滿足創(chuàng)造性的要求。

2 對分析檢測技術申請專利的啟示

⑴醫(yī)藥生物技術領域涉及的方法權利要求較多，申請的發(fā)明點就在于采用了特殊的方法步驟，或者是特定的參數(shù)，這需要實驗數(shù)據(jù)來證明其所能達到的技術效果。申請文件在撰寫時就應提前全面考慮，避免缺少實驗數(shù)據(jù)而失去授權的機會。

⑵申請人應當注重背景技術的撰寫。背景技術是對于理解、檢索和審查本申請有價值的信息?？陀^指出背景技術中存在的問題和缺點、以及解決這些問題時遇到的困難對于準確判斷本申請的創(chuàng)造性起到了輔助作用。如果忽略現(xiàn)有技術或者降低現(xiàn)有技術都會對創(chuàng)造性的客觀判斷造成不利影響。

⑶避免在創(chuàng)造性的答復中引入不必要的超范圍問題。申請人在克服創(chuàng)造性問題的問題時，除了列舉相關證據(jù)進行意見陳述外，通常還會通過修改權利要求的方式來克服缺陷。修改申請文件的過程避免引入不必要的超范圍問題，一是這種修改方式通常會模糊爭議焦點，對申請文件的最終走向沒有實質性幫助，二是會延長審查程序，造成行政資源的浪費。

3 結語

專利申請的創(chuàng)造性是申請人經(jīng)常會遇到的難點之一，創(chuàng)造性的審查過程就是審查員與申請人圍繞對比文件就本申請具體內容的雙向交流過程。審查員在申請內容和具體法條上把握更明確，申請人則對現(xiàn)有技術的理解更準確和全面。申請人的答復對申請文件最終能否授權起到了一定作用，在答復過程中注重客觀證據(jù)的使用，依據(jù)客觀事實的說理，有針對性地進行答復。

此外，對于申請的專利是否符合專利授權標準，專利申請文件能夠起到支撐和證明作用。專利申請文件也是審查人員據(jù)以進行實質審查的基礎。其撰寫質量的好壞直接影響到專利權的獲得、專利權的保護范圍及專利權的穩(wěn)定性。提高申請文件的撰寫質量，可充分發(fā)揮知識產權對技術創(chuàng)新的引領和促進作用。