優(yōu)先權(quán)在專利申請(qǐng)創(chuàng)造性評(píng)判中的影響分析

王洪英

（中國專利信息中心，北京100088）

站在立法宗旨的角度看，世界各國制訂專利法具有相同的目的性，但各國會(huì)基于自身實(shí)際情況，制訂適合本國的專利法，因此不同國家的專利法，在內(nèi)容方面有所差異。但在一些特殊情況下，這些差異關(guān)系到專利權(quán)申請(qǐng)是否通過。如果在專利申請(qǐng)過程中涉及優(yōu)先權(quán)，在審查階段，審查員需要將技術(shù)方案是否具備優(yōu)先權(quán)作為依據(jù)，使對(duì)比文件得到明確。因此對(duì)此項(xiàng)課題進(jìn)行研究，意義十分重大。

1 優(yōu)先權(quán)的核實(shí)

在進(jìn)行優(yōu)先權(quán)審查時(shí)，如果檢索出的內(nèi)容提前于申請(qǐng)日，則表明申請(qǐng)的專利屬于現(xiàn)有技術(shù)的申請(qǐng)，審核可以直接通過。

如果存在下述幾種情況，優(yōu)先權(quán)審核必不可少。簡言之，將《專利審查指南》中的有關(guān)規(guī)定作為依據(jù)，如果檢測出的文件為PX 或PE 類文件，應(yīng)該在專利申請(qǐng)過程中完成優(yōu)先權(quán)的核實(shí)[1]。

上文所說的PX 文件主要指與專利申請(qǐng)主題存在關(guān)聯(lián)的內(nèi)容，且這種關(guān)聯(lián)十分密切，并且文件公開時(shí)間早于專利申請(qǐng)。PX 類文件的存在，會(huì)對(duì)專利申請(qǐng)創(chuàng)造性造成一定的影響。PE 文件主要指單位或個(gè)人所公開的內(nèi)容，在主題上與專利申請(qǐng)日或優(yōu)先日大致相當(dāng)，但前者在公布時(shí)間上晚于后者，簡言之就是專利申請(qǐng)的時(shí)間在文件公開之前或之間。

在檢索出PX 文件之后，需要對(duì)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行審核，如果審核結(jié)果未通過，這些文件就會(huì)對(duì)專利權(quán)創(chuàng)造性造成直接的影響。由于PE 文件的存在，導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)審核不通過，會(huì)導(dǎo)致抵觸申請(qǐng)現(xiàn)象出現(xiàn)，專利權(quán)新穎性會(huì)被影響。

值得強(qiáng)調(diào)的是，申請(qǐng)人申請(qǐng)專利的時(shí)間，即使早于文件公開或主題發(fā)布時(shí)間，在申請(qǐng)過程中，依然可能會(huì)被劃歸到上述幾種文件中，在這種條件下，如果優(yōu)先權(quán)審核無法通過，申請(qǐng)人自身的申請(qǐng)可能會(huì)變?yōu)楝F(xiàn)有技術(shù)后申請(qǐng)或抵觸申請(qǐng)，但由于先申請(qǐng)與后申請(qǐng)技術(shù)主題性息息先關(guān)，因此審查員會(huì)將其作為依據(jù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)專利創(chuàng)造性和新穎性的準(zhǔn)確判斷。此外，雖然核實(shí)申請(qǐng)具備優(yōu)先權(quán)，但申請(qǐng)人的優(yōu)先權(quán)日晚于先相關(guān)申請(qǐng)公開日，則專利技術(shù)的創(chuàng)造性就會(huì)被先相關(guān)申請(qǐng)所影響。

2 優(yōu)先權(quán)在專利申請(qǐng)創(chuàng)造性評(píng)判中的影響分析

通過案例分析的方式，對(duì)優(yōu)先權(quán)在專利申請(qǐng)創(chuàng)造性評(píng)判中的影響進(jìn)行如下分析。

2.1 案例概述

某案例屬于日本專利申請(qǐng)進(jìn)入中國的國家階段，對(duì)日本提出了3 件專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)要求，這個(gè)申請(qǐng)和各優(yōu)先權(quán)文件的申請(qǐng)日和公開日如表1 所示。

表1 優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)時(shí)間

已知該申請(qǐng)的權(quán)利要求為20 項(xiàng)，獨(dú)立權(quán)利要求為4 項(xiàng)，這些權(quán)利要求的技術(shù)方案以及其在優(yōu)先文件中的記錄如下所述：①獨(dú)立權(quán)利1，復(fù)合型螺旋槳帽由2 部分構(gòu)成，分別為擴(kuò)散性部和收縮形部，因此2 個(gè)部分相結(jié)合是獨(dú)立權(quán)利要求，在優(yōu)先權(quán)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)要求及權(quán)利方案僅在優(yōu)先權(quán)文件2 中有所體現(xiàn)。②獨(dú)立權(quán)利4，復(fù)合型螺旋槳帽由4 部分構(gòu)成，分別為第一擴(kuò)散形部、第二擴(kuò)散形部、收縮形部以及直線形部。因此4 個(gè)部分相加是這項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利的要求，在優(yōu)先權(quán)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，優(yōu)先權(quán)文件1 對(duì)其進(jìn)行了記載，但其他優(yōu)先權(quán)文件并未記載。③獨(dú)立權(quán)利7，復(fù)合型螺旋槳帽由多個(gè)部分構(gòu)成，分別為數(shù)個(gè)引導(dǎo)鰭、收縮形部以及擴(kuò)散形部。因此3 個(gè)部分相加是獨(dú)立權(quán)利7 的要求，在優(yōu)先權(quán)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，優(yōu)先權(quán)文件3 對(duì)要求方案進(jìn)行了記載。④獨(dú)立權(quán)利14，復(fù)合型螺旋槳帽由第一擴(kuò)散形部、收縮形部、直線形部、第二擴(kuò)散形部和引導(dǎo)鰭構(gòu)成。因此5 個(gè)部分相加是這項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利的要求，在優(yōu)先權(quán)核實(shí)后得知，優(yōu)先權(quán)文件3 對(duì)該要求進(jìn)行了體現(xiàn)。

審查員在初次審查階段，向申請(qǐng)人下發(fā)了意見通知書，通過3 份對(duì)比文件的使用，完成上述獨(dú)立權(quán)利要求創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)，第一份對(duì)比文件來自于德國，其公開時(shí)間為1989 年，而對(duì)比文件2 和3，則屬于這項(xiàng)專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，審核人員沒有進(jìn)行后續(xù)權(quán)利要求的審核，則判定后續(xù)權(quán)利要求的創(chuàng)造性被審查人員所認(rèn)可。

2.2 優(yōu)先權(quán)問題分析

2.2.1 優(yōu)先權(quán)較多

優(yōu)先權(quán)涉及較多，主要指專利申請(qǐng)要求書中含有大量的技術(shù)內(nèi)容，且這些技術(shù)內(nèi)容在國內(nèi)外專利申請(qǐng)書中有所體現(xiàn)，在優(yōu)先權(quán)項(xiàng)目呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。

案例中專利權(quán)申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)文件1，對(duì)權(quán)利要求4～6 的技術(shù)方案進(jìn)行了體現(xiàn)，權(quán)利要求技術(shù)方案享有的優(yōu)先權(quán)，需要將優(yōu)先權(quán)文件1 作為標(biāo)準(zhǔn)，在查閱資料后得知，這項(xiàng)權(quán)利的日期為2014-05。而優(yōu)先權(quán)文件2 則記載了權(quán)利要求1～3的技術(shù)方案，因此權(quán)利要求技術(shù)方案享有的優(yōu)先權(quán)，需要將優(yōu)先權(quán)2 作為依據(jù)，其日期為2016-05。與之相同，剩余權(quán)利要求需要將優(yōu)先權(quán)文件3 作為依據(jù)，權(quán)利日期為2016-03。

以權(quán)利要求1 和7 的技術(shù)方案為切入點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)，兩種權(quán)利方案并無本質(zhì)上差別，最大的差別體現(xiàn)為權(quán)利要求7的技術(shù)特征較多，結(jié)合上述分析得知，權(quán)利要求1 所享有的優(yōu)先權(quán)為優(yōu)先權(quán)文件2，其日期為2016-05。由于優(yōu)先權(quán)文件2 并未記載權(quán)利要求7 中的新增技術(shù)特征，因此這項(xiàng)權(quán)利要求所享有的權(quán)利要求，不能是優(yōu)先權(quán)文件2 中的優(yōu)先權(quán)，與之相似的優(yōu)先權(quán)情況，如果技術(shù)方案的權(quán)利要求，已經(jīng)在新申請(qǐng)中明確記載，則具有優(yōu)先權(quán)，如果先申請(qǐng)中并未記載技術(shù)方案，則不具有優(yōu)先權(quán)。

2.2.2 創(chuàng)造性對(duì)比文件

案例中專利申請(qǐng)，可以作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)依據(jù)的文件為優(yōu)先權(quán)文件1 和2，這樣就構(gòu)成了影響創(chuàng)造性的情形，簡言之，優(yōu)先權(quán)文件影響了后申請(qǐng)專利的創(chuàng)造性。據(jù)了解得知，該專利申請(qǐng)的時(shí)間為2016-05，假如不對(duì)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行審核，則這個(gè)專利的申請(qǐng)時(shí)間與優(yōu)先權(quán)文件1 相同，為2014-05，但這個(gè)專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)文件不是在中國提出的申請(qǐng)，因此，需要判斷其是否屬于PE 文件[2]。

通過上述分析可知，優(yōu)先權(quán)文件1 和2 的公開日，與專利申請(qǐng)的時(shí)間大致相同，這就構(gòu)成了PX 文件，再加上，優(yōu)先權(quán)文件沒有對(duì)該專利申請(qǐng)的多項(xiàng)技術(shù)方案予以體現(xiàn)，因此優(yōu)先權(quán)審核不通過。這樣一來，7～20 的現(xiàn)有技術(shù)由優(yōu)先權(quán)文件1 和2 所決定。但考慮到優(yōu)先權(quán)文件2 和權(quán)利要求7 的技術(shù)文件大致相同，且權(quán)利要求14 的技術(shù)文件與優(yōu)先權(quán)文件1 匹配程度較高，因此審查人員在審查階段，將優(yōu)先權(quán)文件2 作為了評(píng)價(jià)依據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)利要求7 的評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)內(nèi)容為創(chuàng)造性，在評(píng)價(jià)權(quán)利要求14 的創(chuàng)造性時(shí)，將優(yōu)先權(quán)文件1 作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.3 范圍對(duì)創(chuàng)造性的影響

范圍對(duì)創(chuàng)造性的影響，主要指權(quán)利要求范圍越大創(chuàng)造性越強(qiáng)，對(duì)比時(shí)，需要以權(quán)利要求范圍為主。以上述案例中權(quán)利要求4 和14 為例，在初次審核階段，審核人員對(duì)權(quán)利要求4 較為認(rèn)可，與權(quán)利要求4 相比，權(quán)利要求14 的范圍較小，因此權(quán)利要求4 具備創(chuàng)造性，而權(quán)利要求14 則與之相反。與此同時(shí)，權(quán)利要求14 的限定也多于權(quán)利要求4。

在看到上述結(jié)論后，可能會(huì)產(chǎn)生一定困惑——審查人員在認(rèn)可權(quán)利要求4 創(chuàng)造性的同時(shí)，有沒有考慮到權(quán)利要求14 的限定，這種困惑很好解答，權(quán)利要求4 的限定之所以少于權(quán)利要求14，主要是優(yōu)先權(quán)文件1 的優(yōu)先權(quán)，被權(quán)利要求4 所享有，因此與其他權(quán)利要求相比，更具創(chuàng)造性。

2.3 案例啟示

在科學(xué)技術(shù)發(fā)展背景下，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)方案提出改進(jìn)申請(qǐng)的情況必然會(huì)出現(xiàn)，但后改進(jìn)的方案卻不具備申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)，這種現(xiàn)象具有不可逆的特點(diǎn)，但在提前申請(qǐng)之前，后申請(qǐng)當(dāng)前技術(shù)對(duì)專利申請(qǐng)創(chuàng)造性的影響卻可以被規(guī)避，為此，需要注意以下方面的要點(diǎn)。

如果申請(qǐng)時(shí)間延后，并非是技術(shù)研發(fā)本身所致，則后申請(qǐng)的時(shí)間應(yīng)該在先申請(qǐng)公布日之前。通過應(yīng)用這種措施，避免先申請(qǐng)的文件成為后申請(qǐng)審查的對(duì)比文件。例如，在上述申請(qǐng)中，在優(yōu)先權(quán)文件1 和2 尚未公布前完成優(yōu)先權(quán)文件3的申請(qǐng)，則優(yōu)先權(quán)文件3 的對(duì)比文件中就不會(huì)出現(xiàn)優(yōu)先權(quán)文件1 和2，這是規(guī)避創(chuàng)造性問題的有效途徑。若存在后續(xù)申請(qǐng)，杜絕提前公開的情況。以上述申請(qǐng)為例，據(jù)了解得知，優(yōu)先權(quán)文件2 在申請(qǐng)日和公開日上差距較小，前后不超過3個(gè)月，顯然是專利申請(qǐng)者提出的要求，如果沒有特殊要求，申請(qǐng)日和公開日的間隔長達(dá)18 個(gè)月，如果按照這一時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)公開優(yōu)先權(quán)文件，則優(yōu)先權(quán)文件2 的公開日必然滯后于文件3 的申請(qǐng)日，這樣就可以對(duì)后續(xù)創(chuàng)造性問題進(jìn)行規(guī)避。

3 結(jié)論

綜上所述，在新時(shí)期背景下，科學(xué)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，諸多技術(shù)在融入科學(xué)技術(shù)后，出現(xiàn)了變動(dòng)，在技術(shù)出現(xiàn)變動(dòng)后，專利申請(qǐng)人員需要申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)方案的變更。此時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)涉及多項(xiàng)優(yōu)先權(quán)、申請(qǐng)人自身優(yōu)先權(quán)文件成為對(duì)比文件等現(xiàn)象，這些現(xiàn)象的存在，必然會(huì)影響創(chuàng)造性。建議專利申請(qǐng)者調(diào)整申請(qǐng)時(shí)間和杜絕提前公開的方式，對(duì)上述現(xiàn)象進(jìn)行規(guī)避，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的。