從復(fù)審撤駁案件談專利審查中創(chuàng)造性的評判

于蘭 杜曉萍

摘要：本文結(jié)合一個(gè)復(fù)審撤駁案例進(jìn)行分析，詳細(xì)介紹了駁回中的常見問題，分析了創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)，提出應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，從發(fā)明構(gòu)思角度出發(fā)，把握發(fā)明構(gòu)思理念，并貫穿在三步法運(yùn)用的始終，以此探究如何正確客觀的評述創(chuàng)造性。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性;結(jié)合啟示;公知常識(shí);復(fù)審撤駁

1 引言

創(chuàng)造性是發(fā)明創(chuàng)造能夠被授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)條件之一，是專利實(shí)質(zhì)審查、專利復(fù)審、無效程序中涉及最多的問題。在實(shí)質(zhì)審查過程中，審查員以不符合專利法第26條第4款規(guī)定的創(chuàng)造性為由進(jìn)行駁回，申請人對該駁回決定不服的，可以提出復(fù)審請求，復(fù)審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動(dòng)的救濟(jì)程序，同時(shí)也是專利審批程序的延續(xù)。[1]

對近年來復(fù)審撤駁案件進(jìn)行分析可知，對比文件沒有結(jié)合啟示、公知常識(shí)的錯(cuò)誤使用、事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤是復(fù)審直撤的主要原因。同時(shí)公知常識(shí)錯(cuò)誤使用也是復(fù)審直撤的主要原因，如將設(shè)計(jì)發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵技術(shù)手段認(rèn)定為公知常識(shí);忽略了技術(shù)問題，而僅關(guān)注技術(shù)手段本身是否為公知常識(shí);對比文件僅公開少量技術(shù)特征，其他大部分特征均認(rèn)定為公知常識(shí)。

而站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，準(zhǔn)確把握創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)是審查的重中之重。本文以一個(gè)涉及創(chuàng)造性判斷的撤駁案例為切入點(diǎn)，分析創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)，并對如何保證審查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，提出一些建議，供大家參考。

2 具體案件與分析

2.1 案例介紹

本申請請求保護(hù)一種快速關(guān)閉拍照界面的方法，以能夠有效的保護(hù)用戶的隱私。駁回決定針對的獨(dú)立權(quán)利要求1如下：一種快速關(guān)閉拍照界面的方法，其特征在于，包括：步驟1，當(dāng)攝像頭開啟，判斷是否為快速關(guān)閉拍照模式，若是，則繼續(xù)下一步，若否，則結(jié)束該流程;步驟2，監(jiān)控?cái)z像頭前的環(huán)境光的光強(qiáng)，當(dāng)用戶手指遮擋攝像頭或者是將攝像頭放回桌面導(dǎo)致光強(qiáng)發(fā)生變化時(shí)，判斷變化值是否大于預(yù)設(shè)的值，若大于，則繼續(xù)下一步驟，否則，繼續(xù)監(jiān)控?cái)z像頭前的環(huán)境光的光強(qiáng);步驟3，關(guān)閉拍照界面;通過監(jiān)控?cái)z像頭的曝光表中的index值來監(jiān)控所述環(huán)境光的光強(qiáng)。

審查員檢索到兩篇對比文件，對比文件1公開了一種終端控制的方法，公開了：101，在通過攝像頭采集目標(biāo)圖像來控制終端的工作模式時(shí)，通過光傳感器采集終端當(dāng)前的光參數(shù)。其中光參數(shù)可以包括終端所處環(huán)境的環(huán)境亮度或者發(fā)光強(qiáng)度等。102，判斷光參數(shù)是否滿足預(yù)設(shè)條件。光參數(shù)為終端所處環(huán)境的環(huán)境亮度時(shí)，終端可以判斷環(huán)境亮度是否小于預(yù)設(shè)亮度閉值，當(dāng)環(huán)境亮度小于預(yù)設(shè)亮度閉值時(shí)，可以獲悉終端當(dāng)前處于弱光環(huán)境中，進(jìn)而確定環(huán)境亮度滿足預(yù)設(shè)條件。當(dāng)光參數(shù)滿足預(yù)設(shè)條件時(shí)，進(jìn)一步執(zhí)行步驟103，關(guān)閉攝像頭對應(yīng)的應(yīng)用程序。并結(jié)合了對比文件2，公開了一種智能鎖屏的方法及終端，公開了：步驟5202，終端檢測外界的光強(qiáng)度變化量。步驟5204，終端將光強(qiáng)度變化量與第一閉值進(jìn)行比較。步驟5206，在光強(qiáng)度變化量大于第一閉值的情況下，終端進(jìn)行鎖屏或?qū)ζ聊贿M(jìn)行解鎖。如果用戶將終端放入包或者口袋中時(shí)，終端檢測到外界的光強(qiáng)度變化為從大到小，也即光線逐漸變暗，此時(shí)，控制終端自動(dòng)進(jìn)行鎖屏。

復(fù)審請求人提出復(fù)審請求時(shí)未對申請文件作出修改，堅(jiān)持認(rèn)為：針對區(qū)別技術(shù)特征（1）本申請為快速關(guān)閉拍照界面，判斷是否為快速關(guān)閉拍照模式，若是則繼續(xù)下一步，是本申請所有流程步驟的開始，是最基礎(chǔ)的步驟，后續(xù)的技術(shù)方案都是建立在該技術(shù)特征上的。對比文件1公開的是當(dāng)環(huán)境亮度小于預(yù)設(shè)亮度時(shí)，關(guān)閉攝像頭對應(yīng)的應(yīng)用程序，無法想到需要設(shè)置個(gè)快速關(guān)閉拍照模式。對比文件2公開的是終端檢測外界的光強(qiáng)度變化量，將光強(qiáng)度變化量與第一閾值進(jìn)行比較，在光強(qiáng)度變化量大于第一閾值的情況下，終端進(jìn)行鎖屏或?qū)ζ聊贿M(jìn)行解鎖。即根據(jù)環(huán)境來解鎖和鎖定手機(jī)，不論設(shè)置還是不設(shè)置一個(gè)快速模式，對比文件2的技術(shù)方案均是可以執(zhí)行的。針對區(qū)別技術(shù)特征（2），對比文件3的方案是被動(dòng)解鎖屏，而本申請是主動(dòng)解鎖屏，對比文件2無法與慣用手段結(jié)合得到本申請的區(qū)別技術(shù)特征（2）。

實(shí)審員在前置中檢測駁回理由，進(jìn)入復(fù)審程序，合議組直接發(fā)出撤銷駁回決定的復(fù)審決定，認(rèn)為：獨(dú)立權(quán)利要求1請求保護(hù)一種快速關(guān)閉拍照界面的方法，對比文件1公開了一種終端控制的方法，公開了：101，在通過攝像頭采集目標(biāo)圖像來控制終端的工作模式時(shí)，通過光傳感器采集終端當(dāng)前的光參數(shù)。其中光參數(shù)可以包括終端所處環(huán)境的環(huán)境亮度或者發(fā)光強(qiáng)度等。102，判斷光參數(shù)是否滿足預(yù)設(shè)條件。光參數(shù)為終端所處環(huán)境的環(huán)境亮度時(shí)，終端可以判斷環(huán)境亮度是否小于預(yù)設(shè)亮度閉值，當(dāng)環(huán)境亮度小于預(yù)設(shè)亮度閉值時(shí)，可以獲悉終端當(dāng)前處于弱光環(huán)境中，進(jìn)而確定環(huán)境亮度滿足預(yù)設(shè)條件。當(dāng)光參數(shù)滿足預(yù)設(shè)條件時(shí)，進(jìn)一步執(zhí)行步驟103，關(guān)閉攝像頭環(huán)境亮度是否小于預(yù)設(shè)亮度閉值，當(dāng)環(huán)境亮度小于預(yù)設(shè)亮度閉值時(shí)，可以獲悉終端當(dāng)前處于弱光環(huán)境中，進(jìn)而確定環(huán)境亮度滿足預(yù)設(shè)條件。當(dāng)光參數(shù)滿足預(yù)設(shè)條件時(shí)，進(jìn)一步執(zhí)行步驟103，關(guān)閉攝像頭對應(yīng)的應(yīng)用程序。權(quán)利要求1請求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1相比，區(qū)別在于：權(quán)利要求1是快速關(guān)閉拍照界面，步驟1中還包括攝像頭開啟狀態(tài)下判斷是否為快速關(guān)閉拍照模式，若是則繼續(xù)下一步，若否則結(jié)束流程;而對比文件1是攝像頭開啟后沒有經(jīng)過判斷攝像頭模式的步驟就繼續(xù)下一步;步驟2中，預(yù)設(shè)條件為當(dāng)用戶手指遮擋攝像頭或者是將攝像頭放回桌面導(dǎo)致光強(qiáng)發(fā)生變化時(shí)，判斷變化值是否大于預(yù)設(shè)的值，是則關(guān)閉拍照界面;若不大于，則繼續(xù)監(jiān)控?cái)z像頭前的環(huán)境光的光強(qiáng);通過監(jiān)控?cái)z像頭的曝光表中的index值來監(jiān)控所述環(huán)境光的強(qiáng)度?；谏鲜鰠^(qū)別技術(shù)特征，權(quán)利要求1實(shí)際解決的技術(shù)問題是：如何在拍照過程中快速關(guān)閉拍照界面以保護(hù)用戶的隱私。

對于上述區(qū)別特征，允許用戶預(yù)先開啟快速關(guān)閉拍照模式，然后在該模式下監(jiān)控?cái)z像頭前的環(huán)境光的光強(qiáng)的變化值是否大于預(yù)設(shè)值，并在大于預(yù)設(shè)值時(shí)關(guān)閉拍照界面，從而能夠在拍照過程中便捷地控制拍照界面的關(guān)閉以保護(hù)用戶的隱私。對比文件1雖然公開了攝像頭開啟后，根據(jù)終端所處環(huán)境的發(fā)光強(qiáng)度與預(yù)設(shè)強(qiáng)度的閾值比較結(jié)果，關(guān)閉攝像頭對應(yīng)的應(yīng)用程序，然而其所要解決的是在弱光環(huán)境下攝像頭無法正常工作導(dǎo)致功耗較高，浪費(fèi)系統(tǒng)資源的技術(shù)問題;對比文件2雖然公開了當(dāng)環(huán)境光強(qiáng)變化大于預(yù)設(shè)值時(shí)自動(dòng)鎖屏，然而其所要解決的是終端不能根據(jù)環(huán)境變化自動(dòng)進(jìn)行解鎖屏的技術(shù)問題;可見對比文件均不涉及本申請面對的拍照應(yīng)用場景，也不涉及本申請所要解決的上述技術(shù)問題。正是由于所要解決的技術(shù)問題不同，權(quán)利要求1的方案中才設(shè)置了上述區(qū)別特征所限定的步驟，也就是說權(quán)利要求1的方案要求用戶主動(dòng)開啟“快速關(guān)閉拍照模式”，且“通過監(jiān)控?cái)z像頭的曝光表中的index值來監(jiān)控環(huán)境光的光強(qiáng)”，并在“當(dāng)用戶手指遮擋攝像頭或者是將攝像頭放回桌面導(dǎo)致光強(qiáng)發(fā)生變化時(shí)，判斷變化值是否大于預(yù)設(shè)的值”，若大于則關(guān)閉“拍照界面”。對比文件1沒有公開相關(guān)技術(shù)手段，對比文件2公開了用戶需要鎖定終端時(shí)按特定按鍵激活后才通過光線傳感器開始監(jiān)測光線變化，并在光線變化的差值大于預(yù)設(shè)閾值時(shí)提示用戶鎖屏，然而其按特定按鍵激活的目的是鎖定終端，不能相當(dāng)于權(quán)利要求1中的“快速關(guān)閉拍照模式”，并且由于其不是用于快速關(guān)閉拍照界面，其攝像頭根本無需啟動(dòng)，也不會(huì)打開拍照界面，因此對比文件2中采用的是光線傳感器監(jiān)測光線變化，而非“通過監(jiān)控?cái)z像頭的曝光表中的index值來監(jiān)控環(huán)境光的光強(qiáng)”，其完成的操作也是鎖屏，而非“關(guān)閉拍照界面”，雖然對比文件2公開了在光線變化的差值大于預(yù)設(shè)閾值時(shí)完成鎖屏操作，然而本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對比文件2公開的方案時(shí)不能意識(shí)到現(xiàn)有拍照過程中存在不能快速關(guān)閉拍照界面以保護(hù)用戶隱私的技術(shù)問題，因此難以想到將對比文件2中的上述技術(shù)手段應(yīng)用于對比文件1以解決如何快速關(guān)閉拍照界面的技術(shù)問題，也就是說對比文件2既沒有公開上述區(qū)別特征，也沒有給出其能夠與對比文件1結(jié)合的技術(shù)啟示。

2.2 案例分析

雖然該方案比較簡單，其通過判斷是否為快速關(guān)閉拍照模式，若是，監(jiān)控?cái)z像頭前的環(huán)境光的光強(qiáng)，當(dāng)用戶手指遮擋攝像頭或者是將攝像頭放回桌面導(dǎo)致光強(qiáng)發(fā)生變化的變化值大于預(yù)設(shè)的值時(shí)，關(guān)閉拍照界面，以實(shí)現(xiàn)快速關(guān)閉拍照界面，保護(hù)用戶隱私。但是在面對類似這種方案簡單，偏應(yīng)用型的案子的時(shí)，更應(yīng)該關(guān)注方案的應(yīng)用場景，以更準(zhǔn)確的考量對比文件是否給出了解決技術(shù)問題的啟示，而不能僅僅因?yàn)榉桨缚瓷先ケ容^簡單，而降低對于證據(jù)可用性的標(biāo)準(zhǔn)。

反觀本案的審查過程，審查員所采用的對比文件1雖然公開了攝像頭開啟后，根據(jù)終端所處環(huán)境的發(fā)光強(qiáng)度與預(yù)設(shè)強(qiáng)度的閾值比較結(jié)果，關(guān)閉攝像頭對應(yīng)的應(yīng)用程序，然而其所要解決的是在弱光環(huán)境下攝像頭無法正常工作導(dǎo)致功耗較高，浪費(fèi)系統(tǒng)資源的技術(shù)問題，其應(yīng)用場景與本申請不同;而對比文件2雖然公開了當(dāng)環(huán)境光強(qiáng)變化大于預(yù)設(shè)值時(shí)自動(dòng)鎖屏，然而其所要解決的是終端不能根據(jù)環(huán)境變化自動(dòng)進(jìn)行解鎖屏的技術(shù)問題，其應(yīng)用場景與本申請也不相同;可見對比文件均不涉及本申請面對的拍照應(yīng)用場景，也不涉及本申請所要解決的上述技術(shù)問題，對比文件1、2的結(jié)合完全得不到本申請?jiān)诋?dāng)前應(yīng)用場景下的技術(shù)方案。

3 思考

通過上述案例的分析可知，在實(shí)質(zhì)審查過程中關(guān)于創(chuàng)造性的評判應(yīng)當(dāng)注意以下四點(diǎn)：

3.1 站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，準(zhǔn)確理解發(fā)明構(gòu)思

發(fā)明構(gòu)思是為解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題而產(chǎn)生的、體現(xiàn)發(fā)明智慧的、有中心及層次的、系統(tǒng)性、整體性的思維活動(dòng)。理解發(fā)明構(gòu)思的目的在于把握技術(shù)方案實(shí)質(zhì)。但是，發(fā)明構(gòu)思不等同于技術(shù)方案，技術(shù)方案是在發(fā)明構(gòu)思的指導(dǎo)下所采取的具體、詳細(xì)實(shí)現(xiàn)手段。

3.2 實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定

確定發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際解決的技術(shù)問題，是運(yùn)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性評判的基礎(chǔ)，要避免脫離本申請的技術(shù)效果認(rèn)定實(shí)際解決的技術(shù)問題。同時(shí)還要注意區(qū)分“技術(shù)問題”與“技術(shù)手段”，為避免事后諸葛亮，在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)，不應(yīng)帶有本發(fā)明為解決該技術(shù)問題而提出的技術(shù)解決手段，或?qū)υ摷夹g(shù)手段的指引，例如所確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題中含有全部或者部分區(qū)別技術(shù)特征，或者包含該區(qū)別技術(shù)特征的上位特征，否則所確定的技術(shù)問題將由于已經(jīng)指引了解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段，而使得后續(xù)“顯而易見”的判斷陷入“事后諸葛亮”的誤區(qū)。因此，需要強(qiáng)調(diào)，確定技術(shù)問題，是以技術(shù)手段到達(dá)的技術(shù)效果為基礎(chǔ)，而不是以技術(shù)手段位基礎(chǔ)。換言之，所確定的技術(shù)問題，要體現(xiàn)的是技術(shù)效果，而不是技術(shù)手段。

3.3 客觀判斷是否存在結(jié)合啟示

創(chuàng)造性審查的基本原則是整體原則和結(jié)合原則，在評判創(chuàng)造性時(shí)，更多的是要從發(fā)明的整體上考慮，考慮技術(shù)特征之間的相互作用以及是否整體上解決了技術(shù)問題，即判斷發(fā)明的整體構(gòu)思相對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)，時(shí)刻把握整體原則尤為重要，但同時(shí)，也要了解結(jié)合原則的初衷，了解為什么評判創(chuàng)造性的時(shí)候允許將不同的技術(shù)內(nèi)容組合在一起，是有一定前提的，連接不同技術(shù)內(nèi)容的紐帶就是“實(shí)際解決的技術(shù)問題”，只有沿著該“實(shí)際技術(shù)的技術(shù)問題”的紐帶去尋找其它現(xiàn)有技術(shù)，在其它現(xiàn)有技術(shù)中公開了區(qū)別特征且作用相同，才能考慮與最接近的現(xiàn)有相結(jié)合，從而顯而易見地得到本發(fā)明。如在判斷對比文件是否給出結(jié)合啟示時(shí)，需要考慮區(qū)別技術(shù)特征相同時(shí)，判斷其所起到的作用是否相同，如作用相同，存在結(jié)合啟示;如記載的作用不同，判斷特征在啟動(dòng)文字記載作用的同時(shí)，是否能起到與特征在本發(fā)明中相同的作用。避免采用類似“補(bǔ)丁”的方式，出現(xiàn)一個(gè)區(qū)別技術(shù)特征則補(bǔ)入一篇現(xiàn)有技術(shù)機(jī)械式結(jié)合。

3.4 以證據(jù)審實(shí)質(zhì)，牢固樹立證據(jù)意識(shí)

審查員在撰寫第一次審查意見通知書之前，盡可能做好準(zhǔn)備，例如在有意義的情況下適當(dāng)擴(kuò)展檢索范圍，查找相關(guān)領(lǐng)域的工具書或者教科書，與同領(lǐng)域的審查員適當(dāng)交流等，以增加公知常識(shí)認(rèn)定的準(zhǔn)確性。確保說理充分。對公知常識(shí)的認(rèn)定理由、該公知常識(shí)在解決審查員認(rèn)定的技術(shù)問題中所起到的作用等方面進(jìn)行必要的充分闡述，以減少申請人提出異議的可能性。在未舉出公知常識(shí)證據(jù)出處的情況下，說理充分尤為重要。在申請人確實(shí)提出強(qiáng)烈異議、尤其是審查員認(rèn)定的公知常識(shí)涉及申請人的發(fā)明點(diǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)再次發(fā)出審查意見通知書，給予申請人陳述意見/修改文件的機(jī)會(huì)。注意聽取申請人的答復(fù)意見，并根據(jù)申請人的意見慎重考慮審查員的觀點(diǎn)是否正確。在申請人的意見不成立的情況下，應(yīng)當(dāng)針對申請人的爭辯進(jìn)行評述。

4 結(jié)語

以上，對發(fā)明創(chuàng)造性審查需要注意的問題結(jié)合復(fù)審撤駁案例進(jìn)行了分析，對專利法第22條第3款有關(guān)創(chuàng)造性的評判給出了自己的看法，通過準(zhǔn)確理解發(fā)明構(gòu)思、實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定、客觀判斷是否存在結(jié)合啟示、以證據(jù)審實(shí)質(zhì)，牢固樹立證據(jù)意識(shí)進(jìn)行分析、將會(huì)對實(shí)審過程中公知常識(shí)的認(rèn)定有一定的指導(dǎo)作用，提醒審查員要從發(fā)明構(gòu)思角度出發(fā)、還原發(fā)明創(chuàng)造，沿著發(fā)明人的研發(fā)思路，體會(huì)和探索發(fā)明的創(chuàng)造過程，并對發(fā)明的智慧共享作出客觀評判。創(chuàng)造性的審查意見應(yīng)當(dāng)是三步法思維的體現(xiàn)，審查員在評判的每一步中都應(yīng)當(dāng)貫徹這種原則，從而最大程度上避免機(jī)械僵化使用三步法的問題。不要盲目駁回、避免復(fù)審直撤。

參考文獻(xiàn)：

[1] 中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010.