自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯研究

摘 要：商標(biāo)使用的動態(tài)性、商標(biāo)注冊審查制度的必然漏洞、信賴保護(hù)原則和禁止重復(fù)訴訟原則是自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的正當(dāng)性理由，歐盟和日本相關(guān)立法佐證了自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的合理性和可行性。自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯制度之目的是維持注冊取得商標(biāo)權(quán)和商標(biāo)集中授權(quán)制度的穩(wěn)定性并避免注冊商標(biāo)成為商標(biāo)侵權(quán)的工具。自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的構(gòu)成條件包括注冊商標(biāo)與他人的注冊商標(biāo)存在沖突、用以進(jìn)行侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)有效且屬于善意注冊或雖非善意但已超過商標(biāo)法規(guī)定的無效宣告期限、注冊商標(biāo)在被控侵權(quán)之前已實際使用并有一定影響、注冊商標(biāo)善意使用且使用方式符合商業(yè)習(xí)慣。注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯包括對損害賠償責(zé)任和停止侵害責(zé)任的抗辯，在后商標(biāo)的注冊時間及沖突商標(biāo)的使用狀況將影響注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的成立。對于無法被宣告無效或撤銷且正常使用的注冊商標(biāo)可以通過附加區(qū)別標(biāo)志來減輕消費(fèi)者混淆的可能性。

關(guān)鍵詞：注冊商標(biāo)沖突;商標(biāo)侵權(quán)抗辯;注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制;附加區(qū)別標(biāo)志

中圖分類號：DF5233 ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

DOI：10.3969/j.issn.1001-2397.2020.01.05 開放科學(xué)（資源服務(wù)）標(biāo)識碼（OSID）：

一、問題的提出

2008年2月18日，最高人民法院頒布了《關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《商標(biāo)沖突規(guī)定》），其第1條第2款確定了兩個注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突的處理方案，即注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突原則上應(yīng)向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決，除非被控侵權(quán)行為屬于超出注冊商標(biāo)專用權(quán)范圍使用注冊商標(biāo)的情況。這也是之前我國法院處理注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突的一般做法，①這種做法的主要理由是“現(xiàn)行商標(biāo)法設(shè)置了較為完善的法律救濟(jì)程序，且該制度的目的是維護(hù)現(xiàn)行的商標(biāo)全國集中授權(quán)制度”蔣志培、孔祥俊、夏君麗：《對〈最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱民事糾紛案件若干問題的規(guī)定〉的理解與適用（上）》，載《工商行政管理》2008年第8期，第37頁。。2009年4月29日，最高人民法院頒布了《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《馳名商標(biāo)解釋》），其第11條規(guī)定了注冊商標(biāo)與馳名商標(biāo)之間權(quán)利沖突的處理方案，即被告使用的注冊商標(biāo)違反商標(biāo)法的規(guī)定，復(fù)制、摹仿或者翻譯原告的馳名商標(biāo)，構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標(biāo)，但有以下兩種例外情形：一是已經(jīng)超過商標(biāo)法規(guī)定的請求撤銷期限的;二是被告提出注冊申請時，原告商標(biāo)并不馳名。與《商標(biāo)沖突規(guī)定》相比，《馳名商標(biāo)解釋》對注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突的處理發(fā)生了一定的變化，即不再要求當(dāng)事人向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請解決，而是可以直接判決禁止被告使用其注冊商標(biāo)。不可否認(rèn)的是，《馳名商標(biāo)解釋》規(guī)定的注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突和《商標(biāo)沖突規(guī)定》規(guī)定的注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突有所不同，即前者規(guī)定的是普通注冊商標(biāo)與跨越商品類別的馳名注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，而后者規(guī)定的是相同類似商品或服務(wù)上的普通注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突?！恶Y名商標(biāo)解釋》處理注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突的變化在一定程度上是馳名商標(biāo)強(qiáng)保護(hù)的要求，《馳名商標(biāo)解釋》制定者的說明可加以證明：“對于構(gòu)成侵犯他人在先馳名商標(biāo)的在后注冊商標(biāo)，人民法院給予馳名商標(biāo)所有人禁止在后注冊商標(biāo)使用的民事救濟(jì)，既符合商標(biāo)法第十三條關(guān)于禁止使用的規(guī)定精神，符合馳名商標(biāo)保護(hù)的實際，也有利于加強(qiáng)馳名商標(biāo)保護(hù)。”孔祥俊、夏君麗：《〈關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》，載《法律適用》2009年第13期，第50頁。

近年來，隨著嚴(yán)格知識產(chǎn)權(quán)政策的推行，與其他注冊商標(biāo)具有權(quán)利沖突注冊商標(biāo)的使用直接被判侵權(quán)的案件越來越普遍，不僅注冊商標(biāo)與馳名注冊商標(biāo)之間沖突時注冊商標(biāo)的使用直接被判侵權(quán)，如徐州發(fā)洋食品有限公司等訴江蘇洋河酒廠股份有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案，參見江蘇省高級人民法院（2017）蘇民終第1781號民事判決書;嘉興市阿里斯頓電器有限公司訴馬奇和布雷維提有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)與不正當(dāng)競爭糾紛案，參見江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00211號民事判決書;約翰迪爾（北京）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司等與迪爾公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛上訴案，參見北京市高級人民法院（2017）京民終第413號民事判決書。甚至注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)之間沖突時，其中一個注冊商標(biāo)的使用也直接被判侵權(quán)。如愛國者數(shù)碼科技有限公司等訴飛毛腿電源（深圳）有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知民初字第709號民事判決書。該案中，被判侵權(quán)注冊商標(biāo)的申請日期甚至早于原告的注冊商標(biāo)。當(dāng)然，北京市高級人民法院二審裁定撤銷了一審判決，駁回了原告的起訴。在注冊商標(biāo)之間發(fā)生沖突時，的確可能存在相互沖突的注冊商標(biāo)中，一個注冊商標(biāo)的使用“侵犯”另一注冊商標(biāo)或者“借用”另一注冊商標(biāo)聲譽(yù)的情況。法院直接判決某一注冊商標(biāo)的使用構(gòu)成侵權(quán)不僅可以加快糾紛的處理，而且有助于制止惡意利用注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突達(dá)致侵犯他人合法商標(biāo)權(quán)益的行為。然而，注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突的處理，要比可能存在無效專利的專利權(quán)之間的沖突復(fù)雜得多。商標(biāo)使用的動態(tài)性、商標(biāo)注冊審查制度的固有缺陷等因素導(dǎo)致注冊商標(biāo)之間權(quán)利沖突的現(xiàn)象不可避免。直接在商標(biāo)侵權(quán)案件中判決相互沖突的注冊商標(biāo)一方的使用構(gòu)成侵權(quán)，對該注冊商標(biāo)所有人極其不公平，尤其是該注冊商標(biāo)的使用符合商業(yè)慣例且注冊時無明顯惡意時更是如此。而且該做法也容易帶來對我國久已形成的商標(biāo)全國集中授權(quán)制度之破壞。另外，商標(biāo)使用的動態(tài)性意味著市場本身有一定的凈化能力，隨著時間的經(jīng)過注冊商標(biāo)之間的沖突可能消除。因此，在注冊商標(biāo)之間出現(xiàn)權(quán)利沖突時，應(yīng)該有條件地允許被控侵權(quán)的注冊商標(biāo)使用人以其注冊商標(biāo)抗辯侵權(quán)，而不是一味地直接判決侵權(quán)。

二、自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的正當(dāng)性理由與域外立法

實際上，無論是商標(biāo)的動態(tài)發(fā)展還是商標(biāo)注冊審查制度之漏洞，均可能導(dǎo)致注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突。相互沖突的注冊商標(biāo)在客觀上難以避免，不能單純因存在商標(biāo)沖突就不允許在后注冊商標(biāo)的存在和使用。更何況，長期的商標(biāo)使用能夠減輕甚至消除注冊商標(biāo)之間的該種沖突。另外，當(dāng)事人因信賴商標(biāo)局的授權(quán)而使用注冊商標(biāo)所產(chǎn)生的信賴?yán)娌粦?yīng)被無端剝奪，不允許經(jīng)過異議復(fù)審甚至訴訟程序的注冊商標(biāo)抗辯侵權(quán)指控事實上是在重新審查注冊商標(biāo)的效力，有違禁止重復(fù)訴訟之嫌。而這些事由均構(gòu)成了自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的正當(dāng)性理由。相關(guān)域外立法不僅佐證了自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的合理性，也表明了其可行性。

（一）自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的客觀基礎(chǔ)：商標(biāo)使用的動態(tài)性

語言符號不是固定不變的，“總是處在變化的狀態(tài)中”。符號發(fā)展變化的根本原因是符號的任意性，“語言符號的任意性在理論上又使得人們在聲音材料和觀念之間有建立任何關(guān)系的自由。結(jié)果是，結(jié)合在符號中的這兩個要素（即能指與所指）以絕無僅有的程度各自保持著自己的生命，而語言也就變化著，或者發(fā)展著”。語言符號的發(fā)展變化是通過言語進(jìn)行的，“語言中凡屬歷時的，都只是由于言語。一切變化都在言語中萌芽”。商標(biāo)是商品的“語言”，是一種符號，是商標(biāo)標(biāo)志（能指）與商標(biāo)標(biāo)志所蘊(yùn)含的商品信息（所指）的統(tǒng)一體。和語言符號一樣，商標(biāo)符號同樣也不是固定不變的，它不僅有形成過程，形成之后也仍然不斷地發(fā)展變化著。當(dāng)然，商標(biāo)的形成和發(fā)展變化不是通過言語而是通過商標(biāo)使用進(jìn)行的，或者說商標(biāo)的言語就是商標(biāo)使用，具體過程大體如下：首先，商標(biāo)標(biāo)志被廠商貼附在商品上并將貼附有商標(biāo)的商品提供給消費(fèi)者;其次，消費(fèi)者在購買和消費(fèi)這種貼附有商標(biāo)標(biāo)志的商品時，由于商標(biāo)標(biāo)志是該商品最顯眼的特征之一，因此消費(fèi)者在購買和消費(fèi)貼附有商標(biāo)標(biāo)志的商品時，對該商品的認(rèn)識和體驗就會逐步濃縮到商標(biāo)標(biāo)志上，于是商標(biāo)標(biāo)志在消費(fèi)者眼中漸漸地就成了貼附有該商標(biāo)標(biāo)志商品的代表，商標(biāo)標(biāo)志就包含了貼附有該商標(biāo)標(biāo)志商品的有關(guān)信息。也就是說，通過使用商標(biāo)標(biāo)志與其所代表的商品信息結(jié)合在了一起，就購買和消費(fèi)貼有該商標(biāo)標(biāo)志商品的消費(fèi)者來說，商標(biāo)就形成了。在商標(biāo)形成之后，商標(biāo)也并不是固定不變的，而是會隨著商品質(zhì)量、服務(wù)等的變化而不斷變化，這種變化仍然是通過商標(biāo)使用進(jìn)行的，即當(dāng)商品質(zhì)量、服務(wù)等發(fā)生變化時，消費(fèi)者通過再一次購買和消費(fèi)貼有該商標(biāo)的商品，會形成和以往購買和消費(fèi)貼有該商標(biāo)商品不同的認(rèn)識和體驗，從而導(dǎo)致消費(fèi)者對貼有該商標(biāo)的商品產(chǎn)生新認(rèn)識，其結(jié)果就是在消費(fèi)者看來商標(biāo)所代表的商品信息發(fā)生了變化，也即商標(biāo)發(fā)生了變化。

商標(biāo)使用的動態(tài)性意味著商標(biāo)之間沖突的狀況不是一成不變的，商標(biāo)使用可能導(dǎo)致商標(biāo)顯著性增強(qiáng)，從而導(dǎo)致原本不存在沖突的商標(biāo)之間產(chǎn)生沖突。反過來，隨著兩個相互沖突商標(biāo)各自顯著性增強(qiáng)，消費(fèi)者原本不能區(qū)分的兩個沖突商標(biāo)也可能變得能夠區(qū)分，從而不再沖突。比如在著名的“黑人牙膏”與“白人牙膏”商標(biāo)糾紛中，盡管在我國發(fā)生的異議案件以及在新加坡、泰國、馬來西亞等國家和地區(qū)的注冊情況足以證明“黑人牙膏”和“白人牙膏”之間的沖突，但因長期的共存使用，我國臺灣地區(qū)“最高行政法院”就認(rèn)定：“二者商標(biāo)在市場上已長期并存各自使用多年，已各自建立信譽(yù)，難謂一般消費(fèi)者對二商標(biāo)所表彰商品之性質(zhì)及生產(chǎn)主體，有致混淆誤認(rèn)之虞。”參見我國臺灣地區(qū)“最高行政法院”89年判字第1224號行政判決?！鞍兹搜栏唷痹谖覈_灣地區(qū)獲準(zhǔn)注冊表明了下文所述的商標(biāo)注冊審查制度的必然漏洞，而“白人牙膏”和“黑人牙膏”長期共存后評定的結(jié)果，則表明商標(biāo)的動態(tài)性導(dǎo)致時間的經(jīng)過消除了原本相似商標(biāo)之間的沖突。

（二）自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的制度原因：商標(biāo)注冊審查制度的必然漏洞

根據(jù)我國《商標(biāo)法》第30條的規(guī)定，商標(biāo)法采用商標(biāo)局主動審查注冊商標(biāo)沖突，并駁回與在先注冊商標(biāo)沖突注冊申請的審查制度，即當(dāng)申請注冊的商標(biāo)同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似時，由商標(biāo)局駁回申請，不予公告。盡管如此，我國商標(biāo)注冊審查制度也不可能完全避免沖突商標(biāo)的存在，這不僅是因為商標(biāo)保護(hù)邊界的模糊性和注冊審查制度本身的有限性使然，也是因為完全避免沖突商標(biāo)存在的注冊審查制度必然是不經(jīng)濟(jì)的。

注冊審查制度不可能完全避免沖突商標(biāo)的存在是由商標(biāo)邊界的模糊性決定的。商標(biāo)是知識產(chǎn)權(quán)客體的一種，本質(zhì)上是一種知識，劉春田：《知識財產(chǎn)權(quán)解析》，載《中國社會科學(xué)》2003年第4期，第110頁。不像物質(zhì)財產(chǎn)一樣看得見、摸得著。美國著名知識產(chǎn)權(quán)學(xué)者蘭德斯和波斯納曾指出：“一個思想或者其他知識產(chǎn)品不可能像一片土地那樣被人看到，或者可能在地圖上得到精確描繪?！盵美]威廉·M. 蘭德斯、理查德·A. 波斯納：《知識產(chǎn)權(quán)法的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)》，金海軍譯，北京大學(xué)出版社2005年版，第23頁。因此商標(biāo)和商標(biāo)權(quán)的保護(hù)邊界均是模糊的。根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，不僅商標(biāo)相同和商品相同構(gòu)成侵權(quán)，商標(biāo)近似和商品類似時如果存在消費(fèi)者混淆的可能性也構(gòu)成侵權(quán)。也就是說，商標(biāo)禁用權(quán)擴(kuò)大到近似商標(biāo)和類似商品上，其侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是混淆可能性。顯然，商標(biāo)近似、商品類似和混淆可能性均不像物理世界的土地一樣可以被精確測量和描繪，其具有模糊性，因此完全避免沖突商標(biāo)的存在不可能。不僅如此，即便在申請注冊時商標(biāo)局已經(jīng)完全避免了沖突商標(biāo)的存在，由于商標(biāo)使用的動態(tài)性，原本并不沖突的商標(biāo)可能會隨著其顯著性的增強(qiáng)而變成互相沖突的商標(biāo)。商標(biāo)近似、商標(biāo)顯著性和混淆可能性之間的關(guān)系參見王太平、盧結(jié)華：《商標(biāo)法中商標(biāo)近似的界定與判斷》，載《中華商標(biāo)》2014年第3期，第69頁。同時，完全避免沖突商標(biāo)存在的注冊審查也是不經(jīng)濟(jì)的。美國著名知識產(chǎn)權(quán)學(xué)者馬克·萊姆利曾提出過專利局應(yīng)該理性無知（rationalignorance），其根本原因是完全準(zhǔn)確地審查專利申請要求社會投入更多的時間和金錢。事實上，絕大多數(shù)專利從來不會涉訟或者被許可。由于如此少的專利被用來針對競爭對手，對社會來說僅僅在那些少數(shù)情形下詳細(xì)審查專利的有效性成本是更低的，而不需要在審查時完全準(zhǔn)確地審查每一項專利。用經(jīng)濟(jì)學(xué)的語言來說就是，專利局對真正的事實是“理性無知”，因為他們發(fā)現(xiàn)這些事實的代價太大了。Mark Lemley， Rational Ignorance at the Patent Office， 95 NW. L. Rev. 1， 2（2001）.當(dāng)然，由于商標(biāo)保護(hù)的動態(tài)性，商標(biāo)局在審查商標(biāo)時要比審查專利時盡更大的可能來避免沖突商標(biāo)的存在，但商標(biāo)局在審查商標(biāo)時仍然需要一定程度所謂的“理性無知”，商標(biāo)局應(yīng)該衡量花費(fèi)更多的時間和成本來更高質(zhì)量地審查商標(biāo)與商標(biāo)質(zhì)量提高所帶來的收益是否匹配，當(dāng)花費(fèi)更多的時間和成本與避免沖突商標(biāo)存在所帶來的收益相當(dāng)時，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來看商標(biāo)局的審查質(zhì)量才是最優(yōu)的。顯然，最優(yōu)的商標(biāo)審查質(zhì)量并不能完全杜絕沖突商標(biāo)的存在。

在日本，盡管商標(biāo)法并未明確創(chuàng)設(shè)類似于歐盟商標(biāo)法的干預(yù)權(quán)制度，但干預(yù)權(quán)的法理同樣在其商標(biāo)法上有所體現(xiàn)。日本著名知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)學(xué)者田村善之認(rèn)為，商標(biāo)法一般不認(rèn)可可能會存在混淆可能性商標(biāo)的注冊，但是商標(biāo)一旦被注冊，為了保護(hù)注冊商標(biāo)所承載的信譽(yù)，即便注冊后出現(xiàn)了混淆可能性的情況，也無需追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。[日]田村善之：《日本知識產(chǎn)權(quán)法》，周超、李雨峰、李希同譯，張玉敏審校，知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第122頁。日本商標(biāo)協(xié)會前主席小野昌延更明確地指出：“商標(biāo)所有人可以不受他人行使禁止權(quán)干涉，繼續(xù)使用落入他人商標(biāo)近似范圍內(nèi)的自己注冊商標(biāo)，直到其商標(biāo)注冊正式失效。且只要商標(biāo)所有人在其使用權(quán)范圍內(nèi)使用該注冊商標(biāo)，他就不會被要求停止使用該商標(biāo)，除非商標(biāo)的使用與他人的權(quán)利相沖突或者被視為濫用?！盨hoen Ono，Overview of Japanese Trademark Law， 2nd ed.， Yuhikaku 1999， chapter 7， p.5，?http：//www.iip.or.jp/e/translation/syouhyou.html， 2019年6月9日訪問。事實上，根據(jù)1993年修訂的《日本不正當(dāng)競爭防止法》第6條的規(guī)定，商標(biāo)權(quán)的任何行使均不視為違反《不正當(dāng)競爭防止法》，注冊商標(biāo)可以對抗不正當(dāng)競爭的侵權(quán)主張。小野昌延認(rèn)為：“這項立法部分基于這樣的思想，即任何商標(biāo)權(quán)都應(yīng)該受到尊重，因為它是由國家通過適當(dāng)?shù)膶彶槌绦蚴谟璧?。這項立法同樣也基于這樣的現(xiàn)實，即商標(biāo)是在不知道馳名商標(biāo)存在的情況下注冊的，只有在根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定注冊商標(biāo)被宣告無效之后才可以適用《不正當(dāng)競爭防止法》?！盨hoen Ono，Overview of Japanese Trademark Law， 2nd ed.， Yuhikaku 1999， chapter 7， p.5，?http：//www.iip.or.jp/e/translation/syouhyou.html， 2019年6月9日訪問。由此可見在日本，自己的注冊商標(biāo)同樣可以作為商標(biāo)侵權(quán)的抗辯事由。

三、自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的制度目的與構(gòu)成條件

自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯制度的目的不僅在于維護(hù)商標(biāo)注冊的效力和穩(wěn)定性，維持注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制和全國集中的商標(biāo)審查制度，而且還在于防止對商標(biāo)注冊制度之濫用。為實現(xiàn)這樣的制度目標(biāo)，自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯之行使必須具備法定條件，以合理界定該制度的適用范圍。

（一）自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的制度目的

自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯制度是注冊取得商標(biāo)權(quán)和商標(biāo)全國集中授權(quán)制度的必然產(chǎn)物，因此其目的主要是維持后兩項制度的穩(wěn)定并避免注冊商標(biāo)成為商標(biāo)侵權(quán)的工具。具體闡釋如下：

1.注冊取得商標(biāo)權(quán)和商標(biāo)全國集中授權(quán)制度之維持。自1982年《商標(biāo)法》建立現(xiàn)代商標(biāo)制度以來，我國商標(biāo)法一直堅持注冊取得商標(biāo)權(quán)制度，盡管商標(biāo)注冊申請量激增和商標(biāo)審查工作負(fù)擔(dān)沉重成了我國商標(biāo)法運(yùn)行面臨的問題，《商標(biāo)法》的幾次修改也的確逐步強(qiáng)化了使用在商標(biāo)權(quán)取得、維持和保護(hù)中的作用，比如未注冊馳名商標(biāo)保護(hù)的注冊豁免、在先使用未注冊商標(biāo)地位的確立、未使用注冊商標(biāo)侵權(quán)損害賠償之抗辯等，但注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制在商標(biāo)法上的地位并未從根本上發(fā)生動搖。這固然是受我國商標(biāo)法歷史傳統(tǒng)影響的結(jié)果，也與注冊取得商標(biāo)權(quán)獨有的制度優(yōu)勢緊密相關(guān)。使用取得商標(biāo)權(quán)和注冊取得商標(biāo)權(quán)制度各有其利弊。前者最主要的缺陷涉及權(quán)利的穩(wěn)定性，因為即使保護(hù)第一個使用者的出發(fā)點是好的，但當(dāng)多個當(dāng)事人均主張自己是第一個使用人時，往往非常難以確定誰才是最先使用人。不僅如此，有時候某個經(jīng)營者已經(jīng)使用某商標(biāo)，并已經(jīng)使用了很長時間，但仍然有可能另有主體出來主張其更早使用該商標(biāo)。如此，使用取得商標(biāo)權(quán)制度下商標(biāo)采用的穩(wěn)定性不能保證。正因如此，使用取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制幾乎總是同時借助注冊制度的優(yōu)點，通過注冊產(chǎn)生商標(biāo)權(quán)或者推定權(quán)利的存在。也就是說，即便在使用取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制下，注冊制度也總是必要的。而在注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制下，其往往采用先申請制度，授予最先申請的主體以優(yōu)先權(quán)，不僅申請很快，而且可以避免確定第一個使用人的困難，只根據(jù)申請先后決定商標(biāo)權(quán)的歸屬。于是，商標(biāo)權(quán)的穩(wěn)定性增強(qiáng)了。不僅如此，注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制下的商標(biāo)注冊具有重要的公示價值，注冊商標(biāo)的公示不僅具有和物權(quán)公示類似的效力，可以明確商標(biāo)權(quán)并維護(hù)交易安全;王利明：《民法》，中國人民大學(xué)出版社2010版，第159頁。而且“通過取得商標(biāo)注冊，商標(biāo)權(quán)人可以享受到在全國范圍的法律保護(hù)，從而安心使用該商標(biāo)，使其成為信譽(yù)的真正載體”[日]田村善之：《日本知識產(chǎn)權(quán)法》，周超、李雨峰、李希同譯，張玉敏審校，知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第106頁。。為與注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制相適應(yīng)，我國商標(biāo)法一直采用的是商標(biāo)全國集中授權(quán)的制度。商標(biāo)全國集中授權(quán)制度意味著要注冊商標(biāo)就必須到國家商標(biāo)注冊審查機(jī)構(gòu)去辦理，只有國家商標(biāo)注冊審查機(jī)構(gòu)才能夠授予商標(biāo)權(quán)，其他任何機(jī)構(gòu)都不享有該權(quán)力。商標(biāo)全國集中授權(quán)制度有助于確立注冊商標(biāo)的地位和統(tǒng)一性，與注冊商標(biāo)的全國性效力相一致。正如有學(xué)者所認(rèn)為，《商標(biāo)沖突規(guī)定》處理注冊商標(biāo)之間沖突的一般做法就是“維護(hù)現(xiàn)行的商標(biāo)全國集中授權(quán)制度”。

注冊取得商標(biāo)權(quán)和商標(biāo)全國集中授權(quán)制度的核心是商標(biāo)注冊的法律效力。盡管注冊本身并不產(chǎn)生“實體意義上的商標(biāo)權(quán)”，但其對于注冊人而言具有重要的意義。對于社會公眾而言，注冊及其公示是商標(biāo)注冊人享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的基本證據(jù)。和物權(quán)公示類似，“依法公示的物權(quán)具有的正確性推定，為世界大多數(shù)大陸法系國家立法所確認(rèn)，并被稱為‘公示的公信力原則”。商標(biāo)注冊公示同樣具有公信力。對于注冊人而言，只有注冊商標(biāo)才具有完全的效力，商標(biāo)注冊人也才能夠安心使用其商標(biāo)，注冊制度才能發(fā)揮“注冊商標(biāo)的發(fā)展助成功能”。如果商標(biāo)注冊人正常使用自己合法注冊的商標(biāo)都將侵犯他人的注冊商標(biāo)權(quán)，其結(jié)果只會帶來“注冊商標(biāo)發(fā)展助成功能”成為泡影，從根本上動搖注冊取得商標(biāo)權(quán)和商標(biāo)全國集中授權(quán)制度的合理性。

用自己的注冊商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)抗辯正是商標(biāo)注冊賦予給注冊商標(biāo)人的一項權(quán)利，只要符合相應(yīng)條件，商標(biāo)注冊人就應(yīng)當(dāng)可以用自己合法的注冊商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)抗辯。只有這樣，商標(biāo)法注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制和商標(biāo)全國集中授權(quán)制度才能得到真正落實。

2.避免注冊商標(biāo)成為商標(biāo)侵權(quán)的工具。為實現(xiàn)注冊取得商標(biāo)權(quán)和商標(biāo)全國集中授權(quán)制度之目的，商標(biāo)法有必要賦予商標(biāo)注冊人利用自己的注冊商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)抗辯的權(quán)利。然而，商標(biāo)法賦予注冊商標(biāo)的效力不是絕對的，商標(biāo)注冊人要用自己的注冊商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)抗辯必須符合一定的條件，否則注冊商標(biāo)恰可能成為商標(biāo)侵權(quán)的工具。在“錦竹”商標(biāo)爭議糾紛案中，北京市第一中級人民法院認(rèn)為，爭議商標(biāo)原申請人與引證商標(biāo)權(quán)利人同處四川省，對引證商標(biāo)知名度應(yīng)當(dāng)知曉，其仍將與引證商標(biāo)相近的爭議商標(biāo)加以注冊，已經(jīng)能夠表明其摹仿、攀附引證商標(biāo)的故意。爭議商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后幾經(jīng)轉(zhuǎn)讓，爭議商標(biāo)先后的幾個權(quán)利人利用“錦竹”和“綿竹”文字字形近似，多次摹仿劍南春公司綿竹大曲酒包裝裝潢并被判侵權(quán)或被處以行政處罰。因此，從爭議商標(biāo)的申請、轉(zhuǎn)讓情況以及不同時期權(quán)利人的行為來看，“可以證明爭議商標(biāo)申請注冊之時即非善意，且現(xiàn)在爭議商標(biāo)已經(jīng)成為原告及其他具有不良企圖的人摹仿‘綿竹馳名商標(biāo)的工具”。因此，注冊近30年的爭議商標(biāo)最終被撤銷。參見廣東省深圳市寶松利實業(yè)有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會商標(biāo)爭議裁定糾紛案，北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第3359號行政判決書（因雙方當(dāng)事人均未上訴而生效）。“錦竹”商標(biāo)爭議案表明，已經(jīng)成為商標(biāo)侵權(quán)工具的，即便是注冊商標(biāo)，不僅商標(biāo)注冊人不能以其進(jìn)行侵權(quán)抗辯，事實上，在此前“錦竹”注冊商標(biāo)所有人或相關(guān)權(quán)利人已經(jīng)在商標(biāo)侵權(quán)案件中被判敗訴。參見深圳市寶松利實業(yè)有限公司與四川綿竹劍南春酒廠有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛上訴案，湖南省高級人民法院（2010）湘高法民三終字第11號民事判決書。而且該注冊商標(biāo)還應(yīng)該被撤銷。

（二）自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的構(gòu)成條件

筆者認(rèn)為，結(jié)合上述制度之目的，自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的條件應(yīng)該包括以下四方面：注冊商標(biāo)與他人的注冊商標(biāo)存在沖突;用以進(jìn)行侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)有效且在注冊時申請人主觀上系善意或者雖非善意但已經(jīng)超過了商標(biāo)法規(guī)定的無效宣告期限;注冊后商標(biāo)已經(jīng)實際使用并有一定影響;注冊商標(biāo)的使用系善意，且使用方式恰當(dāng)。

1. 注冊商標(biāo)與他人的注冊商標(biāo)存在沖突。注冊商標(biāo)與他人的注冊商標(biāo)存在沖突是注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的前提。這里的沖突標(biāo)準(zhǔn)是消費(fèi)者存在混淆的可能性。而商標(biāo)沖突的時間是指商標(biāo)侵權(quán)糾紛發(fā)生之時，至于雙方的商標(biāo)在注冊時是否存在沖突則在所不論。當(dāng)然，注冊時兩個注冊商標(biāo)之間本不存在沖突的事實，有助于自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的成立。因為注冊時兩個注冊商標(biāo)之間不存在沖突的事實足以證明在后注冊商標(biāo)人主觀上并無惡意。這里的他人商標(biāo)必須為注冊商標(biāo)，因為在我國實行注冊取得商標(biāo)權(quán)機(jī)制下，注冊商標(biāo)是商標(biāo)法保護(hù)的重心，對未注冊商標(biāo)的保護(hù)僅是有限保護(hù)，王太平、袁振宗：《反不正當(dāng)競爭法的商業(yè)標(biāo)識保護(hù)制度之評析》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2018年第5期，第5頁。其典型體現(xiàn)是我國《商標(biāo)法》第59條第3款的規(guī)定。根據(jù)該規(guī)定，即便他人的未注冊商標(biāo)使用在先，但相對于注冊商標(biāo)，未注冊商標(biāo)所有人不僅不能禁止相沖突的在后注冊商標(biāo)的使用，而且其本身還需要附條件地繼續(xù)使用;不僅要附加區(qū)別標(biāo)志，而且只能在原范圍內(nèi)使用。這里的他人注冊商標(biāo)原則上應(yīng)該已經(jīng)使用并產(chǎn)生了一定影響者。因為從商標(biāo)法理來看，沒有一定影響也沒有使用的商標(biāo)因其尚未形成實質(zhì)意義的商標(biāo)權(quán)，即便他人使用該商標(biāo)事實上也不會侵犯注冊商標(biāo)所有人的利益。也就是說，從商標(biāo)法理來看，此時在后注冊商標(biāo)的使用行為根本不構(gòu)成侵權(quán)，注冊商標(biāo)所有人無需進(jìn)行抗辯。因為僅僅注冊而未使用的在先商標(biāo)雖仍然受到保護(hù)，但其保護(hù)也是不完全的。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第64條的規(guī)定，注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明商標(biāo)侵權(quán)發(fā)生之前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

2. 用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)有效，且注冊時申請人主觀善意或者雖非善意但已經(jīng)超過了商標(biāo)法規(guī)定的無效宣告期限。首先，用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)必須是有效的，無效的注冊商標(biāo)不能進(jìn)行侵權(quán)抗辯。其次，用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)在注冊時其申請人主觀上是善意的或者雖非善意但已經(jīng)超過了商標(biāo)法規(guī)定的無效宣告期限。這里實際上存在兩種情況：一種情況是，用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)在注冊時其申請人主觀系善意。在此情況下，不管其注冊商標(biāo)的后續(xù)使用情況如何，只要符合其他條件，在注冊商標(biāo)被無效宣告之前注冊人都可以進(jìn)行抗辯。另一種情況是，盡管用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)在申請注冊時其申請人并非善意，但根據(jù)我國《商標(biāo)法》第45條的規(guī)定，除當(dāng)事人系惡意復(fù)制、模仿、翻譯馳名商標(biāo)之外，超過注冊之日起五年的注冊商標(biāo)將無法被無效宣告。在這種情況下，如果仍不允許其注冊人進(jìn)行侵權(quán)抗辯，則跟無效宣告的后果沒有實質(zhì)區(qū)別，商標(biāo)法規(guī)定的五年期限制度目標(biāo)將歸于落空。不僅如此，盡管某個注冊商標(biāo)曾經(jīng)能夠依法被宣告無效或者撤銷，但商標(biāo)使用的動態(tài)性意味著商標(biāo)先前的缺陷可能會因較長時間較大規(guī)模的使用而被“治愈”。同時，在商標(biāo)法提供了救濟(jì)手段、在先注冊人本可采取行動卻不采取行動的情況下，超過五年后不再對其提供救濟(jì)類似于訴訟時效的原理，即法律不保護(hù)在權(quán)利上睡大覺者，有其合理性。不僅如此，在這種情況下若不允許以注冊商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)抗辯雖然懲罰了在后注冊人的惡意，但可能助長在先商標(biāo)注冊人的投機(jī)行為，有厚此薄彼之嫌。

3. 用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)在被控侵權(quán)之前已經(jīng)實際使用并有一定影響。根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，注冊商標(biāo)連續(xù)三年不使用的，可以被撤銷。在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，只要被告提出抗辯，注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過其注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。有些國家或地區(qū)的商標(biāo)法也有類似規(guī)定，比如在歐盟如果注冊商標(biāo)沒有使用，那么，在注冊商標(biāo)所有人指控他人商標(biāo)侵權(quán)時，被告可以請求商標(biāo)注冊人提供在提起訴訟之前五年內(nèi)的真實使用證據(jù);如果不能提供，被告可以以注冊商標(biāo)未真正使用而加以抗辯。Annette Kur & Martin Senftleben， European Trade Mark Law： A Commentary， Oxford University Press， 2017，§6.3.7.2， para. 6.189.這些規(guī)定意味著僅僅注冊而沒有使用的注冊商標(biāo)在效力上是有瑕疵的，是不完整的商標(biāo)權(quán)。不僅如此，從法理來看僅僅使用而沒有產(chǎn)生一定影響的商標(biāo)仍然不能用以識別商品或服務(wù)，因為其本質(zhì)上仍然不構(gòu)成商標(biāo)。既然未經(jīng)使用的注冊商標(biāo)不能指控他人商標(biāo)侵權(quán)，當(dāng)然也難以作為對抗他人商標(biāo)侵權(quán)的抗辯理由，尤其是難以作為對抗停止侵權(quán)請求之抗辯。

事實上，在相互之間存在沖突的情況下，商標(biāo)法需要在兩個相互沖突的注冊商標(biāo)之間進(jìn)行選擇，而可能的結(jié)果無非是兩種情況：一是兩個相互沖突的注冊商標(biāo)共存;二是只允許兩個相互沖突商標(biāo)中的一個存續(xù)。顯然，在在后注冊商標(biāo)是非正常注冊且未使用的情況下，其所有人不享有干預(yù)權(quán)，不能對抗相沖突的在先注冊商標(biāo)所有人的侵權(quán)指控和無效宣告、撤銷請求。

4. 注冊商標(biāo)的使用是善意的，且使用方式符合商業(yè)習(xí)慣。這里的善意是指商標(biāo)注冊人使用注冊商標(biāo)時的主觀心理狀態(tài)，即當(dāng)事人對注冊商標(biāo)的使用不是為了利用他人注冊商標(biāo)之商譽(yù)的主觀狀態(tài)。主觀的心理狀態(tài)往往難以察知，需要通過外在行為來判斷。由于商標(biāo)侵權(quán)抗辯中雙方當(dāng)事人的商標(biāo)均為注冊商標(biāo)，基于注冊的公示效力雙方互相了解十分正常，尤其是在后商標(biāo)申請注冊時可能經(jīng)過了在先商標(biāo)注冊人的異議或者無效宣告程序而最終并未影響在后商標(biāo)的注冊或者注冊審查機(jī)關(guān)做出了維持注冊的裁決。因此，此時不能僅僅以被告已知或者應(yīng)知原告的注冊商標(biāo)來判定被告使用自己的注冊商標(biāo)是否善意，而必須通過注冊商標(biāo)使用的客觀行為來進(jìn)行判斷。筆者認(rèn)為，這里最重要的是注冊商標(biāo)的使用方式是否符合商業(yè)習(xí)慣，通常應(yīng)該重點觀察用以進(jìn)行侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)注冊狀態(tài)與被控侵權(quán)標(biāo)識的使用情況之間的關(guān)系，以及被控侵權(quán)標(biāo)識的使用情況和原告注冊商標(biāo)注冊狀態(tài)之間的關(guān)系。后者是通常意義下商標(biāo)侵權(quán)判斷的標(biāo)準(zhǔn)和考慮因素，而前者在很大程度上則可以揭示注冊商標(biāo)使用人的主觀狀態(tài)。通常情況下，由于商業(yè)現(xiàn)實的多變性，注冊商標(biāo)的實際使用狀態(tài)和注冊狀態(tài)有一定差異當(dāng)屬正常。也就是說，應(yīng)該允許商標(biāo)注冊人在基本不改變自己商標(biāo)顯著性的情況下根據(jù)商業(yè)現(xiàn)實隨時調(diào)整自己商標(biāo)的實際使用情況，但用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)的實際使用狀態(tài)不能過于偏離商標(biāo)的注冊狀態(tài)，尤其是在可能與他人注冊商標(biāo)存在沖突的情況下。用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)在實際使用時不得隨意變形，不得隨意擴(kuò)大所使用的商品或服務(wù)范圍，從而達(dá)致與他人注冊商標(biāo)混淆之目的。只有使用主觀上是善意的且使用方式符合正常的商業(yè)習(xí)慣，自己注冊商標(biāo)才能夠用以進(jìn)行侵權(quán)抗辯，否則無異于允許注冊商標(biāo)淪為商標(biāo)侵權(quán)的工具。

四、自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的法律后果與處理方案

在注冊商標(biāo)符合侵權(quán)抗辯的條件下，由于商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任包括損害賠償責(zé)任、停止侵害責(zé)任以及規(guī)范使用等多種法律責(zé)任，同時是否已經(jīng)使用可能影響用以指控商標(biāo)侵權(quán)之注冊商標(biāo)的效力，而注冊之日起是否已經(jīng)超過五年則可能影響用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)之法律地位。因此，需要結(jié)合用以指控商標(biāo)侵權(quán)的注冊商標(biāo)和用以進(jìn)行侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)注冊時間和使用的具體情況，具體分析自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的法律后果。

（一）抗辯損害賠償責(zé)任

從世界各國或地區(qū)商標(biāo)法的規(guī)定來看，尤其是從大陸法系國家或地區(qū)商標(biāo)法的規(guī)定來看，通常都區(qū)分了商標(biāo)侵權(quán)的停止侵害責(zé)任和損害賠償責(zé)任，前者通常不需要考慮侵權(quán)行為人是否具備過錯，而后者通常要求侵權(quán)行為人有故意或過失。參見德國《商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法》第14條第5款和第6款;日本《商標(biāo)法》第36條和第38條;我國臺灣地區(qū)“商標(biāo)法”第69條第1款和第3款;等等。我國商標(biāo)法沒有明確規(guī)定停止侵害責(zé)任和損害賠償責(zé)任是否需要過錯，但學(xué)理上通常認(rèn)為，停止侵害責(zé)任屬于物權(quán)請求權(quán)之范疇，不需要考慮行為人是否有過錯，而損害賠償責(zé)任則屬于債權(quán)請求權(quán)的范疇，需要考慮行為人的過錯。當(dāng)然，鑒于知識產(chǎn)權(quán)的特殊性，包括商標(biāo)侵權(quán)損害賠償責(zé)任在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)損害賠償責(zé)任，可以適用較為嚴(yán)格的過錯推定原則。由于損害賠償責(zé)任的承擔(dān)需要行為人主觀有過錯，因此對于商標(biāo)侵權(quán)而言，只要行為人沒有過錯或者雖有過錯但過錯已經(jīng)被“治愈”，則行為人均可以抗辯損害賠償之責(zé)任。在用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)是基于善意注冊且善意使用的情況下，因注冊人主觀上沒有過錯，可以對損害賠償責(zé)任進(jìn)行抗辯。在用以侵權(quán)抗辯的注冊商標(biāo)非出于善意申請的情況下，則應(yīng)根據(jù)商標(biāo)注冊后經(jīng)過的時間情況來確定是否能夠抗辯損害賠償責(zé)任。

自注冊之日起尚不足五年的情況下，不管注冊商標(biāo)申請人主觀上是否善意，在后注冊商標(biāo)均有很大可能被無效宣告。在此情況下，如果商標(biāo)注冊人申請時主觀上是非善意的，即便注冊商標(biāo)的使用是善意的，但因其使用注冊商標(biāo)和申請注冊商標(biāo)的時間間隔過短，使用的善意難以“治愈”其申請的非善意。因此，在此情況下不應(yīng)允許當(dāng)事人用該注冊商標(biāo)進(jìn)行損害賠償責(zé)任之抗辯。根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，在注冊商標(biāo)自注冊之日起已經(jīng)超過五年的情況下，盡管存在著兩個注冊商標(biāo)之間的沖突，不管在后注冊商標(biāo)在申請時是否善意，在后注冊商標(biāo)事實上已經(jīng)無法被宣告無效，可以說商標(biāo)注冊人在申請時主觀上的非善意已經(jīng)因時間的經(jīng)過而被“治愈”。因此，在這種情況下只要注冊商標(biāo)的使用是善意的且符合注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的其他條件，就應(yīng)該允許該注冊商標(biāo)所有人對侵權(quán)損害賠償責(zé)任進(jìn)行抗辯。當(dāng)然，《商標(biāo)法》第64條第1款規(guī)定的注冊商標(biāo)三年不使用的損害賠償抗辯，被控侵權(quán)的注冊商標(biāo)所有人同樣可以主張。

（二）抗辯停止侵害責(zé)任

和損害賠償責(zé)任不同的是，停止侵害責(zé)任是一種物權(quán)請求權(quán)性質(zhì)的救濟(jì)，其重點是恢復(fù)絕對權(quán)的圓滿狀態(tài)，并不需要考慮行為人的主觀過錯。在自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的情況下，不僅原告用以指控侵權(quán)的商標(biāo)是注冊商標(biāo)，而且被告被指控侵權(quán)的商標(biāo)也是注冊商標(biāo)。因此，是否允許用自己的注冊商標(biāo)進(jìn)行停止侵害抗辯，實質(zhì)上就表現(xiàn)為注冊商標(biāo)之間的效力沖突問題。在這種情況下，不僅要考慮被告注冊商標(biāo)的效力，而且還要考慮原告注冊商標(biāo)的效力。只有在原告注冊商標(biāo)的效力優(yōu)于被告的情況下，才不允許被告用其注冊商標(biāo)進(jìn)行停止侵害責(zé)任的抗辯，從而恢復(fù)原告注冊商標(biāo)的圓滿狀態(tài)。在雙方注冊商標(biāo)的效力不相上下的情況下，可能就會出現(xiàn)類似歐盟商標(biāo)法中干預(yù)權(quán)的法律后果之一，即發(fā)生商標(biāo)共存。根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，影響注冊商標(biāo)效力的因素主要有兩個：一是時間因素，即除惡意復(fù)制、模仿、翻譯馳名商標(biāo)之外，違反商標(biāo)注冊其他相對理由的，當(dāng)事人只能在商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)提起無效宣告;超過五年的，將不能宣告注冊商標(biāo)無效，因為商標(biāo)注冊時的缺陷此時已經(jīng)被“治愈”。二是使用因素，即根據(jù)我國《商標(biāo)法》第49條第2款和第64條第1款的規(guī)定，注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，可能被撤銷。起訴前三年沒有使用的，也不能獲得損害賠償，所以使用對注冊商標(biāo)的效力有較大的影響。除此之外，有些國家或地區(qū)的商標(biāo)法還規(guī)定，不使用還可能影響注冊商標(biāo)物權(quán)請求權(quán)的效力。比如，《歐盟商標(biāo)條例》第99條第3款就提供了基于不使用侵權(quán)抗辯的可能性。

由于我國商標(biāo)法沒有明確剝奪未使用注冊商標(biāo)所有人主張停止侵害之權(quán)力，也沒有明確規(guī)定注冊商標(biāo)的使用是否可能構(gòu)成侵權(quán)，從解釋論上結(jié)合注冊商標(biāo)的注冊時間和使用因素來確定是否允許用自己注冊商標(biāo)進(jìn)行抗辯是可行的。具體闡釋如下：

1.自注冊之日起不滿五年的自己注冊商標(biāo)停止侵害責(zé)任之抗辯。在在后自己注冊商標(biāo)自注冊之日起不滿五年的情況下，其可以因在先沖突注冊商標(biāo)的存在而被宣告無效，而后者則不會因在后沖突注冊商標(biāo)的存在而被宣告無效。在該情況下，不管在后注冊商標(biāo)是否已經(jīng)實際使用，均可以被宣告無效。因此，當(dāng)在先注冊商標(biāo)所有人指控在后注冊商標(biāo)的使用構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，在后注冊商標(biāo)不能被用作停止侵害責(zé)任抗辯之理由。而當(dāng)在后注冊商標(biāo)的注冊人指控在先注冊商標(biāo)的使用構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，因不存在無效宣告問題，只要符合上述自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的條件，在先注冊商標(biāo)當(dāng)然能夠被用來進(jìn)行停止侵害責(zé)任之抗辯。根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，連續(xù)三年未使用的注冊商標(biāo)可能被撤銷，因此，當(dāng)在先注冊商標(biāo)連續(xù)三年未使用時，除非在后注冊商標(biāo)同樣連續(xù)三年未使用，從商標(biāo)法鼓勵商標(biāo)使用的原則出發(fā)，不應(yīng)該允許在先注冊商標(biāo)抗辯停止侵害責(zé)任。因為當(dāng)在后注冊商標(biāo)已經(jīng)正常使用且具有一定影響的情況下，可以視在先沖突注冊商標(biāo)因連續(xù)三年不使用而不存在，從而前者不因在先沖突注冊商標(biāo)的存在而被無效宣告。也就是說，在這種情況下維持正常使用在后注冊商標(biāo)的效力而事實上撤銷連續(xù)三年未使用的在先注冊商標(biāo)。

2. 自注冊之日起已經(jīng)滿五年時間的自己注冊商標(biāo)停止侵害責(zé)任之抗辯。在在后商標(biāo)自注冊之日起滿五年的情況下，除了屬于惡意復(fù)制、模仿、翻譯馳名商標(biāo)的情形之外，在后注冊商標(biāo)將無法被宣告無效，于是會出現(xiàn)類似于歐盟商標(biāo)法中干預(yù)權(quán)所導(dǎo)致的商標(biāo)共存之后果。在這種情況下，不管是在先商標(biāo)還是在后商標(biāo)，只要符合前述自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯的條件，原則上均可以針對對方的商標(biāo)侵權(quán)指控進(jìn)行停止侵害責(zé)任之抗辯。同時，根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，連續(xù)三年未使用的注冊商標(biāo)可能被撤銷，此時必須考慮兩個注冊商標(biāo)的使用狀況以決定是否允許用注冊商標(biāo)進(jìn)行停止侵害責(zé)任之抗辯。很顯然的是，根據(jù)商標(biāo)法鼓勵商標(biāo)使用的基本原則，不管在先還是在后注冊，連續(xù)三年未使用的注冊商標(biāo)均不可抗辯正常使用注冊商標(biāo)所有人的停止侵害責(zé)任之指控。

（三）附加區(qū)別標(biāo)志

除了上述注冊商標(biāo)可能因注冊之日起不滿五年而被宣告無效或者因連續(xù)三年未使用而被撤銷之外，當(dāng)兩個相互沖突的注冊商標(biāo)均無法被宣告無效或撤銷時，二者只能共存。在這種情況下，由于兩個注冊商標(biāo)存在沖突，雙方商標(biāo)的使用必定存在混淆的可能性，雙方均可以對對方提起商標(biāo)侵權(quán)之訴，對于這種商標(biāo)侵權(quán)糾紛的處理，法院可以參考“恒升”與“恒生”沖突案中的調(diào)解方案，即“可以根據(jù)案件的具體情況，責(zé)令雙方當(dāng)事人通過正確使用商標(biāo)、附加區(qū)別標(biāo)志等方式互相加以區(qū)分，以減少雙方商標(biāo)沖突的程度”，同時保護(hù)公共利益。

五、結(jié)語

盡管避免注冊商標(biāo)之間的沖突和維護(hù)注冊商標(biāo)的識別功能商標(biāo)法“是面向功能的，涉及的是識別和保證商業(yè)來源真實性的功能”。 Annette Kur & Martin Senftleben， European Trade Mark Law： A Commentary， Oxford： Oxford University Press， 2017，§1.1， para.1.03.是商標(biāo)法的重要目標(biāo)，而商標(biāo)法的確也在盡可能地通過無效宣告等制度從根源上減少相互沖突的注冊商標(biāo)的存在，但注冊商標(biāo)之間的沖突是難以避免和不可消除的。同時，盡管注冊商標(biāo)之間存在沖突，商標(biāo)使用的動態(tài)性、信賴保護(hù)原則、禁止重復(fù)訴訟原理以及域外經(jīng)驗等均表明應(yīng)該適當(dāng)尊重注冊商標(biāo)的效力，有條件地允許商標(biāo)使用人用自己合法的注冊商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)抗辯。在多大程度上允許用自己的注冊商標(biāo)進(jìn)行侵權(quán)抗辯既取決于商標(biāo)集中注冊制度與商標(biāo)侵權(quán)案件訴訟效率的綜合作用，也取決于商標(biāo)法消除混淆、避免注冊商標(biāo)之間沖突、遏制商標(biāo)侵權(quán)以及相關(guān)當(dāng)事人合法權(quán)益維護(hù)之間的折衷平衡。而合理設(shè)置自己注冊商標(biāo)侵權(quán)抗辯之條件及其法律后果將有助于實現(xiàn)最優(yōu)的制度效果。

Research on Defensing Trademark Infringement by the Defendants Registered Trademark

WANG Taiping

（South China Institute for International Inteuectual Property， Guangdong Unviersity of Foreign Studies， Guangzhou 510006， China）

Abstract：

The dynamic nature of the trademark， the inevitable loopholes of the trademark review system， the principle of trust protection and the ban of repeated actions are the justifications ofdefensing trademark infringement by the defendants registered trademark. The related legislations in Europe and Japan evidence the rationality and feasibility of defense to trademark infringement by defendants own registered trademark. The purpose of the system of defense to the trademark infringement by defendants own registered trademark is to maintain the registered-based system and the system of centralized review of registered trademark and avoid the registered trademark becoming the tool of trademark infringement. The requirements of the defense to trademark infringement by defendants own registered trademark include two or more registered trademark conflicting with each other， the registered trademark used to defend trademark infringement being valid and being registered in good faith or having been exceeded the time limit for invalidation stipulated by the trademark law， the registered trademark having been used and acquired trademark sense before being accused of trademark infringement， the use of the registered trademark in good faith and in accordance with the normal commercial habits. The defenses to trademark infringement by defendants own registered trademark include defense to damage compensation liability and injunction， and the registration time of the junior registered trademark and the use status of the conflicted registered trademarks will affect the defense to trademark infringement by defendants own registered trademark. When both of the conflicted registered trademarks cannot be declared invalid or undo and have been used by their holders， we can reduce the likelihood of confusion by attaching the distinctive signs to both the conflicted registered trademarks.

Key Words： ?conflicts between registered trademarks; defense to trademark infringement; the registered-based mechanism; attaching distinctive signs

本文責(zé)任編輯：黃 匯

收稿日期：2019-06-22

基金項目：2018年度國家社會科學(xué)基金項目一般項目“商標(biāo)符號利益分配視角下的商標(biāo)法構(gòu)造研究”（18BFX172）

作者簡介：

王太平（1970），男，河北成安人，廣東外語外貿(mào)大學(xué)云山杰出學(xué)者，法學(xué)院教授，華南國際知識產(chǎn)權(quán)研究院研究員、國際知識產(chǎn)權(quán)法治研究創(chuàng)新團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，法學(xué)博士。

①參見《最高人民法院民事審判第三庭關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)（2004）民三他字第10號函的通知》，2015年3月11日頒布;泰興市同心紡織機(jī)械有限公司與江蘇振泰機(jī)械織造公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)、侵犯企業(yè)名稱權(quán)糾紛上訴案，江蘇省高級人民法院（2004）蘇民三終字第059號民事裁定書。