外觀設計專利申請策略的思考

文學梅 張鑫

摘? 要：在工程機械行業(yè)，人們對產(chǎn)品外觀設計追求也越來越高，而對外觀設計專利申請的布局也會有更高要求。在專利檢索過程中，發(fā)現(xiàn)某企業(yè)在美國申請外觀設計專利的一種策略，通過對此申請策略的進一步分析思考，包括查閱法律法規(guī)、實際案例等，分析了局部外觀設計的保護、請求保護色彩對保護范圍的影響、禁止重復授權原則等情況。提出了在此情況下，針對我國外觀設計專利的申請策略，可以根據(jù)產(chǎn)品和設計方案的具體特點，選擇申請部件的外觀設計專利、采用相似外觀設計的申請制度等，進行外觀設計專利的布局，以獲得更大的保護范圍。

關鍵詞：外觀設計? 專利布局? 局部外觀設計? 請求保護色彩? 禁止重復授權原則

Abstract： In the construction machinery industry， people's pursuit of product design is higher and higher， and the layout of design patent application will also have higher requirements. In the process of patent search， we found a kind of strategy for an enterprise to apply for a design patent in the United States. Through further analysis and consideration of this application strategy， including consulting laws and regulations， actual cases， etc.， the protection of local design， the influence of requested protection color on the scope of protection， and the principle of prohibiting duplicate authorization are analyzed. In this case， according to the specific characteristics of the product and design scheme， we can choose the design patent of the applied parts， adopt the application system of similar design， etc.， and carry out the layout of the design patent， so as to obtain a greater protection scope.

Key Words： Appearance design; Patent layout; Partial design; Request for protection of color;? ?Principle of prohibition of duplicate authorization

工程機械行業(yè)的外觀設計越來越受到重視，但在實際檢索中發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)在外觀設計申請上，往往只申請一件整機產(chǎn)品的外觀設計，這樣的申請策略在實際專利保護中并不能發(fā)揮良好作用。近期在平地機的外觀設計專利檢索中，檢索到某公司同日申請的三個美國的外觀設計專利，公開號分別是USD548752、USD557711、USD568906，同樣的平地機外觀設計方案，采取不同的側重方式，同時申請了三件外觀設計予以保護，這樣的申請策略有何優(yōu)缺點，是否可以廣泛應用于我國工程機械外觀設計申請中，值得進一步思考。本文通過對此申請策略的進一步分析，包括查閱法律法規(guī)，實際案例等，分析了局部外觀設計的保護、請求保護色彩對保護范圍的影響、禁止重復授權原則等情況，提出了適用于我國工程機械外觀上設計的申請策略，以供參考。

1? 外觀設計申請策略實例說明

平地機的外觀設計專利檢索中，檢索到某公司在美國同日申請了三個平地機的外觀設計專利，公開號分別是USD548752、USD557711、USD568906，選擇最能體現(xiàn)產(chǎn)品設計要點的立體圖進行進一步說明，三個外觀設計的立體圖分別如圖1、圖2、圖3。

從立體圖中可以看出，3個外觀設計的產(chǎn)品設計方案是一致的，USD548752為完整的線條圖，與其相比，USD557711輪胎處為虛線，USD568906為色彩圖。繼續(xù)看三個外觀設計的說明，USD557711與USD548752的區(qū)別是，增加了“用虛線表示的元素不構成所要求的設計的一部分”。USD568906與USD548752的區(qū)別是，增加了“該專利或申請文件至少包含一幅用彩色繪制的圖形。本專利或?qū)＠暾埑霭嫖锏膹陀〖筒噬珗D紙將由本局按要求提供，并支付必要的費用”。即增加了請求保護色彩。

對如上3個外觀設計的保護范圍做簡單的說明。

如果按照公開號USD548752的申請方式對平地機外觀設計方案進行申請，保護的是平地機的整機形狀的外觀設計方案。

如果按照公開號USD557711的申請方式對平地機外觀設計方案進行申請，保護的是平地機除輪胎外的部分整機形狀的外觀設計方案，即局部外觀設計。因為用虛線表示的元素，即輪胎，不構成所要求的設計的一部分，所以如果有平地機產(chǎn)品的輪胎數(shù)量、輪胎大小比例等與USD548752不同，可能影響是否侵權USD548752的判定，但不會影響是否侵權USD557711的判定。但請注意，暫時我國并未有局部外觀設計的保護，具體見本文2.1局部外觀設計的說明。

如果按照公開號USD568906的申請方式對平地機外觀設計方案進行申請，保護的是平地機的整機形狀以及色彩的結合的外觀設計方案。因為增加了色彩這一要素，在“整體觀察，綜合判斷”的原則下，在整機形狀相似度一致的情況下，如果產(chǎn)品的色彩與要求保護的色彩近似，則將大大影響侵權USD568906的判定。當然，與此同時，如果產(chǎn)品的色彩與要求保護的色彩差別極大，將大大影響不侵權USD568906的判定。具體見本文2.2請求保護色彩的說明。

2? 外觀設計申請策略的思考

2.1 局部外觀設計

《中華人民共和國專利法》第二條第四款規(guī)定：“外觀設計，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計?！?/p>

目前，中國專利法對于產(chǎn)品的局部設計創(chuàng)新還不能提供有效的知識產(chǎn)權保護。在此情況下，產(chǎn)品的局部設計只能依附于其所應用的產(chǎn)品，尋求整體的保護。而外觀設計在比較時遵循的原則是“整體觀察，綜合判斷”，當創(chuàng)新的局部相對于整體產(chǎn)品而言，不足夠顯著時，整體觀察，可能會被認定為非顯著影響，從而導致模仿產(chǎn)品局部設計的侵權風險小，局部設計不能得到良好保護。

《專利法修訂草案（送審稿）》第二條第四款建議修改為：“外觀設計，是指對產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計”。修改點在于增加了“整體或者局部”，一旦通過，將把局部外觀設計納入專利法的保護范圍。

即使專利法通過了局部外觀設計的保護，現(xiàn)階段我國依舊缺乏局部外觀設計專利申請、審查和保護的實踐經(jīng)驗。而各國對于局部外觀設計保護制度的差異也較大，比如，美國和歐盟的局部外觀專利保護制度較為近似，日本和韓國較為近似，歐美和日韓之間的局部外觀專利保護制度差別較大[1]。未來應持續(xù)關注我國對局部外觀設計申請、審查和保護的規(guī)定和實踐。

通過以上分析，現(xiàn)階段在我國并不適合申請類似USD557711的局部外觀設計。但順著此條思路，可以申請具有設計要點的部件，比如駕駛室、機罩等。

2.2 請求保護色彩

是否請求保護色彩由申請人自行決定，我國現(xiàn)行專利法并未作出強制性規(guī)定。請求保護色彩的應當在簡要說明中寫明并提交一份彩色照片。保護色彩與不保護色彩的外觀設計專利，保護范圍略有區(qū)別[2-3]。目前主要有四種觀點：

（1）色彩限定說。該觀點認為，請求保護色彩的外觀設計，相對于不請求保護色彩的外觀設計，會縮小保護范圍。即色彩限定了保護范圍。

（2）色彩強調(diào)說。該觀點認為，請求保護色彩的外觀設計，不是只要求保護請求保護色彩的實施例，而是重點強調(diào)該色彩的實施例，相對于不請求保護色彩的外觀設計，會擴大保護范圍。

（3）色彩忽略說。該觀點認為，外觀設計專利產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩之間為主次、順位關系，即不論是否請求保護色彩，在確定其保護范圍時，都應先判斷形狀是否相同或者相近似，然后判斷圖案是否相同或者相近似，至于色彩，應該放在最后判斷，或者直接忽略。

（4）三要素并列說。該觀點認為，外觀設計專利產(chǎn)品的形狀、圖案和色彩，互為并列關系，而不是色彩忽略說中的主次、順位關系。請求保護色彩的，應該綜合考慮形狀、圖案和色彩三要素，以便確定其保護范圍。未請求保護色彩的，只綜合考慮形狀、圖案確定其保護范圍。

以上四種觀點中，前三種觀點對外觀設計的保護范圍理解狹隘，外觀設計專利沒有權利要求一說，其保護范圍以圖片或照片為準，不能將色彩簡單的理解為保護范圍的限定或強調(diào)，也不能將三要素硬性排序，以凸顯或降低色彩的重要性。故第四種觀點三要素并列說更為客觀公正。

而對于三要素并列說，也有觀點稱之為保護范圍偏移說。即請求保護色彩對于外觀設計的保護范圍而言，不是簡單的縮小、擴大或者維持不變，而是保護范圍中心的偏移。請求保護色彩的外觀設計，與未請求保護色彩的外觀設計相比，保護范圍有較大重合，但兩者之間并非全集與子集的關系。

在實際案例中，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會第5158號無效決定很典型，由于涉案專利請求保護色彩，在進行對比時需要對比二者的色彩，二者在色彩搭配上的相同點增加了整體的相似性，進而導致二者屬于相近似的外觀設計，最終宣告涉案的外觀設計專利全部無效[4]。

通過以上分析，按照USD568906的思路申請請求保護色彩的外觀設計是很重要的，尤其在工程機械領域，以平地機為例，多家公司的顏色搭配都以黃色和黑色的搭配為主，請求保護色彩在一定程度上，會增加整體的相似性。

2.3 禁止重復授權原則

《中華人民共和國專利法》第九條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。”

包括同一人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩份以上專利申請[5]。

根據(jù)以上規(guī)定，可以看出，在我國，如果采用如上申請策略，即同時提交實質(zhì)相同的外觀設計申請，可能在審查階段，因不符合第九條規(guī)定，禁止重復授權原則而無法被授權，無法達到想要的結果。即使被授予專利權，這些授權的外觀設計后續(xù)可能成為無效彼此的證據(jù)，也無法得到想要的結果[6]。

同日申請USD548752、USD557711、USD568906三個外觀設計專利，并后續(xù)授權。權利人可以根據(jù)相關產(chǎn)品的特點，選擇側重點不同的專利進行訴訟，以增加訴訟把握。此種申請策略，可以對外觀設計方案進行側重點不同的保護，以獲得最大的保護范圍。但通過以上分析，根據(jù)禁止重復授權原則，此申請策略在我國，并不能實現(xiàn)。同時進一步檢索，發(fā)現(xiàn)上述三個外觀設計專利，僅有USD548752，作為優(yōu)先權基礎，申請了中國的外觀設計專利，這也是為了適應中國的禁止重復授權原則而選擇的申請方式。

3? 外觀設計申請的策略

通過分析，上述申請策略，并不適合我國法律環(huán)境，但可以借鑒，進行如下方式進行申請。

將平地機產(chǎn)品中，具有設計要點的部件，如駕駛室、機罩等，與最終呈現(xiàn)的平地機整機，同日申請，或者先申請部件后申請整機。雖然現(xiàn)行專利法中未有局部外觀設計保護，但可以將具有設計要點的部件進行拆分，同時或先于整機進行外觀設計專利申請，以更好保護外觀設計方案。要注意，申請時間不能倒置，即先申請整機，再申請具有設計要點的部件，因為這樣可能會出現(xiàn)抵觸申請的問題，影響部件外觀設計專利的授權或使其專利權不穩(wěn)定。

如果想要全面保護外觀設計產(chǎn)品，可以將請求保護色彩的外觀設計和不請求保護色彩的外觀設計以相似的形式提交外觀設計專利申請[4]。在平地機產(chǎn)品外觀設計申請中，善用相似外觀設計申請制度， 以USD548752的外觀設計，作為基本設計，輪胎數(shù)量不同、請求保護色彩等的外觀設計作為相似外觀設計，進行合案申請。這樣，以相似外觀設計形式提交專利申請，一方面可以增強外觀設計專利權的穩(wěn)定性，一方面擴展了外觀設計專利的保護范圍。

4? 結語

在我國專利法規(guī)定下，當產(chǎn)品外觀設計方案需要申請專利時，可以根據(jù)產(chǎn)品和設計方案的具體特點，選擇申請部件的外觀設計專利、采用相似外觀設計的申請制度等，進行外觀設計專利的布局，以獲得更大的保護范圍。

參考文獻

[1] 李青文.域外局部外觀設計專利保護制度比較研究[J].中國發(fā)明與專利，2019，16（3）：68-78.

[2] 桑喜泰.外觀設計專利的請求保護色彩[J].設計，2018（3）：80-81.

[3] 胡瀟瀟.論我國外觀設計的行政法保護[J].設計，2017，30（11）：70-71.

[4] 牛澤慧.淺談申請外觀設計專利應掌握的策略[J].中國發(fā)明與專利，2015（2）：50-52.

[5] 尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2012.69.

[6] 李明，李明亮.淺析同日提交的外觀設計專利申請實質(zhì)相同的審查[J].中國發(fā)明與專利，2019，16（1）：124-127.