跨境網店侵害美國商標權應對淺析

郜 煒

浙江導司律師事務所，浙江 寧波 315010

一、相關背景

越來越多的中國經營者開始投資國際跨境網店銷售平臺(以下簡稱“跨境平臺”)，尤其是AMAZON、WISH、EBAY、ALIEXPRESS①等，經營者可在其上設網店，并通過PAYPAL、PAYONEER、PINGPONG、國際支付寶等款項中間結算平臺(以下簡稱“結算平臺”)款項結算。隨之而來，中國經營者所設跨境網店侵害美國商標權的消息日益增加②，且常伴隨結算平臺賬戶被封。

二、案例介紹

(一)簡介

案例一：某美國律所作為知名商標權利人代理人向身處中國境內、某跨境平臺W上的網店經營者M發(fā)郵件，告知M已因網店產品侵害商標權被訴至美國法院I，郵件附了下載起訴文件的網址。M下載后發(fā)現被告眾多且所用PAYPAL賬戶已被I凍結，遂自行回郵求情，要求諒解。

案例二：某美國律所向多個跨境平臺經營者發(fā)郵件，明確網店所售產品侵害他人商標權并被訴至美國法院。與上一案例不同點在于，被告未直接聯系對方并委托了律師。

(二)共性分析

1.權利人通常起訴多個被告，部分被告僅列在起訴狀附表，案件所涉跨境平臺主要有EBAY、ALIEXPRESS、WISH、ALIBABA國際店等。

2.被告收到原告律師郵件時，可能未收到法院書面文書，訴訟材料均通過原告郵件所附網址下載。訴訟文件常包括傳票(Summons)、起訴狀和附件(Complaint & Exhibit)、臨時禁止令(Temporary Restraining Order)、預防性禁制令(Preliminary Injunction Order)，有時包括原告動議(Motion)及備忘錄(Memorandum)、自愿調解程序(Voluntary Mediation Program)文件等。

3.美國法院所發(fā)傳票常會明確訴訟情況③，要求21天④內答辯(Answer)并向原告律師提交，否則會依法缺席判決(Judgment by Default)⑤。

4.管轄法院常為美國聯邦法院伊利諾伊州北區(qū)法院、紐約州南區(qū)法院、弗羅里達州南區(qū)法院等。若由伊州北區(qū)法院受理，原告多由芝加哥Greer，Burns & Crain，Ltd.律所(GBC)代理。

5.若被告自行聯系原告，常被要求提供跨境網店經營者信息(如名稱、地址、聯系方式、銀行及PAYPAL賬戶等)、經營者實控其他網店信息等，有時還會被要求提供產品銷量、標識圖示等⑥。

(三)案例結果

不了解美國法律的被告一旦貿然與原告溝通、回復郵件，極易誤入更大風險。案例一中被告郵件實際導致變相自認侵權，后聘律師調查發(fā)現原告商標所在產品類別與案涉產品不同，遂最終促成原告撤訴⑦，被告支付了較低成本。案例二涉及網店多，律師依被告所供各店數據，通過區(qū)別經營實況及往來款數額后，結合原告所供各店數據、經營者身份等因素，促成了大部分和解。

三、案件析評

(一)初期階段重點

利用商品類別與注冊商標不同的實體抗辯促成原告撤訴雖有先例，但建議把法院庭審以前的訴訟初期時段重心放在落實送達程序合法性、可披露信息內容、實際經銷數據等事項上。

(二)策略和建議

1.勿輕言放棄實體抗辯

因被告數量多，原告訴請未必涵蓋全面，據文書起草習慣其訴請常以侵權明顯、惡意性高的幾家網店行為作為主要依據，訴請未必適用所有被告，部分中國經營者身份不適格情形客觀存在。如案例一雖為商標等同使用，但產品類別不同影響原告訴請穩(wěn)定性⑧，且美國律師對此類案件有可能打包收費，不可忽視原告律師急于結案的可能。

2.慎重對待原告材料

原告所發(fā)材料中可能包括原告已提交申請但未被法院簽發(fā)的“Proposed(提議)”文件，需予以區(qū)別以便準確判斷案件進展，必要時可委托律師與法院核實以避免差誤。

上述兩案例中，原告所交材料有所不同，案例二有法院簽發(fā)的預防性禁制令(Preliminary Injunction Order)⑨，案例一只有該文件的“提議”版且非法院簽發(fā)，顯然會影響被告應訴方式。因為預防性禁制令為法院判決前所簽發(fā)以禁止被告某種行為，法院簽發(fā)前會考慮申請人勝訴可能性，申請人可能受到的難以彌補損害⑩，對雙方當事人以及公共利益的影響等?。

通過審查原告所交材料，亦能了解諸多信息，如被告名單可幫助被告查詢比較不同侵權差異，而臨時禁止令(Temporary Restraining Order)?、結算平臺賬戶是否被封，又可作為評判原告是否真實了解被告銷售狀態(tài)的參考，有利于判斷案件走向、賠償金標準。

3.關注時間點

若被告未在法定期限內答辯或申請，法院可依法登記被告缺席后作缺席判決(Judgment by Default)?、依原告單方證據直接認定侵權成立，即便判決不影響對賠償金額實質審。法院簽發(fā)的禁止令通常會明確被告對抗該禁止令的撤銷申請(Motion to Dissolve)?期限，一旦錯過也會導致失權，被告及時回復是正確應對的基礎，其亦可通過延期或駁回申請等實現延期。其中，延期申請不限于一次，但需雙方協議并交法官簽發(fā)命令。

4.重視程序性抗辯

美國法律明確了被告各類抗辯權，其中包括缺乏事物或對人管轄權、不合適審判地、不充分起訴文書、起訴文書送達、未陳述給予救濟的訴訟請求等?，可充分考慮其適用性。此外，中國經營者系境外主體，原告以郵件方式進行的送達是否合法亦可作為合理抗辯。

無論程序上應對是否有效，跨境網店經營者經濟能力、結算平臺被扣金額、經銷產品數量、訴訟成本等才是實質問題，這些也是考慮賠償款金額的法定要求?。由于程序性抗辯影響到訴訟成本，故是否選擇仍需要依實情加以考慮。除上述建議外，提前與專業(yè)人士溝通、了解與被告直接溝通的必要性、真實計算涉案網店實際銷售情況、考慮美國律師費用及地域選擇的必要性這些問題，亦是正確應對相應案件的重要方式。

總體而言，在筆者所接觸的此類案件中，和解結案是較為主流的選擇及實際結果，畢竟和解中的對價依美國法律規(guī)定不得作為索賠有效性及訴請金額的有效證據○17。但是和解只是糾紛解決的途徑之一，具體是否選擇仍需結合具體案情慎重決策。

[ 注 釋 ]

①雨果問答：《跨境電商選擇哪個平臺好，各個平臺有什么優(yōu)勢》[EB/OL].雨果網.http： // www. cifnews. com/ ask/ §icle/1612，2018-5-28.

②收到美國GBC的郵件，說我們侵犯了商標，現在paypal被凍結[EB/OL].福步外貿論壇.http： // bbs. fobshanghai. com/ thread-6983366-1-1.html，2018-5-28.

③Fed.R.Civ.P.§4.

④Fed.R.Civ.P.§21(a)(1).

⑤Fed.R.Civ.P.§55(b).

⑥Fed.R.Civ.P.§26(a).

⑦Fed.R.Civ.P.§41(a).

⑧15 U.S.C §1094.

⑨Fed.R.Civ.P.§65(a).

⑩Winter v.NRDC，Inc.，555 U.S.7(2008).

?李明德，著.美國知識產權法[M].法律出版社，2014，4：609.

?Fed.R.Civ.P.§65(b).

?Fed.R.Civ.P.§55(a).

?Fed.R.Civ.P.§65(b)4.

?Fed.R.Civ.P.§12(b).

?15 U.S.C §1117.

?Fed.R.Evi.§408.