淺談在專利審查中如何明晰技術(shù)問題和技術(shù)效果

姚川，周雯菁

淺談在專利審查中如何明晰技術(shù)問題和技術(shù)效果

姚川，周雯菁*

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心，湖北 武漢 430205）

明晰發(fā)明本身的技術(shù)方案、所屬技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的和所解決的技術(shù)問題以及所產(chǎn)生的技術(shù)效果是創(chuàng)造性評判、實質(zhì)審查全過程中關(guān)鍵的第一步。其中，技術(shù)問題和技術(shù)效果體現(xiàn)著發(fā)明作出的無形貢獻(xiàn)及其價值，因此，如何準(zhǔn)確認(rèn)定技術(shù)問題和技術(shù)效果成為理解發(fā)明、把握發(fā)明構(gòu)思的難點。以一件實際案例為例，明晰技術(shù)問題和解決技術(shù)問題過程中需要注意的問題，并建議以技術(shù)問題/技術(shù)效果的證明程度或預(yù)期程度劃分優(yōu)先級別，重新梳理發(fā)明構(gòu)思，做到后續(xù)審查心中有數(shù)、胸有成竹。

技術(shù)問題；技術(shù)效果；發(fā)明構(gòu)思；審查原則

1 引言

專利法第二十二條第三款規(guī)定，發(fā)明的創(chuàng)造性是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步。

《專利審查指南》（下稱《指南》）第二部分第四章3.1對創(chuàng)造性的審查原則有以下規(guī)定：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待?！吨改稀返诙糠值诎苏?.2指出，審查員在開始實質(zhì)審查后，首先要仔細(xì)閱讀申請文件，力求準(zhǔn)確地理解發(fā)明；重點在于了解發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，理解解決所述技術(shù)問題的技術(shù)方案，并且明確該技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征，特別是其中區(qū)別于背景技術(shù)的特征，還應(yīng)了解該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果[1]。

由此可見，不論是創(chuàng)造性評判還是實質(zhì)審查的全過程，明晰發(fā)明本身的技術(shù)方案、所屬技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的和所能解決的技術(shù)問題以及所能產(chǎn)生的技術(shù)效果都是關(guān)鍵的第一步。

一般而言，發(fā)明的技術(shù)方案通常會體現(xiàn)在申請文件的多個部分，比如說明書的發(fā)明內(nèi)容和具體實施方式部分以及權(quán)利要求書的各項權(quán)利要求中；技術(shù)領(lǐng)域往往能夠明確地體現(xiàn)在說明書的技術(shù)領(lǐng)域部分或者發(fā)明所要求保護(hù)的主題中。但發(fā)明所要解決的和所能解決的技術(shù)問題以及所能產(chǎn)生的技術(shù)效果體現(xiàn)著發(fā)明作出的無形貢獻(xiàn)及其價值[2]，很多時候需要經(jīng)過更為復(fù)雜的過程才能得以確認(rèn)。特別是在屬于實驗性學(xué)科的化學(xué)領(lǐng)域，多數(shù)發(fā)明需要經(jīng)過實驗證明，因而更需要基于所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識和能力，基于原始說明書充分公開的事實，對發(fā)明所解決的技術(shù)問題和所具有的技術(shù)效果進(jìn)行準(zhǔn)確確認(rèn)，以便在后續(xù)審查中準(zhǔn)確把握案件走向。

本文將以一個實際案例為例，探討如何明晰發(fā)明本身所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，并利用該分析結(jié)果指導(dǎo)后續(xù)審查。

2 案例分析

該案涉及一種水溶性膜，說明書指出該水溶性膜是用于遞送單位劑量的洗滌劑產(chǎn)品的包裝。獨立權(quán)利要求1為：一種水溶性膜，包括一種蛋白酶和一種蛋白酶抑制劑。

說明書背景技術(shù)部分指出：為了提高洗滌劑的去污活性、專一性，避免表面活性劑等石油化工品的使用，采用酶作為洗滌劑的去污組分之一是本領(lǐng)域眾所周知的事實。然而，酶是生物大分子，其容易以各種形式降解，會面臨儲存穩(wěn)定性的問題，目前已有專利US 4，115，292，建議將這些酶摻入水溶性膜中，而洗滌劑組合物的其他成分則被盛裝于由該水溶性膜制成的袋中，由此實現(xiàn)酶與其他化學(xué)品的分離，從而使得酶成分能夠長期儲存。但是申請人發(fā)現(xiàn)，即使當(dāng)酶不再受到洗滌劑組合物中化學(xué)品的影響、水溶性膜中的水活度非常低，但需要水來展示蛋白水解活性的蛋白酶，這也會影響該膜中的蛋白酶以及其他酶的儲存穩(wěn)定性，且在膜的生產(chǎn)過程中，這些酶在用于制備（澆鑄）該膜的液體中具有活性，特別是由蛋白酶展示出的蛋白水解活性將影響最終膜產(chǎn)品中所有酶的殘余活性。

由此可見，在含酶水溶性膜的生產(chǎn)和使用過程中存在兩個技術(shù)問題亟需解決，即水溶性膜中酶的儲存穩(wěn)定性問題、水溶性膜中酶的殘余活性問題。為了解決上述兩個技術(shù)問題，申請人采取了向水溶性膜中添加一種蛋白酶抑制劑的手段來抑制各階段中蛋白酶的水解活性，從而提高生產(chǎn)后水溶性膜中酶的殘余活性和存儲穩(wěn)定性。

在說明書具體實施方式部分，申請人提供了一組實驗對本申請的技術(shù)效果作進(jìn)一步說明。在正常的膜生產(chǎn)條件下制備出兩類包含不同酶（蛋白酶、淀粉酶、甘露聚糖酶）的水溶性膜：①含蛋白酶抑制劑4-甲酰基-苯基-硼酸（4-FPBA）；②不含蛋白酶抑制劑。與生產(chǎn)過程中所添加的酶量比較，得出在最終的膜產(chǎn)品中殘余酶促活性的百分比，用以表征在生產(chǎn)過程之后剩余的酶活性。由實驗結(jié)果可知，蛋白酶抑制劑的添加能夠提高酶在膜的生產(chǎn)過程中的存活性。

這組試驗?zāi)軌蜃C實：本申請的技術(shù)方案能夠解決水溶性膜中酶的殘余活性的問題，并能產(chǎn)生申請人聲稱的提高生產(chǎn)后水溶性膜中酶的殘余活性的技術(shù)效果。但對于水溶性膜中酶的儲存穩(wěn)定性問題，該如何考慮？是否能夠就此否定該技術(shù)問題的解決并結(jié)束理解發(fā)明的步驟？

在原始申請文件中申請人著力強(qiáng)調(diào)，水溶性膜中水活度非常低，而蛋白酶以及其他水解酶需要水來展示蛋白水解活性，因此，水溶性膜中酶的儲存穩(wěn)定性問題是一個出人意料的發(fā)現(xiàn)?？梢姡暾埲颂貏e強(qiáng)調(diào)本申請對于該技術(shù)問題的發(fā)現(xiàn)，因而僅以申請文件未記載相關(guān)實驗數(shù)據(jù)為由來否定該技術(shù)問題的存在需要特別慎重。值得注意的是，本申請實驗結(jié)果中，某些最終膜產(chǎn)品中殘余酶促活性的百分比高于100%，這是因為在生產(chǎn)過程中沒有對樣品的濕度進(jìn)行控制，所有膜樣品進(jìn)行同樣處理并同時進(jìn)行分析，因而仍然可以以此計算由于蛋白酶抑制劑的使用而產(chǎn)生的酶殘余活性的相對改進(jìn)。但顯然，作為實驗樣本的水溶性膜是含水體系。同時，本申請說明書背景技術(shù)部分也沒有水溶性膜是完全不含水體系的意思表達(dá)，而是肯定其具有一定的含水量。由于在含水體系中存在酶儲存穩(wěn)定性問題對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是普遍知曉的問題，因此，在含水量低的水溶性膜中存在酶儲存穩(wěn)定性問題對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言也是顯而易見的，同時，本領(lǐng)域技術(shù)人員也能夠由制膜過程中蛋白酶抑制劑的作用效果，來了解儲存期間蛋白酶抑制劑也能夠在一定程度上改善水溶性膜中酶的儲存穩(wěn)定性。但由于本申請并沒有給出相關(guān)試驗數(shù)據(jù)證明該技術(shù)問題之突出達(dá)到“這是一個出人意料的發(fā)現(xiàn)”的程度，也沒有證明蛋白酶抑制劑在解決酶儲存穩(wěn)定性問題時的改善程度，因而該問題是否突出，比如隨著時間推移酶的活度消耗程度以及該問題是否得到有效的解決、蛋白酶抑制劑改善儲存期間酶活性的程度，都是不得而知的。因此，結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的普遍認(rèn)知以及本申請說明書充分公開的內(nèi)容，尚能認(rèn)可水溶性膜中存在酶儲存穩(wěn)定性問題及其蛋白酶抑制劑的作用，但無法確認(rèn)該技術(shù)問題的突出程度以及本申請的技術(shù)方案在該問題的解決程度上具有確實的“療效”，因此，即使申請人在說明書中強(qiáng)調(diào)這是“一個出人意料的發(fā)現(xiàn)”，但在創(chuàng)造性評判中該技術(shù)問題也可進(jìn)行以下弱化處理：由于水溶性膜并不是完全不含水的體系，所以，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到在這個含水的體系中酶會存在儲存穩(wěn)定性問題。

綜上，對本申請的發(fā)明構(gòu)思作進(jìn)行以下歸納：為了制備酶促活性較高的含酶水溶性膜，在用于制膜的液體組合物中添加蛋白酶抑制劑，從而提高了水溶性膜中酶的存儲穩(wěn)定性，又提高了水溶性膜中酶的殘余活性。其中，“提高水溶性膜中酶的存儲穩(wěn)定性”是技術(shù)問題/技術(shù)效果之一，“提高水溶性膜中酶的殘余活性”是技術(shù)問題/技術(shù)效果之二。

解決上述技術(shù)問題的機(jī)理均在于：含水體系中，通過蛋白酶抑制劑抑制蛋白酶活性，從而抑制了蛋白酶對第二種酶的降解作用以及蛋白酶對自身的降解作用。但技術(shù)問題/技術(shù)效果之一無實驗數(shù)據(jù)證實，技術(shù)問題/技術(shù)效果之二已被原始申請文件充分證實。因此，在后續(xù)的審查過程中，需要重點考慮技術(shù)問題/技術(shù)效果之二，認(rèn)可技術(shù)問題/技術(shù)效果之一的存在，但不用將其作為后續(xù)審查中主要考慮因素。

3 啟示與結(jié)語

創(chuàng)造性“突出的實質(zhì)性特點”判斷中，確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題的原則之一，就是發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。其中，確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題的主體是本領(lǐng)域的技術(shù)人員，而本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉申請日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所述技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的技術(shù)，因此，對于原始申請文件記載的斷言性技術(shù)效果或技術(shù)問題不能以原始申請文件沒有記載相關(guān)實驗數(shù)據(jù)為原因直接否定該技術(shù)問題和技術(shù)效果的，還需結(jié)合本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識以及現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行判斷。

基于對技術(shù)問題、技術(shù)效果的分析結(jié)果，將技術(shù)問題、技術(shù)效果與技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域作為一個整體，以技術(shù)問題/技術(shù)效果的證明程度或者預(yù)期程度劃分優(yōu)先級別，重新梳理發(fā)明構(gòu)思，做到后續(xù)審查心中有數(shù)、胸有成竹。

［1］中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010.

［2］李越，馬濤，鄒凱，等.問題導(dǎo)向下的我國創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)研究［J］.審查業(yè)務(wù)通訊，2017，23（3）：1-17.

G306

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.17.036

2095－6835（2019）17－0081－02

姚川（1985—），男，主要從事化學(xué)領(lǐng)域的專利審查工作。周雯菁（1986—），女，主要從事化學(xué)、醫(yī)藥領(lǐng)域的專利審查工作。

＊第二作者對本文貢獻(xiàn)等同于第一作者

〔編輯：張思楠〕