新形勢下五種實用新型專利審查意見的答復(fù)方法

摘要：2018年由于國家政策的導(dǎo)向，國家知識產(chǎn)權(quán)局再次重拳出擊，對實用新型專利與發(fā)明專利進行了著重審查。一時間審查意見如“秋風(fēng)掃落葉”一般，撲面而來。筆者針對于國家知識產(chǎn)權(quán)局2018年所下的審查意見，將其分為五種類型，進行了一一解答，并提出“五走、三推、兩不動”的答復(fù)原則。

關(guān)鍵詞：專利法、專利審查、實用新型專利、專利答復(fù)

自改革開放以來，中國專利的申請數(shù)量呈爆炸式增長，但是專利的質(zhì)量卻高低不平，良莠不齊。因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局在2013年，開始“重拳”整治專利質(zhì)量以及專利書寫規(guī)范。2018年由于國家政策的導(dǎo)向，國家知識產(chǎn)權(quán)局再次重拳出擊，對實用新型專利與發(fā)明專利進行了著重審查。一時間審查意見如“秋風(fēng)掃落葉”一般，撲面而來。

1.答復(fù)原則

筆者針對于國家知識產(chǎn)權(quán)局2018年所下的審查意見，將其分為五種類型，進行了一一解答，并提出“五走、三推、兩不動”的答復(fù)原則。五走，即：根據(jù)審查意見去尋找下文中審查意見的類型，先“走上”一條合理的“道路”。三推，即：筆者將每一種審查意見類型，都分為三步推理法。專利工程師在確定審查意見類型后，便可按照三步推理方法，去書寫意見陳述書。兩不動，即：兩個基本點，第一，申請文件技術(shù)方案已解決了所提出技術(shù)問題。第二，申請文件是一個完整的技術(shù)方案。專利工程師在書寫意見陳述書時，一定要“咬定”這兩點。因為實用新型專利是對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案[1] 。筆者將根據(jù)答復(fù)的基本原則，在下文中，一一講解，愿讀者與筆者共同觀之。

2.五種類型的答復(fù)方法

2.1新穎性不足的答復(fù)

審查意見中出現(xiàn)新穎性不足，通常是因為申請人的申請文件違反了《專利法》的第22條第2款或者第22條第3款[1]。申請人所收到的《審查意見通知書》上，審查員通常會提供一個對比文件，借此指出申請人違反了規(guī)定[3]。針對這種問題的答復(fù)方法，只需三步。

第一步，技術(shù)問題對比。申請人需要指出本次申請文件的技術(shù)領(lǐng)域與對比文件的技術(shù)領(lǐng)域是否相同。如果不同，那申請人本次申請文件在本質(zhì)上就與對比文件不同，所以審查員提供的對比文件無效。如果相同或者相似，那申請人便需要繼續(xù)去對比“背景技術(shù)”中的所提出的問題，申請人需要指出本次申請文件所提出的問題與對比文件所提出的問題的不同點。申請人本次申請文件提出了什么樣的技術(shù)問題，而對比文件中卻沒有這些問題。這就是發(fā)現(xiàn)問題。

第二步，技術(shù)方案對比。申請人的申請文件可能與對比文件的技術(shù)領(lǐng)域和技術(shù)問題相似，那么申請人便需要對比兩個文件中的技術(shù)方案。因為實用新型專利所保護的是構(gòu)造性與新的技術(shù)方案，所以對比技術(shù)方案非常重要。通俗的說，甲可以騎自行車從A地去往B地，如果乙騎自行車從A地去往B地，那乙便新穎性不足，如果乙開汽車從A地去往B地，那乙便具有新穎性。因此，雖然技術(shù)領(lǐng)域與技術(shù)問題相似，但是申請人只要使用不同的“交通工具”，便依然可以獲得專利授權(quán)。申請人需要指出申請專利在權(quán)利要求書中所采用的技術(shù)方案是什么，其構(gòu)造特點是什么。而對比文件的技術(shù)方案是什么，構(gòu)造特點又是什么。申請人指出的本次申請文件中的重要構(gòu)造特點越多，區(qū)別也就越多，其授權(quán)的概率也就越大。

第三步，預(yù)期的技術(shù)效果對比。申請人可以結(jié)合本申請專利的具體使用場所的背景，分點指出本次申請專利所產(chǎn)生的不同與對比文件的預(yù)期技術(shù)效果，借此反駁審查員的觀點。

2.2公開不充分的答復(fù)

審查意見中出現(xiàn)公開不充分，通常是因為申請人的申請文件違反了《專利法》的第26條第3款[1]。申請人所收到的《審查意見通知書》上，審查員通常會直接指出某個技術(shù)手段是含糊不清的。筆者經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累，總結(jié)出七點用來答復(fù)公開不充分的審查意見，即：公知常識、圖文結(jié)合、通俗說明、書籍支持、法條論述、論點反駁與已知授權(quán)文案。筆者將把這七點分為三類，為讀者整理講解。

第一類為公知常識，審查員指出申請文件中的某個零件，沒有記載此零件的組成結(jié)構(gòu)，說明書中也沒有公開。申請人在書寫意見陳訴書時，可以直接指出此零件屬于現(xiàn)有技術(shù)，并隨后寫出這個零件的基本工作原理。另外，申請人要在意見陳述書中，需點明這個零件為市售產(chǎn)品，并列舉部分現(xiàn)在生產(chǎn)此零件的公司名稱。最后，申請人需要指出本申請文件中并沒有涉及對此零件的改造，至此完成本次審查意見的答復(fù)。

第二類為圖文結(jié)合、通俗說明、書籍支持與已知授權(quán)文案。公開不充分審查意見，除了個別零件公開不充分之外，還有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不清楚涉。申請人在書寫意見陳訴書時，需結(jié)合說明書附圖與權(quán)利要求書，進行一一對照說明，力求讓審查員理解，此處結(jié)構(gòu)的特點與申請人這種書寫方法的布局特點。另外，申請人在說明此處結(jié)構(gòu)特點時，也可以摻雜一些通俗易懂的比喻，解釋此處結(jié)構(gòu)，在解釋結(jié)構(gòu)特點時，需要指出此處設(shè)計屬于《機械制造裝備技術(shù)》等機械類書籍中的某處具體的設(shè)計方案，用專業(yè)的技術(shù)贏得審查員認同[2]。最后，申請人可以再去尋找?guī)灼c本次申請文案有相似結(jié)構(gòu)的已授權(quán)的專利文案，用以佐證本次申請書寫方法是符合《專利法》第26條第3款[1]。

第三類為法條論述與論點反駁。如果經(jīng)過上述方法，申請人依然被下了第二次審查意見。此時，申請人便需要與審查員進行論點反駁與法條論述。申請人認為審查員的這一觀點“僅根據(jù)附圖所示的示意圖無法實現(xiàn)所要達到的技術(shù)效果，無法獲得專利法、專利法實施細則及專利審查指南的支持”，也就是說，上述相關(guān)專利法律法規(guī)并未規(guī)定“僅根據(jù)專利申請文件的說明書附圖所示的示意圖就必須實現(xiàn)專利申請所要達到的技術(shù)效果”。這段話正是筆者基于對“法無授權(quán)不可為”這一法律思想的認識而撰寫的。申請人可以借此以法律的觀點反駁審查員。

2.3缺少必要的電性連接的答復(fù)

審查意見中出現(xiàn)缺少必要的電性連接的答復(fù)，通常是因為申請人的申請文件違反了《專利法》的第26條第3款[1]。申請人所收到的《審查意見通知書》上，審查員通常會直接指出某個技術(shù)手段，缺少必要的電性連接，說明書附圖中也缺少必要的電路圖。申請人在書寫此類專利的審查意見時，一定要注意邏輯性。第一，申請人需要先指出審查意見中的電性零件屬于公知常識。公知常識的具體使用方法，見上文。第二，增添電路圖，并在申請文本的說明書中，指出增添的電路圖是由原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍推理得出的，并沒有超出原保護范圍。申請人也需要在意見陳述書中，同步書寫。第三，申請人在意見陳述書中，書寫一些電學(xué)相關(guān)的書籍，借此提高申請文件的專業(yè)性。

2.4直接置換的答復(fù)

審查意見中出現(xiàn)直接置換審查意見，通常是因為申請人的申請文件違反了《專利法》的第22條第2款或者第22條第3款[1]。關(guān)于具體的的答復(fù)方法，可以參考上文新穎性不足審查意見中的具體答復(fù)方法。

2.5缺乏實用性審查意見

審查意見中出現(xiàn)缺乏實用性審查意見，通常是因為申請人的申請文件違反了《專利法》的第22條第4款[1]。申請人在書寫意見陳訴書時，需要結(jié)合背景技術(shù)，提出本申請文件所產(chǎn)生的預(yù)期技術(shù)效果。另外，需要指出申請文件夠產(chǎn)生積極的效果，其所產(chǎn)生的經(jīng)濟、技術(shù)和社會的效果應(yīng)當(dāng)是積極的和有益的。

3結(jié)束語

綜上所述，專業(yè)知識必不可少，專利答復(fù)任重道遠。愿吾與君共勉之。

參考文獻：

[1] ISBN 978-7-5093-0394-8，中華人民共和國專利法[S].北京：中國法制出版社，2009.

[2] 陳國貴，吳立信，濮良貴.機械設(shè)計[M].北京：高等教育出版社，2013.

[3] 劉志會.實用新型專利申請問答[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2013：113-114.

個人簡介：李樂，1996年2月，男，漢，安徽省宿州市，本科，在校大學(xué)生，

研究方向：機械設(shè)計制造及其自動化。