禁止反悔原則的適用及禁止反悔原則視角下的專利申請策略

朱桂花 田紅娟 康文韜

◆摘 要：禁止反悔原則是專利侵權判定的一項重要原則，也是確定專利權范圍的重要手段。目前許多發(fā)達國家都對這一原則做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，如美國在FESTO案的審理中，總結了一套禁止反悔原則適用的規(guī)則。《中華人民共和國專利法》尚未規(guī)定禁止反悔原則，但是在司法實踐中卻早已出現(xiàn)了運用此原則的案例。司法實踐表明，法律制度的缺失使該原則在專利侵權訴訟中難以得到準確的運用，而專利申請人也未充分考慮這一原則適用對專利產(chǎn)生的重大影響。據(jù)此，本文就禁止反悔原則的適用，以及在禁止反悔原則視角下，專利申請人在整個專利生命周期中的專利申請策略提出了建議。

◆關鍵詞：禁止反悔；原則適用；專利申請

一、引言

禁止反悔一詞最初只是古法語中的一個詞匯，后來英美法系將其引入并賦予其法律概念上的意義。美國法院在審理FESTO案的過程中形成了關于禁止反悔原則在專利侵權訴訟中適用的比較完善的規(guī)則。相比之下，我國對于禁止反悔原則的規(guī)范則要落后得多，《中華人民共和國專利法》尚未對該原則做任何規(guī)定，因此在適用該原則時可供參考的僅有北京市高級人民法院的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》及《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》。但這兩個文件對禁止反悔原則的規(guī)定十分簡單，忽略了許多重要的問題，因而并不能準確指導禁止反悔原則的適用。我國理論界對禁止反悔原則的適用規(guī)則也存在許多爭議，如關于法院能否主動適用禁止反悔原則這一問題，北京市高級人民法院的《意見》中規(guī)定禁止法院主動適用這一原則，這一種主張也得到理論界的普遍認可。但是最高人民法院2010年出臺的《最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告（2009）》卻主張“不應該禁止法院主動適用禁止反悔原則”，這一觀點一經(jīng)發(fā)布就得到了許多學者的支持。

二、禁止反悔原則的概念

禁止反悔原則起源于英美法系合同法中的允諾禁反言原則。允諾禁反言原則是英美法系合同法中“承諾無對價就無約束力”理論的對抗規(guī)則，這一原則在英美法系中被普遍采用，可是目前還沒有統(tǒng)一的定論來界定其具體概念。其基本內(nèi)容是基于保護信賴利益，禁止已經(jīng)做出某種表示的人再做出否定的表示。允諾禁反言原則在1877年首先由英國法官卡恩斯在審理Hughes v.Metropolitan Railway Co.，一案中提出，最終確立為正式的法律規(guī)則是在1947年大法官丹寧勛爵審理的高樹案件中。在美國，1898年內(nèi)布拉斯加州最高法院在的Ricketts v.Scothorn一案判決確立了“不得自食其言”規(guī)則。后來美國《第一次合同法重述》第90條中明確規(guī)定了允諾禁反言規(guī)則，1981年《第二次合同法重述》對該條文進行了修正，至此允諾禁反言規(guī)則在美國法上得到了完善。

具體到專利領域，禁止反悔原則可分為三種：①專利審查歷史禁止反悔；②專利權轉(zhuǎn)讓人禁止反悔；③專利被許可人禁止反悔。最常見的為專利審查歷史禁止反悔，此種說法是美國法對專利法上禁止反悔原則的稱呼，這也是本文所討論的禁止反悔原則。禁止反悔原則，是指禁止專利權人在侵權訴訟中，對權利要求的解釋時，將在申請階段（PTO）已經(jīng)放棄的權利要求重新納入保護范圍。專利申請程序從遞交專利申請開始，在專利審查過程中審查員多數(shù)情況下會基于各種原因要求申請人對于申請文件做出修改，或者申請人基于某些原因自行對申請文件進行修改。如果通過上述修改導致縮小了專利的權利保護范圍，權利人在侵犯專利權糾紛案件中就不得再主張保護申請過程中主動或被動放棄的技術特征。

三、禁止反悔原則的適用

（一）規(guī)范適用情形

本文認為無論限制專利權利范圍的修改是主動做出的，還是應專利審查員的要求做出的，專利權人畢竟都付諸于實際行動并最終造成了專利權利范圍的縮小，并且專利權人在修改權利要求或者做出意見陳述時應當是知曉其行為會導致權利范圍縮小的。專利權人不會無緣無故的修改尤其是限縮其權利要求保護范圍，其可能面臨的情形包括自己發(fā)現(xiàn)了其專利申請不具備符合專利法的授權條件，或者被專利審查員告知當前存在不符合授權條件的情形，又或者在專利授權后面臨第三人指出的實質(zhì)性缺陷。為了應對上述情形，專利權人調(diào)整其權利要求保護范圍或為了爭辯做出的相應解釋或意見陳述時就不可能不知道其行為會導致專利權利范圍的限縮。換言之，多數(shù)情況下，專利權人之所以會修改權利要求保護范圍，是因為其專利申請與現(xiàn)有技術相比不具備實質(zhì)性的特點，為了達到獲取或維護專利權的終極目的，專利權人必須通過修改其權利要求保護范圍、排除疑似現(xiàn)有技術特征從而區(qū)別于現(xiàn)有技術。本文認為我們絕不能容忍專利權人為了獲得專利權主動或被動限制縮小了自己的權利范圍，但是在行使授權專利的專用權時又主張原來已經(jīng)放棄的權利。

（二）規(guī)范法院可以主動適用禁止反悔原則

第一，賦予法官主動適用禁止反悔原則有其可能性。在專利侵權訴訟中法官最重要的工作就是查閱專利權人在專利審查歷史中形成的專利文檔以界定專利權的范圍，這些專利文檔不僅包括了權利要求書等在提出專利申請時提交的專利文件，還包括了在審查歷史中形成的其他記錄在案的足以影響專利權利范圍變化的文件，比如在專利權人根據(jù)專利審查員的審查意見提交的意見陳述，其中很有可能對專利要求保護范圍做了進一步的限縮，這就相當于專利權人在該意見陳述中放棄了一部分權利。那么在這種情況中，法官為了準確界定專利權人的權利要求保護范圍，一定要排除掉專利權人在其意見陳述中放棄了的權利部分，而這本質(zhì)上就是禁止反悔原則的適用。第二，賦予法官主動適用禁止反悔原則的權利有其必要性。在我國當前的專利侵權訴訟中，禁止反悔原則的適用要以原告的提出為其適用前提，并且要由被告承擔相應的舉證責任。那么被控侵權人為了適用禁止反悔原則來對抗專利權人提出的等同侵權的主張，必須對專利權人在專利審查歷史中形成的專利文檔進行充分的查閱，這對被控侵權人來說是一項龐大的工程，極有可能會遺漏專利權人在先前程序中所做的導致專利權范圍變化的棄權行為。考慮到目前我國國民法律素養(yǎng)整體不高，訴訟當事人往往欠缺訴訟技巧，由被控侵權人來證明專利權人權利范圍的變動也增加了被控侵權人的負擔，因此讓被控侵權人提出適用該原則并承擔上述證明責任是不實際的。本文認為，從專利所具有的用于對抗不特定的第三人的排他權屬性以及證明能力的角度來說，處于居中裁判位置的法院應該是主動適用禁止反悔原則進而準確界定專利權利保護范圍的適格主體。

（三）規(guī)范等同原則與禁止反悔原則的適用關系

禁止反悔原則優(yōu)先適用于等同原則。在專利侵權訴訟中如果專利權人適用等同原則主張他人的等同物侵權，而被控侵權人提供了用以證明專利權人據(jù)以主張適用等同原則的權利部分在之前的專利審查歷史中已經(jīng)通過修改或意見陳述被放棄的證據(jù)，那么此時這種既能適用等同原則又能適用禁止反悔原則的情形中應當優(yōu)先適用禁止反悔原則而限制等同原則的適用。但是禁止反悔原則的適用并不絕對限制等同原則的適用，禁止反悔原則排除適用等同原則的僅僅是專利權人在之前的審查歷史中通過限制性修改或意見陳述而放棄的技術特征部分，而其他經(jīng)過修改的仍記載在權利要求書中的技術特征部分仍然可以主張他人的等同技術特征構成等同侵權。

總而言之，禁止反悔原則的作用為一種彈性排除，藉此一方面允許專利權人對專利申請文件進行修改或適當?shù)囊庖婈愂觯员苊膺^度的限制專利的權利要求范圍；另一方面，專利申請人必須謹慎，避免造成一些非預期的放棄。

四、專利申請策略

（一）專利申請文件的撰寫策略

在準備專利申請文件的階段，即在撰寫階段專利申請人需要深挖技術特征的技術實質(zhì)，盡量將技術方案的關鍵技術特征用簡潔明了的文字表達在權利要求中。如果初期撰寫的權利要求表達過于模糊，意欲依靠授權、確權階段的解釋來確定權利要求的范圍，將會對權利要求的范圍產(chǎn)生限制作用。一般在專利申請文件撰寫階段，權利要求的用語要盡可能清晰而精確，避免采用有歧義的用語。另外，需要在專利申請的說明書中對權利要求的關鍵術語作足夠詳細而寬泛的解釋，以使權利要求的術語得到說明書的充分支持。這樣，即使在受到禁止反悔原則適用限制的情況下，也可以利用說明書中術語含義的解釋術語的含義而確定相對較大的保護范圍。

另外，在撰寫階段，權利要求中要盡可能避免采用過于上位的技術術語。如果在專利申請文件撰寫階段采用過于上位的技術術語，則在專利審查階段不得不為了獲取授權而對給技術術語進行澄清解釋，而該澄清解釋往往會導致禁止反悔原則的適用，進而帶來專利權利要求保護范圍限縮的風險。

最后，本文建議在撰寫專利申請文件的權利要求時，針對技術方案進行多層次布局，避免遺漏中間層次，進而防止禁止反悔原則的適用導致該中間層次的排除，使得專利受到不應有的損失。一般申請人可能考慮到費用問題而對權利要求項數(shù)進行限制，但是如果條件具備的話，盡可能撰寫至少兩項獨立權利要求，其中一項可以采用較為上位的技術術語，爭取最大的保護范圍，另外一項權利要求可以從另一角度出發(fā)并采用適中的技術術語，盡量爭取在不作修改的情況下獲取授權。

（二）專利申請階段的答復策略

專利申請人應當重視在專利授權程序中權利要求的修改，應當知曉未公開的針對審查意見通知書的答復也會成為日后侵權判定過程中的一個重要依據(jù)。在此階段，申請人應仔細思考、斟酌每一次權利要求的修改以及每一次審查意見的答復內(nèi)容，不能為了在較短的時間內(nèi)獲得授權就輕易同意審查員的觀點或?qū)嗬筮M行不必要的限縮。必要時，可以對審查員的觀點予以否定。在專利申請答復過程中，盡量避免采用長篇大論來論述與現(xiàn)有技術的區(qū)別。很多時候，在答復意見中陳述的越多越詳細，則在后期被禁止反悔原則限制的概率越大。

（三）專利無效階段的答辯策略

需要說明的是，本文將無效階段的答辯也涵蓋在廣義的專利申請策略中。與申請階段的答復相同，授權后的專利權人在面臨來自第三方的無效理由時，也需要針對其中的證據(jù)和理由進行對應的修改和答辯。所不同的是，在無效階段，專利權人的修改方式以所有權利要求中的內(nèi)容為限，相對申請階段而言，修改空間很小。容易導致禁止反悔原則適用的情形，多發(fā)生在針對無效請求中指出的各種實質(zhì)性缺陷的答辯中。為克服缺陷，簡明扼要地指出當前專利權利要求與現(xiàn)有技術的區(qū)別即可，應盡量避免大篇幅論述尤其是過度限縮性解釋，或?qū)⒃疚丛跈嗬髸邢薅ǖ膬?nèi)容讀入權利要求范圍，導致不必要的限縮。尤其當無效請求人為競爭對手時，專利權人更應當萬分謹慎，時刻謹記任何修改或解釋都有可能導致禁止反悔原則的適用，致使無法有效行使專利的排他權。

五、結束語

隨著科技、社會的不斷進步，各國的專利制度也在各自的不同國情的土壤上日臻完善。在不斷發(fā)展的過程中，專利制度逐漸形成了許多本領域獨特的行為準則。允諾禁反言原則逐漸擴展到專利法中，并根據(jù)專利法的調(diào)整對象的特殊性，而逐步完善成為禁止反悔原則。由于禁止反悔原則的適用可能性，專利申請人在包括專利撰寫、申請授權和維護這整個專利生命周期中都應當慎重行事，避免對專利申請文件尤其是權利要求的不當修改或解釋。從另一層面來說，這既能保證專利審查過程的嚴肅性、提高審理效率，又能借此提高專利申請文件的撰寫質(zhì)量，加強專利申請審查、專利無效宣告和專利侵權糾紛程序的有效銜接，使各程序?qū)ο嚓P事實和法律的認定趨向一致。

參考文獻

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