在先使用存爭議，一二審判決大不同

鄭斯亮

近日，陜西省高級人民法院（下稱“陜西高院”）就西安衛(wèi)爾康安市場營銷服務有限公司（下稱“衛(wèi)爾康安公司”）起訴西安飲食股份有限公司（下稱“西安飲食公司”）、西安大業(yè)食品有限公司（下稱“大業(yè)公司”）侵犯其商標權(quán)一案作出二審判決，判令兩被告立即停止侵權(quán)，并賠償原告經(jīng)濟損失及合理開支約30萬元。

酒類名稱被訴侵權(quán)

衛(wèi)爾康安公司于2008年6月10日申請注冊了“玉浮梁”文字商標，并于2010年4月14日獲得核準注冊。隨后，衛(wèi)爾康安公司發(fā)現(xiàn)西安飲食公司在明知“玉浮梁”系其注冊商標的情況下，將“玉浮梁”“玉浮粱”交替使用在3款稠酒產(chǎn)品上，相關(guān)產(chǎn)品由西安飲食公司下屬西安飯莊食品分公司（下稱“西安飯莊”）、大業(yè)公司負責生產(chǎn)，并在西安飲食公司下轄的8家店鋪銷售。衛(wèi)爾康安公司遂以西安飲食公司、大業(yè)公司侵犯其商標專用權(quán)為由，訴至西安市中級人民法院（下稱“西安中院”），請求判令兩被告立即停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟損失及合理開支210萬元，收繳侵權(quán)產(chǎn)品及生產(chǎn)侵權(quán)商品的材料、設備等。

西安飲食公司辯稱，其生產(chǎn)和銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品“玉浮梁”稠酒在外包裝上均顯著標明“西安飯莊”字樣，不會造成相關(guān)公眾混淆、誤認，故未侵犯衛(wèi)爾康安公司商標專用權(quán)。大業(yè)公司則同意西安飲食公司的答辯意見。

西安中院經(jīng)審理查明，2001年，西安飯莊已在稠酒類產(chǎn)品上使用“玉浮梁”字樣，2008年，衛(wèi)爾康安公司申請注冊了“玉浮梁”商標，西安飲食公司的使用行為早于衛(wèi)爾康安公司申請注冊商標的日期。此外，西安飯莊自2001年起一直銷售“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品，使用時間較長。西安飲食公司在衛(wèi)爾康安公司注冊“玉浮梁”商標前，其所生產(chǎn)、銷售的“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品在相關(guān)地域范圍內(nèi)已經(jīng)獲得了一定影響力，故西安飲食公司對“玉浮梁”商標的使用構(gòu)成在先使用。大業(yè)公司作為西安飲食公司的下屬單位，其對于涉案稠酒產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售主要來源于西安飯莊的授權(quán)，故在先使用規(guī)則仍適用大業(yè)公司。據(jù)此，西安中院判決西安飲食公司、大業(yè)公司不構(gòu)成侵權(quán)，駁回衛(wèi)爾康安公司的全部訴訟請求。

二審判決構(gòu)成侵權(quán)

一審判決后，衛(wèi)爾康安公司不服，上訴至陜西高院。

衛(wèi)爾康安公司訴稱，西安飲食公司在稠酒產(chǎn)品上單獨和突出使用“玉浮梁”“玉浮粱”商標，且兩公司同在市場銷售“玉浮梁”酒產(chǎn)品，雙方品牌相同，區(qū)域重疊，相關(guān)公眾一致，勢必會引起市場混淆、誤認。西安飲食公司明知其擁有“玉浮梁”在先商標專用權(quán)仍舊持續(xù)使用的行為，構(gòu)成惡意商標侵權(quán)行為?！拔靼诧埱f”字樣的標識不能證明“玉浮梁”具有一定社會影響力。此外，西安飲食公司和大業(yè)公司對“玉浮梁”商標的使用遠遠超出了“原使用范圍”，不具有在先使用抗辯權(quán)，故共同侵犯其注冊商標專用權(quán)，應共同承擔賠償責任。

西安飲食公司辯稱，其使用“玉浮梁”商標的時間早于衛(wèi)爾康安公司的商標注冊申請日，故對該商標享有在先使用權(quán)，且有權(quán)在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用;其生產(chǎn)、銷售的“玉浮梁”稠酒外包裝上顯著標明“西安飯莊”字樣，不會造成相關(guān)公眾的混淆、誤認，不構(gòu)成對衛(wèi)爾康安公司注冊商標專用權(quán)的侵犯。大業(yè)公司辯稱，其在生產(chǎn)稠酒方面得到了西安飲食公司的授權(quán)，不構(gòu)成侵權(quán)。

陜西高院經(jīng)審理認為，西安飲食公司的稠酒在本地具有一定的影響力，但需要注意的是，該影響力的取得很大程度上是來自于“西安飯莊”這一注冊商標，并非來自于西安飲食公司對于“玉浮梁”商標的使用。西安飯莊銷售的稠酒的知名度、影響力與“玉浮梁”商標的知名度、影響力不是同一個范疇，應當區(qū)別分析。在先使用的抗辯，需要在先使用人已經(jīng)在在先使用的商標上積累了有一定影響的商譽，該案中，西安飲食公司需要證明其在衛(wèi)爾康安公司申請日前已經(jīng)在使用的“玉浮梁”商標上取得了一定影響，但西安飲食公司未能對此進行充分舉證證明。此外，西安飯莊同時銷售了使用“玉浮梁”和“玉浮粱”商標的稠酒和未使用涉案商標的稠酒，并無證據(jù)證明涉案商標的使用對西安飲食公司不同稠酒產(chǎn)品銷量的大小具有影響。據(jù)此，陜西高院判令西安飲食公司、大業(yè)公司停止侵犯衛(wèi)爾康安公司商標專用權(quán)的行為，并賠償衛(wèi)爾康安公司經(jīng)濟損失及合理開支約30萬元。

如何認定在先使用

對于該案判決，北京市京師律師事務所律師鐘蘭安表示，一審法院和二審法院對該案作出了不同認定，主要涉及商標侵權(quán)訴訟中“在先使用抗辯”認定標準的問題。一審法院查明的第一點事實為：西安飲食公司的使用行為早于衛(wèi)爾康安公司申請注冊“玉浮梁”商標的日期;第二點事實為：“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品通過西安飯莊這一平臺進行銷售，本身就是獲得“一定影響力”的方式。一審法院最終認定“玉浮梁”稠酒產(chǎn)品已經(jīng)獲得了“一定影響力”，應構(gòu)成商標法第五十九條第三款規(guī)定的在先使用。一審法院在認定第二點事實上，存在明顯的邏輯錯誤。因為被告系當?shù)鼐哂休^高知名度的企業(yè)，那么被告銷售的產(chǎn)品當然具有“一定影響力”，其中邏輯推理存在斷裂，不能想當然地推理出這樣的結(jié)論。二審法院的改判糾正了一審法院的這一錯誤，從而對整個案件的認定產(chǎn)生了完全不同的結(jié)果。

“該案主要關(guān)注點是西安飲食公司與大業(yè)公司對‘玉浮梁和‘玉浮粱的使用是否為在先使用行為。我國商標注冊實行自愿制度，存在注冊商標和未注冊商標。登記注冊的商標需經(jīng)過嚴格的審查和公示，具有較強的公信力，法院對未經(jīng)注冊的商標需要經(jīng)過嚴格的審查，比如其是否構(gòu)成商標意義上的使用。對未注冊商標的權(quán)利人提出的在先使用抗辯，則需要更加嚴格的審查，比如要求未注冊商標的使用應當是實質(zhì)性、持續(xù)性使用而非象征性、間歇性使用，并且該在先使用使未注冊商標具有一定的影響力?！苯K縱聯(lián)律師事務所律師蘇仕偉表示。（據(jù)《中國知識產(chǎn)權(quán)報》）※